INTENSIVO III/ INTENSIVÃO FEDERAL/ FEDERAL PLENO Disciplina: Direito Comercial Tema: Aula 04 Prof.: João Galhardo Data: 05/01/2008 MATERIAL DE APOIO

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1 MATERIAL DE APOIO INDICE 1. Bibliografia 2. Material do Professor 3. Questões 1. Bibliografia Newton Silveira Propriedade Intelectual Saraiva Fábio Ulhoa Coelho Curso de Direito Comercial - Saraiva Maurício Lopes de Oliveira Propriedade Industrial Ed. Lumen Juris 2. Material do Professor 1 - PROPRIEDADE INTELECTUAL Legislação - Decreto 75572/75 adotou a Convenção de Paris com as Revisões de Estocolmo - Leis 9279, de 14 de maio de 1996 Código de Propriedade Industrial - Decretos 2553 e 2556 de 1998 Regulamentos para Patentes e Registros de Direito Industrial e Direito de Logiciário - Lei 9456/97 sobre cultivares e biogenética - Lei 9609/98 Programa de Computador - Logiciário Lei 9610/98 Direito Autoral - Lei /01 alterou dispositivos da lei 9279/96 (ANVISA) - CF art.5º, inciso XXIX - Lei 8934/94 - trata do registro de empresas e seu nome empresarial - A propriedade intelectual, antigamente, só abrangia direitos autorais. Com a reprodução em série de produtos, fez-se necessária a proteção contra pirataria e a criação de técnicas de controle de concorrência, assegurando os investimentos na indústria. - O surgimento da proteção do direito autoral estaria ligado a uma decisão da corte inglesa em 1550, logo após a invenção da máquina de escrever. A corte, preocupada com disseminação de idéias contrárias aos seus interesses, teria assegurado aos livreiros e não aos autores de obras, o direito de comercializar com exclusividade os livros e desta forma eles controlavam o que era multiplicado (copyright) publicado - Em 1886 convenção de Berna estabeleceu a vigência do direito de obra literária por toda a vida do autor e mais 50 anos - Em 1967, criou-se a Organização Mundial da Propriedade Intelectual OMPI na ONU, que define como propriedade intelectual a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, interpretações e execuções artísticas, invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas cientificas, desenhos e modelos industriais, marcas industriais, comerciais e de serviços, proteção à concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes a atividade intelectual nos domínios industrial, cientifico, literário e artístico. Assim, a Propriedade Intelectual hoje abrange não só os direitos autorais, mas também direitos sobre bens imateriais de vários gêneros, inclusive a propriedade industrial. - Outros acordos como TRIPs Uruguai

2 -A questão do endereço eletrônico Ministério das Comunicações e da Ciência e Tecnologia criaram por portaria o Comitê Gestor da Internet do Brasil que outorga à FAPESP o registro dos nomes de domínio A Propriedade Intelectual se divide em Direito Autoral (incluindo o direito logiciário), os quais são regidos pelas Leis 9609/98 e 9610/98. É matéria de Direito Civil e Propriedade Intelectual - Diferenças entre Direito Autoral e Direito à Propriedade Industrial: - No Direito Autoral, o direito de exclusividade não decorre de um ato administrativo, mas, da própria criação do autor. - É certo que há algumas regras, como exemplo, para um livro, deve ser depositado na biblioteca nacional, para uma escultura, na escola de belas artes da UFRJ, um projeto de um arquiteto deve ser entregue no CREA mas estes atos não têm natureza constitutiva, apenas servem como prova da anterioridade. - mesmo no caso de programas de computador cujo registro também se faz no INPI, mas sem ser ato constitutivo, apenas declaratório - No Direito Industrial, matéria de direito comercial, a exclusividade se dá pelo ato administrativo após a expedição da carta de patente ou do certificado de registro. Quer dizer o direito só existe após tal ato, portanto, tem natureza constitutiva. - Outra diferença é que o direito industrial protege não apenas a forma exterior mas a própria idéia inventiva no direito autoral a idéia pode ser usada, mas, não copiada sem autorização Ex. Um pintor que faz bandeiras de festa junina em um quadro não fere a lei, porém, não será Volpi. Quer dizer a proteção do direito autoral não alcança a idéia, mas, somente a forma pela qual ela se exterioriza. - No Direito Industrial, a idéia em si está protegida. 2 Propriedade Industrial - Conceito conjunto de direitos resultantes das concepções da inteligência humana que se manifestam ou produzem na esfera da indústria Carvalho de Mendonça slide 4 - Convenção de Paris 1883 art.1º - conjunto de direitos que compreende as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais (inclusive agrícola e extrativas, produtos manufaturados ou naturais), as marcas de fábrica ou de comércio, ar marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou de origem, bem como a repressão da concorrência desleal. - O Brasil é signatário da convenção de Paris, com as revisões de Estocolmo. - Natureza Jurídica (não é obrigações ou direito personalístico) porque propriedade - Direito Real traz como possibilidade à sua existência, o direito de usar, gozar, dispor e rever a coisa. - Pois bem, É propriedade, pois se pode usar os atributos usar da coisa, tirar frutos, dispor, rever, (bem móvel), ou seja, pode ser transferido no todo ou parte e por qualquer prazo, desde que averbado o contrato no INPI (mais adiante) - O Código de propriedade Industrial Lei 9279/96 no art. 2º - reza que a lei dispõe sobre a Concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade e a Concessão de registro de - 2

3 desenho industrial e de marca, bem como a repressão às falsas indicações geográficas e repressão à concorrência desleal - Nossa lei é mais tímida, pois não incluiu o nome comercial (nome da empresa, que tem lei própria) e não inclui proteção a semicondutores e publicidade enganosa (como nos EUA) - A legislação brasileira adotou o chamado Princípio da prioridade a pessoa pode reivindicar prioridade de patente ou registro de marca/desenho industrial em função de concessão obtida no país de origem pelo prazo de 12 meses para patente e 6 meses para marca e desenho industrial art.16 - Criou o Instituto Nacional de Propriedade Industrial INPI Autarquia Federal 3 Invenções (art.8º) - A lei não define o que é invenção, ao contrário do que faz com modelo de utilidade, desenho industrial e marca. - Como a lei não define, usa-se por exclusão, o que não pode ser invenção art.10 descoberta científica, concepções abstratas, seres vivos - E mais: não serão patenteáveis art.18 - a invenção descoberta por empregado é do empregador (exceto se desenvolvida em parceria e fora do contrato de trabalho) - Uma vez presentes os requisitos legais, é concedida a patente título de propriedade temporária sobre uma invenção (produto novo) - prazo 20 anos para invenção sem prorrogação após, domínio público - Medicamento genérico Dec /99 só depois do vencimento da patente do produto, devendo diferenciar quanto a marca, tamanho, cor e forma - Licença compulsória conforme interesse social remunerada - pedido é depositado e o requerente pedirá o exame em 36 meses do contrário, extingue e cai no domínio público - carta patente até 20 anos (não menos que 10) - se de interesse da defesa nacional será sigiloso - Deve ser explorado em 3 anos sob pena de caducidade e licença compulsória 68, parágrafos 1º e 5º - garante exclusividade extingue com expiração do prazo, caducidade, falta de pagamento da anualidade ao INPI, cai no domínio público - ação de nulidade foro Justiça Federal INPI litisconsorte ativo 4 Modelo de utilidade art. 9º - 3

4 - modelo de utilidade = espécie de aperfeiçoamento da invenção é o objeto de uso prático que apresente nova forma e melhore seu funcionamento 9º - deve representar um avanço (nova forma de objeto já existente) - prazo 15 para modelo de utilidade (não menos que 7) sem prorrogação após, domínio público - Deve ser explorado em 3 anos sob pena de caducidade - garante exclusividade extingue com expiração do prazo, caducidade, falta de pagamento da anualidade ao INPI, cai no domínio público 5 - Patenteabilidade - invenção e modelo de utilidade - segredo de empresa a publicação é condição para a patente ou registro ocorre até 18 meses após o pedido quem zela pelo não uso indevido é o próprio titular crimes e danos (a não ser que outro empresário descubra por conta própria) Requisitos - novidade art11 (ninguém conhece, nunca foi divulgado novo é o invento que não se encontra no estado da técnica. É estado da técnica todos os conhecimentos difundidos no meio científico, acessível a qualquer pessoa e todos os reivindicados por um inventor que já depositou no INPI ou que já divulgou até 12 meses antes do depósito, que fica por 18 meses em sigilo) atividade inventiva art13 e 14 a invenção não decorre do estado da técnica, de um modo óbvio para um especialista, não deriva de forma simples dos conhecimentos nele reunidos, mas, sim, de um verdadeiro engenho de criação intelectual industriabilidade o invento pode ser usado por qualquer indústria 15 inclusive agricultura, pecuária, construção civil, serviços, etc. não atende sem qualquer utilidade para o homem - desimpedimento é o art.18 pode transgênicos 6 - desenho industrial art.95 (design) Art. 95 LPI desenho novo (melhor apresentação) Ex. Frasco de perfume - desenho industrial nova forma de um produto resultando visual novo e original e que possa servir à industria - desenho industrial alteração da forma dos objetos (futilidade) sem ampliar sua utilidade apenas aspecto diferente mas tem que ter função utilitária do contrário será obra artística - desenho industrial não é obra de arte (direito autoral) apesar da natureza fútil de ambos a diferença está na natureza utilitária, ou seja, o objeto industrial tem sempre uma função principal que não apenas estética, decorativa ou de promoção do seu proprietário Exceto as jóias não são obras de arte mas desenho industrial que pode ser registrado - novidade (inédita) originalidade (configuração própria) - não são registrados desenho industrial art.100 contrário a moral - prazo de 10 anos prorrogável por 3 vezes mais cinco - 4

5 - extinção = patente (mais adiante) 7 - Marcas art quarto bem industrial sinal distintivo, suscetível de percepção visual que identifica um produto ou um serviço tem que distinguir - três categorias quanto ao uso- 123 marca de produto ou serviço marca coletiva (produtos de uma determinada entidade vinhos ) marca de certificação (usada determinada técnica ou normas específicas Fundanção Abrinq - ISO9000) - marca de certificação segue determina norma ou técnica é um agente econômico cuja atividade é avaliar e controlar a produção e circulação de bens ou serviços desenvolvidos por outros empresários, sem interesse direto no produto ou no serviço Ex. ISO deposita no INPI as condições para que o empresário possa usar marca coletiva ou certificação - Também é possível - indicações geográficas: proteção à indicação de procedência (uma região) Ex. Vale dos Vinhos Verdes indicação de origem águas minerais 178 é exclusivo dos produtores daquela região - não pode ser marca art.124 brasão, armas, bandeiras, contra a moral, premio ou símbolo, sinal parecido suscetível de causar confusão ao consumidor - Podem ser: - marca nominativa palavras e/ou algarismos - marca figurativa desenho ou imagem - mista ambas - tridimensional (caneta bic) - sonora (plin plin) olfativa - É preciso que ambas sejam da mesma classe se de classe diferente não tem problema (Ex. Continental cigarro e avião) princípio da especialidade afinidade entre os produtos - Princípio da especificidade registro em determinada classe exceto alto renome Ex. cocacola - Exceto se marca de alto renome significa mais do que o produto O INPI não permite o registro ainda que por outro segmento ex. coca-cola - Marca notoriamente conhecida concede registro no Brasil, mas não precisa - - marca notória é marca amplamente conhecida art. 126 LPI (2%) - prazo é de dez anos renovável por iguais períodos sem limite - 5

6 - marcas coletivas da mesma origem filiado a certa entidade o titular é uma associação ou congregação de empresários ex. empresários ecológicos - quanto à origem brasileiro (pessoa domiciliada no país) estrangeira - marca notória alto renome e notoriamente conhecidas amplo conhecimento que o consumidor tem dela secondary meaning A lei dá proteção especial e permite o uso. - porém, efeito contrário, a marca passa a não mais distinguir o produto mas o gênero do produto Ex. Xerox, aspirina pode pedir a extinção 8 - Registrabilidade marcas e desenho industrial - para desenho industrial novidade (não compreendido no estado da técnica ou não depositado no INPI embora não publicado ou existente até 180 antes do depósito) art.96 - originalidade configuração visual distintiva, não parecida com o que já existe art.97 -desimpedimento - não meramente artística, não ofende moral, não é comum art O INPI não verifica os dois primeiros só por provocação e cancelará o registro - para a marca - novidade relativa, pois só para o mesmo ramo ex. móveis triangulo princípio da especificidade impedir confusão entre consumidores exceto marca de alto renome (para qualquer atividade) art não colidência com marca notória contra a contrafação pirataria alguém desejar registrar marca já registrada em outro país já conhecida no Brasil que ainda não foi se já foi pode requerer a nulidade do registro - desimpedimento art.124 lista vasta ex. Pelé, Xuxa XVI (só com autorização), vulgar, contra os bons costumes, indicação geográfica, brasão, etc. não proíbe até pode, só que não terá exclusividade 9 - processo administrativo no INPI - predomina o sistema de exame prévio - mas para desenho industrial (é mais próximo da livre concessão) Quer dizer para o desenho industrial o exame dos requisitos para a registrabilidade é feito depois da decisão do pedido Fases do pedido para patente depósito (passa a contar os prazos, deve apresentar os detalhes da criação), publicação (ato que dá interessados conhecimento o segredo será de até 18 meses, pode pedir antecipação ), exame (pedido por qualquer pessoa se passados 36 meses do depósito não pode ter início antes de 60 dias da publicação) e decisão Fases do registro de desenho industrial depósito, imediata publicação e concomitante expedição do certificado de registro mas pode o requerente pedir sigilo até 180 dias se não - 6

7 preencher as condições mínimas será indeferido de plano O INPI não exame, pois, o mérito, dá ensejo à concessão de mesmo direito para outras pois não procede análise de originalidade e novidade. Assim, por provocação, anula o posterior Fases do pedido de Registro de Marca pedido, exame preliminar, depósito, publicação para impugnação até 60 dias, análise de mérito (novidade relativa, não-coincidência com outra marca, desimpedimento), concessão do certificado de registro de marca - Princípio da Prioridade Convenção de Estocolmo (Decreto /750 apresentada em qualquer país unionista tem prioridade, durante certo prazo, o direito de prioridade nos demais países. Prazo de 12 meses para invenções e modelos de utilidade e de 6 meses para desenhos industriais e marcas, contados do primeiro pedido. Exploração da propriedade industrial quem usurpa sanções civis e penais No tocante a INVENÇÃO, MODELO DE UTILIDADE E DESENHO INDUSTRIAL é reconhecido ao usuário de boa-fé o direito de continuar a sua exploração econômica sem pagar remuneração ao titular (princípio da preservação da empresa) No tocante a marca o usuário de boa-fé que explora há pelo menos 6 meses tem direito de pedir seu registro não o fazendo, estará impedido de continuar usando a marca 10 Transferência Pode ser transferida total ou parcialmente e pode ser por prazo ou definitivamente averbado no INPI - transferência de direitos sobre a marca pode dar-se por cessão, incorporação, fusão, cisão, transferência por morte, falência ou decisão judicial - Licença de Direito Industrial bem móvel, contrato autoriza o uso da propriedade intelectual sem transferir registra no INPI segue contrato de bens móveis 1188 a Licença compulsória patente ver art68 e ver art.71 LPI interesse público remédios - Cessão de Direito Industrial venda da propriedade industrial porém, o vendedor se aperfeiçoar não precisa passar para o cessionário (no caso de cessão total, não poderá explorar a novidade se não tiver licença do que comprou) 11 Extinção art.78, 119 e Extinção de direito industrial decurso de prazo caducidade (abuso ou desuso por 3 anos para patente e 5 para marca) falta de pagamento ao INPI renúncia (ato unilateral) inexistência de representante no país - patente de invenção 20 anos do depósito ou 10 da concessão - patente de modelo de utilidade 15 anos ou 7 Improrrogáveis - Registro de desenho industrial 10 anos do depósito mais 3 prorrogações por 5 anos cada - Registro da marca 10 anos prorrogáveis sem limite 12 - Crimes - 7

8 Crimes contra a propriedade industrial Crimes referentes à marca 189 e 190 LPI ver tipos penais - Crimes contra a concorrência desleal 195 contra indicações geográficas e outras que levem o consumidor a erro - Ação privada Justiça Estadual art.199 e Nome empresarial utilizado pelo empresário para identificar se identificar - o nome não cumpre mais função mercadológica foi substituído pela marca - espécies de nome firma e denominação - empresário individual só firma s/a só denominação - lt qualquer um - firma tem por base um nome civil Antonio da Silva Livros Silva e Costa Ltda (razão social) - denominação qualquer lingüística, inclusive os nomes dos sócios Livros Bandeirantes Ltda. Companhia Bandeirante de Livros S/A (nome fantasia ), ou Livros Antonio da Silva S/A - Formação veracidade (não pode informação falsa) e novidade (não pode nome igual) lei art. 34 da lei 8934/94 - proíbe concorrência desleal e preserva a reputação dos empresários - exclusividade art.1166 do CC o primeiro que arquivar na Junta - diferença com marca - nome identifica o sujeito de direito marca o produto nome tem proteção estadual marca nacional e até internacional registro na junta e no INPI nome não pode ser igual ainda que em ramos diferentes (protesto de títulos) marca só para mesmo ramo prazo de duração nome é para sempre marca pode ser extinta - título de estabelecimento é comum adotar como título de estabelecimento a marca registrada Ex. Itaú a lei protege 195, V, da LPI porém, não há registro de título de estabelecimento. 3. Questões 177 Magistratura SP 92. Quanto à patenteabilidade, é correto afirmar que (A) são patenteáveis as técnicas e os métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico para aplicação no corpo humano ou animal. (B) são patenteáveis como invenção, mas não como modelo de utilidade, as descobertas relevantes, as teorias científicas, os métodos matemáticos e as concepções concretas. (C) como modelo de utilidade, é patenteável o objeto de uso prático, ou parte dele, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. (D) são patenteáveis os materiais biológicos encontrados na natureza, ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural. - 8

9 OAPSP A Lei de Propriedade Industrial prevê a possibilidade de ser outorgada uma licença compulsória de patente quando ocorrerem algumas circunstâncias específicas. Assinale a circunstância em que uma licença compulsória de patente pode ser obtida, desde que todos os demais requisitos estejam presentes. (A) Para fabricação de produtos exclusivamente destinados à exportação. (B) Na hipótese de o potencial licenciado comprometer-se a fabricar o produto licenciado em setores prioritários de regiões menos desenvolvidas da Agência de Desenvolvimento do Nordeste - ADENE e da Agência de Desenvolvimento da Amazônia - ADA (áreas de atuação das extintas SUDENE e SUDAM). (C) Na hipótese de o potencial licenciado ter vencido licitação para fornecimento, ao Ministério da Defesa, de produtos ou serviços cobertos por patente. (D) No caso de não ter havido exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto OABSP Assinale a afirmativa FALSA. (A) O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores. (B) A licença compulsória de uma patente será concedida se o seu titular exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei e reconhecido por sentença judicial. (C) Não será registrável como desenho industrial a forma determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. (D) A patente de um modelo de utilidade vigorará pelo prazo de 15 anos, contados da data do depósito, nunca inferior a 07 anos da data de concessão do registro, ressalvada a hipótese do Instituto Nacional de Propriedade Industrial estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior. OAB-SP Marca de certificação é (A) a usada para identificação de produtos ou serviços provindos de membros de determinada entidade. (B) a utilizada para distinção de produto ou serviço de outro idêntico. (C) a usada para distinguir produto ou serviço semelhante ou afim, de origem diversa. (D) a utilizada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com certas normas técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material usado e metodologia empregada. OAB-SP De acordo com os princípios do Direito de Propriedade Industrial, a marca disponível e visualmente perceptível não é registrável quando (A) for composta de sinal de caráter não genérico e não simplesmente descritível em relação ao produto ou serviço a distinguir. (B) reproduzir ou imitar elemento não característico de título de estabelecimento de terceiro, suscetível de causar confusão ou associação com a marca em questão. (C) for composta de sinal ou expressão empregados apenas como meio de propaganda. (D) se trate de título de obra literária de terceiro, suscetível de causar confusão, com o consentimento do autor ou titular. OAB SP

10 42 - Uma das diferenças existentes entre o regime legal das marcas e o das patentes é o fato de A) o direito ao uso da marca ser considerado em caráter exclusivo, o que não é deferido às patentes B) a patente estar sujeita à caducidade pelo não uso, ao passo que a marca, não C) o registro da marca pode ser prorrogado, enquanto o da patente, não D) o uso da marca pode ser licenciado a terceiros, enquanto a exploração da patente é intransferível 176 Magistratura de SP 79. Assinale a afirmativa incorreta. (A) Para efeitos legais, os direitos de propriedade industrial são considerados bens móveis. (B) A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial se dá, entre outras circunstâncias, pela repressão à concorrência desleal. (C) A invenção é considerada patenteável quando atende aos requisitos da novidade, atividade inventiva, aplicação industrial e utilidade inédita. (D) A ação de nulidade de patente será sempre ajuizada no foro da Justiça Federal, ainda que o INPI não figure como autor. 133 OAB-SP 47. Assinale a alternativa correta no tocante à Lei n.º 9.279/96 (Propriedade Industrial). (A) Não são patenteáveis as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, mas sim a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de modificação do núcleo atômico. (B) O registro da marca extingue-se pela não observância, pela pessoa domiciliada no exterior, da nomeação de procurador devidamente qualificado e domiciliado no país, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive com poderes para receber citação. (C) São consideradas invenções as técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal. (D) A patente de invenção vigorará pelo prazo de 15 (quinze) anos, e a de modelo de utilidade, pelo prazo de 20 (vinte) anos, contados da data do depósito. - 10