XIV ENCONTRO DA REDE MINEIRA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA MELLINA MAMEDE

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1 XIV ENCONTRO DA REDE MINEIRA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA MELLINA MAMEDE

2 O que são Contratos de Transferência de Tecnologia? CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA SÃO CONTRATOS QUE NEGOCIAM A APLICAÇÃO DE PRÁTICAS DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS EM UMA DETERMINADA ÁREA ENTRE O DETENTOR DE CERTA TECNOLOGIA E O RECEPTOR.

3 Contratos de Transferência de Tecnologia lato sensu: MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA: (I) (II) (III) CONTRATO DE FORNECIMENTO DE KNOW-HOW/TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA; LICENÇA DE USO DE MARCAS; LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE PATENTES; (IV) CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA; E (V) CONTRATOS DE FRANQUIA.

4 Necessidade de averbação de Contratos de Transferência de Tecnologia LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL LEI NO /1996 ART. 62. E ART O CONTRATO DE LICENÇA DEVERÁ SER AVERBADO NO INPI PARA QUE PRODUZA EFEITOS EM RELAÇÃO A TERCEIROS. 1º A AVERBAÇÃO PRODUZIRÁ EFEITOS EM RELAÇÃO A TERCEIROS A PARTIR DA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO. ART O INPI FARÁ O REGISTRO DOS CONTRATOS QUE IMPLIQUEM TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, CONTRATOS DE FRANQUIA E SIMILARES PARA PRODUZIREM EFEITOS EM RELAÇÃO A TERCEIROS.

5 Modalidades de Contratos de Transferência de Tecnologia (i) CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA/FORNECIMENTO DE KNOW-HOW CONTRATOS QUE VISAM A AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS OU TÉCNICAS NÃO PATENTEÁVEIS PARA A FABRICAÇÃO DE PRODUTOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU APERFEIÇOAMENTO DE PRODUTOS EXISTENTES. (ii) CONTRATOS DE LICENÇA EXPLORAÇÃO DE PATENTES (LEP) CONTRATOS QUE OBJETIVAM A LICENÇA DE PATENTES CONCEDIDAS OU PEDIDOS DE PATENTES DEPOSITADOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI. (iii) CONTRATOS DE LICENÇA DE USO DE MARCAS (LUM) CONTRATOS QUE OBJETIVAM A LICENÇA DE MARCAS REGISTRADAS OU DEPOSITADAS JUNTO AO INPI.

6 Modalidades de Contratos de Transferência de Tecnologia (iv) CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ENQUANTO OS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DIZEM RESPEITO AOS QUE VISAM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS RELATIVOS À INSTALAÇÃO, CONSERTO OU IMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS, QUE DISPONHA DE KNOW HOW ESPECÍFICO COMO MÉTODO OU PLANEJAMENTO TÉCNICO, OS CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA TÊM A VER COM O TREINAMENTO OPERACIONAL OU ENSINAMENTO DE TERCEIROS PARA QUE SEJAM OPERADAS, IMPLEMENTADAS OU CONSERTADAS MÁQUINAS OU EQUIPAMENTOS TÉCNICOS.

7 Modalidades de Contratos de Transferência de Tecnologia (v) CONTRATOS DE FRANQUIA CONTRATOS PELOS QUAIS UM FRANQUEADOR CONCEDE AO FRANQUEADO O USO DE MARCA E/OU PATENTE, ASSOCIADO AO DIREITO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS E/OU A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EXCLUSIVA OU SEMI- EXCLUSIVA, ADICIONADO AO DIREITO DE USO DE TECNOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIO OU SISTEMA OPERACIONAL DESENVOLVIDOS OU DETIDOS PELO FRANQUEADOR, SEM QUE HAJA VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE OS CONTRATANTES.

8 Efeitos da averbação dos Contratos de Transferência de Tecnologia (i) CAUSAR EFEITOS CONTRA TERCEIROS; (ii) PERMITIR A REMESSA DE PAGAMENTO DE ROYALTIES PARA O EXTERIOR; (iii) PERMITIR A DEDUÇÃO FISCAL DO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE ROYALTIES NO LIMITE LEGAL; (iv) AUTORIZAR O CONTRATANTE A ATUAR JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL OU ADMINISTRATIVAMENTE EM DEFESA DO OBJETO CONTRATADO; E (v) AUTORIZAR O CONTRATANTE A CONCEDER SUBLICENÇAS, SE APLICÁVEL.

9 Contratos de Transferência de Tecnologia stricto sensu DEFINIÇÃO DE TECNOLOGIA: TECNOLOGIA OU KNOW-HOW É A REUNIÃO DE CONHECIMENTOS TEÓRICOS E/OU PRÁTICOS, QUE POR SI SÓ OU COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS, POSSIBILITAM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A FABRICAÇÃO DE PRODUTOS OU APERFEIÇOAMENTO DE PRODUTOS JÁ EXISTENTES.

10 Contratos de Transferência de Tecnologia stricto sensu Exemplos: Tecnologias de comunicação; Tecnologias em extração de petróleo; Tecnologia aplicada em maquinários; Tecnologia aplicada à engenharia celular; Know-How aplicado no setor de vendas de produtos; Know-How de produção.

11 Contratos de Transferência de Tecnologia stricto sensu CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VISAM A TRANSFERÊNCIA/AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS OU TÉCNICAS NÃO PATENTEÁVEIS PARA A FABRICAÇÃO DE PRODUTOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU APERFEIÇOAMENTO DE PRODUTOS EXISTENTES, DE FORMA GRATUITA OU ONEROSA, POR MEIO DE PAGAMENTO DE ROYALTIES.

12 Contratos de Transferência de Tecnologia stricto sensu REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE Artigo 8º da Lei 9.279/96: (i) NOVIDADE; (ii) ATIVIDADE INVENTIVA; E (iii) APLICAÇÃO INDUSTRIAL. NÃO SÃO PATENTEÁVEIS: (i) O QUE FOR CONTRÁRIO À MORAL, AOS BONS COSTUMES E À SEGURANÇA, À ORDEM E À SAÚDE PÚBLICAS; (ii) AS SUBSTÂNCIAS, MATÉRIAS, MISTURAS, ELEMENTOS OU PRODUTOS DE QUALQUER ESPÉCIE, BEM COMO A MODIFICAÇÃO DE SUAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS E OS RESPECTIVOS PROCESSOS DE OBTENÇÃO OU MODIFICAÇÃO, QUANDO RESULTANTES DE TRANSFORMAÇÃO DO NÚCLEO ATÔMICO; (iii) O TODO OU PARTE DOS SERES VIVOS, EXCETO OS MICROORGANISMOS TRANSGÊNICOS QUE ATENDAM AOS TRÊS REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE E QUE NÃO SEJAM MERA DESCOBERTA.

13 Objetivo da Celebração de Contratos de Transferência de Tecnologia (i) IMPORTAÇÃO E INTERNALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA NO PAÍS; (ii) DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA INDÚSTRIA NACIONAL; (iii) QUALIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA INTERNA; (iv) INDEPENDÊNCIA PARA FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; (v) AQUISIÇÃO DE KNOW-HOW E POSSIBILIDADE DE APRIMORAMENTO; (vi) AUMENTO DA PRODUÇÃO INTERNA; ETC.

14 Características dos Contratos de Transferência de Tecnologia (i) NATUREZA DE COMPRA E VENDA NÃO SE TRATA DE LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DE USO; (ii) CONTRATOS COM PRAZO LIMITADO; (iii) NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA PARA SUA RENOVAÇÃO; (iv) RESTRIÇÕES IMPOSTAS EM RELAÇÃO À CONTRATOS FIRMADOS ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO; (v) PAGAMENTO DE ROYALTIES COM ALÍQUOTA LIMITE DEFINIDA; (vi) NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO PELO INPI; E (vii) VERIFICAÇÃO PELO INPI ACERCA DA SUBMISSÃO DAS CLÁUSULAS À LEGISLAÇÃO INTERNA;

15 Contratos de Transferência de Tecnologia Lato Sensu Tipos de Contratos Partes Forma de Pagamento Transferência de Tecnologia Licença de Exploração de Patentes Licença de Uso de Marcas Prestação de Serviços Técnicos e Assistência Técnica Contrato de Franquia Cedente e Cessionário Licenciante e Licenciado Licenciante e Licenciado Contratado e Contratante Franqueador e Franqueado Royalties Royalties Royalties Homem/hora ou Homem/dia Royalties e Taxa de Franquia Prazo Até 5 anos prorrogáveis uma vez por igual período Pelo tempo de vigência das patentes Por até dez anos prorrogáveis pelo tempo de vigência das marcas Indeterminado Pelo prazo das Marcas e/ou Patentes Natureza Jurídica Contrato de Compra e Venda/Cessão de direitos Contrato de Aluguel/ Mútuo (Empréstimo) Contrato de Aluguel/ Mútuo (Empréstimo) Contrato de Prestação de Serviços Contrato de Aluguel / Mútuo Empréstimo e Prestação de

16 Contratos de Transferência de Tecnologia Lato Sensu LIMITE DE DEDUTIBILIDADE FISCAL X LIMITE DE PAGAMENTO DE ROYALTIES

17 Limite de Dedutibilidade Fiscal X Limite de Pagamento PORTARIA 436/58 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DISPÕE SOBRE A POSSIBILIDADE E OS LIMITES DE DEDUÇÃO NO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DOS VALORES PAGOS À TÍTULO DE ROYALTIES POR SOCIEDADES BRASILEIRAS DE ACORDO COM A APLICAÇÃO DA INDÚSTRIA CORRESPONDENTE. EXEMPLOS: INDÚSTRIA APLICÁVEL Combustíveis e Derivados 5% Pneumáticos e Câmaras de Ar 5% Produtos Químicos 4% Aparelhos Destinados a Fins Científicos PERCENTUAL LIMITE 3% Artigos para Barbear 2% Royalties pelo Uso de Marcas 1%

18 Limite de Dedutibilidade Fiscal X Limite de Pagamento ARTIGO 74 DA LEI 3470/1958 POSSIBILITA A DEDUÇÃO DE ATÉ 5% DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ROYALTIES. Para os fins da determinação do lucro real das pessoas jurídicas como o define a legislação do imposto de renda, somente poderão ser deduzidas do lucro bruto a soma das quantias devidas a título de " royalties " pela exploração de marcas de indústria e de comércio e patentes de invenção, por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes até o limite máximo de 5% (cinco por cento) da receita bruta do produto fabricado ou vendido. ARTIGO 13 DA LEI 4131/62 DEFINE COMO LUCRO OS MONTANTES EXCEDENTES AOS LIMITES INSTITUÍDOS NA PORTARIA 436/58 DO MF. Serão consideradas como lucros distribuídos e tributados (...) as quantias devidas a título de "royalties" pela exploração de patentes de invenção e por assistência de patentes de invenção e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, que não satisfizerem as condições ou excederem os limites previstos no artigo anterior*. *Até 5%

19 Contratos de Transferência de Tecnologia SOBRE O MONTANTE CONSIDERADO COMO LUCRO: O INPI NÃO POSSUI ATRIBUIÇÃO PARA AVERBAR CONTRATOS QUE PREVEJAM PAGAMENTO DE LUCRO; OPERAÇÃO FINANCEIRA JUNTO AO BANCO CENTRAL PARA A REMESSA DE LUCRO É DIFERENTE EM RELAÇÃO À REMESSA DE ROYALTIES; IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO FISCAL DE MONTANTE QUE EXTRAPOLE OS LIMITES IMPOSTOS.

20 Contratos de Transferência de Tecnologia CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE: SOCIEDADES RELACIONADAS LIMITES DE PAGAMENTO E DEDUÇÃO FISCAL LIMITES CONSTANTES NA PORTARIA 436/58 - ATÉ 5% DEPENDENDO DA INDÚSTRIA FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA - LIMITE DE PRAZO DE ATÉ 5 ANOS RENOVÁVEIS POR IGUAL PERÍODO COM EXIGÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO CUMULATIVO POR MAIS DE UMA TECNOLOGIA AFIM (Marcas, Patentes e Know How correlacionados) NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REMESSA SOCIEDADES NÃO RELACIONADAS LIMITE DE DEDUÇÃO FISCAL RECOMENDÁVEL PAGAMENTO PRATICADO NO MERCADO 15% FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA - LIMITE DE PRAZO DE ATÉ 5 ANOS RENOVÁVEIS POR IGUAL PERÍODO COM EXIGÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO CUMULATIVO POR MAIS DE UMA TECNOLOGIA AFIM (Marcas, Patentes e Know How correlacionados) NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REMESSA

21 Contratos de Transferência de Tecnologia OBRIGADA! Mellina Mamede Vieira DI BLASI, PARENTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS Rua do Ouvidor, No e 12º andares Rio de Janeiro (21)