Dos contratos versando sobre fundo de comércio

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1 Dos contratos versando sobre fundo de comércio Denis Borges Barbosa (agosto de 2015) Dos vários tipos desses contratos... 2 Elemento em comum de todas as avenças em análise... 2 Finalidades objetivas ou subjetivas... 3 Elementos isolados do fundo de comércio ou unidades singulares mas aderentes ao fundo... 4 Cessão ou locação de fundo de comércio... 5 Contratos mistos dispondo sobre propriedade Intelectual... 6 Do contrato que repassa um bem-oportunidade singular... 9 O exemplo do contrato de know how... 9 Características do contrato de know how que se estendem a outras hipóteses de pactos sobre fundo de comércio Do fenômeno jurídico da oportunidade de mercado A noção de oportunidade de mercado Know how como oportunidade de mercado Oportunidades de fato e de direito O fundo de comércio como o viveiro das oportunidades de mercado A efetividade na captação de uma clientela como pressuposto do fundo de comércio O elemento discreto do fundo de comércio: o bem-oportunidade O elemento qualitativo do fundo de comércio A reputação e a imagem-de-marca Da faculdade de controle da qualidade como um elemento do contrato típico de licença de marcas O acordo sobre fundo de comercio futuro Da conclusão deste estudo A questão dos negócios jurídicos relativos a itens singulares, integrantes de um fundo de comércio, tem sido - faz algum tempo - objeto de nossa atenção. Pois é abundante na experiência dos tribunais a cessão de fundo de comércio, objeto até de dispositivos codificados 1, e a locação do mesmo bem intangível, que se distingue da locação dos imóveis ou outros tangíveis subjacentes 2. E é consagrada em direito também a noção que elementos do fundo de comércio, individualmente ou como um todo, podem também ser objeto de negócios jurídicos, em particular a propriedade imaterial: 1 "A responsabilidade do art. 133 do CTN ocorre pela aquisição do fundo de comércio ou estabelecimento, ou seja, pressupõe a aquisição da propriedade com todos os poderes inerentes ao domínio, o que não se caracteriza pela celebração de contrato de locação, ainda que mantida a mesma atividade exercida pelo locador" (REsp PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em , DJe ). 2 "Locação (d ). Fundo de comercio como seu objeto. Teatro com instalações adaptadas para cinema. Benfeitorias incorporáveis, segundo o contrato. Retomada para uso próprio. Especificação do uso, ulteriormente, mas em tempo util. Admissibilidade. Rejeição, pela justiça local, da alegação de insinceridade. Recurso extraordinário não provido'. STF, RE 60649, Primeira Turma, Min. Victor Nunes, 19/06/1967.

2 "Também constitui elemento do fundo de comércio a propriedade imaterial, que se caracteriza pelo que se costumou chamar de aviamento e pela freguesia, elemento do aviamento que, pela sua importância na marcha dos negócios do comerciante, tem papel preponderante nos mesmos" 3. Vamos, assim, analisar a questão de negócios jurídicos que digam respeito a elementos singulares e destacáveis do fundo de comércio. Dos vários tipos desses contratos Antes de definir sua natureza jurídica, tracemos uma série de distinções entre as obrigações relativas a elementos do fundo de comércio, tendo neste caso como elemento pertinente a presença de disposições relativas à Propriedade Intelectual 4. Elemento em comum de todas as avenças em análise Nossa proposta neste estudo é na presença num contrato privado no qual se pactuam obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual, como marcas, patentes, ou desenhos industriais, juntamente ou não com outros valores intangíveis concorrenciais 5 como reputação, know how, etc. a) se se tem um das modalidades contratuais típicas, como são as cessões e licenças de propriedade industrial 6, ou, ao contrário b) um conjunto de obrigações (não típicas) versando mais geralmente sobre o todo ou elementos do fundo de comércio. Assim, o elemento em comum entre os contratos típicos de propriedade intelectual e os pactos atípicos de fundo de comércio é a presença, na teia de obrigações, de disposições relativas a bens intangíveis concorrenciais 7. 3 Fran Martins, Curso de Direito Comercial, 8ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 1981, p Quanto à distinção entre disposições incidentais e principais relativas à PI, vide BRITEZ, João Carlos. Disposições Contratuais Incidentais Relativas à Propriedade Intelectual no Direito Privado Brasileiro Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Gama Filho. Orientador: Denis Borges Barbosa: 5 Obrigações de caráter financeiro também são intangíveis. O que caracteriza o objeto do nosso estudo é o chamado bem-oportunidade, ou seja, uma unidade discreta de meios configurados a disputar a concorrência numa economia de mercado. Como veremos, uma marca registrada ou não, ou o know how de uma empresa, são exemplos de bens-oportunidade. 6 Vide, em geral, o nosso Tratado, vol. IV, Lumen Juris, 2015, p Quanto às licenças e cessões de marcas como exemplos de contratos típicos de propriedade industrial, vide o nosso BARBOSA, Denis Borges. Licença e Cessão. Revista da ABPI, v. 40, p , Igualmente, Licença e constituto possessório em marcas (setembro de 2013), encontrado em Note-se que a tipicidade dos contratos de propriedade intelectual é algo frágil, eis que nenhuma das leis pertinentes (Lei 9.279/96, 9.609/98, 9.610/98, a lei de Cultivares, a lei de Topografias de Semicondutores, a lei de proteção de dados regulatórios) tem algo que se aproxime de um estatuto contratual próprio, em todos os casos obrigando o intérprete a se valer do extensamente do direito comum. De outro lado, a partir do Código Civil de 2002, pode-se entender que as obrigações relativas ao estabelecimento passaram a ter um mínimo de tipicidade, com as regras do art e seguintes.

3 Finalidades objetivas ou subjetivas Quando se listam, em um contrato de natureza econômica, marcas, desenhos industriais, conhecimentos escassos, ou patentes, como objeto de acesso, uso ou disposição, a tônica das obrigações pode apontar para pelo menos duas hipóteses distintas: a) O objeto do acordo é um direito ou situação estática, como ocorre no aluguel de cadeiras e mesas para uma festa familiar em dia certo; é o uso tópico da cadeira ou mesa que importa às partes; ou b) O objeto do acordo é uma série de direitos ou situações dinâmicas de parte a parte, e a fonte desses direitos e situações que é a tônica da relação entre as partes. Numa simplificação dessas alternativas, na primeira hipótese se teria como propósito da avença o acesso a um objeto, enquanto que na segunda a finalidade seria o alcance a um sujeito, com sua vida pessoal ou econômica, a mutabilidade de suas decisões, capacidade criativa ou inovativa, reputação, etc. Isso porque marcas, patentes, desenhos industriais, direitos autorais, etc., objeto de direitos exclusivos, podem atuar em suas finalidades próprias seja como parte de uma dinâmica empresarial, ou como ativos singulares e discretos. Neste último caso simplesmente: como ativos 8. Também o podem mas muito mais limitadamente em sua independência elementos da atuação econômica desprovidos de titulação ou contabilização, como know how, reputação, etc. Talvez por tais valores carecerem de titulação e especificação contábil direta, os contratos que versem sobre eles tendem a seguir o modelo subjetivo, e não o objetivo 9. 7 Esta escolha de perspectiva do estudo não resulta de nenhuma razão ontológica quanto às modalidades de contratos empresariais, mas apenas indica o nosso presente foco de análise. 8 Vide BARBOSA, Denis Borges e PONTE, Ana Beatriz Barbosa, Da Conferência de Bens Intangíveis ao Capital das Sociedades Anônimas à luz da Lei /07 e Pronunciamento CPC nº 04, encontrado em Este artigo foi escrito como trabalho de curso de mestrado, e publicado originalmente em 1980, na RDM, 19 (37):33-50, (1980), e, posteriormente, BARBOSA, Denis Borges. Da Conferência de Bens Intangíveis ao Capital das S.A. Revista de Direito Empresarial do Ibmec, v. 3, Posteriormente, já em coautoria, BARBOSA, Denis e BARBOSA, Ana Beatriz Nunes, Conferência de Bens Intangíveis ao Capital das Sociedades Anônima à luz da Lei /07 em A Propriedade Intelectual no Século XXI, Lúmen Júris, RJ, O texto foi atualizado levando em conta as alterações da Lei /07 e o Pronunciamento do Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC) nº 04 aprovado pela Deliberação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 553/08 9 Vide quanto ao exemplo do contrato de know how, BARBOSA, Denis Borges, Da licença de know how em direito brasileiro(maio de 2013), O Conceito de know how (1979), O Contrato de know how (2002, O

4 Assim, quando se constata a presença num contrato de elementos do fundo de comércio de um agente econômico, vale distinguir se se está prescrevendo obrigações de cunho predominantemente objetivo, ou - ao contrário de natureza subjetiva. Elementos isolados do fundo de comércio ou unidades singulares mas aderentes ao fundo A segunda distinção que se impõe fazer é quanto ao escopo do objeto pactuado. Em certas hipóteses, o acordo se volta ao acesso - por uma das partes - de todo o potencial competitivo da outra, como configurado para um objetivo específico. É o que ocorre, por exemplo, no caso da franquia 10. Ou à integralidade do potencial competitivo, tout court, na cessão (integral) de fundo de comércio 11. De outro lado, podem-se pactuar sobre itens específicos do fundo de comércio, ainda que múltiplos. Não há a reprodução global de um aviamento, por parte do beneficiário, mas utilização por parte deste, de itens portadores Comércio de Tecnologia - Aspectos Jurídicos - Transferência, Licença e Know How (1988), 10 "Na franquia existe, normalmente, um repasse de know how organizacional, de conhecimentos técnicos industriais, e de técnicas de promoção, mas necessariamente acoplado ao uso de marcas, expressões de propaganda, nomes comerciais, títulos de estabelecimento ou outros elementos distintivos (uniformes idênticos, pinturas idênticas das fachadas, etc.). Não só existe transferência de aviamento estático, como, através de vínculos diversos (unificação de publicidade, e centralização de reservas, no caso de hotéis e agências de locação de veículos, etc.) uma estratégia empresarial centralizada. Existe também algum repasse de conhecimentos técnicos nos ajustes de concessão de vendas simples, onde o concessionário se compromete a prestar assistência técnica, reparos, acompanhamento de operação, montagem, treinamento de usuário. Mas, está claro, é algo muito diverso do que acontece nos contratos de "franchising", ainda quando exista autorização de signos distintos e alguma forma de exclusividade. O que se tem, na franquia, é o caso limite da cessão de aviamento, uma industrialização da própria "arte de reprodução", que no contrato de know how é pactuada como uma operação artesanal, casual. As técnicas empresariais e produtivas, elas mesmas, se transformam em bens de troca em larga escala. Os elementos associativos que se notam na maior parte dos contratos de know how e que são responsáveis pelo seu aspecto de permanência, acham-se na espécie enfatizados ao seu limite extremo". BARBOSA, Denis Borges, Franchising (Setembro 2002), denisbarbosa.addr.com/97.doc. Também, atualizado, em Tratado da Propriedade Intelectual,vol. IV, Lumen Juris, Pode-se, também, ceder o estabelecimento, com todos os bens, os direitos, além da organização e da posição do mercado. Curiosamente, a contabilidade, que se mostra tão arredia a registrar o goodwill ( a clientela), quando gerada pela própria empresa, aceita fazê-lo no caso de conferência de estabelecimento. Henn é explícito ao dizer que se aceita como propriedade o bem-clientela de uma empresa lucrativa em funcionamento (profitable going concern); no mesmo sentido, Modesto Carvalhosa, e Cary. É claro que, ao integrar-se num estabelecimento (ou uma empresa) alienado, o bem clientela acresce seu valor, representado pela antecipação razoável da lucratividade futura, capitalizada ao momento de negócio. Quem vende um objeto lucrativo, acresce ao preço dos bens e direitos identificados e contabilizados a expectativa dos lucros futuros: é exatamente o goodwill. O bem clientela ganhou valor de troca, é traduzível em dinheiro, e torna-se conferível ao capital. A objeção feita no caso See V. Heppenheimer não fora á conferência de bens aos quais se adicionou a perspectiva de rentabilidade, mas ao fato de que "não há goodwill de uma empresa que ainda não funcionou". BARBOSA e PONTE, Da Conferência..., cit.

5 de competitividade; o beneficiário pode integrar tais elementos transplantados a sua própria capacidade competitiva, sem se eclipsar sob o fundo de comércio alheio. Quanto a estes últimos (itens específicos), há mais uma distinção a ser feita: a) Os elementos do fundo são objeto de negócios jurídicos que os segreguem e isolem do complexo de origem, como quem licencia uma patente pelo seu valor intrínseco, para ter acesso legal a uma tecnologia, sem compromisso de não concorrência do titular nem acesso contínuo à capacidade inovadora deste; ou b) Ainda que singularizando um item do fundo de comércio, o negócio jurídico ainda cobre aspectos do fundo aderentes ao elemento pactuado, como ocorre com a licença de uso de um software, com o compromisso do titular de que não licenciará, nem fará mais uso do programa no território relevante. Cessão ou locação de fundo de comércio Além disso, entre as distinções pertinentes a nosso estudo, há que se contemplar: a) os contratos objetivando a transferência definitiva das marcas, desenhos, ou conhecimentos não patenteados, ou do fundo de comércio como um todo, para a esfera jurídica do beneficiário, de forma análoga ao que ocorre, no âmbito dos bens tangíveis, na compra e venda 12 ; e b) aquela hipótese em que o acesso é limitado, provisório, rescindível e subordinado. Como, no âmbito dos bens tangíveis, ocorre com a locação 13. Essa última é uma modalidade lícita, e mesmo clássica, de ajuste no Direito Brasileiro 14, como em outros sistemas jurídicos15 12 Vide BARBOSA, Denis Borges, Transferência de titularidade dos direitos da propriedade intelectual (abril de 2012), em Vide, em geral, o nosso Tratado, vol. IV, Lumen Juris, 2015, p Enfatizando um ou outro aspecto, os vários sistemas jurídicos veem a licença como um contrato aproximado ao de locação de bens materiais, ou, se tomado o lado negativo, como uma promessa formal de não processar a pessoa autorizada por violação de privilégio. BARBOSA, Licença e constituto possessório em marcas, cit. 14 "Locação (d ). Fundo de comercio como seu objeto. Teatro com instalações adaptadas para cinema. Benfeitorias incorporáveis, segundo o contrato. Retomada para uso próprio. Especificação do uso, ulteriormente, mas em tempo util. Admissibilidade. Rejeição, pela justiça local, da alegação de insinceridade. Recurso extraordinário não provido'. STF, RE 60649, Primeira Turma, Min. Victor Nunes, 19/06/1967. "Locação. Retomada pelo criador do fundo de comércio. Uma vez que a locação abrangeu o fundo de comércio, não se aplica a proibição do art. 8., Letra "c", parágrafo único, do decreto n Recurso extraordinário conhecido e provido". STF, RE MG, Primeira turma, Ministro Barros Monteiro, 1968/05/07. Locação - Renovatória - retomada - Sumula 481 do S.T.F. Tratando-se de locação de imóvel,

6 Contratos mistos dispondo sobre propriedade Intelectual Finalmente, é fator importante em nossa análise a definição de se as disposições eventualmente relativas a elementos singulares de Propriedade Intelectual são principais ou incidentais; e se, sendo incidentais, se acham ou não subordinadas, num contexto de unidade econômica, a um propósito comum que as transcenda. Tivemos a oportunidade de orientar dissertação de mestrado sobre tal questão, de João Carlos Britez 16, cujo texto passamos a citar extensamente: No estudo, foi proposto aplicar a qualificação de "disposições incidentais", com relação as disposições constantes dos negócios jurídicos privados em que se verifica uma conexão fática com o objeto do negócio jurídico básico, ao qual aderem sem serem acessórias e que configuram um interesse jurídico distinto, em relação a tal negócio jurídico, ao qual estão ligadas. (...) Na verdade, o que distingue Caio Mario da Silva Pereira 17 é a existência não de uma obrigação acessória, mas de uma disposição (não necessariamente obrigação) acedente, ou como proposto, incidental. (...) com instalações destinadas especificamente a determinada finalidade, como sucede com postos de serviços e abastecimento de automóveis, pode o proprietário retomá-lo para explorar o mesmo ramo de comércio. "No caso, a locação compreende o fundo de comércio, não importando tenha sido outro, que não o atual proprietário, quem o haja convenientemente aparelhado ou constituído". STJ, REsp /90-SP, 3ª. Turma, Não afronta a legislação vigente a cobrança de valor que corresponda a fruição do fundo de comércio proporcionado pelo empreendedor do shopping center, quando da assinatura de contrato objetivando a locação de unidade integrante do mencionado centro comercial" (TAMG, 6a Câmara Cível, Apelação Cível n , julgada em ); "Embargos à execução fiscal. Redirecionamento. Sucessão. Inexistência. Locação de fundo de comércio. Revenda de combustíveis. Posto de serviço. A existência de transferência da titularidade do fundo obvia a responsabilidade tributária fundamentada no art. 133 do Código Tributário Nacional. A mera locação do imóvel e a exploração de negócio da mesma espécie, mas sem qualquer vínculo entre o antigo inquilino e o novo, permanecendo o fundo de comércio sob a titularidade da locadora, distribuidora de combustíveis, afasta a hipótese de sucessão tributária, não sendo o novo revendedor de combustíveis responsável pelos débitos do antigo, sendo ilegítimo para figurar no polo passivo de execução fiscal. Ademais, a continuidade da atividade é ínsita à espécie de atividade, qual seja a revenda de petróleo e derivados." TRF4, Remessa "Ex Officio" em AC Nº /RS, Relatora Des. Federal Maria Lúcia Luz Leiria, DJU "Com todas estas limitações, o fonds de commerce francês é objeto de numerosos negócios jurídicos, dos quais a venda a crédito, a anticrese e a locação-gerência são as mais frequentes. As transações são submetidas a registro, e adquirem uma solenidade comparável aos atos jurídicos correspondentes a bens imóveis. Todo o sistema é baseado no princípio da fixidez da locação, pelo qual o comerciante locatário é inamovível do imóvel. No Direito francês, sujeito a registro e a proteções ainda mais exacerbadas que em nosso sistema, o fonds de commerce teria uma status de direito de exclusiva, ainda que não de propriedade intelectual". BARBOSA. Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, vol. I, Cap. I, [ 6 ] Direito de exclusiva sem propriedade intelectual: fundo de comércio em renovatória. 16 BRITEZ, cit. 17 [Nota do original] PEREIRA, Caio Mario da Silva, Instituições de Direito Civil, v.2, p.109.

7 Assim, o fenômeno indicado por Caio Mario da Silva Pereira, tão frequente no caso em estudo, se caracteriza: a) pela disposição não ser essencial ao objeto do contrato; b) por ter uma conexão fática com tal objeto; c) por configurar interesses jurídicos distintos. Com efeito, a conexão fática é necessária, sob pena de simples união externa de disposições desconexas. Mas a existência de interesses jurídicos distintos enseja duas hipóteses: a) a da unicidade econômica; b) e da coligação econômica. Tal questão foi finalmente elaborada em aresto do STF: "Mas não resta dúvida também que ocorre frequentemente, no comércio jurídico, que duas ou mais formas contratuais de possível coexistência separada podem vir a ter, sob a pressão de necessidades ou de conveniências práticas, as suas prestações autônomas, cada uma em sua função típica, reunidas e coordenadas, pela vontade das partes, em um único contrato para realizarem uma só função econômica, que é a sua causa ou o seu fim objetivo. Com efeito, dita pluralidade de prestações, sendo cada uma típica de um contrato nominado, podem ser fundidas em um só contrato, sob o influxo de uma só causa, de uma única função econômica. É preciso assim que todas elas tendam à mesma finalidade econômica. À unidade de causa, atestada pela unidade econômica das várias prestações, corresponde a unidade do contrato. Não tem importância, no entanto, para a elucidação da unidade ou pluralidade do contrato, a unidade ou pluralidade do documento em que foi firmado, pois um só documento pode conter vários contratos, como um só contrato pode ter como fonte, no sentido formal, diversos documentos. De acordo com a melhor doutrina, o que caracteriza o contrato misto é, a coexistência de obrigações pertinentes a tipos diferentes de contratos enlaçados pelo caráter unitário da operação econômica, cujo resultado elas asseguram.

8 Ele se distingue da união de contratos, que se caracteriza pela coexistência de um mesmo instrumento, de tais obrigações simplesmente justapostas, sem o amálgama da unidade econômica aludida. No caso de união de contratos, pode ser anulado ou rescindido um deles, sem prejuízos dos outros; enquanto que, em se tratando de contrato misto, o grau de síntese alcançado torna inseparáveis as partes ou elementos do negócio. Cumpre advertir que as regras principais a serem observadas, em relação ao contrato misto, são estas: a) cada contrato se rege pelas normas do seu tipo; b) mas tais normas deixam de ser incidentes, quando se chocarem com o resultado que elas visam assegurar 18. As consequências da unicidade econômica, entre outras, são as que descreve Orlando Gomes 19 : "A extinção do contrato principal acarreta a do contrato acessório, pois logicamente, não lhe pode sobreviver, por faltar a razão de ser. Pelo mesmo motivo, se o contrato principal for nulo, também o será, por via de consequência, o acessório." Mas podem-se conceber, como nota o julgado da suprema corte, casos de coligação econômica de contratos 20. A conclusão do autor é a seguinte: Assim, no caso de nossas disposições incidentais, há que se distinguir se há um caráter unitário da operação econômica. Neste caso a autonomia 18 [Nota do original] Revista Trimestral de Jurisprudência do STF, (72): , jun [Nota do original] ORLANDO GOMES, Contratos, p Prossegue o texto, no pertinente: A coligação dos contratos, que pode ser necessária (legal) ou voluntária, não acarreta a perda da individualidade dos contratos, ao contrário do misto. Na coligação dos contratos, os mesmos são autônomos, mas se ajustam, se unem, em relação de união com dependência, de união alternativa ou união meramente exterior. A união com dependência é a figura que mais se aproxima do contrato misto. Os contratos coligados são queridos pelas partes contratantes como um todo. Um depende do outro de tal modo que cada qual, isoladamente, seria desinteressante. Mas não se fundem. Conservam a individualidade própria. Por isso se distinguem dos contratos mistos. A dependência pode ser recíproca ou não. A união com dependência unilateral verifica-se quando não há reciprocidade. Um só dos contratos é que depende do outro. Tal coligação requer a subordinação de um contrato a outro, na sua existência e validade. Os contratos permanecem, no entanto, individualizados. Em qualquer das suas formas, a coligação de contratos não enseja as dificuldades que os contratos mistos provocam quanto ao direito aplicável, porque os contratos coligados não perdem a individualidade, aplicando-se-lhes o conjunto de regras próprias do tipo a que se ajustam. Nos contratos interdependentes, o condicionamento de um ao outro não constitui obstáculo à aplicação da regras peculiares a cada qual.

9 das normas da propriedade intelectual se abate quando estas se chocarem com o resultado que visam assegurar. A acessoriedade se configura. Mas se a operação econômica não é unitária, ocorre apenas a coligação, com independência de resultados. Do contrato que repassa um bem-oportunidade singular Todas estas distinções ganham mais clareza ao trazermos um exemplo específico. Vejamos. A questão de contratos versando sobre um bem-oportunidade específico, portador de elemento de fundo de comércio foi objeto de um de nossos trabalhos mais antigos sobre Propriedade Intelectual (em sentido lato) 21. Como neste estudo nosso foco não seja essencialmente know how, as referências que aqui se fazem a tal modalidade de bem-oportunidade servem para enfatizar dois aspectos: a) Elementos integrantes, mas parciais, do fundo de comércio podem ser objeto de negócios jurídicos específicos; b) Tais elementos, não obstante serem parcelas discretas do fundo de comércio, têm em comum com essa última noção o fato de conferirem oportunidades de mercado a quem os incorporam no seu processo produtivo. O exemplo do contrato de know how Trata-se, neste caso, dos contratos de know how, ou seja, conhecimentos não patenteados cujo acesso e disponibilidade representam uma oportunidade de mercado: Tales elementos integran el llamado "fondo de comercio", tal como el know how. Es Savatier 22 quien al hablar del tema incluye en "fondos de comercio", "los monopolios de derecho o de Hecho". ( ) Nótese que en el fondo de comercio no existe un derecho a la clientela, y sí una oportunidad comercial que se trasforma en derecho por el principio del repudio a la competencia desleal. 21 BARBOSA, Denis Borges. El concepto jurídico de know how. Revista de Derecho Industrial, Buenos Aires, [Nota do original] Este trabajo es la reproducción de una conferencia dada en el curso sobre comercio y tecnología organizado por FINEP - Financiadora de Estudios y Proyectos, de la Secretaria de Planeamiento del Brasil- el 8 de junio de Com base nesse estudo inicial, foi elaborada a dissertação de nosso primeiro mestrado, sob a orientação do Prof. Fabio Konder Comparato, em Veja Know How e Poder Econômico, em 22 [Nota do original] Savatier, La théorie des obligations, Dalloz, 1969, p Rubens Requião, Direito comercial, Saraiva, 1977, p. 2.

10 Qué es el fondo de comercio se torna claro hasta para el lego, cuando se menciona uno de sus elementos usuales: el "punto". Como los contraventores de hoy en día, los médicos ingleses hasta hace poco cedían su clientela a otros colegas, por dinero. Claro está que nadie puede obligar a los enfermos de una región a tratarse con un nuevo médico "cesionario del punto". Lo que se trasfiere, en este cesión, es la ventaja comercial que consiste en no tener competidores cerca. Si apareciera uno es lógico que no hay como expulsarlo; pero si se usare algún artificio desleal para sustraer la clientela del profesional anteriormente instalado, existe protección civil y criminal. De esta manera queda claro el sentido de la definición ya propuesta de know how: "el conjunto de conocimientos técnicos relativamente originales y secretos, o por lo menos escasos, que permiten a quien los detenta una posición privilegiada en el mercado". El contrato de know how, en consecuencia, seria aquel en que "una parte mediante el pago de cierta suma, provee a otra informaciones tecnológicas escasas, de forma que posibilite a ésta una posición privilegiada en el mercado". En suma, lo que se trasfiere, en realidad, no es la tecnología, sino la oportunidad comercial que de ella resulta. Existen algunos problemas doctrinales en cuanto a esta posición, ya que se ha entendido que el fondo de comercio no es fraccionable', pero no ofende a la buena razón definir el contracto de know how, en última instancia, como "cesión parcial del fondo de comercio". 7. El "know how" como oportunidad comercial. La manera con la cual se paga el suministro de estas informaciones ilustra con precisión el objeto real del contrato de know how. En efecto, usualmente el pago es hecho no por una cantidad fija, en solo una o varias veces, v si por un porcentaje sobre las ventas del producto fabricado con ayuda de tales informaciones. Es irrelevante, la mayoría de las veces, la cantidad que se invirtió originariamente acera conseguir la tecnología. Como se vio, la tecnología, aunque sea objeto de contrato, no es su objetivo. La forma de pago de esta forma, considera el valor de la oportunidad comercial comprendida. Además de esto, existe cierto interés por parte del tomador de know how de asociar a proveedor al negocio, pagándole parte de las ganancias. Siendo la tecnología algo fluido, según dice juez inglés, "it is like a fluid in store which can be pumped down several channels" (como un fluido en depósito que puede ser liberado por varios canales), una de las más eficientes garantías de que la transferencia del know how (o de la oportunidad comercial) se hará, es el interés del proveedor en el resultado del proyecto. En todo contrato

11 de know how, con pago de porcentaje sobre las ventas, hay un aspecto de joint venture". Características do contrato de know how que se estendem a outras hipóteses de pactos sobre fundo de comércio O texto recém citado aponta algumas características do contrato de know how que tendem a se repetir em outras modalidades de negócios jurídicos configurados como repasse ou cessão de fundo de comércio. Examinemos aqui dois dos mais importantes aspectos destes acordos: a) Um contrato remunerado através de participação de receita. Como outros contratos versando sobre elementos do fundo de comércio, o de know how é frequentemente remunerado através de running royalties, ou seja, pagamentos periódicos calculados sobre bases variáveis, muitas vezes a receita do produto ou serviço pertinente. Assim, nem o provedor nem o beneficiário assumem integralmente o risco do investimento, e se estimula a cooperação e boa fé entra as partes, num contexto similar ao dos contratos incompletos 23. b) Um contrato que versa sobre elementos mutáveis do fundo de comércio do provedor. Como se vê da citação, uma das razões principais de se pactuar um contrato versando sobre fundo de comércio é o acesso a meios de exercício da atividade empresarial - de natureza dinâmica ("it is like a fluid in store which can be pumped down several channels"). Esse fenômeno pode ocorrer seja pela velocidade da tecnologia, seja pela sazonalidade da demanda, seja enfim por outras razões que configurem clientela mutável ou concorrência cambiante. Assim, esses acordos podem visar não só acesso a meios estáticos (conhecimentos secretos, marcas, etc.), mas à dinamicidade de reação ou de indução do mercado. Do fenômeno jurídico da oportunidade de mercado Segundo entendemos, contratos análogos aos de know how versam essencialmente sobre a utilização ou disponibilidade de elementos da atividade empresarial que encerrem ou potencializem oportunidades de mercado. 23 LESSA, Marcus, Contracting Innovation (June 18, 2009). Available at SSRN: or \do mesmo autor, Contratos de Inovação, in BARBOSA, Denis Borges. Direito da Inovação. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2ª. Edição 2011.

12 A noção de oportunidade de mercado A noção aqui é de meios de exercer a atividade econômica, suscetíveis de conferirem a seu utente um potencial específico de entrar num mercado, de nele manter-se num contexto cambiante, ou de superar outros competidores. Em nosso Tratado da Propriedade Intelectual 24, de 2010, assim notamos: [ 6 ] Organização e oportunidade Os bens da empresa, ou em noção mais estrita e menos correta, do estabelecimento, não são reuniões díspares e ilógicas de coisas e direitos. Como são bens de produção, individualmente, e serão no todo, um universo voltado para a produção, à organização com este fim específico acresce o valor de cada elemento individual. Tal organização é denominada aviamento 25. Por sua vez, este valor do todo dos bens tem um efeito no mercado, dando ao organizador uma posição determinada perante a concorrência, dita oportunidade. Como o exercício do comércio é legal, e a concorrência incentivada no sistema econômico capitalista, esta situação jurídica da sociedade empresária perante o mercado é um direito absoluto, denominado de clientela 26.Como já vimos, tais direitos são voltados indistintamente contra todos, que devem ao titular respeito ao exercício legal do poder. Serão eles direitos, além de absolutos, também exclusivos, apenas nas hipóteses em que o ordenamento jurídico atribuir ao titular o monopólio, a possibilidade de ser o único a exercer um direito de clientela. Know how como oportunidade de mercado Voltemos a nosso exemplo anterior de bem-oportunidade. A qualificação do know how como tal se encontra não só no texto de 1978, mas também em nosso Tratado, de 2010, vol. I., cap. I: 1 [ 6 ] 1.7. Direitos não exclusivos sobre criações tecnológicas: Know how e outros segredos 24 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual - Tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, v. I. (2192p.) 25 J.X Carvalho de Mendonça, Tratado de Direito Comercial Brasileiro, Freitas Bastos, 1959, vol. V. no. 17. Vivante, Trattato di diritto commerciale, 3o. vol., 3a. ed., no Oscar Barreto Filho, ob. cit., p. 169: aviamento é "o resultado de um conjunto de variados fatores pessoais, materiais e imateriais, que conferem a dado estabelecimento in concreto a aptidão de produzir lucros". 26 [Nota do original] Vide abaixo a seção dedicada à análise desse fenômeno pelo direito comercial clássico. Note-se que, contra boa parte da doutrina, consideramos a clientela como um bem da empresa, e não do estabelecimento. Vincular uma posição no mercado ao local goodwill é conservar uma visão estreita, de pequeno comércio, que ignora a complexidade da moderna empresa.

13 O segredo de empresa pode consistir em qualquer fórmula, padrão, mecanismo ou compilação de informação que é usado na atividade empresarial, e que dá ao utilizar uma vantagem sobre os competidores que não o conhecem ou não usam. Tal pode ser uma fórmula para um composto químico, um processo de fabricação, de tratamento, ou de preservação de materiais, um modelo para uma máquina ou outro aparelho, ou então uma lista de fregueses. Este segredo de empresa em sua perspectiva do direito americano, é gênero do qual são espécies o know how, o segredo de fábrica, o segredo comercial, as fórmulas não patenteadas, etc. É um direito de clientela consistente na detenção de uma informação de disponibilidade escassa e útil no negócio. Não se trata de um direito exclusivo, pois não houve concessão pelo Estado de uma patente ou algo do mesmo efeito. (...) Em trabalho anterior já mantivemos a opinião de que o know how é um direito de clientela. O contrato respectivo teria o objeto de ceder a posição privilegiada no mercado, consiste em deter informações úteis para a atividade empresarial, e escassas. Este bem, no entanto, é objeto de poder absoluto não exclusivo. Não há propriedade em relação a ele, mas mera detenção, ou possessio naturalis. A exclusividade, se obtida, seria meramente de fato, resultado de um mercado cuja competitividade informacional (tecnologia, em se tratando de know how) seria relativamente baixa. Embora nossa análise tenha se centrado, nesse caso, naquele bemoportunidade classificado como know how, ele é apenas uma modalidade das situações jurídicas cujo acesso ou controle (exclusivo ou não exclusivo) afetam favoravelmente a capacidade de competição de seu beneficiário. Com efeito, é parte da definição legal europeia de know how exatamente esse valor positivo concorrencial, ou oportunidade, resultante da detenção do conhecimento em questão 27. Só haverá know how, no conceito europeu, se dele resultar uma oportunidade de mercado: que o know how inclua informações que sejam úteis, ou seja, que se possa razoavelmente esperar delas - à data de conclusão do acordo - que sejam capazes de melhorar a posição competitiva do licenciado, por exemplo, ajudando-o a entrar num novo mercado ou concedendo-lhe uma vantagem na concorrência com outros fabricantes ou prestadores de serviços que não têm acesso ao know how secreto que foi licenciado, ou a outro know how secreto comparável; 27 Borges Barbosa, Denis, Technology Contracts in Brazil: The Patent Office Screening Rôle (May 24, 2012). Available at SSRN: or

14 e o todo do know-how ou sua configuração específica e reunião dos seus componentes não sejam geralmente conhecidas nem facilmente acessíveis, de modo que parte do seu valor consiste na vantagem que proporciona à recipiente quando o know how lhe é comunicado 28. Oportunidades de fato e de direito As oportunidades de mercado, de que falamos, podem resultar de uma simples situação de escassez dos meios de exercer a concorrência, como no caso do know how recém descrito, ou de uma proteção jurídica que exclua incondicionalmente certos competidores, como ocorre com marcas registradas, patentes, direitos autorais, etc. Retornando sempre ao Tratado, vol. I, Cap. I: [ 6 ] Direitos exclusivos e não exclusivos de clientela Os direitos de clientela serão exclusivos se o ordenamento jurídico atribuir ao titular o poder jurídico de ser o único a explorar o bem jurídico, objeto do direito de clientela em questão 29. E serão não exclusivos, se a mesma oportunidade de mercado for repartida com os competidores. Esse direito exclusivo de clientela, dito direito de exclusiva, recaindo sobre uma posição no mercado, tem muitas das características de um monopólio. Na maior parte dos casos, a exclusividade recai sobre um 28 European Commission Regulation (EC) No 240/96 of 31 January Article 10 - For purposes of this Regulation: (1) 'know-how` means a body of technical information that is secret, substantial and identified in any appropriate form; (2) 'secret` means that the know-how package as a body or in the precise configuration and assembly of its components is not generally known or easily accessible, so that part of its value consists in the lead which the licensee gains when it is communicated to him; it is not limited to the narrow sense that each individual component of the know-how should be totally unknown or unobtainable outside the licensor's business; (3) 'substantial` means that the know-how includes information which must be useful, i.e. can reasonably be expected at the date of conclusion of the agreement to be capable of improving the competitive position of the licensee, for example by helping him to enter a new market or giving him an advantage in competition with other manufacturers or providers of services who do not have access to the licensed secret know-how or other comparable secret know-how; (4) 'identified` means that the know-how is described or recorded in such a manner as to make it possible to verify that it satisfies the criteria of secrecy and substantiality and to ensure that the licensee is not unduly restricted in his exploitation of his own technology, to be identified the know-how can either be set out in the license agreement or in a separate document or recorded in any other appropriate form at the latest when the know-how is transferred or shortly thereafter, provided that the separate document or other record can be made available if the need arises;, encontrada em visitada em 28/7/ [Nota do original] Que, como veremos, é um bem-oportunidade, um bem intangível caracterizado como uma expectativa razoável de ingressos econômicos.

15 instrumento de ação sobre o mercado, como uma patente ou um registro de cultivar. Em certas circunstâncias, quando há uma exclusividade sobre o mercado ele mesmo (a empresa, e só ela, pode explorar o mercado daquela utilidade, naquele contexto geográfico, com qualquer instrumento disponível) ter-se-á um monopólio stricto sensu. (...) Numa análise sobre a aplicação da doutrina das essential facilities à propriedade intelectual 30, notamos quanto a este ponto: Isso acontece, por exemplo, quando uma empresa tem um conhecimento técnico não patenteado, que não seja livremente acessível; saber fazer um pudim de pão que algum seu concorrente não saiba (embora outros restaurantes tenham o mesmo pudim no cardápio) dá ao que sabe uma oportunidade vantajosa na competição perante o que não sabe fazer o doce, e a possibilidade de pelo menos empatar com os demais, que sabem fazer o mesmo pudim que o primeiro. Não há nesse caso um direito de exclusiva. O que pode haver, conforme a situação fática, é a garantia de um comportamento leal na concorrência. Não posso evitar que o concorrente que não saiba fazer o pudim, um dia aprenda pelo ensaio e erro, e empate comigo na oportunidade de mercado. O que posso impedir é que ele aprenda por um método desleal, por exemplo, subornando meu chef para conseguir a receita do pudim. Não tenho exclusividade, mas tenho uma garantia jurídica de um comportamento conforme ao que espero no mercado. Sempre enfatizamos, além disso, que salvo a existência de direitos exclusivos ou concorrência desleal -, no regime de livre iniciativa e livre concorrência as oportunidades de mercado são livres: (...) num regime de livre iniciativa, oportunidades de mercado não exatamente cobertas pela exclusiva, ou exatamente constipadas pela deslealdade, são de livre utilização 31. O fundo de comércio como o viveiro das oportunidades de mercado Temos nos referido até aqui, e repetidamente, à noção de fundo de comércio. É momento, agora, de defini-la. Voltemos para isso ao Tratado (Vol. I., Cap. I): 30 BARBOSA, Denis Borges, Nota sobre a aplicação da doutrina das essential facilities à Propriedade Intelectual, 31 BARBOSA, Denis Borges, Por uma visão imparcial das perdas e danos em Propriedade Industrial (2008), em

16 [ 6 ] Direito de exclusiva sem propriedade intelectual: fundo de comércio em renovatória O conjunto de todas as coisas e direitos reunidos para a atividade empresarial, somado com a organização destes mesmos elementos com o propósito de produzir coisas ou serviços, é o fundo de comércio. 32 Uma noção constante do Direito Comercial de todos os países, ganhou prevalência nos sistema francês, no qual assumiu o status de propriedade comercial. (...) É a tradição medieval do jus intraturae, que concedia ao artífice o direito de permanecer indefinidamente no imóvel locado ou haver uma indenização ao fim do prazo ajustado, a título de pagamento pela benfeitoria consistente no afluxo de clientela ao ponto comercial. Tal ideia chegou até o direito brasileiro, através do instituto da locação comercial sujeita à renovatória. Em texto mais recente do que o Tratado de , indicamos a importância do foco da análise jurídica do fenômeno relativo às oportunidades de mercado no que se chama fundo de comércio, tomando - no caso o exemplo do que acontece no tocante às marcas: A substância da marca: a proteção do fundo de comércio. O Direito Comercial clássico tem enfrentado os aspectos concorrenciais do Direito através de uma série de categorias do pensamento jurídico, como as de fundo de comércio 34, aviamento 35, clientela 36, ou, genericamente, estabelecimento [Nota do original] Rubens Requião, op. Cit., vol. I, p BARBOSA, Denis Borges, A marca e a regulação em defesa da cultura, da vida, do meio ambiente ou da saúde: quando ocorre desapropriação indireta (2012), Novos Estudos de Propriedade Intelectual, , Ed. IBPI, 2015, 34 [Nota do original] Rubens Requião, Curso de Direito Comercial, 1º volume, 21ª edição, São Paulo, Saraiva, 1993, p. 203/4: "O fundo de comércio ou estabelecimento comercial é o instrumento da atividade do empresário. Com ele o empresário comercial aparelha-se para exercer sua atividade. Forma o fundo de comércio a base física da empresa, constituindo um instrumento da atividade empresarial. O Código italiano o define como o complexo dos bens organizados pelo empresário, para o exercício da empresa". "Complexo de bens, materiais e imateriais, que constituem o instrumento utilizado pelo comerciante para a exploração de determinada atividade mercantil.". Oscar Barreto Filho, Teoria do Estabelecimento Comercial, 2ª edição, São Paulo, Saraiva, 1988, p. 75: 35 [Nota do original] Fran Martins, Curso de Direito Comercial, 8ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 1981, p. 513,: "Também constitui elemento do fundo de comércio a propriedade imaterial, que se caracteriza pelo que se costumou chamar de aviamento e pela freguesia, elemento do aviamento que, pela sua importância na marcha dos negócios do comerciante, tem papel preponderante nos mesmos". 36 [Nota do original] Rubens Requião (ob. cit., p. 205): "O direito sobre o fundo de comércio é, como todas as propriedades incorpóreas, um direito à clientela, que é assegurado por certos elementos de exploração. A clientela não é, como se diz, um elemento do fundo, é o próprio fundo. Essa clientela pode ser conquistada ou retida por elementos diversos: a situação do local, o nome comercial ou a insígnia, a qualidade

17 Em particular, o fundo de comércio a que se refere neste passo é o conjunto de todas as coisas e direitos reunidos para a atividade empresarial, somado com a organização destes mesmos elementos com o propósito de produzir coisas ou serviços 38. Planiol notava que o direito sobre o fundo de comércio, como todas as propriedades incorpóreas, é um direito à clientela. 39 Qual o papel do fundo de comércio quanto à marca? Diz o precedente: "A despeito das incontáveis digressões doutrinárias quanto à opacidade das dimensões refletidas por sua natureza jurídica, há respeitoso consenso quanto à vertente que a classifica [a marca] como um bem móvel, incorpóreo e indiviso, visceralmente ligado a um fundo de comércio. Em razão de habitar na esfera do que Roubier classifica como direito de clientela (in LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. Lei de Propriedade Industrial Comentada. São Paulo: Ed. Lejus, 1999), sua proteção visa evitar o que a jurisprudência europeia intitula concorrência desleal e parasitária, acoimado a possibilidade de terceiros se aproveitarem do esforço imanente à ideia que a marca se relaciona, isto é, um fundo de empresa." Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 1ª Câmara Cível, Des. Mario Guimarães Neto, AC , Julgado em do material ou das mercadorias. Eis porque seguidamente é um ou outro desses elementos que é o elemento do fundo". 37 [Nota do original] Fábio Ulhoa Coelho, Curso de Direito Comercial, volume 1, ed. Saraiva 1999, p. 91 e 92. "Estabelecimento empresarial é o conjunto de bens que o empresário reúne para exploração de sua atividade econômica. Compreende os bens indispensáveis ou úteis ao desenvolvimento da empresa, como as mercadorias em estoque, máquinas, veículos, marca e outros sinais distintivos, tecnologia etc.. 38 [Nota do original] Rubens Requião, op. Cit., vol. I, p [Nota do original] Apud Rubens Requião, op. Cit., vol. I, p Subscrevendo aqui a posição de Planiol e Roubier, cumpre porém notar sempre a crítica de Ascarelli: "Questo affetto della disciplina della concorrenza non deve indurre però a ravvisare nella disciplina della concorrenza la sanzione di un diritto sulla clientela. Non è già che la disciplina della concorrenza (come torneremo ad illustrare analiticamente nei confronti dei vari istituti) sancisco un diritto sulla clientela come oggetto di diritto assoluto e nemmeno un diritto, come a volte si dice, alla clientela. Gli è, all'inverso, che proprio la inesistenza di una tutela di avviamento e clientela (che come tali, e proprio dato il loro rilievo economico, non possono essere oggetto di diritti assoluti) impone poi in determinate ipotesi (ciascuna delle quali riposerà dunque su una propria giustificazione) una tutela delle probabilità di guadagno del soggetto. Questa tutela avrà come affetto bensì una tutela della clientela, ma quale conseguenza della tutela concessa nei confronti di determinati fattori di clientela - l'astensione dall'esercizio di un'attività di un soggetto determinato; l'assenza di pratiche sleali; la disciplina tra concorrenti di determinate modalità dell'attività; l'esclusiva sull'utilizzazione di determinate creazioni intellettuali - e nei soli limiti pertanto nei quali la clientela stessa è in funzione di detti fattori, escludendo invece la costituzione di monopoli privati. Ché invero non solo la clientela come tale non costituisce un bene che possa essere oggetto di diritto assoluto, e nemmeno un bene immateriale, ma una sua tutela assoluta, precludendo la concorrenza nell'ambito della stessa attività, si risolverebbe in monopolio privato; è perciò inammissibile, appunto perché in contrasto col principio della libertà di concorrenza, libertà che sarebbe preclusa qualora la clientela (sempre e necessariamente pregiudicata da una attività concorrenziale) fosse tutelata in via assoluta" in ASCARELLI, Tullio. Teoria della concorrenza e dei Beni immateriali. Editore Dott A. Giuffré, Milano, 1960, p. 40.

18 E descreve a tese doutoral de Gusmão: É necessário que a utilização da marca para produzir um determinado resultado para ser protegida, e este resultado é captação da clientela. Tal captação é de fato o valor moral e econômico que o direito se propõe a proteger. Em todas as decisões judiciais que reconheceram proteção para marcas de uso, encontramos uma base comum: evitar a confusão do cliente (ou consumidor) quanto aos produtos. O que é para ser evitado, em última análise, é que a clientela tome um produto pelo outro. No entanto, o propósito da repressão da concorrência desleal não é de defesa do consumidor, mas sim a proteção dos comerciantes de boa fé, e de um mercado saudável e honesto. Assim, para que uma confusão ou um risco de confusão seja determinado, a junção dos clientes em torno da marca é um dado necessário. Na verdade, não existe qualquer confusão, embora seja na presença de marcas idênticas, se qualquer uma destas marcas não é conhecida para a clientela, e não motiva a sua preferência. Faltaria na hipótese o ator principal da confusão ou engano: a clientela 40. A marca nasce e vive em função do seu fundo de comércio. A dimensão da proteção jurídica da marca se afeiçoa ao fundo de comércio no qual ela se insere. Dissemos no Cap. X de nosso Tratado: [ 7 ] (B) O exercício da função presume efetividade de uso O que é peculiar neste campo do direito, porém, é que na proporção em que se exerce o fundo de comércio eficientemente, o mesmo respeito pelo consumidor e pela boa fé e eficiência do empreendimento a proteção se ajusta à realidade do que é marca na economia e na sociedade. O espaço de proteção à marca muda no tempo, em atenção ao fundo de comércio que ele protege. Assim notamos em prefácio a obra alheia 41 : 40 [Nota do original] «Il faut en effet que l'usage de la marque produise un certain résultat pour être protégeable, et ce résultat se traduit par le ralliement de la clientèle. Le ralliement de la clientèle constitue effectivement la valeur économique et morale que l'on vise à protéger par le droit. Dans toutes les décisions de jurisprudence qui ont reconnu une protection aux marques d'usage, l'on trouve un fonde ment commun : celui d'éviter la confusion des produits de la part de la clientèle (ou du consommateur). Ce que l'on veut éviter, en définitive, est que la clientèle prenne un produit pour un autre. Or, le but de la répression par la concurrence déloyale n'est pas celui de la protection du consommateur, mais celui de la protection des commerçants de bonne foi, et d'un marché sain et honnête. Ainsi, pour qu'une confusion ou une possibilité de confusion soit établie, le ralliement de la clientèle autour de la marque est un fait supposé. En effet, il n'y a pas de confusion possible, même si l'on est en présence de marques identiques, si l'une de ces marques n'est pas connue de la clientèle, et ne motive pas la préférence de celle ci. Manquerait alors l'acteur principal de la confusion ou tromperie : la clientèle. GUSMÃO, José Roberto. L'Acquisition du Droit sur la Marque au Brésil. Paris : Librairies Techniques, 1996, p [Nota do original] BARBOSA, Denis Borges, prefácio a COPETTI, Michelle, Afinidade entre Marcas: Uma questão de Direito, Lumen Juris, 2010.

19 A extensão jurídica do exclusivo marcário não é estática e prefixada, como ocorre com a equação das patentes, cujo alcance é determinado ao momento da expedição pelo entre jogo do exposto e do reivindicado. Pelo contrário, o poder de exclusão de uma marca cresce (e decresce) no tempo em função de seu conhecimento público, e da eficácia ou não do investimento em criar uma imagem-de-marca dotada de unicidade. Com isso, cresce a penumbra de proteção em torno do alcance inicialmente deferido, como aplicado pelos tribunais e eventualmente como complementado pela declaração de alto renome ou pela generificação. A distintividade absoluta é um requisito de proteção contra a usurpação do domínio público uma distância mínima perante o que é da sociedade -, enquanto a novidade relativa atua na proteção em face de direitos singulares de terceiros. Na verdade, e isso é notável, a dimensão da distintividade marca a extensão inicial da exclusiva. Uma marca tem um espaço de exclusão inicialmente medido pela sua distintividade em face ao domínio público; e esse é um efeito jurídico, e não meramente econômico como ocorre com uma patente que, mesmo nos limites do reivindicado, é hábil a produzir retornos excepcionais. A marca é um animal vivo. Assim, uma vez que o registro seja utilizado, tornando exclusiva a marca e permitindo a fidelização de uma clientela, nasce o fundo de comércio e com ele o elemento patrimonial que caracteriza a propriedade que no dizer curioso de Pontes de Miranda a Constituição promete ao titular. A efetividade na captação de uma clientela como pressuposto do fundo de comércio Enfatizamos anteriormente que a oportunidade de mercado representa um potencial, e não uma realização efetiva de captação e manutenção de clientela 42. Mas o fundo de comércio, mesmo ao coletar e sistematizar oportunidades (junto com capital, organização, contratos, pessoas, etc.), ele se define pela efetiva captação, ou oportunidade realizada 43. Ou seja, uma vez que se comprove que o potencial de mercado de uma patente, marca, etc., tem efetivamente condições de captar e manter um 42 Em particular, vide Paul Roubier, Le Droit de la Proprieté Industrielle, Sirey, Paris, 1952, p. 435, e Tulio Ascarelli, Teoria della Concorrenza e dei beni Immateriali, 3a. Ed. Giuffrè, 1960, p. 233 que vêem na imaterialidade de tais direitos apenas a eventualidade dos direitos de clientela, ou (no dizer de Ascarelli), a expectativa razoável de réditos futuros. 43 Na tradição aristotélica, pela enteléquia, ou potencial que resulta em ato.

20 conjunto previsível de público, o fundo de comércio se configura quando e se há uma expectativa razoável de receita provinda dessa atividade 44. Ainda no Tratado, vol. I, Cap. I, descrevemos exatamente esse elemento necessário da constituição do fundo de comércio: a captação efetiva de uma clientela, ou, na expressão francesa citada por Gusmão, o ralliement de la clientèle: [ 4 ] 5.4. (B) Da construção de uma clientela (...) A condição da proteção de uma marca não registrada é que ela tenha constituído um valor concorrencial, ou seja, que haja alguma coisa a tutelar no espaço da concorrência leal. Aqui também, como tanto notamos no tocante ao conteúdo das marcas registradas, o alcance de proteção é mutável de acordo com o tempo e o contexto: toda marca, e a não registrada disso não diverge, tem uma penumbra variável. Leite, creme e rosas são designativos comuns, mas a marca "Leite de Rosas" adquiriu notoriedade e há muito se consolidou no mercado brasileiro, de modo a nomear não qualquer produto, mas aquele específico comercializado pela recorrente. Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Min. Sidnei Beneti, RESP , DJ Assim, a noção de aquisição de clientela, ou de criação de fundo de comércio, como requisito de proteção de uma marca não registrada, é a feição de eficácia correlativa à efetividade do uso. Não só se usou a marca em suas funções próprias, mas esse uso resultou em um valor concorrencial tutelável. Imaginemos um produto ou serviço, para cuja demanda fosse indiferente a indicação de origem. O enorme investimento em publicidade, distribuição de amostras, esforço do empreendedor, que não tivesse fixado uma demanda do produto ou do serviço em torno do respectivo signo distintivo, careceria de substância econômica. A marca, ainda que digna de tanto investimento, não se constituiria no núcleo de potencialização das oportunidades de mercado não haveria o que tutelar. O elemento discreto do fundo de comércio: o bem-oportunidade Assim é que, com suporte em doutrina respeitável, apontamos para um estatuto jurídico para o objeto oportunidade de mercado. No nosso mesmo Tratado, mais adiante, apontamos para o fato de que esse objeto pode aceder a um item específico do fundo de comércio do agente empresarial: 44 Vivante, Trattato di diritto commerciale, 3o. vol., 3a. ed., no. 840.