XXV Curso de Treinamento Profissional em Propriedade Industrial

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Aurora Regueira Branco
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1 XXV Curso de Treinamento Profissional em Propriedade Industrial Nível Básico Módulo 3 Flavia Mansur Murad Schaal Coordenação: Adv. Marcello do Nascimento Adv. Alexandre Fukuda Yamashita

2 A Marca no contexto econômico A marca é um dos ativos mais importantes para as empresas, mais até que seus ativos tangíveis, as estruturas físicas, os processos e as pessoas que as integram. A marca se presta a uma função fundamental na vida econômica. Vemos, há muitas décadas, as marcas (e também as patentes e desenhos industriais) ultrapassarem o patrimônio tangível de uma empresa. As marcas são instrumentos muito poderosos de atração de clientela e formação de valores e, também, de desenvolvimento da concorrência.

3 MERCEDES-BENZ MOTOROLA

4 A Marca no contexto econômico Hoje as marcas ocupam um lugar importante na vida quotidiana. Elas penetram no inconsciente do consumidor de uma maneira emocional e viva. Elas são capazes de influenciar, trazer lembranças e levar um valor afetivo. Por um lado, a marca pode provocar associações com momentos especiais: as experiências e as emoções de cada um bilhões de dólares anualmente são gastos em vendas de produtos licenciados.

5 ALTO RENOME MARCA VIVA, QUE PULSA NO MERCADO

6 Cód. de PI de 1971 Nova Lei de PI 9279/96 Resoluções 110/04 e 121/05 do INPI Resolução 107/13 Procedimento especial para a marca notória Exame rígido e temporário autônomo Adoção do termo marca de alto renome Legislação simplificada contida no artigo 125 Retorno ao exame especial e obrigatório, sistema incidental em PAN e Oposição. Retorno ao exame especial e autônomo Elevação das taxas. Início da polêmica

7 O artigo 125 da LPI assim determina: À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

8 Não se admitiria, por exemplo, um pedido de registro para INTEL, designando pneus ou SKOL designando cosméticos, ainda que os respectivos titulares não tenham registros ou pedidos de registro em tais classes. Pela sua condutividade, as marcas de alto renome atraem o consumidor onde quer que figurem, e tal status confere uma posição de exclusividade em todos os ramos de atividade.

9 Efeito Principal de uma marca de alto renome protegida por lei: AUMENTO DA ESFERA DE PROTEÇÃO, MAIOR VALOR AGREGADO Como Aferir: a forma mais eficaz é geralmente por meio de uma pesquisa de opinião, para que se considere o grau de conhecimento pelo público e o território onde se dá o conhecimento.

11 Algumas marcas todavia extrapolaram seus ramos de atividades, explorando-as em vários ramos... CATERPILLAR, entre tratores e botas, relógios, brinquedos...

12 Nova resolução do INPI: 107/2013 em vigor a partir de março de Requerimento autônomo eliminada a via incidental das Resoluções 110 e Tempo de anotação passa a ser de 10 anos. - Destaque à importância da pesquisa de mercado como meio hábil para fundamentar o conhecimento da marca. - Oposições e PANs fundamentados no alto renome apenas indicam o processo autônomo requerido não estão sujeitos a retribuições específicas. - Os pedidos serão analisados na ordem de entrada de seus requerimentos. - Impugnação ao alto renome é realizada por petição específica junto ao processo autônomo artigo 10 da Res. 107/2013.

13 Nova resolução do INPI: 107/2013 em vigor a partir de março de Essencial que a marca seja registrada no momento do requerimento pedidos não serão elegíveis para tais procedimentos. - Extinto o registro, extingue-se também a anotação de alto renome PONTO DE ATENÇÃO! - Findo o prazo de vigência do alto renome reconhecido pela resolução antiga (método incidental), novo requerimento deverá ser realizado a partir do último ano de vigência. - Caso o registro base do alto renome esteja sendo atacado por PAN, o requerimento de alto renome fica sobrestado até que se decida a situação definitivamente. - Valor de taxas exorbitantes: R$ 40 mil.

14 Antiga Resolução Exemplos já apreciados e julgados pelo INPI ao longo de alguns anos (lista não exaustiva): -Hollywood - Natura - Perdigão -Pirelli - Moça - Itapemirim -McDonald s - Aymoré - Toyota -Cica - Visa - Lacta -3M - Ninho - Rolex -Kibon - Fiat - Skol

15 Antiga Resolução Exemplos já apreciados e julgados pelo INPI ao longo de alguns anos (lista não exaustiva): PIRELLI x Mc. DONALD s x

16 Uma de nossas maiores marcas em exemplo de sucesso de licenciamento:

17 Também encontram obstáculos em suas melhores estratégias:

18 Regra geral no Brasil: first to file, e não first to use. Ou seja, o direito é de quem primeiro protocola o pedido de registro (exceção do uso de boa-fé). E se uma marca é famosa e não tem registro, ou nem ao menos pedido de registro no Brasil? Mecanismo de proteção contra a usurpação deve vir desde o nascedouro.

19 MARCAS NOTORIAMENTE CONHECIDAS - Grau de conhecimento da marca, onde se pretende registrar (exceção ao princípio da territorialidade). - Conhecimento por seu público consumidor específico - Marcas estrangeiras, pela CUP, são protegidas no Brasil independentemente de registro

20 Extensão da proteção somente para produtos ou serviços idênticos ou similares Reconhecimento mesmo em casos de produtos e serviços não idênticos. Ex: TUBORG, nº , identificando artigos do vestuário, indeferida pela TUBORG da Carlsberg (para cervejas). Fim maior: repressão à concorrência desleal, associação indevida, desvio de clientela.

21 6 bis da CUP Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado, e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

22 Artigo 126 da LPI A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividades nos temos do art. 6º bis (I), da Convenção de Paris para a proteção da propriedade Industrial, goza de proteção especial, independente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. 1º - A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço; 2º - O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

23 Artigo 16.2 do TRIPS O disposto no artigo 6 bis da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, mutatis mutandis, a serviços. Ao determinar se uma marca é notoriamente conhecida, os Membros levarão em consideração o conhecimento da marca do setor pertinente do público, inclusive o conhecimento que tenha sido obtido naquele Membro como resultado da promoção da marca.

24 Artigo 16.3 do TRIPS O disposto no art. 6 bis da Concenção de Paris (1967) aplicar-se-á, mutatis mutandis, aos bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada.

25 Exemplos práticos

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