Conheço dos recursos, uma vez que presentes seus pressupostos legais.

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1 Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial Nº CNJ : ( ) RELATOR : Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ APELANTE : AMITAF COSMÉTICOS LTDA. E OUTRO ADVOGADO : ASTYR GONZALES JUNIOR E OUTRO APELADO : L'OREAL, SOCIEDADE EMPRESÁRIA FRANCESA ADVOGADO : ANTONELLA CARMINATTI ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro ( ) V O T O Conheço dos recursos, uma vez que presentes seus pressupostos legais. Trata-se de apelações de sentença que julgou procedente o pedido da L ORÉAL, decretando a nulidade do registro nº para a marca INCELL, na classe NCL(8)03, de propriedade de AMITAF COSMETICOS LTDA., bem como determinando a abstenção do seu uso. A autora, ora apelada, depositou a marca INCELL, em Paris, em 31/07/2003, cujo registro foi concedido em 05/09/2003 (fls. 44 e 47). A partir de fevereiro de 2005, iniciou a comercialização no Brasil das tinturas para cabelo MAJIREL INCELL, conforme comprovam as notas fiscais (fls. 51/71), bem como as matérias jornalísticas (fls. 72/75 e 82) trazidas aos autos. Por sua vez, a ré, ora apelante, depositou no INPI, a marca ICELL, em 11/05/1993, registro nº , e a marca INCELL, em 19/09/2005, registro nº , concedido em 19/07/2011, para a mesma classe de cosméticos (fls. 269/271). Como é cediço, a marca apresenta-se como sinal visual apto a estabelecer distinção entre produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais. Sua função primordial é identificar uma empresa ou um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado. Visa, ainda, a orientar o consumidor sobre a procedência de determinado produto ou serviço, bem como indicar sua qualidade e eficiência. Portanto, dentre os requisitos exigidos para o registro da marca destacam-se a sua distintividade e disponibilidade. Dessa forma, o sinal através do qual a marca se apresenta deve ser diverso dos demais existentes em uso ou sob registro de outra empresa pertencente ao mesmo gênero de atividade ou fim, justamente para o consumidor não incorrer em erro, atentando-se para o fato de que os objetivos principais do legislador são a proteção do consumidor e do empresário titular da marca anterior, de modo a livrá-lo da concorrência desleal. Em primeiro lugar, importa consignar que não há nos autos comprovação de efetiva utilização da marca ICELL, depositada em 11/05/1993 (registro nº ), de titularidade da ré, de modo a configurar precedência em relação à marca INCELL da autora registrada em Paris. Por outro lado, apesar de a empresa ré ter depositado a marca que se pretende anular em 19/09/2005, mais de 6 meses após a autora ter iniciado a comercialização de seus produtos no 1 Fls 390

2 Brasil, não é de se aplicar o direito de precedência disposto no art. 129, 1º, da Lei nº 9.279/96, porquanto ela não apresentou impugnação ao registro da ré. Fls 391 A jurisprudência está cristalizada no sentido de que o pré-utente de boa-fé pode se valer do direito de precedência a que alude o art. 129, 1º, da Lei nº 9.279/96 tão-somente até a data da concessão do registro marcário. Como o direito de precedência não foi exercido durante a tramitação do processo concessório do registro na esfera administrativa, eis que não houve qualquer impugnação, ocorreu a preclusão para se tentar anular a marca registrada, depois, sob esse fundamento. Do igual modo, tal como explanado na sentença recorrida, a notoriedade disciplinada no art. 126 da LPI constata-se em relação à marca L ORÉAL, e não ao signo INCELL. Vejamos: Vários são os critérios que podem ser utilizados para definir a notoriedade de uma marca. Na Recomendação Conjunta Relativa a Disposições sobre a Proteção de Marcas Notórias adotada pelas Assembleias da CUP e da OMPI em 1999, disponível no endereço eletrônico são sugeridos vários deles, tais como: o grau de conhecimento ou de reconhecimento da marca no setor pertinente do público; a duração, extensão e área geográfica de qualquer uso da marca; a duração, extensão e área geográfica de qualquer promoção da marca, incluindo anúncios ou publicidade, bem como a apresentação, em feiras ou exposições, dos bens e/ou serviços para os quais a marca se aplica; a duração e área geográfica de quaisquer registros, e/ou eventuais pedidos de registro da marca, na medida em que refletem o uso ou o reconhecimento da marca; o registro de sucesso na aplicação dos direitos da marca, em especial, na medida em que a marca foi reconhecida como bem conhecida pelas autoridades competentes; o valor associado à marca. (...) Entendo que os elementos apresentados não são suficientes à caracterização da notoriedade da marca INCELL, sequer em território estrangeiro, muito menos no Brasil, devendo ser observado que o ranking de marcas acostado às fls.149/153 demonstra ser valiosa a marca L ORÉAL, e não a marca INCELL, objeto da presente ação. Não há qualquer evidência que esta marca específica fosse reconhecida como notória, não podendo, por tal razão, ser aplicado o disposto no art.126 da LPI. No entanto, o art. 124, XXIII, da Lei de Propriedade Industrial ampara a pretensão autoral. Necessário esclarecer que a norma visa justamente à proteção de marca não registrada no País, da qual o requerente não poderia alegar desconhecimento em razão de sua atividade, e que se destina a assinalar serviços do mesmo ramo de negócio, podendo, assim, causar confusão ou associação indevida por parte do público consumidor. 2

3 Fls 392 A mens legis do supracitado dispositivo é a repressão de situações de fraude em registros marcários que não dependam de provas de notoriedade conclusivas, diante da dificuldade, ou até mesmo da impossibilidade de sua obtenção. Trata-se de norma isolada que excepciona o sistema atributivo de proteção às marcas, adotado no Brasil, uma vez que se destina a assegurar marca alheia ainda não registrada no País, pois, em caso contrário, a norma impeditiva a ser aplicada seria a descrita no inciso XIX, do mesmo artigo 124. No dispositivo em apreço, o legislador partiu do raciocínio de que um empresário de determinado segmento de mercado não poderia, de forma razoável, desconhecer a existência de marcas ligadas ao referido segmento, sobretudo diante da velocidade com que as informações trafegam pelos meios de comunicação atuais, notadamente com o advento da internet, que virtualmente derrubou todas as fronteiras continentais. Constata-se que estão presentes, na hipótese, os elementos descritos no art. 124, XXIII, da LPI, eis que a marca INCELL da L ORÉAL, empresa internacionalmente reconhecida no ramo de cosméticos, foi registrada na França e comercializada no Brasil antes do pedido de registro da marca INCELL da ré, que, por pertencer ao mesmo segmento mercadológico, não poderia desconhecê-la. Vale transcrever o trecho da sentença recorrida que aborda o ponto em análise: Pois bem. Analisando detidamente a prova dos autos, entendo que todos os requisitos exigidos, segundo as Diretrizes de Análise de Marcas do INPI, para a aplicação do dispositivo do inciso XXIII do art.124 da LPI estão presentes no caso. Senão, vejamos. O titular da marca não registrada para a qual é reivindicada proteção é empresa constituída e sediada na França, país signatário da Convenção da União de Paris, e no qual a demandante comprovou, ainda, ser titular de registro para a marca INCELL, desde o ano de 2003, mediante documentos acostados às fls. 44/49. É evidente a identidade entre os signos em questão, pois a marca da autora é integralmente reproduzida na marca da empresa ré, eis que idênticas - INCELL. É possível afirmar, portanto, que a marca objeto do registro impugnado reproduz a marca da autora. (...) Desta forma, reputa-se evidente a concorrência entre os signos em questão, já que ambos se referem ao mesmo segmento mercadológico, qual seja o de cosméticos. Ressalte-se que os documentos de fls.44/49 demonstram que a autora é titular da marca INCELL na sede de seu país, cujo pedido de registro foi depositado em 31/07/2003, na classe internacional NCL 03, a qual inclui produtos de cosméticos. A autora comprovou, ainda, que seus produtos identificados com a marca INCELL, apesar de não ser considerada como notoriamente conhecida, como já visto acima, estavam disponibilizados no mercado brasileiro desde o início do ano de 2005, como demonstram os documentos de fls. 51/75, 3

4 tendo até sido solicitada, em 15/02/2005, na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), alteração de informações constantes no rótulo de seu produto MAJIREL INCELL (fls.84/86). Tais datas, supramencionadas, são anteriores à data do depósito do registro para a marca INCELL da empresa ré, também na classe internacional NCL 03, ocorrido em 19/09/2005. Acresça-se que, embora haja o registro para a marca ICELL, cujo pedido foi depositado em 11/05/1993, na classe 03:20, a empresa ré passou a ser titular do mesmo somente em 10/07/2007, posteriormente à data de prioridade do registro para a marca INCELL, não tendo tal empresa sequer demonstrado que aquela marca ICELL vinha sendo devidamente utilizada no ramo de cosméticos antes do uso da marca da autora perante o mercado brasileiro. E, em tratando de empresas que exercem atividade econômica no mesmíssimo segmento mercadológico, entendo restar evidente que a empresa ré, no ato do depósito da marca INCELL, em 19/09/2005, não poderia, em razão de sua atividade empresarial, desconhecer a existência da marca da autora, principalmente pelo fato de esta ter comprovado a comercialização de seus produtos no Brasil, identificados pela marca INCELL, desde o início do ano de 2005, ressaltando-se o fato de que as empresas importadoras dos produtos da demandante no Brasil exercem suas atividades econômicas (fls. 51 e 85) no mesmo estado em que atua a empresa ré, qual seja Rio de Janeiro. Por fim, a empresa autora efetuou, junto ao INPI, o depósito do pedido de registro da marca INCELL, antes mesmo da impugnação ao registro da empresa ré, estando cumprido o último requisito. Em conclusão, trata-se de nítida hipótese de reprodução total de marca não registrada, que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular é constituído e sediado em país signatário da CUP, e destinada a distinguir produto idêntico ou semelhante, sendo inafastável a confusão ou associação com aquela marca alheia, pelo que merece ser julgada procedente a pretensão autoral, com a decretação da nulidade do registro nº , de titularidade da empresa ré. Logo, por incidir a vedação do art. 124, XXIII, da Lei nº 9.279/96, e considerando que a marca da apelante é gráfica e foneticamente idêntica à marca registrada anteriormente pela apelada, em Paris, o registro de titularidade da ré não poderia ter sido concedido, devendo ser decretada sua nulidade. Ante o exposto, nego provimento às apelações. É como voto. Rio de Janeiro, 16 de março de Fls 393

5 Fls 394 ANTONIO IVAN ATHIÉ Desembargador Federal Relator 5