E M E N T A. V Agravo de instrumento a que se nega provimento.

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1 Agravo de Instrumento - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial Nº CNJ : ( ) RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER AGRAVANTE : LF2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ADVOGADO : CESAR PEDUTI FILHO E OUTRO AGRAVADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTROS ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro ( ) E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE REGISTROS PARA OXER E OX.>. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. FUMUS BONI IURIS NÃO CONFIGURADO. SIGNOS DISTINTOS NO ASPECTO GRÁFICO. PERICULUM IN MORA AUSENTE. MARCAS QUE CONVIVEM PACIFICAMENTE HÁ QUASE DOIS ANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A agravante pretende a suspensão dos efeitos de registros para as marcas mistas OXER (registros , , e ) e OX.> ( ), bem como a determinação de que a 2ª agravada (SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA.) se abstenha de fazer uso das referidas expressões como marca. Para tanto, aduz possuir a marca anterior OXXY, em modalidade mista e nominativa, para assinalar o mesmo segmento de artigos esportivos. II O art. 300 do CPC/2015 dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). III Ausência do fumus boni iuris. Embora as marcas em conflito OXXY (anterior) e OXER e OX.> (impugnadas) assinalem produtos inseridos em um mesmo mercado de artigos esportivos, ao menos em cognição sumária, entendo que há suficiente distinção no aspecto figurativo de maneira a elidir a possibilidade de confusão por parte do público consumidor. IV Periculum in mora não configurado. Os fatos alegados pela agravante risco de confusão e desvio de clientela constituem consequências hipotéticas da violação de direitos marcários e não demonstram a atualidade e concretude necessárias para a configuração do periculum in mora. Deve-se ressaltar também que as marcas em litígio convivem no mesmo mercado há quase dois anos, vez que o registro impugnado mais antigo foi depositado em e concedido em , ao passo em que a demanda originária foi proposta apenas em V Agravo de instrumento a que se nega provimento. 1

2 A C O R D Ã O Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, DECIDE a Segunda Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto, constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de SIMONE SCHREIBER DESEMBARGADORA FEDERAL RELATORA 2

3 Agravo de Instrumento - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial Nº CNJ : ( ) RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER AGRAVANTE : LF2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ADVOGADO : CESAR PEDUTI FILHO E OUTRO AGRAVADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTROS ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro ( ) R E L A T Ó R I O Trata-se de agravo de instrumento (fls. 1/21) interposto por LF2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME, com requerimento de antecipação de tutela recursal, em face de decisão (cópia em fls. 73/74) que indeferiu o requerimento de antecipação de tutela que buscava (i) a suspensão dos efeitos dos registros , , e , todos referentes à marca OXER ; (ii) a intimação para que o INPI analisasse e indeferisse o pedido de registro , referente à marca OX.> ; e (iii) a determinação para que a 2ª agravada (SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA.) se abstivesse de fazer uso das referidas expressões como marca. A agravante informa ser empresa criada em 2002, tradicionalmente conhecida por desenvolver atividades de industrialização de peças, partes e acessórios para bicicletas, motocicletas e peças e partes de alumínio em geral, confecção de artigos de vestuário esportivos, ainda o comércio de autopeças, equipamentos náuticos, materiais esportivos e móveis. Nesse contexto, afirma ser titular de dois registros para a marca OXXY, um na forma mista ( ) e outro na forma nominativa ( ), depositados respectivamente em e , nas classes NCL(8)12 [1] e NCL(9)12 [2]. Sustenta que a 2ª agravada seria titular de quatro registros para a marca mista OXER ( , , e ) e um pedido de registro para a marca mista OX.> ( ), todos na classe NCL(9)12, para especificar o mesmo segmento de mercado no qual a agravante atua. Em razão disso, afirma que haveria risco de confusão pelo consumidor, na medida em que, para além da já citada coincidência mercadológica, haveria colidência fonética e nominativa pelo uso do radical OX. Como demonstrativo do risco de confusão, informa que, ao depositar pedido de registro para a marca OXXY NUTRY SUPLEMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS, a própria 2ª agravada teria oferecido oposição. No tocante ao periculum in mora, argumenta que a manutenção dos registros da 2ª agravada importaria em confusão entre as marcas e desvio de clientela. Em fls. 86/89, indeferi o requerimento de antecipação de tutela recursal. Embargos de declaração opostos pela agravante em fls. 98/109 e rejeitados em fls. 221/223. 1

4 Contrarrazões do INPI em fls. 110/111. Contrarrazões de SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA. em fls. 144/169. Em fl. 211, o MPF informa não ser hipótese de sua atuação. É o relatório. Peço dia. Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de SIMONE SCHREIBER DESEMBARGADORA FEDERAL RELATORA [1] Para especificar peças e partes de bicicletas e motocicletas incluídas nesta classe. [2] Para especificar câmaras de ar para bicicletas, triciclos, etc;correntes de bicicletas, triciclos, etc;quadros de bicicletas [chassi];bombas de bicicletas, triciclos, etc;cestas adaptadas para bicicletas, triciclos, etc;engrenagens para bicicletas, triciclos, etc;freios de bicicleta, triciclo, etc;selins de bicicleta;cestas para bicicletas, triciclos, etc;freios de bicicleta;aros de roda de bicicletas, triciclos, etc;selins para motocicletas, bicicletas, triciclos, etc;campainhas para bicicletas, triciclos, etc;coberturas de selim para bicicletas ou motocicletas;estribos de bicicletas, triciclos, etc;aros de roda de bicicleta;campainhas para bicicleta, triciclo, etc;eixos de bicicleta, triciclo, etc;guidões de bicicleta;correntes de bicicletas;guidões de bicicletas, triciclos, etc;bombas de bicicleta;carros para bicicleta, triciclo, etc;estribos para bicicleta, triciclo, etc. partes e peças de bicicletas e motocicletas inclusas nesta classe. 2

5 Agravo de Instrumento - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial Nº CNJ : ( ) RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER AGRAVANTE : LF2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ADVOGADO : CESAR PEDUTI FILHO E OUTRO AGRAVADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTROS ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro ( ) V O T O Como relatado, a agravante pretende a suspensão dos efeitos de registros para as marcas OXER (registros , , e ) e OX.> ( ), bem como a determinação de que a 2ª agravada (SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA.) se abstenha de fazer uso das referidas expressões como marca. Para tanto, aduz possuir a marca anterior OXXY, em modalidade mista e nominativa, para assinalar o mesmo segmento de artigos esportivos. Ocorre que o art. 300 [1] do CPC/2015 dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Tais requisitos não estão presentes no caso concreto. Com efeito, como bem entendeu o INPI, embora as marcas em conflito OXXY (anterior) e OXER e OX.> (impugnadas) assinalem produtos inseridos em um mesmo mercado de artigos esportivos, ao menos em cognição sumária, entendo que há suficiente distinção no aspecto figurativo de maneira a elidir a possibilidade de confusão por parte do público consumidor. Nesse sentido, confira-se trecho da manifestação do INPI: Em relação às expressões OXXY e OXER, estas são fantasiosas, sem apresentar um significado próprio, deste modo, a análise de colidência recai primordialmente sobre a grafia e a fonética das referidas expressões. No aspecto fonético, a distância entre as expressões é de fácil percepção, o consumidor médio dos produtos que as marcas visam distinguir não as confundiria foneticamente. (...) No aspecto gráfico, em que pese ambas expressões sejam grafadas com 04 (quatro) letras, essas apresentam silabas finais completamente distintas, sendo somente reproduzidas as 02 (duas) letras iniciais OX. Essa reprodução, todavia, não é passível de representar colidência das expressões, haja vista já existirem e conviverem no mesmo segmento ou em segmento afim número considerável de conjuntos marcários cujo elemento nominativo se inicia com OX, conforme busca realizada. 1

6 (fls. 122). E as marcas em conflito: Além disso, verifico que os fatos alegados pela agravante risco de confusão e desvio de clientela constituem consequências hipotéticas da violação de direitos marcários e não demonstram a atualidade e concretude necessárias para a configuração do periculum in mora. Nesse contexto, deve-se ressaltar também que as marcas em litígio convivem no mesmo mercado há quase dois anos, vez que o registro impugnado mais antigo foi depositado em e concedido em , ao passo em que a demanda originária foi proposta apenas em Essa conclusão é apenas reforçada pelo argumento, trazido pela agravante, de que o convívio apenas ocorreu pelo desconhecimento e não por permissão (fl. 108), vez que apenas a convivência pacífica entre os signos e a ausência de prejuízos concretos poderiam possibilitar o desconhecimento das marcas impugnadas por intervalo temporal próximo a dois anos. Dessa forma, não verifico presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. supra. Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação É como voto. SIMONE SCHREIBER DESEMBARGADORA FEDERAL RELATORA 2

7 [1] Art A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3