Resolución Nº RJ (2009/ ). Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Tercera Sala. Magistrado Ponente: Vasco Della Giustina.

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1 Resolución Nº RJ (2009/ ). Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Tercera Sala. Magistrado Ponente: Vasco Della Giustina. Brasília (DF), 03 de maio de 2011(Data do Julgamento). NAHYANA VIOTT BIOTECNOLOGIA E SUAS ESPECIALIDADES E OUTRO(S) - "AMICUS CURIAE" EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE PIPELINE. PRAZO DE VALIDADE. CONTAGEM. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DEPÓSITO NO EXTERIOR. OCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DO PEDIDO. IRRELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E SISTEMÁTICA DE NORMAS. TRATADOS INTERNACIONAIS (TRIPS E CUP). PATENTE CORRESPONDENTE NO EXTERIOR. CONCESSÃO SOB O REGIME NORTE-AMERICANO DE CONTINUAÇÕES (CONTINUATION, DIVISIONAL OU CONTINUATION-IN-PART). PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS PATENTES. SOBERANIA NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O julgamento do recurso especial conforme o art. 557, caput, do CPC não ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, se observados os requisitos recursais de admissibilidade, os enunciados de Súmulas e a jurisprudência dominante do STJ. 2. A via do agravo regimental, na instância especial, não se presta para prequestionamento de dispositivos constitucionais. 3. Este Tribunal Superior pacificou o entendimento de que, quando se tratar da vigência da patente pipeline, o termo inicial de contagem do prazo remanescente à correspondente estrangeira, a incidir a partir da data do pedido de revalidação no Brasil, é o dia em que foi realizado o depósito no sistema de concessão original, ou seja, o primeiro depósito no exterior, ainda que abandonado, visto que a partir de tal fato já surgiu proteção ao invento (v.g.: prioridade unionista). Interpretação sistemática dos arts. 40 e 230, 4º, da Lei 9.279/96, 33 do TRIPS e 4º bis da CUP. 4. Nem sempre a data da entrada em domínio público da patente pipeline no Brasil vai ser a mesma da correspondente no exterior. Incidência do princípio da independência das patentes, que se aplica, de modo absoluto, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade patentárias como do ponto de vista da duração normal. 5. Os princípios gerais que regem o sistema de patentes, os quais estão previstos, comumente, em tratados internacionais, se aplicam tanto para o procedimento convencional quanto para o procedimento de revalidação conhecido como pipeline. Afinal, ambos procedimentos integram o gênero Patente, instituto jurídico de Direito da Propriedade Industrial. 6. A patente pipeline não é imune à incidência dos princípios conformadores de todo o sistema de patentes, ao revés, deve com eles harmonizar, sob pena de degeneração do próprio instituto jurídico. Ademais, não há qualquer incoerência na interpretação sistemática da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) e dos tratados internacionais TRIPS e CUP, porquanto estes já foram internalizados no Brasil. São, portanto, parte de nosso ordenamento jurídico, devendo todas as normas que regulam a matéria ser compatibilizadas e interpretadas em conjunto em prol de todo o sistema patentário. 7. O sistema patentário de continuações, previsto na legislação dos Estados Unidos da América sob as modalidades continuation, divisional ou continuation-in-part, mas sem 1

2 equivalência no Direito Brasileiro, existe para atender as peculiaridades daquele país, altamente desenvolvido e gerador de tecnologia, não se refletindo na interpretação dada por esta Corte Superior ao art. 230, 4º, da Lei 9.279/96, já que prevalece, no âmbito da propriedade industrial, o princípio da territorialidade, a resguardar a soberania nacional, a qual ficaria comprometida com os alvedrios de legislações alienígenas. 8. "As patentes pipelines são incorporadas ao direito brasileiro a partir do momento de sua concessão, motivo pelo qual o parâmetro temporal de sua proteção deve ser auferido no momento do depósito, sendo considerado, para tanto, o prazo de proteção conferido pela norma estrangeira naquele momento. A interpretação ampliativa do 4º, art. 230, Lei 9279/96, a fim de equiparar a proteção conferida a patentes de revalidação aos prazos e condições estatuídas pelo direito estrangeiro após a sua concessão, como pretende o ora recorrente, importa em violação ao princípio da independência da patentes, bem como a própria soberania do país" (REsp /RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe ). 9. Agravo regimental a que se nega provimento. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Massami Uyeda, Sidnei Beneti e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator. Brasília (DF), 03 de maio de 2011(Data do Julgamento) MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO Relator AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº RJ (2009/ ). NAHYANA VIOTT RELATÓRIO: O EXMO. SR. MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS) (Relator): Trata-se de agravo regimental interposto por NOVARTIS AG, contra a r. decisão de fls. 792/795, que negou seguimento ao recurso especial. A agravante, nas razões recursais, sustenta, em síntese: a) a inaplicabilidade do art. 557 do CPC, uma vez que o caso dos autos apresenta peculiaridades, como o fato de que a patente correspondente à pipeline no exterior é norte-americana (e não européia), sendo classificada ainda como continuation-in-part, pelo que os precedentes mencionados na decisão impugnada não se amoldam ao caso dos autos; b) a violação do art. 230, 4º, da Lei 9.279/96, o qual versa sobre o prazo de validade da patente pipeline; c) a inaplicabilidade dos tratados internacionais conhecidos como CUP (Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 14 de julho de 1967) e TRIPS (Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio); e d) a necessidade de prequestionamento do art. 5º, caput, II, XXIII, XXIX, XXII, LIV e LV, da CF. É o relatório. AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº RJ (2009/ ). 2

3 NAHYANA VIOTT VOTO: O EXMO. SR. MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS) (Relator): Não obstante os argumentos expendidos pela agravante, verifica-se que a tese jurídica veiculada nas razões do regimental não é capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado. De início, impende asseverar que os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não foram ofendidos, uma vez que o recurso especial foi apreciado segundo seus requisitos de admissibilidade, bem como comportava julgamento conforme o art. 557, caput, do CPC, porquanto, ao revés do alegado pela agravante, observou-se a jurisprudência dominante do STJ sobre a matéria, pacificada no âmbito da Segunda Seção desta Corte, cujos precedentes se aplicam, efetivamente, ao caso dos autos. A respeito: CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA C/C REVISIONAL. LEASING. VERBA HONORÁRIA. ART. 21 DO CPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO AMPARADO EM SÚMULA E JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. PERMISSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA, ART. 557, 2º, DO CPC. II. Não ocorre violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o relator proferir decisão monocrática nos termos das Súmulas ou jurisprudência dominante do STF e STJ, conforme expressamente autorizado pelo art. 557 do Código de Processo Civil. III. Sendo manifestamente improcedente e procrastinatório o agravo, é de se aplicar a multa prevista no art. 557, 2º, do CPC, de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando condicionada a interposição de novos recursos ao prévio recolhimento da penalidade (AgRg no REsp /GO, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJ ). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 557, 1º-A, DO CPC. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL COMPROVADO. REEXAME DE PROVA. DESNECESSIDADE. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRUPO COROA-BRASTEL. PREJUÍZOS AOS INVESTIDORES. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. 1. Ainda que não fosse dominante neste Tribunal a jurisprudência acerca da matéria discutida nos autos, a parte não foi prejudicada, pois tem, agora, a questão apreciada pelo órgão colegiado, face a apresentação de agravo regimental. Falta de interesse em recorrer no particular. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp /DF, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ ) Quanto ao art. 5º, caput, II, XXIII, XXIX, XXII, LIV e LV, da CF, vale ressaltar que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça o exame de dispositivos da Constituição Federal, ainda que para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Nessa esteira: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça intervir em matéria de competência do STF, tampouco para prequestionar questão constitucional, sob pena de violar a rígida distribuição de competência recursal disposta na Lei Maior. 3

4 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag /PR, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe ). PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 17% PARA 18%. RECURSO ESPECIAL QUE ATACA ACÓRDÃO QUE AFASTOU A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. POSTERIOR SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. IV - Não cabe a análise, por esta Corte, da negativa de vigência a dispositivos constitucionais, quais sejam, os arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 93, inciso IX, e 105, inciso III, da CF/88, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Pretório Excelso, a quem cabe decidir acerca de matéria constitucional. V - Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp /SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ ) No mais, como consignado na decisão agravada, este Tribunal Superior pacificou o entendimento de que o prazo de proteção da patente pipeline - o qual incidirá a partir da data do depósito do pedido de revalidação no Brasil - deve ser o remanescente que a patente originária tem no exterior, contado, a seu turno, a partir da data do primeiro depósito realizado, ainda que abandonado, visto que a partir de tal fato já surgiu proteção ao invento. A propósito: ADMINISTRATIVO E COMERCIAL. MS. RECURSO ESPECIAL. PATENTE CONCEDIDA NO ESTRANGEIRO. PATENTES PIPELINE. PROTEÇÃO NO BRASIL PELO PRAZO DE VALIDADE REMANESCENTE, LIMITADO PELO PRAZO DE VINTE ANOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. TERMO INICIAL. DATA DO PRIMEIRO DEPÓSITO. ART. 230, 4º, C/C O ART. 40 DA LEI N / A Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 230, 4º, c/c o art. 40, estabelece que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes pipeline, vigora "pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido", até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil - 20 anos - a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado. 2. Recurso especial provido. (REsp /RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, DJe ) PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PATENTE PIPELINE. PRAZO DE VALIDADE. CONTAGEM. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DEPÓSITO NO EXTERIOR. OCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DO PEDIDO. IRRELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E SISTEMÁTICA DE NORMAS. TRATADOS INTERNACIONAIS (TRIPS E CUP). PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS PATENTES. APLICAÇÃO DA LEI. OBSERVÂNCIA DA FINALIDADE SOCIAL. 1. O regime de patente pipeline, ou de importação, ou equivalente é uma criação excepcional, de caráter temporário, que permite a revalidação, em território nacional, observadas certas condições, de patente concedida ou depositada em outro país. 2. Para a concessão da patente pipeline, o princípio da novidade é mitigado, bem como não são examinados os requisitos usuais de patenteabilidade. Destarte, é um sistema de exceção, não previsto em tratados internacionais, que deve ser interpretado restritivamente, seja por contrapor ao sistema comum de patentes, seja por restringir a concorrência e a livre iniciativa. 3. Quando se tratar da vigência da patente pipeline, o termo inicial de contagem do prazo remanescente à correspondente estrangeira, a incidir a partir da data do pedido de revalidação no Brasil, é o dia em que foi realizado o depósito no sistema de concessão original, ou seja, o primeiro depósito no exterior, ainda que abandonado, visto que a partir de tal fato já surgiu proteção ao invento (v.g.: prioridade unionista). Interpretação sistemática dos arts. 40 e 230, 4º, da Lei 9.279/96, 33 do TRIPS e 4º bis da CUP. 4. Nem sempre a data da entrada em domínio público da patente pipeline no Brasil vai ser a mesma da correspondente no exterior. Incidência do princípio da independência das patentes, que se aplica, de modo absoluto, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade patentárias como do ponto de vista da duração normal. 5. Consoante o art. 5º, XXIX, da CF, os direitos de propriedade industrial devem ter como norte, além do desenvolvimento tecnológico e econômico do país, o interesse social. Outrossim, na 4

5 aplicação da lei, o juiz deverá atender aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum (art. 5º da LICC). 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp /RJ, de minha Relatoria, DJe ) RECURSO ESPECIAL. PATENTES PIPELINE. TERMO INICIAL DO PRAZO CUJO PERÍODO REMANESCENTE CONSTITUI, DO DEPÓSITO NO BRASIL, O PRAZO DE VIGÊNCIA DA PATENTE PIPELINE. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA E SEGUNDA SEÇÃO. 1. O sistema pipeline de patentes, disciplinado no art. 230 da Lei 9.279/96, desde que cumpridos requisitos e condições próprias, reconhece o direito a exploração com exclusividade ao inventor cujo invento embora não patenteável quando da vigência da Lei 5.772/71 seja objeto de patente estrangeira. 2. A perfeita concreção do princípio da isonomia, que não se esgota na igualdade perante a lei (art. 5º, caput, da CF), pressupõe a garantia de tratamento igualitário quanto à interpretação judicial de atos normativos ('treat like cases alike'). Doutrina. 3. Em que pese abandonado, o primeiro depósito da patente realizado no exterior, ao menos quando consista na prioridade invocada para a realização do depósito definitivo (art. 4º da CUP), fixa o termo inicial do prazo cujo período remanescente constitui, a partir do depósito no Brasil, o prazo da patente pipeline (art. 230, 4º, da Lei 9.279/96). 4. Observância dos precentes específicos acerca do tema nos Recursos Especiais /RJ, Rel. Ministro Vasco Della Giustina, Terceira Turma, e /RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp /RJ, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe ) Convém assinalar, por pertinente, que o art. 230, 4º, da Lei 9.279/96 pode e deve ser interpretado conjuntamente com os tratados internacionais conhecidos como CUP (Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 14 de julho de 1967) e como TRIPS (Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio). É que os princípios gerais que regem o sistema de patentes, os quais estão previstos, comumente, em tratados internacionais, se aplicam tanto para o procedimento convencional quanto para o procedimento de revalidação conhecido como pipeline. Afinal, ambos procedimentos integram o gênero Patente, instituto jurídico de Direito da Propriedade Industrial. Assim, a patente pipeline não é imune à incidência dos princípios conformadores de todo o sistema de patentes, ao contrário, deve com eles harmonizar, sob pena de degeneração do próprio instituto jurídico. Além disso, não há qualquer incoerência na interpretação sistemática feita, uma vez que tanto a CUP quanto o TRIPS foram internalizados no Brasil (Decretos 635/92 e 1.355/94, respectivamente) e fazem parte de nosso ordenamento jurídico, devendo as normas de tais instrumentos jurídicos e da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), ser compatibilizadas e interpretadas em conjunto em prol de todo o sistema patentário. Por fim, cumpre ressaltar também, por pertinente, que o fato da patente correspondente à pipeline no exterior ser norte-americana (e não européia), sendo classificada ainda como continuation-in-part, não é capaz de impedir a aplicação do entendimento exposto alhures. Isso porque o sistema patentário de continuações, previsto na legislação dos Estados Unidos da América, mas sem equivalência no Direito Brasileiro, existe para atender as peculiaridades daquele país, altamente desenvolvido e gerador de tecnologia, não se refletindo, portanto, na interpretação dada por esta Corte Superior ao art. 230, 4º, da Lei 9.279/96. É dizer, o sistema de continuações não pode ser aplicado em nosso país, por ser incompatível com o sistema brasileiro de patentes. No modelo norte-americano da continuação em parte, há uma forma indireta de prorrogação do prazo de vigência da patente original, já que, com o passar dos anos, requerimentos de continuações baseados em aperfeiçoamentos introduzidos no invento original podem ser feitos, ampliando não só o espectro de proteção, mas também dilatando a proteção temporal com a concessão de novo prazo. Destarte, para a solução da controvérsia dos autos, não tem relevância a concessão da patente estrangeira - correspondente à pipeline - ter se dado sob a modalidade continuation, divisional ou continuation-in-part, já que prevalece, como consabido, no âmbito da propriedade industrial, o princípio da territorialidade, a resguardar a soberania nacional, a qual ficaria comprometida com os alvedrios de legislações alienígenas. 5

6 Sob esse prisma, a Quarta Turma deste Sodalício já decidiu que "As patentes pipelines são transitórias e equivalem a uma revalidação, no Brasil, da patente de produtos em desenvolvimento concedida no exterior, observados os requisitos impostos naquele território, no momento do depósito da revalidação. Por isso que eventuais modificações supervenientes na legislação do país de origem, notadamente em relação ao prazo, não implicam prorrogação da proteção conferida, no Brasil, no momento da análise dos requisitos de concessão da patente pipeline, pois inexiste previsão legal específica nesse sentido. Com efeito, as patentes pipelines são incorporadas ao direito brasileiro a partir do momento de sua concessão, motivo pelo qual o parâmetro temporal de sua proteção deve ser auferido no momento do depósito, sendo considerado, para tanto, o prazo de proteção conferido pela norma estrangeira naquele momento. A interpretação ampliativa do 4º, art. 230, Lei 9279/96, a fim de equiparar a proteção conferida a patentes de revalidação aos prazos e condições estatuídas pelo direito estrangeiro após a sua concessão, como pretende o ora recorrente, importa em violação ao princípio da independência da patentes, bem como a própria soberania do país" (REsp /RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe ). Desse modo, resta afastada qualquer pretensão de alteração do julgado, tendo em vista a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que, ao consolidar o seu entendimento, opõe-se frontalmente às alegações da agravante. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. É como voto. CERTIDÃO DE JULGAMENTO: TERCEIRA TURMA Número Registro: 2009/ AgRg no REsp /RJ Processo electrónico Número origen: Em mesa Julgado: 03/05/2011 Relator: Exmo. Sr. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO Presidente da Sessão Exmo. Sr. Ministro MASSAMI UYEDA Subprocurador-Geral da República Exmo. Sr. Dr. JUAREZ ESTEVAM XAVIER TAVARES Secretária Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA AUTUAÇÃO: NAHYANA VIOTT ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Patente AGRAVO REGIMENTAL: 6

7 NAHYANA VIOTT PROCURADOR ANTÔNIO CAVALIERE GOMES E OUTRO(S) CERTIDÃO: Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Massami Uyeda, Sidnei Beneti e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator. 7