Os Contratos de Propriedade Intelectual e o Novo Código Civil

Os Contratos de Propriedade Intelectual e o Novo Código Civil Daniela Thompson dos Santos Martinez Quando o Novo Código Civil entrar em vigor no próximo dia 11 de janeiro de 2003, os contratos de propriedade intelectual, assim como todos os demais contratos de direito civil e comercial deverão estar sujeitos aos novos dispositivos. Os contratos de regime jurídico cível, dentre eles os de propriedade intelectual, com exceção das relações jurídicas trabalhistas e de consumo, nas quais o novo Código tem aplicação subsidiária, deverão obrigatoriamente atender a sua função social como limite à autonomia privada (artigo 421, CC/ 02). Isto significa que o Estado poderá intervir nas relações contratuais, com o objetivo de evitar o desequilíbrio das prestações assumidas pelas partes. A função social tem por objetivo velar pela proporcional distribuição de riquezas, assegurando que o patrimônio de uma das partes não seja afetado de forma injusta mediante a celebração de contrato. O contrato tem por função assegurar a livre circulação de bens e serviços, a produção de riquezas e a realização de trocas, não podendo representar fonte de enriquecimento sem causa ou violar as noções básicas de eqüidade. Deve favorecer o progresso social, evitando o abuso de poder econômico e a relação desigual entre as partes contratantes. Assim, de forma a atenuar os abusos de uma liberdade sem limites, devem ser levados em consideração por ocasião da contratação os seguintes princípios: a) a boa fé os contratantes devem atuar de maneira honesta e proba, na conclusão e na execução do contrato (art. 422, CC/ 02); b) eqüidade possibilidade de anulação do contrato quando uma das partes, por necessidade ou inexperiência, se obriga a prestação desproporcional em vista da prestação oposta (art. 157, CC/ 02) ou por estado de perigo (art. 156, CC/02); c) razoabilidade contratos podem ser resolvidos por onerosidade excessiva, em virtude de acontecimentos extraordinários; Nesse passo, vale também citar o parágrafo único, do artigo 2.035, do novo Código que estabelece nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos. Há outros limites à liberdade de contratar, quais sejam, a ordem pública e a moral e bons costumes, que dispensam maiores comentários. 1

Diante deste cenário, passamos agora a analisar de que forma a nova teoria geral dos contratos irá atingir os contratos de propriedade intelectual. Mas o que são os contratos de propriedade intelectual? A propriedade intelectual compreende tanto as invenções, criações de caráter industrial e sinais distintivos da empresa (propriedade industrial), como obras científicas, artísticas, literárias e outras. A propriedade industrial constitui-se, portanto, de um dos ramos da propriedade intelectual, cujo outro ramo é o direito autoral dirigido à propriedade literária e artística, os quais estão regulados: a) Os direitos do autor, na Lei nº 9.610/98; e b) Os programas de computador (softwares) na Lei nº 9.609/98. A proteção dos direitos de propriedade industrial efetua-se mediante (artigo 2º, da Lei nº 9.279/96): a) A concessão de patentes de invenção; b) A concessão de patentes de modelo de utilidade; c) Os registros de desenho industrial; d) Os registros de marca; e) Repressão às falsas indicações geográficas; f) Repressão à concorrência desleal Há quem entenda que dentre os direitos de propriedade industrial também estão os nomes empresariais, os nomes de domínio, etc. Especificamente com relação à concorrência desleal, o uso indevido de informações confidenciais, expressão de propaganda e/ou nome comercial alheios e o desvio fraudulento de clientela são puníveis pela Lei nº 9279/96 tanto cível como criminalmente. Seria impossível discorrer sobre cada categoria, tendo em vista que o presente trabalho ficaria por demais extenso. Trataremos, especificamente, dos contratos cujo objeto são os direitos de propriedade intelectual. Antes, porém, é importante notar que todos dos direitos de propriedade intelectual são considerados bens móveis (art. 5º, da Lei nº 9279/96 (direitos de propriedade industrial) e art. 3º, da Lei nº 9.610/98). Portanto, plenamente aplicáveis, em vista da sua natureza jurídica, os institutos do direito das obrigações (por exemplo, o condomínio, a co-propriedade, a locação, a compra e 2

venda, a cessão, a troca, a doação, o usufruto, a sucessão legítima ou testamentária, os quais são títulos legais de transmissão de direitos de propriedade (intelectual)). Além disso, como bens móveis, integram o patrimônio de seus titulares, constituindo-se elementos do fundo de comércio das pessoas, podendo ser dados em garantia de empréstimos ou utilizados na formação de capital social de empresas de diversos tipos. Os contratos de propriedade intelectual são, portanto, negócios jurídicos, onde duas ou mais partes manifestam sua vontade (limitada à sua função social, conforme acima mencionado), nos quais estarão regulados direitos e obrigações relativos aos direitos de propriedade intelectual. Podemos considerar, dentre os mais comuns e que serão objeto de estudo no presente trabalho: a) Contratos de Cessão de Patentes/ Registros (ou pedidos de patente/ registro)/ Direito de Autor (apenas direito patrimonial) b) Contrato de Licença de Uso de Marca/ Contrato de Licença de Exploração de Patente/ Licença de Software; Também são considerados contratos de propriedade industrial (art. 211, da Lei nº 9279/96) os que impliquem em transferência de tecnologia, dentre eles podemos considerar não só a transferência de tecnologia em si, como também os contratos de prestação de assistência técnica e científica, os contratos de franquia e similares. Esses contratos são considerados atípicos, sujeitos a regras e legislação próprias e, portanto, não serão objeto do presente estudo de forma aprofundada. Cabe esclarecer que o know-how também é um bem imaterial protegido juridicamente. Há também a possibilidade de contratos híbridos, ou seja, que compreendem uma ou mais categorias, ou seja, a combinação de transferência de tecnologia com licença de exploração de patentes e uso de marcas, por exemplo. Da Cessão e dos novos dispositivos do Código Civil de 2002. Os direitos de propriedade intelectual podem ser cedidos, de forma onerosa ou gratuita, total ou parcialmente, regulando-se pelos princípios relativos à cessão de créditos (artigo. 1078, CC/ 1916), sendo aplicáveis, subsidiariamente, os princípios gerais da compra e venda (contratos onerosos) e da doação (contratos gratuitos), observadas as disposições específicas da legislação de propriedade intelectual (LPI, artigos 58 a 60, 121, 134 e 135 e LDA artigos 49 e 50),. O antigo artigo 1078, do Código Civil de 1916, não tem correspondente no novo Código Civil. De toda forma, entendemos que tais princípios continuam sendo aplicáveis às cessões de direitos de propriedade intelectual. Assim, o cedente continuará respondendo, perante o cessionário, pela existência do direito à data da cessão (artigo 295, CC/ 02). Desta forma, o cessionário poderá rescindir 3

o contrato e pleitear perdas e danos, caso seja declarado o cancelamento, a nulidade ou caducidade da patente ou registro, por fato anterior à transferência. O mesmo ocorre na hipótese de o objeto do direito industrial não apresentar o desempenho prometido pelo cedente. Caso a invenção ou modelo de utilidade não manifestem a eficiência que lhes foi atribuída pelo cedente, se o desenho industrial ou a marca não estimulem o consumo na medida garantida pelo instrumento de cessão, poderá o cessionário optar entre a rescisão do contrato com indenização, ou o abatimento proporcional do preço. Além disso, dentre as novidades do novo Código, vale citar a segunda parte do artigo 286: A cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa fé, se não constar do instrumento da obrigação. Caso o licenciante e o licenciado ajustaram a intransmissibilidade do registro/ patente, não poderá o cessionário de boa fé ser penalizado, a não ser que a cláusula proibitiva da cessão conste do instrumento de licença. Neste caso, entendemos que este contrato de licença deverá estar averbado no INPI para que produza efeitos perante terceiros (perante o cessionário). Permanecem as disposições que dizem respeito à notificação do devedor, ou seja, o cessionário deverá notificar o licenciado (art. 290), para evitar que o mesmo pague royalties ao cedente, sob pena de ver o licenciado exonerado da obrigação. O INPI deverá anotar a cessão, não sendo tal anotação requisito para a validade do contrato entre as partes, somente eficácia perante terceiros, na forma da Lei nº 9279/96. Quanto aos direitos de autor, a cessão poderá ser averbada à margem de registro do direito ou Cartório de Registro de Títulos e Documentos. A cessão total ou parcial dos direitos de autor se fará sempre por escrito e presume-se onerosa. Da Licença e dos novos dispositivos do Código Civil de 2002. Quando uma das partes, titular de um registro de marca ou de uma patente (ou depositante), pretende licenciá-los, os dispositivos aplicáveis para regular este contrato de licença de uso de marca ou exploração de patente são os do regime jurídico do contrato de locação de coisas móveis (artigos 565 a 578 do Código Civil/ 2002), subsidiariamente às normas estabelecidas pela legislação de direito industrial, equiparando-se o licenciante ao locador e o licenciado ao locatário. A licença é o contrato pelo qual o titular de uma patente ou registro (ou o depositante) licenciante, autoriza a exploração do objeto correspondente pelo outro contratante (licenciado), sem lhe transferir a propriedade intelectual, mediante certa remuneração (royalty) ou gratuitamente (quando seria aplicável o regime geral do comodato, artigos 579 a 585, do Código Civil de 2002). 4

Consequentemente, salvo acordo em contrário entre as partes, o cancelamento, anulação ou caducidade do direito industrial, bem como o indeferimento do pedido de patente ou pedido de registro, exoneram o licenciante de suas obrigações e não importam o dever de indenizar o licenciado. Contrato de licença é um contrato intuitu personae. O licenciado não poderá sublicenciar sem a prévia autorização do licenciante, nem o licenciante poderá ceder o bem sem autorização do licenciado. Dentre as novidades do Novo Código com relação à locação de coisas, destacamos o artigo 572, que dispõe, in verbis: Se a obrigação de pagar o aluguel pelo tempo que faltar constituir indenização excessiva, será facultado ao juiz fixá-la em bases razoáveis. Interpretando tal artigo levando-se em consideração o imediatamente anterior, nota-se que pelo princípio da boa-fé e da probidade, o locador não poderá estipular que o locatário, caso este último deseje devolver a coisa (ou melhor, cessar o uso da marca), antes do vencimento do contrato de prazo determinado, pague, a título de indenização, royalties que seriam devidos caso o contrato ainda continuasse em vigor. No entanto, o juiz tem a faculdade de avaliar se este pagamento constitui ou não uma indenização excessiva. Além disso, o parágrafo único do artigo 575, do CC/2002 é novidade, senão vejamos: Art. 575. Se, notificado o locatário, não restituir a coisa, pagará, enquanto tiver em seu poder, o aluguel que o locador arbitrar, e responderá pelo dano que ela venha a sofrer, embora proveniente de caso fortuito. Parágrafo único. Se o aluguel arbitrado for manifestamente excessivo, poderá o juiz reduzi-lo, mas tendo sempre em conta o seu caráter de penalidade. Por fim, cabem nossos comentários quanto à novidade do parágrafo único, do artigo 576, que dispõe sobre a necessidade de registro dos contratos no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do locador (bens móveis), para que o cessionário tenha obrigação de respeitar contrato de locação anteriormente celebrado com terceiros, desde que consignada cláusula de vigência do referido contrato, no caso de alienação. Com relação especificamente a esse registro, entendemos que o INPI continuará responsável por averbar tais contratos, não existindo a necessidade de registrá-lo no Registro de Títulos e documentos, conforme estabelece os artigos 62, 121, 140, da Lei nº 9279/96, sendo que a averbação não é requisito de validade do negócio jurídico nem de eficácia entre os contratantes. A averbação é condição para que a licença produza seus efeitos perante terceiros, em especial o fisco e as autoridades monetárias. 5

Dos demais artigos do Código Civil de 2002 aplicáveis aos contratos de propriedade intelectual. Comentaremos a seguir algumas das disposições do Novo Código que irão refletir nos contratos de propriedade intelectual: Artigo 157, CC/ 2002 Lesão (vício social) Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Parágrafo primeiro Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico. Parágrafo segundo Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. Houve uma inovação ao regular a lesão nos contratos. Com a entrada em vigor do Novo Código, é anulável o contrato em que uma das partes por necessidade ou por inexperiência, obrigou-se à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Um exemplo seria a necessidade de uma empresa farmacêutica, para manter-se competitiva no mercado, contratar a licença de exploração de uma patente de titularidade de outra empresa. A licenciante, por ser titular do direito exclusivo de uso, fabricação e comércio dos remédios fabricados sob aquela patente, cobraria royalties altíssimos (fora de mercado) para explorá-la. Teria o licenciado, com base na teoria da lesão, direito de anular ou rever o contrato? Depende. Devemos levar em consideração que a patente é um direito concedido pelo Estado, quase um monopólio por um tempo determinado, para recompensar os investimentos e gastos em pesquisa e desenvolvimento. Normalmente, é difícil mensurar se os valores cobrados seriam de fato altíssimos, vez que normalmente não há produto similar no mercado. Por outro lado, há que se resguardar os interesses públicos, bem como evitar os abusos do titular da patente. Vale, neste caso, menção às licenças compulsórias, sobre as quais não caberia discorrer no presente trabalho (artigos 68 e seguintes da Lei nº 9279/96). Artigo 169, CC/ 2002 Nulidade O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Também uma inovação que veio confirmar o entendimento jurisprudencial de que o reconhecimento da nulidade de um negócio jurídico tem eficácia declaratória e efeito ex tunc, ou seja, retroage à data em que foi celebrado o ato ou negócio nulo. Assim, contratos que dispõem sobre a licença de uso de uma marca, cujo registro é nulo de pleno direito, não produz efeitos. Artigo 171, CC/ 2002 Anulabilidade Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: I por incapacidade relativa do agente; II por 6

vício resultante de erro, dolo, coação (vicio da vontade), estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (vício social). A lei permite que sendo casos de anulabilidade, podem ser convalidados e sanados pelas partes. Artigo 178, CC/ 2002 Decadência É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado: I- no caso de coação, do dia em que ela cessar; II- no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico; III- no de atos incapazes, do dia em que cessar a incapacidade. Cabe comentar que nos casos de lesão, é preocupante condicionar o prazo de decadência ao dia em que se realizou o negócio jurídico. A desproporção poderá ocorrer tempo depois de celebrado o contrato. Artigo 416, CC/ 2002 - Cláusula penal A cláusula penal tem duas funções: i) compulsória, por constituir um meio de forçar o cumprimento do avençado em contrato e ii) indenizatória, por estimar previamente as perdas e danos. De acordo com o artigo 416, não será necessário ao credor alegar prejuízo para exigir a pena convencionada. No entanto, o credor não poderá exigir indenização suplementar sob a alegação de que o prejuízo excede a cláusula penal, a não ser que esta possibilidade tenha sido acordada entre as partes. Neste caso, a pena valerá como mínimo da indenização, cabendo ao credor provar o prejuízo excedente. Assim, é importante que nos contratos de propriedade intelectual (como demais contratos de regime cível), quando se estabelece uma cláusula penal por inadimplemento da obrigação (por exemplo não pagamento de royalties ou obrigação de manter a confidencialidade, ou obrigação de manter a qualidade dos produtos contratuais), que fique convencionado que a pena estipulada não reflete todas as perdas e danos que poderão advir do inadimplemento. Art. 462, CC/ 2002 Do Contrato Preliminar. O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. A figura do contrato preliminar é nova no Código Civil, no entanto a doutrina já teceu diversas considerações sobre os pré-contratos. No campo da propriedade industrial, os pré-contratos ou contratos preliminares são comuns na hipótese, por exemplo, de existir interesse em divulgar certa informação confidencial da empresa. Por meio de um contrato preliminar, o contratado poderá fornecer um orçamento para fabricar produtos que utilizarão aquela informação, ficando obrigado a manter a sua confidencialidade e a não usá-la, caso o contratante, após avaliar a estimativa de custos, não deseje prosseguir com a fabricação dos produtos. Art. 478, CC/ 2002 Da resolução por onerosidade excessiva. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar 7

excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Como exemplo, cabe citar aquele que licenciou o uso de uma marca e tem obrigação de pagar royalties mínimos, sendo que por ocasião da celebração do contrato havia uma perspectiva de vendas dos produtos que seriam assinalados com a marca licenciada que não se concretizou no decorrer do contrato, por problemas econômicos e de mercado, alheios à vontade das partes. Neste caso, cabe a rescisão por onerosidade excessiva? Depende. É necessário demonstrar que houve extrema vantagem para a outra parte. Vale comentar o que é extrema vantagem? Curiosidade: ao contrário do que estabelece o artigo 6º, V, do CDC, não é necessário comprovar que a outra parte obteve extrema vantagem. Basta que o consumidor esteja sendo excessivamente onerado. Ante o exposto, é inequívoco que o Novo Código Civil contribuirá e muito para aperfeiçoar as relações contratuais, permitindo que as partes, obrigadas a observar a função social dos contratos e da propriedade, contribuam para uma sociedade mais justa e eqüitativa. São Paulo, 5 de novembro de 2002 Bibliografia: Novo Código Civil e Legislação Extravagante Anotados, 2002 Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery Curso de Direito Comercial, 1º e 2º volumes, 2002 Fábio Ulhoa Coelho Propriedade Intelectual no Brasil, 2000, Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira Curso de Direito Civil Brasileiro, volumes 2 3, 2002, Maria Helena Diniz; Tratado Teórico e Prático dos Contratos, volumes 1, 2 e 4, 1993, Maria Helena Diniz Tratado da Propriedade Industrial, volumes 1 e 2, 1982, 2ª edição, João da Gama Cerqueira 8