XXV Curso de Treinamento Profissional em Propriedade Industrial Nível Básico

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1 XXV Curso de Treinamento Profissional em Propriedade Industrial Nível Básico Noções de Transferência de Tecnologia e Registro/Averbação de contratos no INPI Dr. KARIN KLEMPP FRANCO, LL.M. Mestre em Direito Comercial Internacional pela Universität zu Köln Doutora em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo Professora do curso de Direito da Faculdade de Campinas (FACAMP)

2 Programa Contratos e atos de transferência de tecnologia Espécies e classificação dos contratos Efeitos da averbação Condições de validade do contrato Procedimento perante INPI e Banco Central do Brasil Anotações Alterações de nome e sede

3 Conceito de contrato Acordo de duas ou mais pessoas para, entre si, constituir, regular ou extinguir uma relação jurídica de natureza patrimonial. (Darcy Bessone. Do Contrato - Teoria Geral).

4 Art. 221 do Código Civil: O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público." Art. 784 do Novo Código de Processo Civil: São títulos executivos extrajudiciais: [...] III o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas

5 Espécies e classificação dos contratos Contratos de transferência de tecnologia de acordo com a classificação do INPI (Instrução Normativa INPI nº 16/2013): Art. 2º O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquem transferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de direitos de propriedade industrial (exploração de patentes, exploração de desenho industrial ou uso de marcas), os de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e científica), os de franquia e os de licença compulsória para exploração de patente.

6 Instrução Normativa nº70/2017 Art. 2º O INPI averbará os contratos de licença, de sublicença e de cessão de direitos de propriedade industrial e registrará os contratos de transferência de tecnologia e de franquia a seguir: I Licença de direto de propriedade industrial: a) o contrato de licença e sublicença para exploração de patente concedida ou de pedido de patente b) o contrato de licença e de sublicença para exploração de registro de desenho industrial ou de pedido de desenho industrial c) o contrato de licença e de sublicença para uso de registro de marca ou de pedido de marca II Cessão de direito de propriedade industrial: a) Contrato de cessão de patente concedida ou de pedido de patente b) Contrato de cessão de registro de desenho industrial ou de pedido de desenho industrial c) Contrato de cessão de registro de marca ou de pedido de marca III Transferência de tecnologia: a) o contrato de fornecimento de tecnologia ( know how ) que compreende a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial ou o fornecimento de informações tecnológicas, destinados à produção de bens e serviços; e b) o contrato ou fatura de prestação de serviços de assistência técnica e científica que estipula as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, pesquisas, estudos e projetos destinados á execução ou prestação de serviços especializados. IV o contrato de Franquia

7 Instrução Normativa nº70/2017 Art. 13 O Certificado de Averbação ou de Registro conterá as seguintes especificações: [...] XI Uma nota informativa com o seguinte conteúdo: "O INPI não examinou o contrato à luz da legislação fiscal, tributária e de remessa de capital para o exterior. O efeito único da averbação seria a produção de efeitos perante terceiros Vigência: 1º de julho de 2017 Conclusão: Aguardamos posicionamento da Receita Federal e do Banco Central do Brasil, tendo em vista que não houve alteração da legislação fiscal, tributária e de remessa de capitais

8 Espécies e classificação dos contratos Licença: Acordo entre as partes com propósito de autorizar o exercício pelo licenciado de um direito do licenciante sobre a patente, marca, desenho industrial, entre outros, podendo ser gratuita ou onerosa, mas sempre sem alterar o titular do direito. Cessão: Acordo entre as partes com propósito de alterar o titular de um direito sobre a patente, marca, desenho industrial, entre outros, podendo ser gratuita ou onerosa.

9 Contratos de Licença para Uso de Marca Artigos 139 a 141 da Lei da Propriedade Industrial: Art. 139 O titular de registro ou depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos e serviços. Parágrafo único: O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos. Art. 140 O contrato de licença deverá ser averbado pelo INPI para que produza efeitos em relação a terceiros. 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação. 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI. Art. 141 Da decisão que indeferir a averbação do contrato de licença cabe recurso.

10 Contratos de Licença para Uso de Marca Requisitos do Contrato Somente marcas registradas ou depositadas no Brasil devem ser objeto do Contrato. O licenciante deve ser o titular da marca ou deve ter poderes para sublicenciar.

11 Contratos de Licença para Uso de Marca Pagamento de royalties Apenas no caso de marcas estejam registradas. Marca ainda não registrada poderá ser licenciada gratuitamente até a concessão do registro. Limite de dedutibilidade fiscal (Portaria MF nº 436/58): Até 1% sobre a receita bruta (qualquer produto ou atividade). Empresas direta ou indiretamente relacionadas (Lei 4.131/62, art. 14 e Lei 8.383/91, art. 50): Limite legal para remessa de royalties ao exterior equivalente ao da dedutibilidade.

12 Contratos de Licença para Exploração de Patente Artigos 61 a 63 da Lei da Propriedade Industrial: Art. 61 O titular de patente ou depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração. Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente. Art. 62 O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros. 1º A Averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação. 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI. Art. 63 O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento.

13 Contratos de Licença para Exploração de Patente Pagamento de royalties Apenas para patentes concedidas, mas os royalties podem retroagir à data do protocolo do contrato (diferente da licença de marcas). Limite de dedutibilidade fiscal (Portaria MF nº 436/58): 1% a 5% conforme o tipo de produção e o grau de essencialidade. Empresas direta ou indiretamente relacionadas (Lei 4.131/62, art. 14 e Lei 8.383/91, art. 50): Limite legal para remessa de royalties ao exterior equivalente ao da dedutibilidade.

14 Contratos de Transferência de Tecnologia e Assistência Técnica Art. 211 da Lei da Propriedade Industrial: O INPI fará o registro dos contratos que impliquem em transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros. Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro.

15 Contratos de Transferência de Tecnologia e Assistência Técnica Objeto do Contrato: Tecnologia não patenteada para um processo produtivo. Pode incluir a licença de patentes e a prestação de serviços de assistência técnica relativas à tecnologia. O INPI entende que a tecnologia não é licenciada, mas sim transferida.

16 Contratos de Transferência de Tecnologia e Assistência Técnica Contratos de Assistência Técnica/Serviços Técnicos Pressupõe a transferência de tecnologia porque implica na comunicação de informações, no fornecimento de know-how, ou seja, o fornecedor ensina ao recipiente determinado método ou sistema. Normalmente a assistência técnica se efetiva em conjunto com a prestação de serviços porque não basta o envio de manuais e a revelação de sistemas ou fórmulas protegidas por segredo de fábrica ou de negócio: é igualmente necessário o aprendizado prático dos técnicos do recipiente junto aos técnicos do fornecedor da tecnologia. (Gabriel Leonardos).

17 Contratos de Transferência de Tecnologia e Assistência Técnica Contratos de Assistência Técnica/Serviços Técnicos Serviços Técnicos: Aprendizado/treinamento indireto dos técnicos da empresa receptora quanto à tecnologia, beneficiando a empresa brasileira. Base contínua: remessas periódicas após averbação do contrato. x Base esporádica: remessas contra apresentação de faturas. Serviços Técnicos Especializados (Res. INPI nº 156/2015): Lista exaustiva de serviços que não caracterizam transferência de tecnologia nos termos do art. 211 da Lei da Propriedade Industrial e são dispensados de averbação pelo INPI.

18 Contratos de Transferência de Tecnologia e Assistência Técnica Pagamento de royalties Royalties pela tecnologia: Percentual sobre as vendas líquidas dos produtos. Remuneração de assistência Técnica: Taxa de assistência técnica fixada necessariamente em homem/dia ou homem/hora, com o detalhamento por tipo de técnico, o prazo previsto para a realização do serviço ou a evidenciação de que já fora realizado, e o valor total da prestação do serviço, ainda que estimado.

19 Contratos de Transferência de Tecnologia e Assistência Técnica Pagamento de royalties Limite de dedutibilidade fiscal (Portaria MF nº 436/58): 1% a 5%, estando os pagamentos por transferência de tecnologia, licença de patentes e assistência técnica cumulativamente abrangidos. Licença gratuita de marcas: Contrato oneroso de transferência de tecnologia/licença de patentes pode incluir licença de marcas (em relação aos mesmos produtos/serviços). Empresas direta ou indiretamente relacionadas (Lei 4.131/62, art. 14 e Lei 8.383/91, art. 50): Limite legal para remessa de royalties ao exterior equivalente ao da dedutibilidade.

20 Contratos de Transferência de Tecnologia e Assistência Técnica Vigência Início da eficácia: A partir do protocolo do pedido de averbação perante o INPI. Prazo: Transferência de Tecnologia/Assistência Técnica: até 5 anos, podendo ser renovado por mais 5 anos se comprovado que o prazo inicial não foi suficiente para a absorção da tecnologia. Licença de marcas e patentes: Determinado ou enquanto as marcas/patentes forem válidas.

21 Averbação de Contratos perante o INPI Efeitos: Produzem efeitos perante terceiros; Legitimar remessas do licenciado brasileiro ao licenciante no exterior; Dedutibilidade fiscal pela licenciada brasileira dos pagamentos ao exterior sob o contrato a partir do protocolo no INPI (Decisão nº 9/2000 COSIT). Se o licenciante é uma empresa brasileira, há decisões no sentido de que a averbação no INPI não é necessária.

22 Averbação de Contratos perante o INPI Resolução nº 170/2016: O requerimento de averbação deve ser feito por meio de Peticionamento Eletrônico de Contratos de Tecnologia do Sistema e-contratos Devem ser prestadas informações sobre as partes contratantes e sobre os termos de contratação (remuneração, prazo, etc).

23 Averbação de Contratos perante o INPI O pedido deve ser instruído com os seguintes documentos eletrônicos: Original do contrato ou do instrumento representativo do ato, devidamente legalizado; Tradução simples para o português de documentos em idioma estrangeiro; Carta-justificativa esclarecendo o motivo da contratação; Procuração, quando o requerente se fizer representar; Comprovante de recolhimento da retribuição devida (GRU); Ficha cadastro da empresa licenciada, receptora da tecnologia ou franqueada; e Outros documentos pertinentes ao negócio jurídico.

24 Averbação de Contratos perante o INPI Procedimento Da análise do contrato pelo INPI poderá resultar: 1. Emissão de exigência formal pelo INPI; Prazo de cumprimento da exigência: 60 dias. Caso não haja seu cumprimento, o pedido será arquivado. 2. Deferimento e emissão do Certificado de Averbação; ou 3. Indeferimento do pedido de averbação Da decisão de indeferimento cabe pedido de reconsideração à Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia e, caso indeferido, cabe recurso ao Presidente do INPI. Em caso de erro na emissão do Certificado de Averbação cabe, pedido de correção do Certificado de Averbação.

25 Averbação de Contratos perante o INPI Registro do Contrato no Banco Central do Brasil Autoriza remessas de pagamentos de licenciado brasileiro a licenciante estrangeiro no exterior. Registro feito pelo sistema eletrônico do Banco Central do Brasil (SISBACEN), com prazo de aprox. 2 dias úteis. Módulo RDE-ROF: apenas entidades autorizadas. Deve ser registrado o esquema de pagamento no sistema a cada nova remessa a ser efetuada.

26 ANOTAÇÕES O INPI fará as seguintes anotações (arts. 59, 121 e 136 da Lei da Propriedade Industrial): Cessão de titularidade, fazendo constar a qualificação completa do cessionário; Qualquer limitação ou ônus; e Alterações de nome, sede ou endereço. A solicitação de anotação deve estar acompanhada de: Documento específico que formalize o negócio jurídico; Qualificação completa do cedente e cessionário; Descrição do objeto; Assinatura de duas testemunhas; e Prova de que as partes têm poderes para alienar os bens. As anotações produzem efeitos perante terceiros a partir da data da sua publicação.

27 ANOTAÇÕES Cuidados referentes à cessão de marcas Artigos 130 e 135 c/c Art. 128 da Lei da Propriedade Industrial: Art. 130 Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: I ceder seu registro ou pedido de registro; Art. 135 A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos. Art. 128 Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei. Verificar compatibilidade entre o objeto social da cessionária e as classes de atividade da marca.

28 ANOTAÇÕES Anotação de limitações e ônus Art. 5º da Lei da Propriedade Industrial: Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial. As marcas, patentes e desenhos industriais estão sujeitas à copropriedade, compra e venda, cessão, bem como podem ser dados em garantia (empenhados). Anotação de alteração de nome, sede ou endereço Para pessoa jurídica, requer a apresentação de documentos que comprovem a alteração, quais sejam: alteração societária ou estatutária; comprovação da inscrição no CNPJ; documento fornecido pelo registro de comércio ou ofícios; etc.

29 Obrigada! Karin