XXV Curso de Treinamento em Propriedade Industrial

Transcrição

1 XXV Curso de Treinamento em Propriedade Industrial Nível Básico 1º semestre de 2017 Alexandre Fragoso Machado API

2 LEGITIMIDADE PARA OBTENÇÃO DE REGISTRO DE MARCA

3 Legitimidade ativa Art. 128 LPI Art Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. 3

4 Legitimidade ativa Pessoas físicas Pessoas jurídicas - Nacionais ou estrangeiras - Direito público ou privado Pessoa jurídica representativa de coletividade: - Associações, cooperativas, sindicatos etc. Pessoa jurídica sem interesse comercial ou industrial na atividade certificada. - Institutos de pesquisa etc. 4

5 Artigo 128-1º LPI Parágrafo 1º. As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei. Aplicação do Princípio da Veracidade 5

6 Artigo 128-1º LPI ATIVIDADE EFETIVA E LÍCITA DA ATIVIDADE O que pedir ao cliente antes do depósito do pedido de registro junto ao INPI? É obrigatório demonstrar a atividade no ato do depósito? Como provar? É mais difícil provar a atividade das pessoas físicas? Quais as chances do INPI não aceitar? É preciso estar quites com a associação de classe? O INPI tem sido rígido com a análise desse requisito? O INPI tem sido equânime na exigência para pessoas nacionais e estrangeiras? 6

7 Artigo 128-1º LPI Exemplos de documentos para pessoas físicas Banda de música Serviços de restaurante Serviços de decoração 7

8 PROCEDIMENTO PARA OBTENÇÃO DE REGISTRO DE MARCA 8

9 Procedimento para obtenção Art. 155 LPI Art O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá: I - requerimento; II - etiquetas, quando for o caso; e III - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. 9

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13 Guia de recolhimento da União GRU 13

14 Requerimento e-marcas INPI Petição de depósito Especificação livre Adesão ao e-marcas pulou de 78% para 97% Fonte: Diretor Marcas INPI 02/04/

15 Requerimento papel INPI 15

16 Art. 155 LPI Parágrafo único. O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira, sua tradução simples deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro dos 60 (sessenta) dias subseqüentes, sob pena de não ser considerado o documento. 16

17 PROCEDIMENTO PARA OBTENÇÃO DE REGISTRO DE MARCA COLETIVA E DE CERTIFICAÇÃO 17

18 Marca Coletiva Lei nº 9.279/96 - Art. 123: III. Aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. Ex.: 18

19 Marca Coletiva Art. 147 LPI O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca. Parágrafo único. O regulamento de utilização, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizado no prazo de 60 (sessenta) dias do depósito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. 19

20 Uso da Marca Coletiva Art. 149 LPI Qualquer alteração no regulamento de utilização deverá ser comunicada ao INPI, mediante petição protocolizada, contendo todas as condições alteradas, sob pena de não ser considerada. Art. 150 LPI O uso da marca independe de licença, bastando sua autorização no regulamento de utilização. 20

21 Marca Coletiva Regulamento de utilização Pré-requisitos de legitimidade de uso. Limite de uso em mídias. Localização da marca nas embalagens/rótulos. Responsabilidade profissional. Dever de informar sobre uso indevido por terceiros. Submissão ao comitê de ética. Fiscalização do uso pelos integrantes da coletividade. 21

22 Marca de Certificação Lei nº 9.279/96 - Art. 123: II. Aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas; Ex.:. 22

23 Marca de Certificação Art. 148 LPI O pedido de registro da marca de certificação conterá: I - as características do produto ou serviço objeto de certificação; e II - as medidas de controle que serão adotadas pelo titular. Parágrafo único. Prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. 23

24 Marca de Certificação Exemplos de objetos de controle Área delimitada para produção. Insumos/mão de obra da região. Pureza dos ingredientes. Proibição de uso de certos insumos. Processo industrial. Métodos de embalagens. Análise dos produtos/serviços. Práticas de responsabilidade social. Respeito ao meio ambiente. 24

25 Extinção Proteção ao consumidor Art. 154 LPI A marca coletiva e a de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos não poderão ser registradas em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de 5 (cinco) anos, contados da extinção do registro. Obs.: Proteção ao consumidor que poderá associar a marca à coletividade ou instituto de certificação, detentores do registro extinto. 25

26 DIREITO DE PETIÇÃO Arts 216/217 LPI 26

27 Direito de petição Art. 5º XXXIV (a) CF/1988 Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; 27

28 Direito de petição Art. 216 LPI Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados. 1º O instrumento de procuração, no original, traslado ou fotocópia autenticada, deverá ser em língua portuguesa, dispensados a legalização consular e o reconhecimento de firma. 28

29 Direito de petição Art. 216 LPI 2º A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro ato da parte no processo, independente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento, sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca. Obs.: Como fica a representação de processos iniciados por outro procurador? Ref: Custos para troca de procurador na base de dados do INPI. 29

30 REIVINDICAÇÃO DO DIREITO DE PRIORIDADE

31 Prioridade Unionista Art. 127 LPI Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos. Parágrafo 1 - A reivindicação da prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil. 31

32 Direito de Prioridade Art. 4º CUP A (1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados. (...) C (1) Os prazos de prioridade acima mencionados serão de doze meses para invenções e modelos de utilidade e de seis meses para os desenhos ou modelos industriais e para marcas de fábrica ou de comércio 32

33 Prioridade Unionista Art. 127 LPI Parágrafo 2º A reivindicação da prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou do registro, acompanhado de tradução simples, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante. Parágrafo 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 4 (quatro) meses, contados do depósito, sob pena de perda da prioridade. 33

34 Prioridade Unionista Exemplos de documentos de prioridade 34

35 Prioridade Unionista A data de depósito original da marca fica assegurada pela Prioridade Unionista por 6 (seis) meses, garantindo retroatividade da data de seu depósito em relação a outros pedidos depositados após a data de sua prioridade; Garante ao titular que nenhum fato ou ato possa invalidar ou prejudicar sua marca dentro do prazo de proteção; O INPI não exige a confirmação de que a marca original foi concedida em seu país de origem; 35

36 Prioridade Unionista Aplicação das regras da Lei brasileira Princípio da Independência; Princípio do Telle quelle é possível proteger menos; Reivindicação da prioridade no ato do depósito; Documentação comprobatória Até 4 (quatro) meses após data do depósito. 36

37 Direito de Prioridade Resumo 6 meses de prazo; Retroatividade; Anterioridade frente à terceiros; Nenhum fato a invalidar ou prejudicar dentro do prazo; Não-exigência de confirmação do registro no país de origem; Princípio da Independência; Telle quelle; Reivindicação no ato; 4 meses para comprovação; 60 dias para suplementação. 37

38 EXAME FORMAL DO PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA art. 156/157 LPI 38

39 Exame formal Art. 156 LPI Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação 39

40 Exame formal O que pode ser analisado? Essencialmente, as formalidades do pedido. Dados da marca. Elemento nominativo não condiz com etiqueta da marca mista Classificação figurativa dos elementos (?) Apresentação da marca. Ex: Mista ao invés de figurativa. Documentos informados como anexados, mas não encontrados. Número de cópias de petição em papel. Falta de assinatura da petição. Falta de identificação do representante. 40

41 Exame formal Art. 157 LPI O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente. Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido. 41

42 ANÁLISE DOS ELEMENTOS DA PUBLICAÇÃO DO PEDIDO Art 158 LPI 42

43 Publicação na RPI Art. 158 LPI Art Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias. 43

44 Publicação na RPI Número do pedido. Data de depósito. Código do Despacho. Titular. Código do titular. Apresentação e natureza. Marca. Classificação figurativa. Classe e especificação de prod/serv. Próprio ou Procurador. 44

45 MUITO OBRIGADO! Alexandre Fragoso Machado Tel.: