A ABPI aprovou as resoluções n os 75 e 76

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1 Boletim da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL Julho de nº 106 Presidente antecipa objetivos do evento anual da ABPI A presidente da ABPI, Juliana L. B. Viegas, aponta as inovações e comenta sobre expectativas com relação ao XXIX Seminário e Congresso Internacional da Propriedade Intelectual, a ser realizado no período de 22 a 25 de agosto, no Rio de Janeiro. Página 3. Mesas-redondas aprofundam os debates A realização das mesas-redondas, sobre temas definidos pelas comissões de estudo, e abertas aos interessados em geral, vem se mostrando eficaz porque o tema é apresentado com profundidade, os debates exclarecem e permitem firmar posições. Essa forma de trabalho, adotada pela direção da ABPI, vem apresentando bons resultados. A presidente manifestou satisfação porque as mesas-redondas geram interesse e prestam bons serviços aos associados. Página 4. A ABPI aprovou as resoluções n os 75 e 76 Acolhendo as recomendações formuladas pela Comissão de Estudo de Patentes, o Conselho Diretor da ABPI aprovou, em 7 de maio de 2009, a Resolução da ABPI nº 75 sobre Patenteabilidade de Novos Usos e Novas Formas Cristalinas e a Resolução da ABPI nº 76 sobre Pedidos de patente para produtos e processos farmacêuticos diante da RDC nº 45 da ANVISA. Página 7. A ABPI participou de audiências públicas no Senado e Câmara A ABPI participou de audiências públicas da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) do Senado Federal, no dia 17 de junho, e da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da Câmara dos Deputados, no dia 25 de junho. Página 3. Flávia Rebello Pereira, Manoel J. Pereira dos Santos e Lia de Medeiros. Francisco Teixeira foi ouvido na audiência pública no Senado. Nº 106 Julho de 2009 Boletim da ABPI 1

2 Editorial Contratos envolvendo software e a necessidade de averbação no INPI Maria Cristina Machado Cortez* Co-coordenadora da Comissão de Estudo de Software, Informática e Internet da ABPI A legislação brasileira exige que os contratos envolvendo transferência de tecnologia sejam averbados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), como condição para a validade dos contratos perante terceiros, remessa e dedutibilidade de pagamentos por tecnologia advinda do exterior. A lei não define ou restringe, contudo, a expressão transferência de tecnologia, dando margem a entendimentos diversos e, por muitas vezes, conflitantes sobre o conceito. Até a Constituição de 1988, o Brasil viveu um cenário de reserva de mercado no que se refere a software. O artigo 31 da antiga Lei de Software já atribuía ao INPI a competência para averbação de contratos envolvendo transferência de tecnologia, exigindo, porém, além do fornecimento da documentação completa, em especial do código-fonte, a inexistência de capacitação tecnológica nacional. A nova Lei de Software eliminou o requisito da inexistência de capacitação tecnológica nacional. Vale lembrar que as remessas de software sempre tiveram tratamento específico, segundo as normas do Banco Central do Brasil. Em marco de 2005, com a extinção da Consolidação das Normas Cambiais, em especial a revogação das normas aplicáveis a software, os bancos comerciais não souberam mais como tratar essas remessas, passando a exigir a apresentação de carta do IN- PI confirmando a dispensa da averbação para processarem a remessa internacional. De forma a atender essa preocupação, o INPI divulgou em seu site lista dos serviços que não estariam sujeitos à averbação, incluindo serviços de manutenção de software sem a vinda de técnicos ao Brasil, prestados, por exemplo, através de help-desk, e licença de uso de software sem o fornecimento de documentação completa, em especial o código-fonte comentado, conforme artigo 11 da Lei nº 9.609/98. A lista publicada pelo INPI gerou controvérsia sobre os pagamentos relacionados a software, ao estabelecer a entrega do código-fonte como fator determinante para configuração de transferência de tecnologia. Inverteu-se, assim, a ordem prevista no artigo 11 da Lei de Software, que estabelece: se houver transferência de tecnologia, o titular deverá fornecer a documentação completa, em especial o código-fonte. Quanto aos serviços, a lista do INPI estabeleceu a vinda de técnicos estrangeiros ao Brasil como elemento decisivo à averbação de contratos. Em vista das controvérsias, as Comissões de Estudo de Software, Informática e Internet e de Transferência de Tecnologia e Franquias da ABPI promoveram, no dia 24 de junho, mesaredonda sobre o tema Contratos envolvendo Software: acesso a código-fonte, serviços de TI, assistência técnica, serviços especializados e transferência de tecnologia - Identificação de cada tipo contratual e necessidade de averbação pelo INPI, que contou com palestras de Manoel J. Pereira dos Santos, Flávia Rebello Pereira, e de Lia de Medeiros, coordenadora geral da Diretoria de Transferência de Tecnologia do INPI. Após intenso debate, todos os integrantes da mesa concordaram que (a) a mera entrega do código-fonte não configura, por si só, transferência de tecnologia, e (b) serviços de suporte, manutenção e instalação de software, bem como serviços de treinamento prestados diretamente ao usuário final do software, não estão sujeitos à averbação pelo INPI, ainda que contemplem a presença de técnicos estrangeiros. Restou unânime, ainda, o entendimento de que a transferência de tecnologia prevista no artigo 11 da Lei de Software ocorre na hipótese de capacitação da empresa brasileira para a produção industrial do programa, situação em que os contratos deverão prever, dentre outras obrigações, a entrega do código-fonte por parte da fornecedora à empresa receptora da tecnologia. Como resultado, Lia de Medeiros admitiu a necessidade de atualização e oficialização da lista de serviços não-averbáveis publicada no site do INPI. Convidamos todos os leitores a encontrarem mais detalhes sobre as discussões havidas nessa mesa-redonda no site da ABPI. * Com a colaboração de Gabriela Garcia de Paiva, advogada de Trench, Rossi e Watanabe Advogados. Notas Novos associados O Comitê Executivo e o Conselho Diretor da ABPI aprovaram, em 18 de junho de 2009, os pedidos de filiação de: Alain Biron (Bonini, Biron e Valente Advogados), Diego Muñoz Marroquin (particular), Rodrigo Domingos Zirpoli (Escobar Advocacia - Propriedade Intelectual e Direito Empresarial). Aprovaram também o pedido de alteração de pessoa jurídica para pessoa física de Cruzeiro/Newmarc Patentes e Marcas Ltda. (Newton Silveira). ABAPI disponibiliza sistema de classificados online A ABAPI disponibilizou aos seus associados e usuários de seu sítio o Sistema seletivo de oferta e procura de classificados, um serviço gratuito, onde os escritórios de todo o país poderão colocar suas ofertas de vagas para estagiários e profissionais ligados à propriedade industrial. Estudantes e profissionais poderão colocar anúncios oferecendo suas habilidades aos escritórios de todo o Brasil. Para cadastrar um classificado ou pesquisar as ofertas existentes, acesso o sítio da ABAPI e no menu lateral da página Classificados. Marcas Tridimensionais Maitê Cecília Fabbri Moro, diretora relatora da ABPI, lançou o livro de sua autoria Marcas Tridimensionais - Sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual, no dia 24 de junho, pela Editora Saraiva. O livro expõe os conceitos das marcas tridimensionais, destaca a importância de seus aspectos distintivos e de suas funções. O estudo discute a problemática da proteção desse tipo de marca com outros bens imateriais, como o desenho industrial, o direito do autor e o modelo de utilidade. Cartas para a redação do Boletim da ABPI Envie suas mensagens para a redação do Boletim da ABPI pelo redacao@abpi.org.br. Informações, críticas e sugestões serão avaliadas e respondidas, podendo ser publicadas ou não no Boletim após estudo de cada caso. 2 Boletim da ABPI Julho de 2009 Nº 106

3 Atividades da ABPI ABPI fez uma apresentação em audiência pública do Senado A ABPI foi convidada a realizar uma apresentação na audiência pública sobre o tema Propriedade Intelectual e Inovação, promovida pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) do Senado Federal, no dia 17 de junho. A ABPI foi representada pelo seu diretor executivo, Francisco Alberto Teixeira, que fez a apresentação, na qual ressaltou a importância dos direitos de PI na promoção da inovação e, por consequência, no desenvolvimento econômico. Destacou a importância do setor privado como a principal fonte de inovações tecnológicas e a consequente necessidade do aprimoramento constante do marco regulatório e a ostensiva proteção dos direitos de propriedade intelectual como fatores imprescindíveis à atração de investidores privados no setor de pesquisa. Mostrou a impressionante evolução da posição relativa dos ativos intangíveis na composição dos ativos das maiores empresas do mundo, que, em apenas trinta anos, cresceram de 17% para 80% do total dos ativos das quinhentas maiores empresas em termos de valor de mercado. Ressaltou também a importância dos investimentos em educação, as parcerias com o Poder Executivo, os incentivos fiscais e a constante melhoria das agências responsáveis pela administração e controle das diversas formas de proteção à PI. A apresentação realizada está disponível na Secretaria da ABPI. A sessão foi presidida pelo senador Flexa Ribeiro e contou com a participação de outros palestrantes: a advogada e livre-docente em direito internacional pela Universidade de São Paulo (USP), Maristela Basso; a gerente de Comércio Exterior do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Karla Christina Martins Borges; e a pesquisadora pós-doutora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Cláudia Chamas. Compareceram também diversos senadores, como Marco Maciel, Cristovam Buarque, Cícero Lucena, Lobão Filho, Renato Casagrande, Wellington Salgado, Valdir Raupp, Sergio Zambiasi, Roberto Cavalcanti e Eduardo Azeredo. Audiência pública debateu na Câmara patenteamento de materiais biológicos AABPI foi um dos quatro convidados para proferir palestra na audiência pública promovida pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da Câmara dos Deputados, para debater sobre o projeto de lei (PL 4.961/05), de autoria do deputado Antonio Carlos Mendes Thame (PS- DB-SP), e que aguarda parecer do relator, deputado Germano Bonow (DEM- RS). O PL estabelece que substâncias ou materiais extraídos de seres vivos naturais e de materiais biológicos serão considerados como invenções ou modelos de utilidade, podendo ser patenteados, alterando a Lei de Patentes. A ABPI foi representada pela co-coordenadora da Comissão de Estudo de Biotecnologia da ABPI, Ana Cristina Almeida Müller. Os outros convidados foram: o presidente do conselho deliberativo da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa - Interfarma, Jorge Raimundo, também membro do Conselho Diretor da ABPI; os professores Gonzalo Enriquez, Economia da Universidade Federal do Pará - UFPA, e Fabrício Rodrigues Santos, da UFMG, representando o Conselho Federal de Biologia - CFBio. Ana Cristina enfatizou que a ABPI apóia veementemente a aprovação do Projeto de Lei considerada uma das medidas importantes para adequação do arcabouço legal brasileiro à Política de Desenvolvimento da Biotecnologia. Ela ainda esclareceu que a Resolução da ABPI nº 53, citada pelo relator da Comissão de Meio Ambiente como um dos motivois para subsidiar seu parecer contrário ao projeto de lei, não se refere aos entendimentos da Associação quanto ao patenteamento de materiais ou substâncias extraídos, obtidos ou isolados de seres vivos naturais. Reversão do voto do relator O relator disse que vai mudar seu relatório, que recomendava a rejeição do projeto, por ter entendido que há argumentos para que as patentes sejam concedidas, desde que demonstrados os requisitos de patenteabilidade. O deputado Mendes Thame foi presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Biopirataria (encerrada em 2006). A CPI, que estudou a proteção do patrimônio genético brasileiro, concluiu que seria necessário estimular a partição dos benefícios, para remunerar as comunidades e o país, detentores da biodiversidade. O que está em debate nas comissões de estudo Biotecnologia Co-coordenadoras: Ana Cristina Almeida Müller (RJ) e Leonor Magalhães Peres Galvão de Botton (SP) A comissão reuniu-se no dia 30 de junho para discutir sobre as novas resoluções do INPI envolvendo pedidos de patente contendo sequências de aminoácidos e nucleotídeos e o processamento/exame de pedidos na área de biotecnologia. Margareth Maia, chefe da Divisão de Patentes de Biotecnologia do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, foi a convidada para participar dos debates. XXIX Seminário e Congresso Internacional da Propriedade Intelectual As comissões de estudo da ABPI promoverão no dia 22 de agosto um pré-evento com palestras e debates específicos aberto, não só aos associados da ABPI como a todos os participantes do XXIX Seminário e Congresso Internacional da Propriedade Intelectual. Nº 106 Julho de 2009 Boletim da ABPI 3

4 Matéria de capa XXIX Seminário e Congresso Internacional da Propriedade Intelectual 22 a 25 de agosto, no Rio de Janeiro A presidente da ABPI, Juliana L. B. Viegas, mostrou um panorama geral do XXIX Seminário e Congresso Internacional da Propriedade Intelectual, destacando os pontos mais importantes. O congresso anual da ABPI de 2009 contará com um seminário prévio, no sábado, dia 22 de agosto, com palestras e debates específicos, promovidos pelas comissões de estudo da associação (Biotecnologia; Cultivares; Desenho Industrial; Direito da Concorrência; Direito Desportivo; Direito Internacional da Propriedade Intelectual; Direitos Autorais e Direitos de Personalidade; Indicações Geográficas; Marcas; Patentes; Repressão às Infrações; Software, Informática e Internet; e Transferência de Tecnologia e Franquias). Estas palestras e debates serão abertos a todos os que se inscreverem para o congresso, e não somente aos associados da ABPI Na segunda-feira, dia 24, haverá duas plenárias pela manhã: Retaliações Cruzadas Resultantes de Decisões da OMC e A Marca Corporativa como Reflexo da Responsabilidade Social e Ambiental da Empresa. A primeira vai tratar de política externa brasileira na área de propriedade intelectual e a segunda abordará o reflexo na marca corporativa da atitude das empresas em relação à responsabilidade social e ambiental. À tarde, haverá painéis na área de marcas: Protocolo de Madri: Uma Avaliação Atual e Marcas Não Tradicionais: Situação Atual (olfativas, sonoras e tácteis). Na área de patentes, será debatida a questão dos desafios mundiais na área de patentes, entre os quais o problema do backlog mundial crônico de depósitos de patentes e das questões das Patentes Polimórficas e Patentes de Segundo Uso. Haverá dois painéis na área de direitos autorais: Direitos Autorais na Obra Cinematográfica, com participação do diretor de cinema Luís Carlos Barreto, e um painel inédito no Brasil, que vai abordar os direitos autorais e outros direitos de propriedade intelectual num mundo virtual: Second Life e Propriedade Intelectual: A Proteção da PI no Mundo Virtual. Na terça feira, dia 25, pela manhã, outros seis painéis. Dois sobre inovação: Incentivos Fiscais à Inovação: Eficácia e Dificuldades e Critérios para uma Política de Proteção à Biotecnologia. Este último vem ao encontro da vocação do Brasil para inovação na área de biotecnologia. O painel A Proteção do Design na Indústria de Autopeças: Comentários sobre a Jurisprudência Internacional e Nacional tratará de uma questão muito controvertida: a proteção de desenho industrial de partes e peças de reposição. Para alguns teóricos isto pode vir a constituir um abuso de poder, e o painel mostrará as posições a favor e contra. No painel Indicações Geográficas: Exemplos de Sucesso. Confusão de Conceitos entre IGs, Marcas Coletivas e Marcas de Certificação haverá uma palestra sobre o marketing do café da Colômbia e da marca Juan Valdez. Além disso, será discutida a confusão frequente entre o que é uma indicação geográfica, uma marca de certificação e uma marca coletiva. Os critérios de patenteabilidade serão focalizados no painel Harmonização Substantiva de Leis de Patentes: Situação das Discussões sobre o SPLT na OMPI. O último painel, Ambush Marketing: Uma Ameaça ao Merchandising na Copa do Mundo, tratará do marketing parasitário, uma prática agressiva de aproveitamento de eventos desportivos por quem não é patrocinador oficial. Duas plenárias na terça-feira à tarde finalizam o evento. A primeira, Open Innovation e Crowd Sourcing: Nova Forma de Criação a Exigir Novas Formas de Proteção, tratará da nova forma de inovação, com várias equipes, extra empresa, em lugares diferentes do mundo que se debruçam sobre o problema de uma empresa e colaboram para uma solução. A inovação é fruto de um desenvolvimento conjunto, situação relativamente recente e que pode gerar dúvidas sobre a titularidade da inovação. Dois palestrantes estrangeiros trarão o que tem sido feito no exterior. A segunda plenária tratará da Agenda para o Desenvolvimento: Avanços e Perspectivas, proposta que o Brasil e outros países em desenvolvimento apresentaram a OMPI. A agenda propõe adotar uma atuação para facilitar, entre outras coisas, a transferência de tecnologia entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Segundo a proposta, a OMPI não seria mera protetora/gerenciadora da propriedade intelectual, mas seria mais pró-ativa no estímulo à efetiva capacitação em ciência e tecnologia dos países em desenvolvimento. Na plenária pretende-se saber qual foi o avanço e em que pé se encontra a implementação dessa agenda para o desenvolvimento. Já fez a sua inscrição? A segunda fase de descontos na inscrição vai se encerrar no dia 15 de julho. Secretaria Regency Congressos & Eventos Ltda. (55 21) / abpi2009@regencyeventos.com.br 4 Boletim da ABPI Julho de 2009 Nº 106

5 Mesa-redonda Protocolo de Madri: Aspectos Práticos Por iniciativa da Comissão de Estudo de Marcas, a ABPI promoveu nova mesa-redonda sobre os aspectos práticos do Protocolo de Madri, desta vez na sede da ASPI em São Paulo, no dia 16 de junho. A moderadora foi Mariangela Sampaio Pratas da Costa, e os palestrantes Marcela Wasman Ejnisman, o ex-presidente da ABPI, José Antonio B.L. Faria Corrêa, Schmuell Lopes Cantanhêde, do INPI, e Claudia Schulz. Marcela Ejnisman mostrou as opções para obter o registro de marca no exterior: país por país, via sistemas regionais ou via União de Madri, com 78 países membros. Mostrou os números de registros e pedidos internacionais no período de 2004 a 2008 que passaram dos 21 a 22 mil para 41 a 42 mil por ano. Descreveu os procedimentos e apresentou as vantagens e desvantagens do Protocolo. Recomendou conhecer as regras do Protocolo e aprender a usá-las em conjunto com a legislação brasileira e disse que a expectativa com o Protocolo é o aumento do volume de marcas brasileiras no exterior, o favorecimento às pequenas e médias empresas exportadoras e o aumento de trabalho no setor jurídico. Concluiu que: O Protocolo será mais uma via para o registro de marcas, ninguém será obrigado a utilizá-lo. Novo eixo de debates José Antonio B. L. Faria Corrêa propôs reflexões sob a ótica econômica, política e jurídica, pois a adesão a qualquer tratado, incluindo-se o Protocolo de Madri, pressupõe a simetria de vantagens e desvantagens. O resumo das reflexões é o que segue: Com o amadurecimento das discussões sobre o Protocolo de Madri ao longo de vários anos, o eixo do debate, atualmente, não é a questão relativa às vantagens econômicas para as empresas brasileiras que exportam com marcas, que são indiscutíveis, mas a forma de integração do tratado ao ordenamento jurídico brasileiro, que deve assegurar um balanceamento entre os vários interesses em jogo: os benefícios do setor exportador; os benefícios dos não domiciliados que registram suas marcas aqui e a posição dos detentores de marcas registradas no regime local, brasileiros e estrangeiros, que enfrentarão o contrafluxo de marcas transportadas pela via de Madri. Outra angulação, de natureza estrátegico-empresarial, é o papel do Protocolo de Madri como instrumento de constituição de direitos: o tratado deve ser visto como mais uma das várias opções de registro. De particular importância continua sendo a capacidade do órgão registral, o INPI, de processar os pedidos originados na órbita do Protocolo, para que não se registrem marcas apenas por decurso de prazo, acarretando violação a direitos de terceiros, préconstituídos no país, além de quebra de isonomia. É preciso que se mantenham certos requisitos da lei brasileira, como a exigência de manutenção de procuradores locais com poderes para receber citação em litígios de propriedade industrial e a exigência de atividade no ramo objetivado. As discussões acerca dos mecanismos de integração de Madri à legislação local não é exclusiva do Brasil. A adesão ao Protocolo de Madri foi objeto de longos debates em países centrais, como o Reino Unido, que levou sete anos para implementar as regras do Tratado. Nos países anglo-saxões, o Acordo de Madri nunca foi assinado devido ao idioma de operação do tratado. Tanto que o Protocolo, hoje, admite o espanhol e cogita-se a inclusão do português. A visão do INPI Schmuell Lopes Cantanhêde apresentou a visão do INPI sobre como funcionaria o Protocolo de Madri no Brasil. Descreveu os procedimentos para registro no exterior, desde o pedido ou registro de base no INPI e a solicitação do envio de um pedido internacional. O INPI (a Administração de Origem) certifica os dados e envia o pedido internacional à OMPI. A Secretaria Internacional da OMPI verifica os dados mínimos e a classificação, traduz o pedido para as demais línguas oficiais; e inscreve o pedido no Cadastro Internacional. Emite um certificado de inscrição, publica a inscrição na Gazeta da OMPI, e notifica os países designados e estes processam as designações como Pedidos/Registros Nacionais. Schmuell concluiu citando os efeitos da inscrição internacional. Claudia Schulz destacou a necessidade de preparo para enfrentar a adoção do Protocolo de Madri e alertou para alguns aspectos operacionais: - Não há uma base única de dados que contemple informações de registros internacionais, regionais ou locais. Há que se realizar buscas em bases de dados de sistemas internacionais, regionais e locais (OMPI, OHIMe países designados). Atentar para outros direitos anteriores que variam de acordo com cada país (nome comercial, uso, indicações geográficas) e que o registro internacional não assegura o uso seguro em todos os países designados. Teceu considerações estratégicas sobre a natureza da marca, marketing e do negócios e os cuidados nos procedimentos. Schmuell Lopes Cantanhêde, Claudia Schulz e Mariângela Sampaio Pratas da Costa. José Antonio B. L. Faria Corrêa propondo suas reflexões e, na mesa, Marcela Ejnisman e Mariângela Costa. Nº 106 Julho de 2009 Boletim da ABPI 5

6 Mesa-redonda Contratos Envolvendo Software Por iniciativa das Comissões de Estudo de Software, Informática e Internet e de Transferência de Tecnologia e Franquias, a ABPI promoveu debates sobre Contratos envolvendo Software: Acesso a Código Fonte, Serviços de TI, Assistência Técnica, Serviços Especializados e Transferência de Tecnologia - Identificação de cada Tipo Contratual e Necessidade de Averbação pelo INPI, no dia 24 de junho, na sede da ASPI, em São Paulo. A mesa foi moderada por Maria Cristina M. Cortez, co-coordenadora da Comissão de Estudo de Software, Informática e Internet e foram palestrantes Manoel J. Pereira dos Santos, diretor editor da ABPI, Flávia Rebello Pereira e Lia de Medeiros, coordenadora geral de Contratos de Tecnologia do INPI, e teve a participação de Karin Klempp Franco, co-coordenadora da Comissão de Estudo de Transferência de Tecnologia e Franquias. A presidente da ABPI, Juliana L.B. Viegas, abriu o evento, destacando a nova sistemática das comissões de estudo. Cada comissão deverá organizar pelo menos uma mesa-redonda por ano, aberta a todos os interessados, para aprofundar os debates sobre temas eleitos. A mediadora apresentou o palestrante, Manoel J. Pereira dos Santos, especialista em propriedade intelectual, mestre e doutor pela USP e mestre pela Universidade de Nova York, ex-presidente da ABDA, coordenador de curso da área na FGV e diretor editor da ABPI. Manoel Santos discorreu sobre as modalidades de contratos na Lei de Software: licença de uso (art. 9º), licença de comercialização (art. 10), licença de desenvolvimento de sistemas (art. 5 ), contrato de encomenda de programa de computador (art. 4 ), contrato de transferência de tecnologia (art. 11) e contrato de prestação de serviços técnicos (art. 8º). Ele apresentou cada uma das modalidades, conforme a legislação e seus respectivos conceitos, e destacou, dentre eles, aqueles que constituem contratos típicos de direito de autor: as licenças de uso, de comercialização e de desenvolvimento de sistemas e contratos por encomenda de programa. Depois de destacar a regra básica da Lei de Direitos Autorais - LDA, art. 49, que é a possibilidade de transferir os direitos de autor a terceiros, por licenciamento, concessão, cessão ou outros meios admitidos em direito, caracterizou o licenciamento e concessão como contrato de uso e gozo, e a cessão como contrato de alienação. Distinguiu entre licença e cessão, sendo a primeira uma modalidade de locação com transferência do uso e gozo e a segunda, modalidade de compra e venda com transmissão da titularidade. Falou das circunstâncias em que o código fonte deve ser disponibilizado, total ou parcialmente, pelo proprietário do software em favor de terceiro. Afirmou que: a entrega do código-fonte nem sempre caracteriza a existência de contrato de transferência de tecnologia. Nos contratos de licenciamento de código-fonte, não há necessariamente a capacitação tecnológica do licenciado, e o acesso limitado ao código-fonte, para fins específicos, deve ser enquadrado como uma operação de licenciamento. A entrega do programa-fonte em nada afeta a titularidade dos direitos autorais detidos pelo licenciante ou seu controle futuro sobre os usos que o licenciado vier a fazer do código-fonte. Com mestrado em Chicago e na USP, coordenadora de contratos de tecnologia da Barretto Ferreira, Kujawski, Brancher e Gonçalves, Flávia Rebello Pereira abordou os contratos envolvendo software: acesso a código-fonte, serviços de TI, assistência técnica, serviços especializados e transferência de tecnologia - identificação de cada tipo contratual e necessidade de averbação pelo INPI. Falou do contrato de transferência de tecnologia, sujeito à averbação pelo INPI para que tenha eficácia perante terceiros, condição para remessa e dedutibilidade de imposto, dos contratos de assistência técnica e serviços técnicos e quais os serviços passíveis de registro no INPI, e os que não estão sujeitos à averbação. Foi concorrida a mesaredonda sobre contratos de software. Flávia Rebello concluiu que se há transferência de tecnologia de software, então deve haver a entrega do códigofonte comentado e documentação. Mas, se há entrega ou acesso ao código-fonte, não haverá necessariamente transferência de tecnologia. A palestrante descreveu os serviços de tecnologia da informação - TI para suporte e manutenção, para implementação e integração, para treinamento, tanto do usuário final quanto para o train the trainers, e para desenvolvimento e customizações. Ela concluiu que os serviços que são prestados diretamente ao usuário final do software não devem estar sujeitos à averbação pelo INPI, ainda que haja a presença de técnicos estrangeiros, porque não implicam transferência de tecnologia. Na sua opinião, apenas em alguns casos os contratos de serviços de tecnologia da informação contemplam transferência de tecnologia em relação ao software. A coordenadora geral de Contratos de Tecnologia do INPI, Lia de Medeiros, falou do INPI, sua finalidade e seu papel na análise dos contratos de transferência de tecnologia. Depois descreveu as atividades e atribuições da Diretoria de Contratos de Transferência de Tecnologia e Outros Registros (Dirtec) para falar dos contratos de transferência de tecnologia, apresentou a relação de contratos dispensados de averbação. Comentou sobre o arcabouço legal da transferência de tecnologia, e sobre os efeitos da averbação/registro dos contratos de tecnologia. Ressaltou a importância de gerar bancos de dados; estabelecer pesquisas setoriais; gerenciar desenvolvimento tecnológico; possibilitar formulação de política de transferência de tecnologia e acompanhamento dos dispêndios nacionais em ciência e tecnologia. 6 Boletim da ABPI Julho de 2009 Nº 106

7 Mesa-redonda Lia de Medeiros alertou que os serviços que não implicam transferência de tecnologia, conforme art. 211 da Lei nº , são classificados pelo Banco Central do Brasil como Serviços Técnicos Especializados (STE) e que o Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais (RMCCI), que em 2005 substituiu a Consolidação das Normas Cambiais, lista os serviços técnicos especializados. Ao concluir, a palestrante apresentou uma relação de quinze tipos de atividades/serviços dispensados de averbação. Durante os debates foram surgindo conclusões de consenso, como as citadas pela editorialista na página 2 deste Boletim. O Projeto E-Patentes: Desafios e Situação Atual Por iniciativa da Comissão de Estudo de Patentes, a ABPI realizou mesa-redonda sobre O Projeto E-Patentes: Desafios e Situação Atual, no dia 23 de junho em sua sede, no Rio de Janeiro. Ademir Tardelli, vice-presidente do INPI, o palestrante convidado, abordou as perspectivas do sistema eletrônico relativo às patentes. A apresentação foi comentada pelos especialistas: Francisco Carlos Rodrigues Silva, engenheiro químico, perito judicial, ex-examinador de patentes do INPI, diplomado pelo OMPI (JPO), em C.E.I.P.I. (França), com mais de trinta anos de experiência em propriedade industrial, e Carlos Cezar Cordeiro Pires, responsável pelos depósitos de patentes do escritório Dannemann, Ademir Tardelli apresentou o projeto E-Patentes do INPI. Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira. O moderador foi David Merrylees, também do escritório Dannemann. Resoluções da ABPI Resolução da ABPI nº 75 Patenteabilidade de Novos Usos e Novas Formas Cristalinas Acolhendo a recomendação formulada pela Comissão de Estudo de Patentes, o Conselho Diretor da ABPI aprovou, em 7 de maio de 2009, a resolução no sentido de: 1. reiterar a patenteabilidade dos novos usos de substâncias conhecidas, em particular dos novos usos médicos, e das novas formas cristalinas que preencham os requisitos legais de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial; 2. apoiar as diretrizes propostas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI no sentido de considerar patenteáveis os novos usos médicos e as novas formas cristalinas que preencham os requisitos legais de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial; 3. manifestar-se contra a posição firmada pelo Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual - GIPI, na Reunião Plenária do dia , contrária à patenteabilidade de novos usos e novas formas cristalinas; e 4. rejeitar os Projetos de Lei n os 2.511/2007 e 3.995/2008, que tramitam em conjunto na Câmara dos Deputados e visam a proibir a patenteabilidade de novos usos e novas formas cristalinas, ou de qualquer Projeto de Lei com o mesmo objetivo. A resolução foi encaminhada em 15 de julho de 2009 para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. A íntegra está disponível no site da ABPI: Resolução da ABPI nº 76 Pedidos de patente para produtos e processos farmacêuticos diante da RDC nº 45 da ANVISA Acolhendo a recomendação formulada pela Comissão de Estudo de Patentes, o Conselho Diretor da ABPI aprovou, em 7 de maio de 2009, a resolução no sentido de: a) Reafirmar as conclusões constantes da Resolução nº 16, quanto à ilegalidade da Lei /01; b) Considerar ilegal e inconstitucional a Resolução RDC nº 45 expedida pela ANVISA, na medida em que o referido ato (a) não atende ao princípio da legalidade, não havendo nenhum dispositivo na Lei nº ou na Lei nº 9.782/99 que atribua à ANVISA a tarefa de realizar exame de patenteabilidade em pedidos de patente, tarefa exclusiva do INPI, como determinado pela Lei nº 9.279/96 e Lei 5.648/70, e (b) dispõe sobre matéria de exclusiva competência do Presidente da República, pois o Chefe do Executivo tem exclusividade para sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução, bem como dispor sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos.... A resolução foi encaminhada em 15 de julho de 2009 para Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, Gerência Geral de Medicamentos Genéricos. A íntegra está disponível no site da ABPI: Nº 106 Julho de 2009 Boletim da ABPI 7

8 PROGRAMA PRELIMINAR 22 DE AGOSTO DE 2009 SÁBADO Reunião das Comissões de Estudo da ABPI 23 DE AGOSTO DE 2009 DOMINGO 14h00 Credenciamento e entrega de material 17h30 Abertura Solene: Aspectos Controversos da Propriedade Intelectual e do TRIPs na Visão do Judiciário Inauguração da Exposição seguida de coquetel 24 DE AGOSTO DE 2009 SEGUNDA-FEIRA 9h00 Plenária I: Retaliações Cruzadas Resultantes de Decisões da OMC 10h30 Pausa para café 11h00 Plenária II: A Marca Corporativa como Reflexo da Responsabilidade Social e Ambiental da Empresa 12h30 Almoço 14h00 Painel 1: Protocolo de Madri: Uma Avaliação Atual Painel 2: Como Combater o Crônico e Crescente Backlog Mundial de Pedidos de Patentes: Problemas e Soluções Painel 3: Direitos Autorais na Obra Cinematográfica 16h00 Pausa para café 16h30 Painel 4: Marcas Não Tradicionais: Situação Atual Painel 5: Patentes Polimórficas e Patentes de Segundo Uso: Isto é Benéfico para o Brasil? Painel 6: Second Life e Propriedade Intelectual: A Proteção da PI no Mundo Virtual 19h30 Jantar de confraternização Patrocinadores Platinum 25 DE AGOSTO DE 2009 TERÇA-FEIRA 9h00 Painel 7: Incentivos Fiscais à Inovação: Eficácia e Dificuldades Painel 8: Critérios para uma Política de Proteção à Biotecnologia Painel 9: A Proteção do Design na Indústria de Autopeças: Comentários sobre a Jurisprudência Internacional e Nacional 10h30 Pausa para café 11h00 Painel 10: Indicações Geográficas: Exemplos de Sucesso. Confusão de Conceitos entre IGs, Marcas Coletivas e Marcas de Certificação Painel 11: Harmonização Substantiva de Leis de Patentes: Situação das Discussões sobre o SPLT na OMPI Painel 12: Ambush Marketing: Uma Ameaça ao Merchandising na Copa do Mundo 12h30 Almoço 14h00 Plenária III: Open Innovation e Crowd Sourcing: Nova Forma de Criação a Exigir Novas Formas de Proteção 15h30 Pausa para café 16h00 Plenária IV: Agenda para o Desenvolvimento: Avanços e Perspectivas 17h30 Encerramento Secretaria do Seminário: Regency Congressos & Eventos Ltda. Tel.: / , Fax: abpi2009@regencyeventos.com.br Apoio Ouro Prata Boletim da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL Informativo mensal dirigido aos associados da ABPI. Visite a versão on-line deste Boletim no sítio da Associação. ABPI Todos os direitos reservados. ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - Rua da Alfândega, 108-6º andar - Centro - Cep Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Tel.: Fax: Web Site: abpi@abpi.org.br Comitê Executivo: Juliana L.B. Viegas - Presidente; Luiz Henrique O. do Amaral - 1º Vice-presidente; Elisabeth E.G. Kasznar Fekete - 2º Vice-presidente; Newton Silveira - 3º Vice-presidente; Antonio Carlos Siqueira da Silva - 4º Vice-presidente; Ricardo F. de Pinho - Diretor Tesoureiro; Maitê Cecilia Fabbri Moro - Diretora Relatora; Claudio Roberto Barbosa - Diretor Secretário; Helio Fabbri Junior - Diretor Procurador; Manoel J. Pereira dos Santos - Diretor Editor; André Zonaro Giacchetta - Diretor Editor Adjunto. Conselho Editorial: Elisabeth E. G. Kasznar Fekete; Gabriel Francisco Leonardos; José Henrique Barbosa Moreira Lima Neto; José Roberto d Affonseca Gusmão; Lilian de Melo Silveira; Luiz Edgard Montaury Pimenta; Rodolfo H. Martinez y Pell Jr. e Sonia Maria D Elboux Boletim da ABPI: Editores - Manoel J. Pereira dos Santos e André Zonaro Giacchetta; Jornalista Responsável - João Yuasa (MTb: 8.492); Produção Gráfica - PW Gráficos e Editores Associados Ltda.; Revisão - Mauro Feliciano; Impressão e Acabamento - Neoband Soluções Gráficas. 8 Boletim da ABPI Julho de 2009 Nº 106