MARCAS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS: CONFLITOS DE REGISTRABILIDADE NOS 20 ANOS DA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (LPI)

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1 MARCAS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS: CONFLITOS DE REGISTRABILIDADE NOS 20 ANOS DA LEI DA 1 Introdução PROPRIEDADE INDUSTRIAL (LPI) Patrícia Maria da Silva Barbosa Luiz Claudio Dupim Patrícia Pereira Peralta Os sinais distintivos do comércio têm uma longa tradição, tendo em vista a necessidade existente por parte de diversos tipos de produtores de assinalar sua produção, diferenciando-a dos seus concorrentes. Serens (2007) realiza excelente revisão histórica na qual demonstra relevante quantidade de regramentos e julgados nas corporações de ofício medievais sobre o uso de sinais distintivos. Entretanto, a temática, ainda na atualidade, é marcada por questões controversas relacionadas à proteção e convivência dos citados sinais. Impossível, dentro do escopo de um capítulo, aventurar-se em tentativas de solucionar as existentes controvérsias. Mas destaca-se a relevância de abranger, com cada vez mais profundidade, as mesmas, tendo em vista a importância dos sinais distintivos do comércio para a as atividades econômicas, bem como para a conduta dos agentes no mercado. Sendo assim, o objetivo principal deste artigo é compreender como vem sendo sedimentada, ao longo desses 20 anos de promulgação da Lei da Propriedade Industrial (LPI), Lei n /1996 (BRASIL, 1996), dentro do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), as diferenças entre os sinais a serem tratados ao longo deste texto, ou seja, as marcas e indicações geográficas (IGs). Além disso, buscar-se-á, também, demonstrar o comportamento, nesse período, dos novos tipos de sinais distintivos de uso coletivos instituídos pela LPI, assim como o aumento de interesse, por parte da sociedade, na proteção desses sinais a partir dos dados presentes nas bases de dados do INPI. Para atender ao objetivo exposto, a metodologia escolhida será eminentemente qualitativa. Ainda, de forma a dar conta do objetivo e verificar como tem sido tratada a temática dentro do INPI, destacar-se-ão os procedimentos aplicados nos setores responsáveis pela análise dos sinais distintivos desse Instituto. Portanto, espera-se apresentar um panorama da tratativa dada pelo INPI às marcas e as IG, assim como a apresentação de alguns casos. 157

2 Não se furtará, neste trabalho, à breve análise crítica dos casos apresentados. Tal análise - destaca-se - não reflete o posicionamento institucional, mas, sim, as reflexões dos autores. Buscar-se-á, ainda, confrontar a literatura existente sobre a matéria com o conteúdo das decisões e dos procedimentos adotados pelo INPI, de forma que tal literatura auxiliará na compreensão dos casos apresentados. 2 A propriedade industrial e os sinais distintivos do comércio Na teoria clássica do equilíbrio geral dos mercados, a perfeita informação, a homogeneidade dos produtos e o livre fluxo de consumo estabelecem uma relação de equilíbrio entre a oferta e a demanda, determinando o custo de bens e serviços. Em um sistema econômico ditado exclusivamente pelo mercado, diferenças entre bens e serviços não são importantes, estabelecendo-se uma concorrência baseada unicamente nos custos de produção. Contudo, na economia real, as assimetrias entre bens e serviços geram possibilidades de escolhas em função das preferências do consumidor. Se esses não estão preocupados apenas com o preço, mas também com a identidade do fabricante, um produtor com boa reputação consegue imprimir um preço superior aos seus competidores, sendo isso possível porque o prestígio tem importância no momento da escolha (FIANI, 2011). Pesquisas têm apontado que temas como qualidade, segurança do alimento e rastreabilidade também estão sendo cada vez mais considerados pelos consumidores (BRUCH ET AL., 2015, MAIA; BETZEL; ANDRADE, 2014) 1. Nesse contexto, os sinais distintivos do comércio podem servir como ferramentas para valorização do produto/serviço através da informação que os mesmos veiculam sobre qualidades e características presentes nos bens sobre os quais são apostos. Tais sinais podem criar uma relação de confiança entre o produtor e o consumidor, consequentemente conferindo uma vantagem competitiva ao primeiro. Sinais distintivos do comércio, conforme Olavo (2005, p. 22) podem ser compreendidos como: [...] os sinais individualizadores do empresário, do estabelecimento e dos respectivos produtos ou mercadorias, que conferem notoriedade à empresa e lhe permitem conquistar ou potencializar a sua clientela. A partir do disposto pelo citado autor, conclui-se 1 Bruch et al. (2015) publicaram estudo no Brasil onde a qualidade foi apontada como prioridade na hora da compra para 73% dos entrevistados, seguida pelo preço com 51%. Em 4% foram os entrevistados que priorizaram a questão da origem na decisão de adquirir um produto 158

3 que esses sinais distintivos abrangem as marcas, as IGs, os nomes comerciais, os títulos de estabelecimento, as firmas, entre outros. Tais sinais possuem semelhanças entre si e funções tuteladas juridicamente distintas, de acordo com a função que exercem no mercado. Assim, por exemplo, as marcas distinguem produtos e serviços de outros que concorrem em segmentos iguais ou afins. O nome comercial, por sua vez, distingue a atividade comercial de um empresário, enquanto o título de estabelecimento distingue um estabelecimento físico (ASCENSÃO, 2007). As IGs, por seu turno, distinguem um produto ou serviço, atrelando-o a uma origem geográfica específica. Como também se pode aferir da definição apresentada por Olavo (2005), todos esses sinais distintivos têm sua atuação no comércio, ou, como também apontada por Otero Lastres (1981), no mercado. A justificativa para a proteção dos sinais distintivos provém da função distintiva que exercem no comércio, diminuindo os custos de busca e as assimetrias informacionais existentes no processo de trocas mercadológicas (RAMELLO, 2006). Esses sinais permitem ao público identificar o produto ou serviço de sua preferência, sem ser induzido ao erro (ASCENSÃO, ). A partir dessa breve conceituação sobre os sinais distintivos, interessa abordar, para fins deste trabalho, os mecanismos de apropriação desses sinais, tendo em vista o disposto na LPI (BRASIL, 1996). Importante realçar que essa legislação possibilita o uso exclusivo tanto das inovações tecnológicas (patentes) como os meios de diferenciação na comercialização de bens e serviços (sinais distintivos). 2.1 A Lei n , de 14 de maio de 1996 (LPI) Como anteriormente exposto, marcas e IGs são consideradas sinais distintivos do comércio, pois servem para assinalar e diferenciar produtos/serviços no mercado. A importância exercida por tais sinais demandou que os mesmos fossem protegidos juridicamente. No caso do Brasil, tanto as marcas como as IGs encontram-se regulamentadas pela Lei n de 1996, Lei da Propriedade Industrial LPI (BRASIL, 1996). Nela, as marcas são tipificadas como de produto/serviço usadas para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante e afim de origem diversa; de certificação usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas; 2 A marca tem na sua base um interesse público: o de dar informação ao público em geral, permitindo-lhe distinguir uns produtos ou serviços de outros e evitando que seja induzido ao erro. O interesse privado dos titulares só surge protegido num segundo plano, enquanto serve aquela finalidade de interesse geral (ASCENSÃO, 2002, p. 1206). 159

4 e, coletiva usada para identificar produtos ou serviços provindos dos membros de uma entidade coletiva. A mesma LPI também dispõe sobre as IGs. Essas são constituídas de duas espécies: as indicações de procedência (IP) e as denominações de origem (DO), as quais serão apresentadas e contextualizadas adiante Marcas A marca é o sinal distintivo mais utilizado pelas empresas para distinguirem seus produtos e serviços no mercado, com o fito de fidelizar a clientela. Por isso, os investimentos feitos sobre esse sinal o tornam um ativo de grande valor para seus titulares. Esses passam a reivindicar proteção cada vez mais eficaz e homogênea para dar conta dos movimentos de internacionalização de mercados e, consequentemente, das marcas apostas à sua produção/prestação. O direito sobre a marca possui especificidades que delimitam de forma mais precisa o escopo da proteção conferida. De forma geral, os países adotam o denominado sistema atributivo em detrimento do sistema declarativo em função da maior segurança jurídica garantida pelo primeiro, sendo o sistema atributivo o adotado no Brasil. Portanto, a marca deverá ser requerida junto ao INPI para ter sua proteção garantida 3. A proteção da marca é restrita, como ocorre com os demais direitos de propriedade industrial, ao território nacional no qual a mesma é requerida, conforme o princípio da territorialidade. Além disso, a marca deverá ser solicitada com a indicação de quais produtos/serviços a mesma deverá assinalar. Essa regra, consequência do princípio da especialidade, de certa forma, limita a extensão da proteção conferida pelo direito à marca, que não confere uma proteção absoluta de um sinal por si e sim a proteção desse sinal em relação aos produtos e serviços que o mesmo visa a assinalar (OTERO LASTRES, 1981). Assim, diferente dos demais direitos de propriedade industrial que têm sua proteção limitada temporalmente, caindo, quando a mesma expira, em domínio público, o direito à marca tem 3 Como dito por Otero Lastres (1981), a proteção garantida pelos direitos de propriedade industrial é exclusiva e excludente, diferenciando-se do direito de autor, este, apenas, um direito de exclusivo. No caso dos direitos de propriedade industrial, além do direito de excluir terceiros da exploração econômica do bem protegido por tais direitos, o primeiro a requerer a proteção poderá impedir qualquer outro de requerer a mesma proteção, mesmo que esse tenha chegado a mesma invenção que o primeiro de forma independente. Ou seja, o primeiro a requerer junto ao órgão registral, atendendo aos requisitos presentes na Lei para obter a concessão, será o detentor do direito, podendo impedir qualquer outro a reivindicar a mesma proteção. 160

5 sua limitação para além da temporal estipulada pelo princípio da especialidade, podendo ser indefinidamente renovado (OTERO LASTRES, 1981). A LPI brasileira de 1996 inovou no que se refere aos sinais distintivos ao introduzir novos tipos de sinais aos já presentes no Código da Propriedade Industrial de 1971 (CPI/71) (BRASIL, 1971). Inovação derivada de novos acordos internacionais e da necessidade de participar do comércio global. Com relação à proteção marcária, surgem às conceituações para marcas coletivas e marcas de certificação, que podem ser consideradas subespécies categoria geral marcas. Por serem subespécies, entendem-se serem os parâmetros legais gerais aplicados às marcas, os mesmos a serem aplicados às demais naturezas. Entretanto, há algumas peculiaridades que especificam marcas coletivas e de certificação como sinais de uso coletivo. Essas especificidades fazem com que, para os fins deste trabalho, destaque-se um pouco mais as marcas coletivas, tendo em vista estas se aproximarem e, por vezes, se confundirem, erroneamente, com as IGs. Por sua vez, em relação à marca de certificação, far-se-á apenas pequenos apontamentos neste tópico, devido às suas singularidades e ao pequeno número de decisões sobre marcas dessa natureza pelo INPI. O titular de uma marca de certificação tem por direito permitir o uso, por terceiros, capacitados para tal, de seu sinal certificador. No entanto, o próprio titular da marca de certificação se vê impedido de usá-la. Isso porque, obrigatoriamente, o requerente da marca de certificação deverá ser pessoa física ou jurídica sem interesse direto na produção e/ou na comercialização do produto/serviço a ser certificado. Essa particularidade torna-se diferença relevante desse tipo de sinal, pois se pode dizer que a marca de certificação iguala, ao invés de diferenciar, aqueles que a utilizam, tendo em vista que todos que atingirem o mesmo padrão estipulado pelo titular da marca poderão utilizá-la. A distintividade aplica-se somente aos que não possuem o direito a usar tal marca em relação aos que possuem (LARGO GIL, 2006). Essa natureza de marca é a mais singular entre os demais sinais distintivos, tendo em vista a mitigação de sua função distintiva em preponderância da função de garantia, conforme apontado por Largo Gil (2006). Mesmo no caso das IGs que, por vezes, indicam qualidades referentes a um produto em função de sua origem geográfica, entende-se terem essas a função distintiva muito mais relevante que a função de garantia. Tal fato afasta um pouco mais a marca de certificação das marcas em geral, da coletiva, bem como das IGs. Na LPI (art. 123, II), encontra-se expresso ser a marca de certificação aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou 161

6 especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada (BRASIL, 1996, artigo 123, II). Para cumprir essa função é obrigatório que as marcas dessa natureza apresentem documentação com critérios técnicos onde sejam dispostas as características do produto/serviço objeto da certificação e as medidas de controle que serão adotadas pelo titular desse tipo de marca. Essa exigência de documentação deve cumprida pelo requerente no ato do depósito ou em até 60 dias desse ato. Porém, tem sido constatado que a falta da apresentação dessa documentação técnica é o principal fator responsável pela alta taxa de arquivamentos dos processos de marcas dessa natureza. Em 2015 o número de depósitos de marcas de certificação foi de 382. Entretanto, até o último dia do ano, 290 destes processos haviam sido arquivados por falta da documentação técnica 4. Isso porque, por ser documentação obrigatória exclusiva dessas marcas, sua ausência determina o arquivamento do pedido. Portanto, houve a inutilização de quase 76% de todos os depósitos requeridos neste ano. E essa taxa deve se tornar ainda maior, pois os depósitos protocolados até 31 de dezembro de 2015 possuem, ainda, 60 dias para que o requerente apresente a citada documentação. Portanto, somente depois de transcorrido esse período, ou seja, em meados de março de 2016, poder-se-á avaliar e apresentar a real taxa de arquivamento por falta da documentação técnica, levando-se em conta o período acima mencionado. Tal fato não é algo isolado. Isso porque desde a entrada em vigor da LPI em 1997 até o final do ano de 2015 foram depositadas no INPI pedidos de registro de marcas de certificação. E desse montante, apenas 540 restam aguardando exame. Tal conclusão de que esses arquivamentos são fruto da ausência da documentação técnica obrigatória para o depósito da marca de certificação pode ser agravada, ainda, pela inexistência, até então, de regulamentação, por parte do INPI, referente ao exame de marcas desta natureza. Tal fato sinaliza que, apesar da LPI já estar completando 20 anos, o INPI ainda possui desafios a serem vencidos. No tocante às marcas coletivas, embora sua proteção explícita tenha sido introduzida no ordenamento jurídico pela LPI, essas já possuíam certa proteção através das marcas de serviço requeridas na classe da classificação nacional vigente até A mencionada classe abrangia serviços executados exclusivamente por cooperativas, sindicatos, instituições 4 Dados compilados através de consulta ao Portal INPI disponível < Acesso em: 10 jan

7 ou associações de classes 5 (REGALADO et al., 2012). Marcas dessa natureza têm titularidade concedida exclusivamente para entidades coletivas representativas de coletividades. Essas se constituirão por associações, cooperativas, sindicatos e outras pessoas jurídicas de representação coletiva presentes no ordenamento jurídico e, portanto, muito próximas das figuras jurídicas enquadradas na antiga classe nacional A marca coletiva, assim como a marca de certificação, tem a exigência de que seu titular apresente, no ato do depósito ou em até 60 dias desse ato, documentação específica. Essa documentação é tipificada na LPI como regulamento de utilização da marca coletiva. Esse instrumento pode possibilitar à marca coletiva criar um diferencial de mercado, agregando valor aos produtos ou serviços a serem assinalados por tal sinal, desde que seja construído de forma a tornar-se uma ferramenta de gestão. Isso é possível quando o documento contem regras com tais objetivos e esses são bem geridos por seu titular, auxiliando os seus membros no controle das características desejadas e na qualidade dos produtos/serviços que desejam inserir no mercado (BARBOSA; REGALADO, 2013) 6. Nesse sentido, as marcas coletivas podem, ainda, ser ferramentas úteis para identificar um segmento mercadológico específico, sobretudo aos que visam a exportação e desejam ressaltar a origem brasileira em seus produtos ou serviços. Exemplos deste uso são as marcas coletivas setoriais (BARBOSA, 2015; REGALADO et al., 2015) Vinhos do Brasil, Brazilian Footwear, Brasil By Bags, entre outros. Desde a entrada em vigor da LPI, em 1997, até o final do ano de 2015 foram depositados no INPI pedidos de registro de marcas coletivas, sendo que 961 requisições ocorreram em Esse número de pedidos pode parecer grande em relação aos pedidos de IGs, que perfizeram apenas 12 requerimentos em Porém, essa percepção muda se a comparação for realizada em relação ao montante de pedidos de marcas de produtos/serviços requeridos no mesmo período. Considerando que o número de marcas depositadas no INPI gira em torno de por ano, tem-se que o número de marcas coletivas depositadas em 2015 corresponde a apenas 0,62% do total. No 5 Até a entrada em vigor no país da Classificação Internacional (NICE) de Produtos e Serviços para o Registro de Marcas (NCL) (7) em 2000, o Brasil possuía classificação própria de marcas: a Classificação de Produtos e Serviços instituída pelo Ato Normativo INPI n. 51, de 27/01/81, onde cada classe de produto ou serviço abrigava até três subitens. 6 Tal característica gera uma suposta proximidade com as indicações geográficas, que necessitam de um regulamento de uso para fins de registro no INPI, sendo comum serem encontradas associações entre esses sinais, nem sempre corretas. Tal associação é ainda mais comum pelo fato do nome dos documentos serem parecidos. 7 Dados compilados através de consulta ao Portal INPI disponível < Acesso em: 10 jan

8 entanto, esse percentual não é dos menores, visto que os depósitos estão crescendo ao longo dos anos. Como em 1997, apenas 57 pedidos de marcas coletivas foram depositados, os 961 depósitos de 2015 significam um aumento superior a 1600%. No entanto, como ocorre com os pedidos de marcas de certificação, existe uma elevada taxa de arquivamento dos pedidos de marcas coletivas por falta da apresentação da documentação exclusiva. Por ser documentação obrigatória para marcas dessa natureza, a sua não apresentação ocasiona o arquivamento do processo. O fato é que sua falta se revela como a grande responsável pela maior parte dos arquivamentos dos processos de marcas coletivas ao longo dos anos. Isto porque, em 2014, 85% dos processos foram arquivados por conta da não apresentação do regulamento de utilização. Em 2015 a proporção estava em torno de 73,4% até o último dia do ano. E, embora se detecte uma queda no número de arquivamentos por falta da apresentação da documentação específica, esse percentual ainda é consideravelmente alto 8. No final do ano de 2015, constatou-se que apenas 256 dos 961 pedidos depositados ao longo do ano possuíam alguma chance de tornarem-se registros (26,6%). Porém, há que se apontar que, de acordo com as publicações mais comuns decorrentes do exame atualmente, grande parte desses processos está incorrendo em exigências relativas a esclarecimentos. O teor dessas exigências, em geral, versa sobre a complementação de documentação, esclarecimentos se os produtos/serviços serão oriundos dos membros da entidade coletiva e não diretamente pela entidade, assim como a confirmação de que se trata de entidade coletiva. Tais exigências, formuladas pelo setor técnico do INPI, demonstram o pouco conhecimento ainda existente sobre esse tipo de marca. Isso porque, no caso dos produtos/serviços solicitados serem oriundos diretamente da entidade coletiva e não de seus membros, tem-se o caso de marcas de produtos/serviços e não de marca coletiva. Além disso, muitos depósitos são feitos por entidades jurídicas que não coletivas, tais como microempresas ou limitadas, entre outros, ensejando exigência de justificativas e documentações que demonstrem tratar-se de entidade coletiva. Destaca-se, ainda, o fato, resultante da incompreensão desse tipo de marca pelas entidades coletivas, de ser apresentado com regulamento de utilização o manual de uso de identidade de marca por parte dos requerentes. Porém, esse tipo manual não é a documentação específica requerida em lei, ou seja, o citado regulamento de utilização. Pelo 8 Essa taxa pode se tornar ainda maior, considerando que os depósitos protocolados até 31 de dezembro de 2015 possuem 60 dias para apresentarem do regulamento de utilização e podem ser arquivados posteriormente, caso não o façam. 164

9 contrário, os manuais de identidade de marca são constituídos por instruções comumente desenvolvidas pelas agências de marketing sobre os usos gráficos dos sinais, discriminando, portanto, cores, tamanhos e aplicações. Essas referências não são necessárias no regulamento de utilização tipificado em lei embora possam estar presentes no mesmo pois a marca será protegida de acordo com a apresentação depositada junto ao INPI. O cenário gerado por todos esses fatos permite deduzir o grande desconhecimento que ainda existe com relação às marcas dessa natureza. Apesar das marcas coletivas terem alcançado certa visibilidade nos últimos anos, por meio das ações de fomento praticadas por entidades governamentais, além do INPI e, ainda, ações de outras entidades, principalmente, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), a realidade demonstra que as marcas dessa natureza ainda são pouco exploradas por possíveis requerentes. Até 31 de dezembro de 2015, havia 167 registros de marcas coletivas em vigor. Esse número era bem diferente daquele encontrado até 31 de dezembro de 2012, quando existiam apenas 58 registros de marcas coletivas no país. Portanto, a grande maioria desses registros foi concedida somente a partir de 2013 (66,6%). Desses, 108 são de titularidade brasileira (65%) e 59 de titularidade estrangeira (34%) 9. A análise das marcas dessa natureza só pode começar com eficiência a partir da publicação da Instrução Normativa PR n. 296/2012. Esta disciplinava sobre o que devia constar como conteúdo do regulamento de utilização e trazia no Anexo I, um formulário que servia de modelo de regulamento de utilização. Atualmente, encontra-se em vigor a Instrução Normativa PR n. 19/2013 (BRASIL, 2013c) que a substituiu a primeira. Considerando essa demanda específica e, ainda, a complexidade variável dos diversos tipos de exame no setor de marcas, em novembro de 2013, o INPI publicou a Resolução n. 119/2013 (BRASIL, 2013b) criando uma fila de exame própria aos pedidos de registro de marcas coletivas ou de certificação. Como os pedidos de marca seguem a data de depósito para serem examinados, isso significou que os pedidos das marcas destas duas naturezas poderiam antecipar-se em relação às demais. Como uma das consequências desse ato, os pedidos de marcas coletivas estavam sendo examinados com cerca de 10 meses de antecedência em relação às demais marcas, no 9 Essa proporção tende a aumentar, considerando que em 2015 apenas cinco depósitos foram estrangeiros (0,5%) contra 956 brasileiros (99,5%). 165

10 final de Outro fato marcante dessa fila de exame é que os pedidos de marcas coletivas que não apresentam corretamente a documentação exigida estão sendo arquivados com mais celeridade. Essa ação está permitindo que processos depositados erroneamente sejam resolvidos com mais rapidez. Foram detectados casos onde o requerente depositou novamente, desta vez de forma correta, em curto período de tempo 11. Portanto, houve otimização no tempo de exame, bem como do processamento de pedidos saneados. Independente das similaridades e diferenças entre as marcas dessas duas naturezas específicas coletivas e certificação, o legislador reconheceu que os mesmos exercem grande relevância nas práticas de consumo. Exatamente por isso, estipulou que, nos casos das marcas coletivas e a de certificação, mesmo depois de extintas, as mesmas gozam de um prazo de cinco anos dentro dos quais ficarão indisponíveis (art.154) (BRASIL, 1997). Dessa forma, caso ocorra o depósito de pedido para proteção de sinal idêntico ou similar à extinta marca de certificação ou coletiva, por terceiros e dentro dos cinco anos contados da extinção, o pedido deve ser negado. Considera-se que este período defensivo seria, portanto, adequado para diluir associação, por parte do consumidor, do sinal de uso coletivo em relação com o seu primeiro titular, e com a importância que tais tipos de sinais podem assumir para seus consumidores (REGALADO et al., 2012) Indicações geográficas Caracterizado o cenário de depósitos e concessões referente às marcas coletivas e, brevemente, às marcas de certificação, ao longo desses 20 anos da LPI, passa-se a contextualização das indicações geográficas, tipificadas pela mesma lei. Considerando seu sentido amplo, a LPI aperfeiçoou a definição de indicação de procedência, já existente na CPI/71 (BRASIL, 1971). Introduziu, ainda, a definição de denominação de origem 12, até então inexistente na legislação nacional, possibilitando o registro de ambas às espécies consideradas como indicações geográficas Dados compilados através de consulta ao Portal INPI disponível < Acesso em: 10 jan Esse é o caso da marca Associação lutar pelo futuro. Um primeiro depósito foi feito em sete de abril de 2013 e arquivado em 28 de janeiro de 2014 por falta de regulamento de utilização. Cerca de 40 dias após a publicação do arquivamento pelo INPI, o mesmo titular fez novo depósito, desta vez com a documentação correta. 12 A definição de Denominação de Origem na LPI é muito similar à definição encontrada no Acordo de Lisboa onde o nome geográfico passa a designar produtos cujas qualidades ou características se devem ao meio geográfico incluindo fatores naturais e humanos (WIPO, 2013). 13 LPI: Art Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem. Art Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado 166

11 Como sinais distintivos, as indicações geográficas, segundo a LPI, visam diferenciar produtos/serviços que possuem uma origem geográfica específica, de outros que não pertencem à mesma origem geográfica. Ao mesmo tempo, tais sinais ajudam a congregar os produtores da região geográfica, sendo essa característica um dos motivos de ser considerado um sinal distintivo de cunho coletivo e potencial ferramenta de desenvolvimento local (DUPIM, 2015). O uso das IGs é restrito aos produtores e prestadores de serviços estabelecidos no local geográfico, podendo utilizá-lo desde que atendam as condições estabelecidas na legislação. O parágrafo único do art. 182 da LPI, delegou ao INPI o estabelecimento das condições de registro das indicações geográficas. De forma a atender a essa determinação o INPI instituiu, ao longo do tempo, uma série de instruções normativas que visavam a estabelecer as condições de registro na autarquia para as indicações geográficas. Dentre as mais relevantes, destacam-se: o Ato Normativo 143 de 31 de agosto de 1998, que instituiu as normas de procedimentos sobre registro das Indicações Geográficas; a resolução INPI 75/2000, onde se introduziu pela primeira vez a necessidade de apresentação de uma delimitação expedida por órgão oficial, um regulamento de uso do nome geográfico e comprovações específicas para cada espécie de indicação geográfica. A resolução 75/2000 foi substituída pela Instrução Normativa n. 12 de 18 de março de 2013 e posteriormente substituída pela Instrução Normativa 25 (IN25/2013), de 21 de outubro de 2013 (Brasil, 2013a) 14 que estabeleceu as condições atuais de registro das IGs no INPI, assim como promoveu a atualização dos formulários de requerimento e petições referentes ao pedido de registro de IG. A Instrução Normativa em vigor - IN25/ em seu artigo primeiro reafirma o caráter declaratório do registro de IGs, determinando que essas sejam reconhecidas mediante o atendimento das condições de registro estabelecidas pela autarquia. Dessa forma, o exame dos pedidos de registro de IG passa necessariamente por um exame formal relativo ao atendimento dos art. 6º 15 da IN25/2013 (Brasil, 2013a). produto ou de prestação de determinado serviço. Art Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos. 14 A Instrução Normativa 25 publicada em 21 de outubro de 2013 (IN25/2013) veio corrigir a Instrução Normativa nº 12 de 18 de março de 2013, que estabelecia as condições de registro das indicações geográficas no INPI. Esta, por sua vez tinha revogado a resolução INPI 75, de 08 de novembro de Art. 6º - O pedido de registro de Indicação Geográfica deverá referir-se a um único nome geográfico e nas condições estabelecidas em ato próprio do INPI, conterá: I requerimento (modelo I), no qual conste: a) o nome 167

12 No caso das Indicações de Procedência (IP), além dessas condições formais são analisadas as comprovações de que o local se tornou conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. Já para as Denominações de Origem (DO), são verificados os elementos que comprovam o vínculo do local com as qualidades ou características dos produtos ou serviços que se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos. Na ausência ou dúvidas com relação às comprovações apresentadas, o INPI poderá solicitar maiores esclarecimentos através de publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI), por intermédio de exigências que deverão ser cumpridas no prazo de 60 dias, conforme estabelecido no art. 16 da IN25/2013 (BRASIL, 2013a). Atendidas as condições da norma, o pedido é publicado para manifestação de terceiros. No caso de manifestação, corre prazo para contestação dos interessados seguida da decisão quanto ao reconhecimento da IG. Na ausência de manifestação, o pedido segue o trâmite processual podendo ter o registro negado ou concedido. Atualmente, a qualidade das solicitações tem aumentado em função das ações de disseminação da cultura da propriedade industrial promovidas pelo INPI nos últimos anos. Porém, a quantidade de pedidos não conformes ainda é grande, o que aumenta o tempo entre a solicitação e o reconhecimento. Segundo análise dos dados disponibilizados no portal do INPI (2015), o tempo médio de concessão de pedidos de registros de IGs no período de 2011 a 2015 era de 20 meses. No entanto, apesar dos esforços desenvolvidos nos últimos anos, esse tempo ainda pode ser considerado extenso para os padrões internacionais. A partir da entrada em vigor da LPI, os primeiros depósitos foram, em sua maioria, solicitados por estrangeiros com interesse na proteção de suas IGs no Brasil. O número de pedidos de registros requeridos por nacionais apenas começou a se intensificar a partir do ano de Segundo levantamento obtido nas bases de dados do INPI até dezembro de 2015, 103 eram os pedidos de registro de IGs depositados na autarquia, sendo 24 pedidos de requerentes estrangeiros e 79 referentes a pedidos de nacionais. Desse total, 53 pedidos geográfico; b) a descrição do produto ou serviço; II instrumento hábil a comprovar a legitimidade do requerente, na forma do art. 5º; III regulamento de uso do nome geográfico. IV instrumento oficial que delimita a área geográfica; V etiquetas, quando se tratar de representação gráfica ou figurativa da Indicação Geográfica ou de representação de país, cidade, região ou localidade do território, bem como sua versão em arquivo eletrônico de imagem; VI procuração se for o caso, observando o disposto nos art. 20 e 21; VII comprovante do pagamento da retribuição correspondente. 168

13 obtiveram registro, sendo oito IGs estrangeiras todas na espécie de DO e 45 de IGs nacionais, sendo nove na espécie DO e na espécie IP. Considerando a data de dezembro de 2015 como limite temporal, verifica-se que do total de registros de nacionais, apenas quatro foram concedidos há pelo menos oito anos e dois registros há pelo menos seis anos. Todos os restantes foram concedidos nos últimos quatro anos ou menos, o que evidencia o pouco tempo da experiência brasileira com relação à percepção e ao desenvolvimento das IGs nacionais. Portanto, passados quase 20 anos da internalização do conceito de IG no país, apenas em anos mais recentes começou a haver um maior interesse na procura por esse tipo de proteção por parte de requerentes nacionais. Tal movimento pode ser explicado pelo aumento de iniciativas de disseminação e fomento ao registro de indicações geográficas, considerando a capacidade que esse tipo de sinal possui em agregar valor aos produtos/serviços que visa assinalar. Dentre os fomentadores, encontram-se instituições de apoio técnico-científico, como são os casos dos projetos pioneiros da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) em seu núcleo de Uva e Vinhos no Rio Grande do Sul, os projetos de apoio às entidades representativas de micro e pequenos produtores pelo SEBRAE, às iniciativas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), além de alguns órgãos estaduais e centros acadêmicos. Esses movimentos de apoio e fomento têm se intensificado apenas recentemente. Como forma de sintetizar as principais características dos sinais distintivos em comento, apresenta-se, a seguir, uma síntese no Quadro 1. Quadro 1 - Principais diferenças entre indicações geográficas, marcas, marcas coletivas e marca de certificação Características IG Marcas Marcas Coletivas Marcas de Certificação Legislação em vigor Lei 9279/96; Instrução Normativa 25/2013 Lei 9279/96 Lei 9279/96 Instrução Normativa 19/2013 Identificar a procedência de Identificar e Identificar Lei 9279/96 Identificar o atendimento a 16 O grande número de registro nacionais na espécie de IP denota uma preferência das entidades representativas de produtores por esta espécie de IG. Tal preferência decorre da maior facilidade de comprovação da reputação do local no que se refere à extração, fabricação e produção de determinado produtos ou prestação de determinado serviço. 169

14 Função produtos e serviços cuja reputação, qualidade ou outra característica se deva ao seu local de origem. distinguir produtos e serviços produtos/serviços da entidade coletiva titular da marca normas ou especificações técnicas Titularidade Produtores e prestadores de serviço locais estabelecidos no Requerente do registro Entidade coletiva representativa de Entidade certificadora, sem local e que satisfaçam as coletividade interesse direto condições de cada espécie de IG Condições para registro Regulamento de uso; delimitação da área geográfica; comprovações relacionadas à Inexistente Regulamento de utilização Documentação específica com critérios para espécie de IG solicitada atestar conformidade Direito de uso Restrito aos produtores/prestadores de Titular do registro Membros ou associados a entidade titular da Autorizados pelo titular da marca serviços estabelecidos no local marca e atendimento aos requisitos de qualidade no caso da DO Indefinida enquanto existir as Dez anos Dez anos renováveis Dez anos Vigência da proteção condições previstas para cada espécie de IG, independente de renovação renováveis indefinidamente indefinidamente renováveis indefinidamente Fonte: Adaptado de CABRAL et. al, Questões problematizadas sobre o registro de marcas e indicações geográficas Feitas essas considerações em relação ao comportamento dos novos tipos de sinais distintivos instituídos pela LPI ao longo destes vinte anos, retoma-se o objetivo principal do presente trabalho, ou seja, compreender como vem sendo sedimentadas, dentro do INPI, as diferenças entre os sinais sobre os quais o texto vem tratando: marcas e IGs. Para tanto, alguns dados empíricos serão utilizados na tentativa de demonstrar melhor a tratativa dada a esses sinais pelo órgão competente. 3.1 Análise dos procedimentos de exame de colidência entre marcas contendo nomes geográficos e indicações geográficas pelo INPI brasileiro 170

15 Para o exame de marcas, atualmente, o INPI disponibiliza em seu portal um Manual do Exame de Marcas 17 que se destina a orientar o depositante quanto às regras para o correto depósito de pedidos e petições de marcas. Esse ainda estabelece diretrizes e procedimentos de análise dos sinais à luz dos dispositivos previstos na LPI (Brasil, 2014, 1º, inc. I e II da Resolução 142/2014). Utilizou-se esse documento como base para expor e discutir os procedimentos que estão sendo aplicados no Brasil no tocante às marcas que contêm indicação geográfica e/ou nomes geográficos. Tais procedimentos são adotados para todas as marcas, independente da natureza e apresentação solicitadas, portanto, incluindo as marcas coletivas e de certificação. Da mesma forma, é fundamental ressaltar que quando do exame da registrabilidade de uma marca o princípio da especialidade é sempre parâmetro norteador. Isso significa que em todos os casos que serão comentados a seguir, somente será aplicável à proibição dos incisos da LPI onde seja constatada afinidade mercadológica entre o que é assinalado como indicação geográfica e o que está sendo solicitado para ser assinalado como marca. Dessa forma, as proibições legais não serão computadas quando se tratarem de produtos/serviços para segmentos mercadológicos distintos. Sendo importante sublinhar que as marcas são registradas para segmentos mercadológicos divididos de acordo com a Classificação Internacional (NICE) de Produtos e Serviços para o Registro de Marcas (NCL), enquanto as IGs são protegidas de acordo com o produto/serviço independente de classe. Vale a pena ainda frisar que todos os pedidos de registro de marca ao INPI são publicados para possibilitar a manifestação de terceiros por meio da RPI. Portanto, aqueles que se sintam prejudicados podem se manifestar contrários às solicitações de marcas através de petições de oposição durante o período de 60 dias a contar da publicação. As proibições de registro como marca de sinais constituídos por indicação geográfica ou por termos indicativos de falsa procedência ou origem estão dispostas nos incisos IX e X do art. 124 da LPI 18. Nestes, tem-se que não são registráveis como marcas: [...] IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; [e] X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina [...]. 17 Disponível em: < Acesso em: 12 jan Os procedimentos relativos à análise de marcas contendo IGs e nomes geográficos estão previstos no item do Manual de marcas.

16 Na interpretação desses incisos, a Diretoria de Marcas do INPI, por meio do seu corpo técnico, analisa além dos demais critérios de registrabilidade, se as IGs são reconhecidas ou não no Brasil e se o requerente da marca pertence à localidade da IG. Dispostos esses procedimentos iniciais, passar-se-á para alguns exemplos relativos à colidência dos sinais em comento Registrabilidade de marcas x indicações geográficas reconhecidas 19 No exame de pedidos de registros de marcas que contenham IG reconhecida pela autarquia merece destaque o entendimento dado pelo INPI de que a proibição de registro como marca independe dos requerentes serem estabelecidos na localidade ou não. No entanto, o endereço do requerente da marca é tomado como parâmetro para definição do inciso a ser aplicado. No caso dos pedidos de registro de marcas cujo requerente pertença à localidade da IG, cujo nome geográfico está protegido por IG pela autarquia será aplicado o inciso IX do art. 124 da LPI. Assim, vê-se reforçada a proteção conferida pela IG. Por sua vez, nos casos em que os pedidos de registro de marcas tenham por requerentes terceiros não pertences à localidade da IG reconhecida pela autarquia, aplicar-se-á o inciso X do art. 124 da LPI. Tem-se o caso de falsa procedência para IG reconhecida. Uma vez reconhecida a IG no país, ela passa a constar do banco de dados de marcas e, portanto o conhecimento de sua existência e a devida proteção efetiva se tornam procedimento simplificado. Esses seriam os casos de todas as IGs que o INPI reconheceu até então. Apesar do Manual de marcas não dispor explicitamente sobre situações onde a marca contenha o elemento figurativo da IG, esses procedimentos podem ser aplicados por analogia. Em pedidos de marca nos quais exista imitação ou reprodução de IG reconhecida pelo INPI, entre outros elementos distintivos a compor o conjunto do sinal requerido, deverá ser feita exigência para a exclusão dos termos que imitem ou reproduzam a IG do conjunto marcário. Todavia, esse procedimento só é aplicável quando a parte subsistente do sinal marcário não tenha alterado as características principais do sinal requerido originalmente. Além disso, o sinal restante deverá ser registrável de per se, isto é, não sendo incidente nas demais proibições legais. 19 Item do Manual de marcas.

17 Um exemplo de aplicação desse procedimento é o caso da marca Cachaça Benvinda. Por meio do Decreto n , de 21 de dezembro de instituiu-se ser o termo Cachaça indicação geográfica do Brasil (art. 1 e art. 2 ) (BRASIL, 2001). Portanto, os sinais que contenham o sinal cachaça para assinalar bebidas alcoólicas não podem ser registrados como marca. Dessa forma, o solicitante do registro de marca receberá uma exigência na qual será requerida a exclusão do termo cachaça do conjunto marcário para poder prosseguir no exame. Outra situação é quando no pedido de marca existe reprodução parcial ou evocação de IG reconhecida pelo INPI, entre outros elementos distintivos a compor o conjunto do sinal requerido. O procedimento a ser adotado será dependente do conjunto marcário apresentado. Isto é, deve-se considerar a qual o papel da IG no contexto dos demais elementos da marca, inclusive se esses são registráveis. Como exemplo podemos citar o caso da marca Café do fruto arábica do cerrado requerida para distinguir o produto café e bebidas á base de café, entre outros. Neste caso tem-se a utilização do termo Cerrado e não Região do Cerrado Mineiro que é o nome geográfico protegido como indicação geográfica, tratando-se então de uma reprodução parcial. A marca foi considerada passível de ser registrada. No exame, levou-se em conta que o termo Cerrado se encontrava constituindo diversos conjuntos marcários de titulares diferentes já convivendo assim como a ausência de manifestação contrária do titular da IG reconhecida. Outra questão trazida à baila neste caso é que Cerrado também significa o nome de um bioma brasileiro e não tão somente um nome geográfico Registrabilidade de marcas x IGs pendentes de exame reconhecimento 21 Para fins de registrabilidade de marcas que contenham imitação ou reprodução de IG com reconhecimento solicitado ao INPI ainda pendente de decisão, a autarquia, por meio da sua Diretoria de Marcas, está optando por manter o pedido de registro de marca sobrestado até decisão do pedido de IG. Assim como nos casos anteriores, esse procedimento está sendo aplicado independente de ser o requerente da marca o mesmo da IG. Como exemplo desse caso, tem-se o requerimento como marca da expressão Chianti Classico. O INPI recebeu em 30 de junho de 2000 o pedido de registro de marca coletiva 20 Esse mesmo decreto define e protege as expressões Cachaça, Brasil, Cachaça do Brasil e Caipirinha, como de uso restrito aos produtores estabelecidos no País (BRASIL, 2001). Trata-se do único caso de IG brasileira protegida por Decreto presidencial até o presente. 21 Item do Manual de marcas.

18 Consorzio vino Chianti Classico Chianti Classico para vinhos e o pedido de registro de IG Chianti Classico, em 23 de março de 2006, também para vinhos. Ambos os pedidos são do mesmo titular italiano. O pedido de IG foi arquivado, mas recebeu solicitação de revisão desse ato administrativo em Essa solicitação encontrava-se pendente de decisão até dezembro de Embora o pedido de marca tenha sido depositado antes, o primeiro exame da marca somente foi realizado após o depósito da IG. Isso porque o INPI ainda não possuía diretrizes de exame de marcas coletivas na época do depósito, o que adiou sua apreciação. Quando do exame em 2015 a autarquia se posicionou de forma a sobrestar a marca pelo pedido de IG. Esse procedimento foi adotado, pois se considerou que o registro da IG é o reconhecimento de um direito de fato, não sendo o aspecto temporal relevante nesse caso. Portanto, o pedido de registro de marca será mantido sobrestado até a conclusão do trâmite do pedido de registro de IG Registrabilidade de marcas x IGs não reconhecidas No exame de pedidos de registros de marcas que contenham IG cujo reconhecimento não tenha sido solicitado à autarquia, procura-se nortear a decisão do exame observando se os requerentes da marca são estabelecidos na localidade da IG ou não. Esse é o caso da marca coletiva de origem espanhola Jabugo, registrada para presuntos de porco ibérico, entre outros produtos. Nesse ponto é interessante ressaltar que a autarquia não tem meios de ter conhecimento sobre todas as IGs existentes no mundo. Portanto, esse procedimento só é aplicável quando, de alguma forma, é possível identificar que se trata de uma IG. Recai, consequentemente, sobre o titular da IG o dever de se fazer conhecer pelos meios disponibilizados pela autarquia, tais como a oposição. Por vezes, a associação é feita através da apresentação de documentos pelo próprio requerente no seu processo. Isso foi o que aconteceu com a marca coletiva de origem italiana Mozzarella di bufala Campana. Na sua solicitação o requerente apresentou documentos que declaravam ser este o consórcio responsável pela tutela do queijo mozzarela de búfala e pelo uso correto da DO. Portanto, para os casos nos quais o requerente é localizado na região cujo sinal não é reconhecido como IG protegida no Brasil torna-se possível a concessão do sinal requerido como marca.

19 Por seu turno, quando os pedidos de marca contiverem imitação ou reprodução de IG não reconhecida pela autarquia, sendo o requerente de região diferente da protegida pela IG, tais sinais serão negados com base no inciso X do art. 124 da LPI. Ou seja, o sinal é reconhecido como uma falsa procedência, desde que seja possível identificar haver tal relação. Nesse ponto destaca-se novamente ser fundamental a manifestação de terceiros contrários ao registro da marca para que um exame mais apurado possa ser realizado. Quando o sinal requerido como marca composto por nome geográfico não possuir reputação para o que está sendo solicitado, a marca poderá ser concedida desde que não incorra em outras proibições legais, conforme consta do art. 181 da LPI. Como exemplo para o procedimento citado, tem-se no Manual de marcas o termo Paris para assinalar sorvetes, sendo tal termo passível de constituir uma marca registrada devido ao já citado princípio da especialidade Registrabilidade de marcas com siglas/termos de uso comum para indicações geográficas Existe ainda o caso de marcas com inclusão de siglas que remetem a indicação geográfica, tais como IGP ou DOC (Indicação Geográfica Protegida e Denominação de Origem Controlada, respectivamente), entre outras. Tais siglas são comumente utilizadas em diversos países da União Europeia como identificadores de IG reconhecidas e/ou protegidas, sendo apostas em seguida ao nome da localidade ou região produtora. Esses casos foram discutidos e disciplinados pelo INPI apenas recentemente, isto é, em julho de Foi determinado que para a análise da marca deve-se verificar se o pedido visa a assinalar produto/serviço habitualmente protegido por IG e se o elemento em questão cumpre função IP/DO, levando o consumidor a entender que o produto teria como origem região ou localidade objeto de IG. No caso do pedido de registro de marca se enquadrar em ambas as condições, este deverá ser indeferido pelo inciso X do art. 124 da LPI, por induzir à falsa indicação de procedência ou qualidade. Têm-se aqui novamente o entendimento da aplicação do inciso X para IGs não reconhecidas no país. 22 A Nota Técnica INPI/CPAPD n. 005/2015 Rio de Janeiro, 15 de julho de 2015, dispõe sobre o termo DOC, porém pode ter seu procedimento aplicado às demais siglas nas mesmas condições. Disponível em: < dade_do_sinal_marc%c3%a1rio#5119-indica%c3%a7%c3%a3o-geogr%c3%a1fica>. Acesso em: 20 jan

20 Quando o elemento em questão (IGP, DOC ou análogo) estiver acompanhado de nome de IG reconhecida 23, citando como exemplo o caso de uma possível solicitação como marca da expressão Vale dos Vinhedos D.O.C.. Essa deveria ser indeferida pelo inciso IX do art. 124 da LPI. Mantêm-se, portanto, a aplicação do inciso IX apenas para IGs reconhecidas, conforme apresentado nos itens anteriores. Por seu turno, quando o elemento em questão se encontra associado a nomes geográficos que não se enquadram na categoria de IG ou outros termos, tal elemento poderá ser registrado, desde que o conjunto não incida nas demais proibições. Como exemplo, citamse as marcas DOC art e Bangu french fries D.O.C.. O fato de só recentemente ter sido elaborada Nota Técnica disciplinando procedimentos para esse tipo de marca é um forte indicador de como o tema em questão ainda segue suscitando dúvidas nas proteções a serem conferidas pelos sinais. Novamente destaca-se que a aplicação dos incisos IX e X não excluem a análise das demais proibições contidas tanto no art. 124, como nos demais artigos da LPI. O Manual de marcas possui, ainda, outro item específico que determina os procedimentos a serem aplicados no exame de nomes de lugares 24 que não guardam relação com IGs. Citando como exemplo as marcas Hotel São Paulo e Faculdade de Pindamonhangaba, o Manual informa que o exame deve verificar os conjuntos em questão com relação à disponibilidade da marca. Isto é, a marca é registrável se não houver marca registrada colidente anterior, retendo o direito de exclusividade. Este é o caso da marca Cotton USA. Outra possibilidade de registro ocorre quando existirem diversas marcas com o nome São Paulo de diferentes titulares convivendo no mesmo segmento mercadológico. Nesse caso, o nome é considerado desgastado e passível de ser registrado, desde que a marca requerida exclua a possibilidade de confusão ou associação indevida com marca registrada de terceiros. Esse comportamento, por exemplo, é usualmente encontrado no segmento hoteleiro onde designar o local é bastante comum. Esse item dispõe, ainda, que o mesmo princípio deve ser aplicado nos casos de adjetivos pátrios. Portanto, este entendimento permite o registro de marcas como, por exemplo, a brasileiríssima Havaianas para chinelos. Um resumo dos procedimentos discutidos está disposto no Quadro 02: 23 Embora a Nota Técnica nesse item 5 use a expressão indicação geográfica existente foi esclarecido junto a Comissão responsável por sua elaboração que o entendimento deveria ser de reconhecida/registrada. 24 Item do Manual de marcas.