Marcas de Alto Renome: Novas Regras nos Tribunais

Painel 13 Marcas de Alto Renome: Novas Regras nos Tribunais Márcia Maria Nunes de Barros Juíza Federal

Notoriedade Código de Propriedade Industrial de 1971 (art.67): marca notória, com registro próprio, assegurada proteção especial em todas as classes. Lei da Propriedade Industrial de 1996: - Marca de alto renome (art.125): registrada no Brasil, assegurada proteção especial em todos os ramos de atividade. - Marca notoriamente conhecida (art.126): em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil

Marcas de Alto Renome A atual Lei de Propriedade Industrial não previu como se daria tal reconhecimento, nem a necessidade de registro próprio. Procedimento Administrativo: a fim de regulamentar tal dispositivo, o INPI editou a Resolução n.º 110, de 27/01/2004, revogada pela Resolução n.º 121, de 06/09/2005, que atualmente normatiza os procedimentos para a aplicação do art.125 da LPI. O pedido de reconhecimento de alto renome de uma marca não é feito diretamente, e sim por via incidental, como matéria de defesa, quando da oposição a pedido de registro de marca de terceiro ou do processo administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro.

Marcas de Alto Renome Procedimento Judicial: é possível a declaração de alto renome de uma marca pelo Poder Judiciário? Posição do INPI: Em alguns casos, reconheceu o alto renome. Em outros, alegou: - impossibilidade jurídica do pedido; - falta de interesse de agir; - a improcedência do pedido, eis que a declaração de alto renome de uma marca deve ser analisada pela autarquia por ocasião de eventual exame de pedido de registro de terceiros, não devendo ser admitida a substituição do exame de competência exclusiva do Poder Executivo pelo Poder Judiciário.

DAKOTA Ação Ordinária n.º 98.0018583-6, 22ª Vara Federal. INPI reconheceu a procedência do pedido. Sentença julgou procedente o pedido, declarando o alto renome (1999). Em reexame obrigatório (REO 1999.02.01.041882-1), o TRF2 manteve a sentença (2001). O INPI ajuizou ação rescisória (AR 2003.02.01.015774-5), julgada procedente (2008) vedada a utilização (de ação declaratória) com a finalidade única de se obter declaração de alto renome de uma marca. Embargos infringentes desprovidos (2010). Recurso especial admitido, sem decisão do STJ. GOODYEAR Ação Ordinária n.º 2002.51.01.511247-2, 39ª VF

RIDER Ação Ordinária n.º 2002.5101530167-4, 37ª VF. Sentença (2003), Acórdão (2008) não é de se admitir procedimento de averbação de alto renome de marca, que a LPI veio, propositalmente, a suprimir. LYCRA Ação Ordinária n.º 2002.51.01.511145-9, 35ª VF Sentença (2003), Acórdão (2008). TIGRE Ação Ordinária n.º 2006.51.01.504829-9, 39ª VF. Sentença (2007), Acórdão (2008) a proteção especial do art.125 da LPI não pode ser conferida, em primeira análise, pelo Judiciário ao titular de uma marca, pois acarretaria certificação eterna da sua notoriedade (...). Ao Judiciário cabe a revisão dos atos proferidos pela Administração Pública, sendo que, no caso em tela, sequer existe ato a ser revisto. Sentenças julgaram o pedido de declaração de alto renome improcedente, e foram confirmadas pelo TRF2.

BIC Ação Ordinária n.º 2003.5101507288-4, 35ª Vara Federal. Sentença (2004), Acórdão (2008). CASTROL Ação Ordinária n.º 2002.5101514661-9, 35ª Vara Federal. Sentença (2007), Acórdão (2008) O alto renome de uma marca é situação de fato que decorre do amplo reconhecimento que o signo distintivo goza junto ao público consumidor, e que varia com a passagem do tempo e a mudança das circunstâncias. II Exercício indevido de ação declaratória que não visa a declarar existência ou inexistência de relação jurídica e sem situação de fato alegada. Sentenças julgaram procedente o pedido de declaração de alto renome, mas foram reformadas pelo TRF2.

51 Ação Ordinária n.º 2003.51.01.540708-0, 37ª VF Sentença julgou improcedente o pedido, por ausência de previsão legal ou regulamentar (2006). Decisão confirmada pelo TRF2 (2007). STJ negou seguimento ao recurso especial. CONTINI Ação Ordinária n.º 2003.51.01.540707-9, 37ª VF Sentença julgou improcedente o pedido (2004). Decisão confirmada pelo TRF2 (2008). Recurso especial admitido, sem decisão no STJ.

BOMBRIL Ação Ordinária n.º 2003.51.01.505.840-1, 35ª VF. Sentença (2006), Acórdão (2007). KAISER Ação Ordinária n.º 2005.51.01.527600-0, 35ª VF. Sentença (2006), Acórdão (2007), ED (2008), Recurso Especial admitido e Recurso Extraordinário inadmitido (2009), sem decisão do STJ. Sentenças julgando procedente o pedido, para reconhecer o caráter de alto renome, fixando o prazo de proteção em 5 anos, e condenando o INPI em obrigação de não fazer - não conceder a terceiros qualquer registro de marca que configure reprodução ou imitação da marca, independentemente do produto ou serviço, reformadas pelo TRF2.

ABSOLUT Ação Ordinária n.º 2002.51.01.530031-1, 35ª VF Sentença julgou procedente o pedido (2005). O processo não foi para o TRF para reexame necessário. Ação Rescisória n.º 2007.02.01.013373-4 TODOS os posicionamentos do TRF da 2ª Região foram no sentido da impossibilidade de declaração judicial do alto renome, por via direta, pelo Poder Judiciário.

AC 126825, 2ª Turma, Des.Fed. André Fontes, DJ 02/8/2007 I - O alto renome de uma marca é situação de fato que decorre do amplo reconhecimento que o signo distintivo goza junto ao público consumidor, motivo pelo qual não pode o juiz substituir o povo no seu pensamento e impressão e declarar, de modo permanente e irrestrito, a sua fama. II É inadmissível a declaração judicial in abstracto da notoriedade da marca.

STJ Superior Tribunal de Justiça REsp 653.609 4ª Turma, Ministro Jorge Scartezzini, DJ 27/06/2005 A declaração de alto renome consiste em ato discricionário do INPI, insuscetível de revisão pelo Poder Judiciário, senão quanto aos seus aspectos formais, em vista da tripartição constitucional dos poderes do Estado. REsp 2004.0049154-8 4ª. Turma, Ministro Jorge Scartezzini, DJ 21/08/2006 marca de alto renome, art.125 da LPI, como tal declarada pelo INPI

STJ Superior Tribunal de Justiça REsp 2007.0110724-6 3ª. Turma, Ministra Nancy Andrigui, DJ 17/11/2009 Para se conceder a proteção conferida pelo art.125 da LPI, é necessário procedimento junto ao INPI, reconhecendo a marca como de alto renome. REsp 2005.0004632-5 4ª Turma, Ministro João Otávio de Noronha, DJ 14/12/2009 Compete ao INPI avaliar a marca para caracterizá-la como notória ou de alto renome.

STJ Superior Tribunal de Justiça Resp 2009.0074190-5 3ª. Turma, Ministro Massami Uyeda, DJ 21/09/2010 O conceito de marca notoriamente conhecida não se confunde com marca de alto renome. A primeira notoriamente conhecida é exceção ao princípio da territorialidade e goza de proteção especial independente de registro no Brasil em seu respectivo ramo de atividade. A segunda marca de alto renome cuida de exceção ao princípio da especificidade e tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e declarada pelo INPI Instituto Nacional da Propriedade Industrial. AAREsp 2009.0007326-3 3ª Turma, Ministro Massami Uyeda, DJ 02/10/2012 Agravo regimental. Marca. Alto renome. Declaração pelo Poder Judiciário. Impossibilidade. Competência do INPI. Recurso improvido.

STJ Superior Tribunal de Justiça ABSOLUT, REsp1162281, 3ª Turma, Min. Nancy Andrigui, DJ 25/02/2013 COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. MARCA. ALTO RENOME. DECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES. 1. Embora preveja os efeitos decorrentes do respectivo registro, o art. 125 da LPI não estabeleceu os requisitos necessários à caracterização do alto renome de uma marca, sujeitando o dispositivo legal à regulamentação do INPI. 2. A sistemática imposta pelo INPI por intermédio da Resolução nº121/05 somente admite que o interessado obtenha o reconhecimento do alto renome de uma marca pela via incidental. 3. O titular de uma marca detém legítimo interesse em obter, por via direta, uma declaração geral e abstrata de que sua marca é de alto renome. Cuida-se de um direito do titular, inerente ao direito constitucional de proteção integral da marca.

4. A lacuna existente na Resolução nº 121/05 - que prevê a declaração do alto renome apenas pela via incidental - configura omissão do INPI na regulamentação do art. 125 da LPI, situação que justifica a intervenção do Poder Judiciário. 5. Ainda que haja inércia da Administração Pública, o Poder Judiciário não pode suprir essa omissão e decidir o mérito do processo administrativo, mas apenas determinar que o procedimento seja concluído em tempo razoável. Dessa forma, até que haja a manifestação do INPI pela via direta, a única ilegalidade praticada será a inércia da Administração Pública, sendo incabível, nesse momento, a ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato omissivo. 6. Por outro lado, os atos do INPI relacionados com o registro do alto renome de uma marca, por derivarem do exercício de uma discricionariedade técnica e vinculada, encontram-se sujeitos a controle pelo Poder Judiciário, sem que isso implique violação do princípio da separação dos poderes. 7. Recurso especial a que se nega provimento.

Reflexões 1. INPI 2. Titulares de Marcas e seus Representantes Legais 3. Poder Judiciário

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