TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Transcrição

1 ACÓRDÃO Registro: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº , da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado SOFT SISTEMAS ELETRONICOS LTDA., é apelado/apelante PST ELETRONICA S.A.. ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso da auto, com observação e negaram provimento ao recurso da ré. V.U. Sustentou oralmente o Dr. Daniel Adensohn de Souza OAB nº ", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES ROSSI (Presidente sem voto), THEODURETO CAMARGO E LUIZ AMBRA. São Paulo, 16 de outubro de SILVÉRIO DA SILVA RELATOR Assinatura Eletrônica

2 VOTO Nº: 675 APELAÇÃO CÍVEL Nº: COMARCA: SÃO PAULO APELANTE: SOFT SISTEMAS ELETRÔNICAS LTDA. APELADO: PST ELETRÔNCIA S.A. r.g. Apelação Cível. Marcas e patentes. Ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido indenizatório. Pedido para que a ré deixe de usar sinal FX em relação a alarmes antifurto para veículos, haja visto o direito de uso exclusivo da autora da marca CYBER FX destinado a identificar produtos idênticos. Tutela antecipada concedida para proibição da utilização do sinal da marca, sob pena de multa diária. É possível a juntada de documentos em qualquer fase do processo, desde que respeitado o contraditório. Inexistencia de má-fé. Autora que é a titular do registro da marca CYBER FX, conforme se constata pelo registro concedido pelo INPI. Provado o registro junto ao INPI, inclusive com o sinal FX, inegável o direito de proteção da marca. Especialmente no caso dos autos, em que a ré exerce atividade no mesmo ramo de atividade, sendo visível a possibilidade de confusão entre os consumidores, ainda que o sinal x seja usado na forma exponencial. Evidente o caráter distintivo do sinal FX. A reparação material do ato de violação da propriedade industrial ou concorrência desleal não está condicionada à efetiva comprovação do dano. Comprovada a usurpação da marca presumem-se os danos materiais. Provimento do recurso da autora para reconhecer a indenização por dano material e lucros cessantes. A quantificação dos lucros cessantes deverá ser feita em liquidação de sentença, observados os critérios do artigo 210 da Lei n /96. Danos Morais incabíveis, pois, diferentemente dos danos materiais não são presumidos, devendo haver prova do abalo de sua reputação. Condenação da ré nas despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% da indenização a ser apurada em liquidação. Apelo da autora parcialmente provido e negado provimento ao recurso da ré. A sentença de fls. 720/722, cujo relatório se adota, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou procedente em parte a ação,

3 tornando definitivo o provimento que antecipou a tutela, condenando o réu à abstenção de comercialização de produtos e dispositivos com a utilização das marcas e sinais de titularidade do autor em todo o território nacional, sob pena de multa diária e desobediência, extinguindo o processo com resolução do mérito, art. 269, I, do Código de Processo Civil, rateadas as despesas processuais reajustadas do desembolso e compensados os honorários dos advogados diante da sucumbência recíproca. Embargos de declaração opostos às fls. 726/729 e rejeitados às fls Recurso de apelação interposto pela Soft Sistemas Eletrônicos Ltda. às fls. 749/760 para que seja afastada a proibição da apelante em utilizar, a qualquer título, marcas que imitem as marcas POSITRON CYBER FX E CYBER FX da apelada, notadamente marcas compostas pelo sinal FX, em relação a alarmes antifurtos e correlatos. Por consequência, a inversão do ônus da sucumbência. Recurso recebido em ambos os efeitos, fls PST Eletrônica S.A. recorre para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização à apelante, por perdas, danos emergentes e lucros cessantes advindos da violação aos direitos de propriedade industrial e dos atos de concorrência desleal perpetrados, em conformidade com os artigos 209 e 210 da Lei de Propriedade Industrial, em quantia a ser apurada em liquidação de sentença, sendo que os lucros cessantes deverão ser determinados pelo critério mais favorável à apelante, assim como condenando a apelada a indenizar os danos morais acarretados à apelante, em valor a ser arbitrado, e condenação da apelada no pagamento integral das custas e honorários (fls. 770/984). Apelação recebida em ambos os efeitos, fls. 988, respeitada a exceção do artigo 520, VII, do Código de Processo Civil. Contrarrazões apresentadas às fls. 990/999 e 1002/1008.

4 É o relatório. Trata-se de ação de abstenção de uso de marca cumulada com pedido indenizatório com o objetivo de ver cessado o uso pela ré, ora apelada, do sinal FX em relação a alarmes antifurto para veículos, haja vista o uso anterior pela autora da marca CYBER FX destinado a identificar produtos idênticos. A ré recorre aduzindo que o alegado sinal FX não é marca; que as marcas dos alarmes antifurto de propriedade da ora apelante são JANUS E PROTEUS, sinais notoriamente distintos das marcas de titularidade da apelada POSITRON CYBER e CYBER. Diz que a apelante sequer utiliza o referido signo FX na designação de seus produtos, pois o radical que acompanha em alguns produtos o signo PROTEUS é o F1 x, F3 x e o signo F não passa de radical que se destina a indicar uma diferenciação técnica do produto dentro da linha de alarmes antifurto de fabricação da apelante, não é marca. Alega ter havido a juntada de documentos tardia. Em síntese, afirma inexistir qualquer infração a caracterizar concorrência desleal. A autora apela para pugnar a sentença no tocante à indenização por perdas e danos decorrentes dos atos de concorrência desleal, e, no que toca à reciprocidade da sucumbência, haja vista ter a apelante decaído em parte mínima. Afirma que foi reconhecido que a ré violou os direitos de propriedade industrial da apelante, assim como a potencialidade da confusão, haja vista as partes atuarem no mesmo ramo de atividade. Ainda, que não há necessidade de demonstração do efetivo dano para que seja determinada a obrigação de indenizar os danos materiais e morais, pois o direito surge com o reconhecimento da violação do direito de propriedade industrial e com a possibilidade de engano por parte do consumidor. No caso, há presunção absoluta do ilícito. Por fim, afirma que decaiu de parte mínima do pedido, especialmente no tocante ao pedido acessório, devendo os honorários e custas ser custeados pela ré. Foi concedida a antecipação da tutela para determinar à ré que se abstenha de utilizar, a qualquer título, inclusive em seu site, marcas que

5 imitem as marcas POSITRON CYBER FX e CYBER FX da autora, notadamente marcas compostas pelo sinal FX, em relação a alarmes anti-furto e correlatos, ficando proibida a utilização dessas marcas, principalmente na FEISA, sob pena de multa diária no valor de R$ ,00 (fls. 123). Primeiramente, a alegada juntada de documentos tardia não procede, pois é possível a juntada de documentos em qualquer fase do processo, desde que respeitado o contraditório e inexistente má-fé na conduta da parte (STJ ) 4ª T., REsp , Min. Fernando Gonçalves, j , DJ A autora é titular do registro da marca CYBER FX, conforme se constata pelo registro concedido pelo INPI processo nº (fls. 129). Consta dos autos que a autora usa da marca e outras com palavras atreladas à expressão CYBER FX, tal como, POSITRON CYBER FX desde 2003, todos precedidos de registros concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A sentença se remeteu à decisão proferida nos autos do agravo de instrumento n /9-00, interposto contra a decisão que concedeu a antecipação da tutela para abstenção do uso da marca, que negou provimento ao recurso, fundamentando que: Não obstante a agravante não tenha juntado nestes autos qualquer documento referente ao seu produto, seja o registro INPI, seja encarte de propaganda, para comprovação da veracidade de suas alegações, a agravada juntou na contra-minuta os encartes de propaganda, fls. 198/207), podendo-se notar no material publicitário, fls. 198, a utilização dos sinais F1x, F3x, F5x e F7x, fls E assim, não há que se falar em prejuízo da agravante, tendo em vista a decisão proferida no AI /8-00, de , Rel. Paulo Eduardo Razuk, 1ª Câmara de Direito Privado desta Corte: sem o registro, não há patente ou modelo industrial a ser protegido; a parte que se diga prejudicada não tem acesso ao Judiciário a fim de vindicar proteção por concorrência desleal. No mesmo sentido o Recurso Especial SP (95/ ), julgado em , pelo STJ, relatado pelo Ministro Eduardo Ribeiro: do mero protocolamento do pedido não decorre o

6 direito à tutela legal (fls. 335/342) O artigo 129 da LPI consagra o princípio da proteção territorial, quando prescreve: a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional. Em consulta às diretrizes de análise de marcas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) observa-se que a distintividade é uma das condições de fundo para validade de uma marca. E quando a lei faz referência a sinais distintivos (art. 122 da LPI), é mister concluir que tal exigência se relaciona com a própria função da marca, consistente em distinguir o objeto por ela assinalado, de maneira que seja possível sua individualização de outros de mesmo gênero, natureza ou espécie. Na aferição do caráter distintivo do sinal, devem ser consideradas todas as circunstâncias de fato, tal como a duração de uso da marca. Uma vez comprovado o registro junto ao INPI, inclusive com o sinal FX, inegável sua abrangência na proteção da marca. Especialmente no caso dos autos, em que a ré exerce atividade no mesmo ramo de atividade, sendo visível a possibilidade de confusão entre os consumidores, ainda que o sinal x seja exponencial, conforme alegado, mas assim não consta nos documentos de fls. 169/170. De acordo com o inciso VI do art. 124 da LPI, não são registráveis como marca: sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva. No caso dos autos, o sinal FX não tem relação direta com o produto a caracterizar sinal genérico, necessário ou comum, pois trata-se alarmes automotivos, sendo evidente o seu caráter distintivo. Conforme sentenciado, alçado à categoria de incontroverso, por força do art. 334, II, do Código de Processo Civil, o fato de

7 que o réu comercializou produtos contendo a marca de titularidade e exclusividade do autor, art. 129, da Lei 9.279/96, cujo certificado foi emitido em , pág. 698, pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, conferindo a proteção especial, não se cogitando de licença para o uso ou tampouco eventual irregistrabilidade... Por outro lado, a sentença julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, fundamentando sequer identificados com precisão no que residiram, assim como a aleatoriedade dos acenados lucros cessantes e danos emergentes, sujeitos às variações sazonais do mercado automotivo, sobretudo considerando que, de resto, as normas de regência do ressarcimento extrapatrimonial não contemplaram ambiciosos estados fictícios... Comprovado ficou que a ré utilizou-se do sinal FX integrante da marca da autora acoplando-o aos seus produtos, também alarmes anti-furto, indevidamente, explorando o prestígio de marca alheia, a causar confusão entre os consumidores. A atuação das partes nos mesmos ramos de mercado, só vem a reforçar a nocividade da conduta da ré, o que pode facilmente induzir a erro a clientela da autora. Forma sútil de imitação é a que procura criar confusão com a marca legítima por meio da ideia que evoca ou sugere ao consumidor. Há marcas que despertam a ideia do produto a que se aplicam ou de alguma de suas qualidades, ou que sugerem uma ideia qualquer, sem relação direta com o produto assinalado (cf. Gama Cerqueira, Tratado da Propriedade Industrial, 2ª Edição RT, p. 918) A inicial alega ter havido perdas e danos e lucros cessantes decorrentes dos atos ilícitos praticados pela ré, os quais culminaram em perda de clientela, em virtude da confusão instalada no espírito do consumidor. O titular de uma marca tem o direito de zelar pela sua integridade material e pela sua reputação, nos termos do artigo 130, III, a Lei 9.279/96, inclusive impedindo que terceiros se aproveitem da marca para prática de concorrência desleal.

8 Conforme disciplina o artigo 208 da referida lei, a indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido. Por sua vez, o artigo 209 dispõe sobre a reparação de danos por prejuízos causados por atos de violação da propriedade industrial e/ou concorrência desleal: Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento pelos prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. A interpretação doutrinária e jurisprudêncial do referido artigo é no sentido de que a reparação material do ato de violação da propriedade industrial e/ou concorrência desleal não está condicionada à efetiva comprovação do dano, nem à imediata demonstração de sua extensão. Isso porque a prova da violação do direito marcário é bastante difícil, logo, comprovada a usurpação da marca, presumem-se os danos materiais, consequência natural da confusão entre os estabelecimentos e do desvio de clientela. (...) Em resumo, o fundamento da reparação de dano está justamente no potencial desvio da clientela, que acreditando adquirir determinado produto e/ou serviço conhecido no mercado pelo nome ou reputação, adquire produto e/ou serviço diverso. Tal confusão, tanto pode gerar prejuízo ao titular da marca pelo desvio de clientela simplesmente, pois deixa de auferir lucro a partir da reputação criada; ou em razão da insatisfação gerada no consumidor, o que denigre a boa imagem e reputação da marca. (Des. Tasso Duarte de Melo, Apelação Cível n ) Neste sentido: Direito Marcário. Recursos Especiais. Marca. Bem Imaterial componente do estabelecimento. Uso sem a anuência do titular. Impossibilidade. Concorrência Desleal. Reconhecimento da violação do direito de propriedade industrial. Obrigação de indenizar.

9 Apuração da extensão dos danos em liquidação de sentença. Possibilidade. Importação paralela e recondicionamento dos produtos sem a anunciado titular da marca. Impossibilidade. (Recurso Especial AM, Ministro Relator Luis Felipe Salomão) Ainda: O direito à indenização foi recusado ao autor sob a alegação de que não provará a existência do dano. Acontece que, a meu Juízo, o dano decorre do uso indevido do modelo patenteado, e esse fato está amplamente reconhecido. A questão relativa à direito de indenização, pois, não envolve matéria de fato, mas se constitui numa consequência de direito: reconhecidos os fatos do registro e da utilização do modelo pela ré, na fabricação de suas mesas dobráveis, tem o titular do registro direito à indenização, pois a ofensa ao seu patrimônio consistiu no desrespeito ao privilégio. A resposta afirmativa pode ser dada independentemente de exame de outros fatos, o que ficará para a fase da definição dos valores da indenização a que tem direito o autor (REsp /SP, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar) Logo, presumido o dano material em razão da usurpação da marca e o consequente desvio de clientela, pois o ato de concorrência desleal gerou por si só prejuízo patrimonial à autora, ainda que não se possa de imediato apurar a extensão do dano, de rigor a condenação da apelada à reparação a este título. No que diz respeito ao quantum reparatório, a quantificação dos lucros cessantes deverá ser feita em liquidação de sentença, observados os critérios do artigo 210 da Lei n /96. Por outro lado, incabível a indenização a título de danos morais, pois, diferentemente dos danos materiais não são presumidos, devendo haver prova do abalo de sua reputação. Não há nos autos provas, nem evidências, de que a conduta da ré tenha causado prejuízo de ordem extrapatrimonial à autora. A prova da existência de dano é matéria de cognição exclusiva da fase de conhecimento do processo, não se admitindo uma condenação aberta e sem qualquer evidência. Neste sentido:

10 Ementa: MARCAS E PATENTES - Autoras proprietárias da marca "RED BULL" - ré que põe no mercado o produto "RED NIGHT" e se utiliza de conjunto de caracteres utilizados pelas autoras nas embalagens (trade dress) - IMITAÇÃO DAS CARACTERISTICAS EXTERNAS DO PRODUTO Das REQUERIDAS - fato que faz apenas confundir e, de certo modo, causar ilusão, captando indevidamente eventuais clientes das recorridas - cristalino nos autos a intenção da ré de se locupletar do prestigio e da fama da marca das autoras, que é líder de mercado, para alavancar a venda de seus produtos - CONCORRÊNCIA DESLEAL parasitária CONFIGURADA - dever de indenizar configurado (art. 209, da Lei 9.279/96) - danos morais que deveriam ser comprovados objetivamente pelas autoras, porém não o foram - má-fé processual da ré não configurada - DECISÃO MANTIDA. RECURSOs IMPROVIDOs. (Apelação Cível n , Rel. Neves Amorim) Do exposto, cabível a indenização apenas a título de danos materiais a ser apurada em liquidação de sentença, com fulcro no artigo 210 da Lei 9.279/96. Tendo a autora decaído de parte mínima, condeno a ré nas despesas processuais e honorários advocatícios, com fulcro no artigo 20, 3º, do CPC, no valor de 10% da indenização a ser apurada em liquidação. Dou parcial provimento ao recurso da autora e nego provimento ao recurso da ré. SILVÉRIO DA SILVA Relator