PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ACÓRDÃO

Transcrição

1 Registro: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº , da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS, são apelados SATMO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, MISSIATO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (E OUTROS(AS)) e ECON DISTRIBUIÇAO S A. ACORDAM, em 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, deram provimento ao recurso. Vencido o revisor que declara voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MIGUEL BRANDI (Presidente) e LUIZ ANTONIO COSTA. São Paulo, 7 de agosto de 2013 RAMON MATEO JÚNIOR RELATOR Assinatura Eletrônica

2 Voto nº 2312 PODER JUDICIÁRIO Apelação nº Apte.: Companhia Muller de Bebidas Apdas.: Econ Distribuição S/A., Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. e Missiato Indústria e Comércio Ltda. Comarca: São Paulo ABSTENÇÃO E USO DE MARCA Ação ordinária de obrigação de não utilizar a expressão 61 em produto produzido e comercializado pela ré Alegação de concorrência desleal Sentença de improcedência Reforma que se impõe Similitude das marcas que evidencia o risco de confusão Decisão da Justiça Federal que concluiu pela nulidade do registro da marca 61 Aplicação, ademais, do princípio da anterioridade da marca de renome 51 Danos materiais consistentes em perdas e danos que devem ser apurados em sede de liquidação - Ação procedente Apelo provido. Companhia Muller de Bebidas ingressou com ação ordinária de obrigação de não fazer e medida cautelar de busca e apreensão em face de Econ Distribuição S/A., Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. e Missiato Indústria e Comércio Ltda., havendo sido julgadas improcedentes (fls. 733/740). Irresignada, porém, apelou a autora, requerendo a inversão do julgado sob o argumento de que a utilização da expressão 61 isoladamente, nos rótulos e embalagens da cachaça fabricada e comercializada pelas rés, viola a marca de alto renome 51 de propriedade da autora, conforme já decidido no âmbito da Justiça Federal (fls. 793/804). Efetuado o preparo, o recurso foi processado e

3 contrariado (fls. 815/849). É o relatório. O apelo está em caso de ser provido, na conformidade da fundamentação a seguir exposta. Importa ressaltar, inicialmente, que a proteção do direito à marca é garantida pelos artigos 122 e seguintes da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), tanto na fabricação, como na comercialização, decorrente de registro pelo INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial). Presentemente, o pleito da autora-apelante funda-se alegação de que produz aguardente de cana de açúcar sob a marca nominativa Pirassununga 51 desde 28/07/1958, no entanto a rés tem produzido e comercializado produto similar, sob a insígnia de 61. Alega que tal ato proporciona prejuízos financeiros e comerciais à autora, pois se vê submetida à concorrência com um produto constituído à sua própria imagem, isto é, cópia. Isso confunde os consumidores, gera injustiças e desigualdades, afetando os interesses da autora. Pois bem. É incontroverso, diante do óbvio, a similaridade das marcas em virtude da semelhança numérica. Logo, é evidente que a autora, Companhia Muller de Bebidas, está autorizada a praticar suas atividades com a sua marca devidamente registrada e reconhecida por marca de renome, enquanto que a ré, por decisão oriunda da Justiça Federal, não poderia utilizar a expressão 61 de forma isolada, posto que seu registro foi cancelado (fls. 93/108) pois violava o direito marcário da autora em razão da similaridade dos produtos comercializados

4 (cachaça) e do risco de confusão entre os consumidores. Isso não bastasse, a ré Missiato ainda utilizou-se de vasilhames que continham a marca da autora 51, conforme se constata de fls. 109/111. Logo, resta patente a contrafação dos produtos da autora e a nítida intenção de desvio da clientela decorrente da atuação parasitária das rés. Conclui-se, portanto, que não é permitido que a autora, que se estabeleceu no mercado e tomou o cuidado de registrar sua marca, bem como tenha idealizado uma marca e uma embalagem notoriamente reconhecida, tenha seu produto copiado e usado pelo concorrente, pois esse fato gera confusão nos consumidores e desvio de clientela, daí caracterizando concorrência desleal, conduta que é repelida pelo ordenamento jurídico. É certo que foram registradas inúmeras marcas contendo as expressões numéricas semelhantes à marca da autora, todavia, induvidoso que, ao utilizar, nas embalagens do produto que fabrica, a expressão isolada 61, enquanto detém a propriedade de marca composta pela expressão 61 EMI, a ré Missiato Indústria e Comércio Ltda., utilizou-se de termo que muito se aproxima do nome da bebida produzida pela autora. Daí porque, respeitosamente ao entendimento do digno magistrado sentenciante, o reconhecimento da concorrência desleal era irretorquível. No que concerne ao pleito indenizatório, considerando as particularidades do caso sub judice e o nítido desvio de clientela, o acolhimento do pleito indenizatório por danos

5 materiais se justifica, eis que, na esteira da orientação pretoriana, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, os danos por confração são in re ipsa. Nesse sentido, conferir os seguintes arestos: REsp /RJ, Ministra NANCY ANDRIGHI e REsp /RJ Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR). Assim, entendo que deva ser fixada indenização consistente no lucro líquido auferido pelas rés com a fabricação e comercialização da bebida 61, nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurado em sede de liquidação por arbitramento. Por consequência, impõe-se o acolhimento do pleito de abstenção do uso da expressão 61, isoladamente, que reproduz e imita da marca 51 de propriedade da autora, sob pena de multa diária, que fica estipulada em R$ ,00 (dez mil reais) para cada dia de descumprimento do preceito. Por fim, com o acolhimento do apelo da autora, as rés deverão arcar com os ônus sucumbenciais, fixados em 15% sobre o valor da condenação. Ante o exposto, DÁ-SE provimento ao apelo. RAMON MATEO JUNIOR Relator

6 Voto nº 13/18401 Apelação nº Comarca: São Paulo Juiz de 1º Instância: Luiz Sérgio de Mello Pinto Apelante: Companhia Muller de Bebidas Apeladas: Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., Missiato Industria e Comercio Ltda. e Econ Distribuiçao S/A DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO Em Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes, conjuntamente, Ação Ordinária e Ação Cautelar de Busca e Apreensão, propôs o I. Relator, Des. Ramon Mateo Junior, voto pelo provimento para julgar as ações procedentes. Como Revisor discordei da proposta de voto. O I. Terceiro Des. Juiz Miguel Brandi, concordou com o I. Relator e o recurso foi provido por maioria. Declaro meu voto. Discutiu-se nas demandas violação da marca 51, que a Autora aduziu ser protegida por registro e de natureza de alto renome, e que teria sido imitada pela Ré que apôs a marca 61 nos rótulos e embalagens de garrafas de produtos que comercializa.

7 Concordo com o I. Relator quando destaca a proteção do direito à marca garantida pelos artigos 122 e seguintes da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), tanto na fabricação, como na comercialização, decorrente de registro pelo INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial). No caso dos autos foi comprovado que a Autora produz aguardente de cana de açúcar sob a marca nominativa Pirassununga 51 desde 28/07/1958, sendo detentora do respectivo registro, mas não há reconhecimento de que a marca seja de alto renome. A Ré fabrica aguardente e a comercializa com o uso da marca 61 sem qualquer outra indicação geográfica e depositou pedido de registro da marca 61 EMI que foi concedido e posteriormente cancelado por sentença que ainda não transitou em julgado, vale dizer, o registro ainda prevalece por força do efeito suspensivo do recurso. No entanto, comprovou-se nos autos a existência de inúmeros outros produtos comercializados com a utilização de numerais semelhantes, como 21 ; 31, 71 etc sem que contra esses produtos houvesse qualquer insurgência da Autora. A prova técnica, ademais, não indica imitação do rótulo de forma a induzir à fraude.

8 Foi, efetivamente, encontrada uma garrafa que contém o produto e a marca da Ré, mas tem impressa em alto relevo a marca da Autora, o que comprova, a meu ver, a reutilização indevida do vasilhame mas não a prova de violação da marca na medida em que ela continha produto fabricado pela Ré e o rótulo da marca 61 não se tratava de uma fraude, portanto. Ademais não há como admitir que a utilização isolada da marca 61 viole a marca Pirassununga 51, mesmo se reconhecido que a Autora utiliza, há muito, em material de divulgação apenas parte da marca, aquela numeral, ou seja 51. Diante desses fatos, entendi que não está configurada a cópia, a utilização indevida da marca, a contrafação ou mesmo a concorrência desleal, razão pela qual entendo que a sentença bem decidiu a demanda e deve ser mantida com a adoção de seu relatório e ratificação de seus próprios fundamentos, como permite o art. 252 do RITJESP. É como voto. Luiz Antonio Costa Revisor

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10 Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais: Pg. inicial Pg. final Categoria Nome do assinante Confirmação 1 5 Acórdãos RAMON MATEO JUNIOR 3E3B58 Eletrônicos 6 9 Declarações de Votos LUIZ ANTONIO SILVA COSTA Para conferir o original acesse o site: informando o processo e o código de confirmação da tabela acima.