PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO 25ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO SENTENÇA TIPO A

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1 25ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO PROCESSO: Nº ( ) AUTORA: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE INDL/-ABAPI RÉU: INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL JUIZ FEDERAL: Dr. EDUARDO ANDRÉ BRANDÃO DE BRITO FERNANDES Fls 146 SENTENÇA TIPO A Vistos, etc. Trata-se de proposta Ação Civil Pública proposta pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE INDÚSTRIA em face do INPI - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, em que a Autora objetiva, em síntese, a invalidação do art. 13 da Resolução nº 113/2013 do INPI, bem como seja o INPI condenado a tornar sem efeito todos os arquivamentos de pedidos de patente e todas as extinções de patentes, feitas com base no art. 13 da Resolução nº 113/2013, concedendo aos titulares prazo para pagamento das retribuições atrasadas, para que sejam restabelecidos seus pedidos e patentes, conforme art. 87 da Lei nº 9.279/96. Requer, ainda, a antecipação da tutela a fim de suspender os efeitos artigo 13, da Resolução 113/2013 do INPI. Afirma a Autora que, conjugando-se os artigos 86 e 87 da Lei de Propriedade Industrial, o titular que tiver sua patente extinta por falta de pagamento da retribuição anual, poderá, mediante o pagamento posterior da referida contribuição, restaurar sua patente ou pedido. Entendendo-se como uma segunda chance ao titular, antes que as sanções do artigo 86 se tornem definitivas. Alega que o INPI, recentemente, editou a Resolução nº 113/2013, cujo texto de seu artigo 13, estaria em desacordo com o disposto nos artigos supramencionados da Lei de Propriedade Industrial, dizendo que os pedidos de patente ou as patentes que estiverem inadimplentes em mais de uma retribuição anual serão arquivados ou extintos definitivamente, não se aplicando a esses casos a hipóteses prevista no art. 87 da LPI. Assevera que tal resolução, um simples ato administrativo, revogou o artigo 87 da LPI, de forma expressa e que o INPI não possui competência para editar atos administrativos capazes de revogar uma norma federal. Afirma, ainda, que notificou o réu sobre tal situação, mas ainda não houve nenhuma resposta por escrito da mesma. Outrossim, relata que, enquanto viger o referido artigo da Resolução 113/2013, os titulares de patentes estarão sujeitos ao arquivamento ou extinção definitiva de seus pedidos e suas patentes e que terceiros de má-fé já se encontram à espreita, para se aproveitarem de qualquer descuido desses titulares, querendo obter vantagens indevidas com a extinção precipitada de patentes.

2 A Autora junta procuração à fl. 10 e documentos às fls. 11/34. Despacho à fl. 37, determinando que a antecipação da tutela será apreciada após a oitiva do Réu. Fls 147 Manifestação do INPI às fls. 40/51, com a juntada dos documentos de fls. 52/71, na qual a Autarquia alega que para os usuários, representados pela associação autora, evitarem os efeitos do art. 13 da Resolução INPI nº 113/2013, basta efetuar anualmente o recolhimento da retribuição anual. Sustenta que não existe dano irreparável ou de difícil reparação na manutenção do art. 13 da Resolução INPI nº 113/2013. Aduz que a norma impede a manutenção de direitos de patentes com inadimplência superior a uma anuidade. Esclarece que a própria denominação legal da retribuição (retribuição anual) indica que ela precisa ser recolhida anualmente. Assim, segundo a Autora se, eventualmente, o usuário deixa de recolher uma única anuidade, não haverá arquivamento do pedido ou extinção da patente. O inadimplemento de uma anuidade enseja a restauração da patente, nos termos do art. 87 da Lei 9.279/96 e do art. 13 da Resolução INPI nº 113/2013. O que não enseja restauração é o inadimplemento de mais de uma anuidade. Argumenta, ainda, que a consequência do art. 13 da Resolução INPI nº 113/2013 pode ser evitada pela diligência do usuário de efetuar anualmente o recolhimento da retribuição anual. Afirma, também, que a associação Autora não demonstrou quais os danos irreparáveis em decorrência da manutenção de uma norma que não permite o inadimplemento de mais de uma anuidade de patente, sob pena de extinção. Defende que a suspensão da norma impugnada, mediante a concessão de liminar, impedirá que a Autarquia promova o arquivamento de pedidos e a extinção de patentes com mais de uma anuidade vencida. Isso por sua vez implicará na: (i) Postergação de entrada em domínio público de invenções cujos titulares de patentes não têm mais interesse na manutenção do monopólio; (ii) Retorno da inadimplência nos termos existentes antes da publicação da norma impugnada (inadimplemento de aproximadamente um quarto do acervo de patentes); e (iii) Manutenção de direitos patentários àqueles que descumprem a obrigação legal de recolher anualmente a retribuição anual. Informa que a norma impugnada ensejou a extinção definitiva de aproximadamente patentes, até a presente data. Alega que os titulares da maioria dessas patentes não recolhiam anualmente a retribuição anual porque perderam o interesse econômico na exploração dessas invenções. Ainda assim, eles mantinham os direitos patentários sobre essas invenções, impedindo terceiros de explorar as invenções sem pagamento de contraprestação. Ressalta que o recolhimento da retribuição anual é uma das condições de manutenção dos direitos patentários. Não satisfeita essa condição, a invenção entra em domínio público.

3 Alude que o art. 13 da Resolução INPI nº 113/2013 permitiu a entrada em domínio público de invenções. Explica que uma invenção que não é de interesse do titular da patente, pode interessar a outros agentes econômicos que atuam na sociedade. Nesse particular, entende que existe um interesse difuso protegido pelo art. 13 da Resolução INPI nº 113/2013. Fls 148 Dessa forma, conclui que a suspensão da norma impugnada permitirá que o titular de uma patente não recolha a retribuição anual e permaneça usufruindo dos direitos conferidos pela patente, postergando a entrada em domínio público da invenção. Destaca que os direitos patentários são legítimos quando exercidos nos termos da lei e que o inadimplemento de várias anuidades de uma patente não tem respaldo na lei. Afirma que tanto isso é verdade que o art. 84 da LPI determina o pagamento da retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data do depósito. A hipótese de atraso no pagamento encontra-se restritivamente prevista no art. 84, 2º, da LPI. A Autarquia defende a manutenção do art. 13 da Resolução INPI nº 113/2013, a seguir transcrita: Art. 13. Os pedidos de patente ou as patentes que estiverem inadimplentes em mais de uma retribuição anual serão arquivados ou extintos definitivamente, não se aplicando a esses casos a hipótese de restauração prevista no art. 87 da LPI. Assevera que a norma impugnada traduz o comando dos seguintes dispositivos da Lei nº 9.279/96: Art. 78. A patente extingue-se: IV - pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no 2º do art. 84 e no art. 87; Art. 84. O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data do depósito. 2º O pagamento deverá ser efetuado dentro dos primeiros 3 (três) meses de cada período anual, podendo, ainda, ser feito, independente de notificação, dentro dos 6 (seis) meses subsequentes, mediante pagamento de retribuição adicional. Art. 86. A falta de pagamento da retribuição anual, nos termos dos arts. 84 e 85, acarretará o arquivamento do pedido ou a extinção da patente. Afirma que a LPI não estabelece uma faculdade de recolhimento da retribuição, nos três primeiros meses do período anual. Trata-se de uma obrigação estabelecida pelo caput do art. 84 da Lei. O descumprimento dessa obrigação gera uma consequência, a saber, a extinção da patente ou o arquivamento do pedido, com fulcro nos artigos 78, IV e 86 da Lei 9.279/96. Esclarece que a restauração, prevista no art. 87 da LPI, é instituto previsto quando o inadimplemento for de uma única retribuição anual, conforme leitura sistemática dos dispositivos legais acima transcritos.

4 Salienta que o instituto da restauração não é um permissivo legal para o titular da patente, ou o depositante do pedido, inadimplir com várias retribuições. Se assim o fosse, não haveria sentido obrigar o recolhimento da retribuição, nos três primeiros meses do período anual, tal como o faz o art. 84, 2º, da LPI. Fls 149 Sustenta que o art. 87 da LPI busca proteger o titular da patente, ou o depositante, de um mero equívoco no controle de pagamento da retribuição anual. O equívoco em causa se traduz no inadimplemento de uma retribuição anual, e não no inadimplemento costumeiro de várias anuidades. Assim, entende que a suspensão do art. 13 da Resolução INPI nº 113/2013, em sede de liminar, ensejará o retorno à situação existente antes de outubro de 2013: um volume alto de inadimplência. Frisa que o titular de uma patente possui o prazo de três meses para efetuar o recolhimento da retribuição. Perdendo esse prazo, o art. 84, 2º, da LPI permite que ele regularize o pagamento da retribuição, dentro dos seis meses subsequentes. Havendo, ainda, esse inadimplemento, é razoável conferir mais uma chance para o adimplemento da obrigação, o que ocorre por meio do instituto da restauração. Aduz que a regra é a extinção da patente, em decorrência do inadimplemento, consoante redação dos artigos 78, IV e 86 da LPI. O art. 87 da LPI é uma norma de aplicação em situações excepcionais, a saber, o inadimplemento de uma única retribuição, por um mero esquecimento ou descontrole de pagamento. Argumenta que em hipótese alguma, o art. 87 da LPI protege o inadimplemento costumeiro de várias anuidades. Permitir tal exegese legal inverteria a regra, disposta nos 78, IV e 86 da LPI, em exceção. Isto é, permitir que o art. 87 da LPI restaure patentes inadimplentes com mais de uma retribuição anual traduz a possibilidade do titular de não efetuar o pagamento da retribuição, nos três primeiros meses, do período anual. Alega que interpretar o art. 87 da LPI como um permissivo para o inadimplemento de mais de uma retribuição anual traduz uma distorção do sistema, porquanto permitiria ao indivíduo gozar da proteção patentária sem precisar recolher a retribuição respectiva. Afirma, assim, que a verossimilhança das alegações encontra-se a favor do réu, e não da associação Autora. Desse modo, a Autarquia conclui que a suspensão do art. 13 da Resolução nº 113/2013, pretendida pela associação autora, permite que o depositante do pedido de patente aguarde a conclusão do processo administrativo no berço esplêndido da inadimplência de anos. Se o pedido for deferido (concessão da patente), ele pagará as anuidades em atraso para obter a carta-patente. Se o pedido for indeferido (não concessão da patente), ele permanece inerte no inadimplemento, sem nenhuma consequência. antecipada. Por fim, requer o indeferimento da tutela antecipada. Petição da Autora às fls. 72/76, reiterando o pedido de concessão da tutela Decisão proferida à fl. 77/78, indeferindo a tutela antecipada requerida.

5 Petição da Autora às fls. 81/97, informando a interposição de agravo de instrumento contra a decisão de fls. 77/78. Fls 150 Despacho à fl. 98, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos e dando vista ao MPF, nos termos do art. 17, 4º, da Lei 8429/92, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Contestação do INPI às fls. 101/117, na qual a Autarquia reitera os argumentos expostos na manifestação de fls. 40/51, bem como pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial. Às fls. 119/123, decisão do Tribunal Regional Federal da 2 Região sobre o agravo de instrumento, decidindo por indeferir a liminar. Manifestação ministerial à fl. 124, na qual requer o Ministério Público a intimação da Autora para que se manifeste sobre a contestação e indique as provas que pretende produzir e após solicito nova vista dos autos. À fl. 128, o INPI informa que não possui provas a produzir, razão pela qual requer o julgamento antecipado da lide. Petição da Autora às fls. 129/130, na qual esta requer o julgamento antecipado da lide, julgando-se procedente o pedido formulado na inicial. Réplica às fls. 131/139, na qual a Autora reitera o pedido formulado na petição inicial, para que sejam julgados procedentes os pedidos de invalidação do art. 13 da Resolução nº 113/2013 do INPI e de condenação do INPI a tornar sem efeito todos os arquivamentos de pedidos de patente e todas as extinções de patente, feitas com base no art. 13 da Resolução nº 113/2013, concedendo aos titulares prazo para pagamento das retribuições atrasadas, a fim de que sejam restabelecidos seus pedidos e patentes, conforme assegura o art. 87 da Lei 9.279/96. Parecer do MPF às fls. 141/145, opinando pela procedência do pedido autoral. É o relatório. Decido. A Lei nº. 9279/96 traz a obrigatoriedade de pagamento da retribuição anual dos pedidos de patentes, merecendo menção os Artigos 84 a 87 da referida lei, a seguir transcritos: CAPÍTULO XII - DA RETRIBUIÇÃO ANUAL Art. 84. O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data do depósito. 1º O pagamento antecipado da retribuição anual será regulado pelo INPI. 2º O pagamento deverá ser efetuado dentro dos primeiros 3 (três) meses de cada período anual, podendo, ainda, ser feito, independente de notificação, dentro dos 6 (seis) meses subseqüentes, mediante pagamento de retribuição adicional.

6 Art. 85. O disposto no artigo anterior aplica-se aos pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, devendo o pagamento das retribuições anuais vencidas antes da data da entrada no processamento nacional ser efetuado no prazo de 3 (três) meses dessa data. Fls 151 Art. 86. A falta de pagamento da retribuição anual, nos termos dos arts. 84 e 85, acarretará o arquivamento do pedido ou a extinção da patente. Capítulo XII - DA RESTAURAÇÃO Art. 87. O pedido de patente e a patente poderão ser restaurados, se o depositante ou o titular assim o requerer, dentro de 3 (três) meses, contados da notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente, mediante pagamento de retribuição específica. O INPI, em 15/10/2013, editou a Resolução nº 113, que em seu Artigo 13, é clara ao determinar as patentes ou pedidos de patentes que estiverem inadimplentes em mais de uma retribuição anual serão arquivados ou extintos definitivamente, não se aplicando a esses casos a hipótese de restauração prevista no Artigo 87 da LPI. A solução do presente processo envolve decidir se este Artigo 13 da Resolução nº. 113/2013 violou ou não a Lei nº. 9279/96, especificamente o Artigo 87. A obrigação de pagamento de retribuição anual para os depositantes de pedidos e titulares de patentes é mais do que justificável, funcionando como autêntica taxa do poder de polícia exercido pelo INPI em matéria de propriedade industrial. Assim, não há nenhuma discussão quanto a sua obrigatoriedade, e nem a Autora impugna tal cobrança. Logo, não seria absurdo concluir que passado o prazo de um ano de atraso da retribuição anual, o titular da patente teria perdido o interesse nesta, possivelmente pela ausência de uso ou necessidade de investimento maior que o planejado. Analisando friamente pelo decurso do prazo do pagamento, a posição do INPI não seria passível de críticas. Entretanto, a Lei nº /96 ao prever a restauração do pedido de patente e da patente no Artigo 87, é claro ao exigir que tenha havido notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente, e ainda concede o prazo de três meses para tal regularização. Esta opção legal demonstra a correta preocupação do legislador em preservar o titular da propriedade industrial, o inventor, exigindo que ele deixe claro não ter mais interesse na manutenção daquele direito. Ao contrário do que possa parecer, não é um excesso, mas uma garantia, buscando sempre incentivar o inventor. Ressalte-se que sou extremamente crítico do excesso de proteção do Estado em vários segmentos, porém nesta situação, respeito a opção legal, pelos bens jurídicos tutelados,

7 principalmente pela necessidade de proteção ao desenvolvimento tecnológico. Dessa forma, existe um regramento legal para a matéria, que precisa ser respeitado. Fls 152 Conforme dito anteriormente, não há nenhum absurdo em que o INPI pretenda reverter à responsabilidade pela manutenção dos pedidos de patente e das patentes, até por na maioria das vezes, estes estarem vinculados a empresas extremamente bem organizadas. Assim, ao invés de ser necessária a notificação pela Autarquia, a simples falta de pagamento da retribuição anual, já importaria em desistência. Todavia, se há uma norma legal garantindo o direito do depositante ou titular a ser notificado do arquivamento do pedido e da extinção da patente, inclusive com a concessão de prazo de três meses para regularização, não pode uma Resolução violá-la, tendo o INPI extrapolado o seu poder regulamentar. O citado Artigo 87 não faz ressalva quanto ao número de retribuições anuais em atraso que seriam necessárias para dispensar a referida notificação, devendo prevalecer que esta sempre será obrigatória. É importante frisar que o INPI pode alterar esta regra, mas apenas através de uma mudança da lei, e não por meio de Resolução. Ademais, considerando a presença dos requisitos da verossimilhança da alegação e do risco de dano irreparável, previstos no Artigo 273, I do Código de Processo Civil, consubstanciados respectivamente, na ilegalidade da Resolução e na extinção indevida de patentes, deve ser concedida a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para determinar a suspensão dos efeitos do Artigo 13 da Resolução nº. 113/2013 do INPI. Finalmente, insta consignar que considero inconstitucional o duplo grau de jurisdição (artigo 475 CPC), por violar o princípio do contraditório e da celeridade processual, insculpidos no artigo 5º, incisos LV e LXXVIII da Constituição Federal. A autarquia ré está presente nos autos, através de profissionais extremamente gabaritados, não podendo o Judiciário atuar como fiscal em caso da falta de recurso, pois isso só atrasa a prestação jurisdicional e incha os Tribunais. Em razão disso, o referido instituto não será aplicado ao caso em tela. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA requerida para determinar a suspensão dos efeitos do Artigo 13 da Resolução 13/2013 do INPI. Outrossim, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA, para declarar sem efeito todos os arquivamentos de pedidos de patente e extinções de patente realizados com fundamento no Artigo 13 da Resolução 113/ 2013 do INPI, devendo a Autarquia notificar os depositantes ou titulares do arquivamento ou da extinção da patente, para que os mesmos possam requerer, caso tenham interesse, a restauração de suas patentes ou pedidos de patentes, no prazo e na forma prevista no Artigo 87 da Lei 9279/96.

8 Deverá a Autarquia providenciar a anotação e publicação desta decisão na Revista da Propriedade Industrial, para ciência de terceiros, na forma prevista do art. 175, 2º, da Lei nº 9.279/96. Fls 153 Custas ex lege. Condeno o INPI no pagamento de honorários advocatícios no equivalente a 10% do valor da causa. Sentença não sujeita à remessa necessária. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. P.R.I. Rio de Janeiro, 13 de janeiro de (assinado eletronicamente) EDUARDO ANDRÉ BRANDÃO DE BRITO FERNANDES Juiz Federal Titular