Parabéns... Você venceu a primeira barreira... Eu costumo dizer que são quatro as barreiras que impedem os empresários de proteger o bem mais valioso do seu negócio (sua marca): 1) "A barreira do POR QUE"; 2) "A barreira do COMO"; 3) "A barreira do QUANTO"; 4) "A barreira do QUANDO". Nós só investimos nosso dinheiro em algo quando sabemos claramente o que podemos ganhar em troca, concorda? Eu tenho certeza que sim Assim, eu me arrisco a dizer que muitos empresários até agora não registraram suas marcas porque não conhecem ou não estão convencidos das vantagens que isso lhe trará. Eles não sabem o POR QUE e, na dúvida, preferem empregar seu capital em algo mais palpável, mais concreto, e continuar sem o registro. Não conseguem passar da "barreira do POR QUE". Se você chegou até aqui, provavelmente, já deve ter vencido este obstáculo e entendido a importância de ter uma marca registrada. A pergunta agora é: "Como fazer isso?" Ultrapassando a "barreira do COMO"... A maioria das pessoas não sabe qual o procedimento correto para se obter o registro de uma marca. Se você faz parte deste grupo, eu lhe digo: a culpa não é sua.
As escolas e universidade em geral não ensinam nada sobre este assunto. Para você ter uma ideia, quando eu cursei Direito, só existia uma Universidade com disciplina de "Marcas e Patentes" em Fortaleza. A matéria era opcional e, quando iniciou a primeira turma, só eu e dois outros alunos nos matriculamos. Se o curso de Direito, que forma profissionais para atuar na área, era assim, imagine Administração, Contabilidade, Marketing... Por consequência, poucas pessoas no mundo corporativo conhecem essa matéria. Resultado: decisões equivocadas são tomadas e o maior patrimônio do negócio é colocado em risco. Existem detalhes que fazem toda a diferença... Registrar sua marca não é algo complicado, mas existem detalhes que precisam ser observados para que tudo ocorra bem. São cuidados que devem ser adotados antes, durante e depois do pedido de registro para evitar que: 1) você invista em uma marca que já tem dono; 2) seja obrigado, na justiça, a parar de usar a marca e pagar indenização; 3) responda por crime de pirataria; 4) veja sua marca ser imitada e não possa fazer nada; 5) perca tempo ou tenha retrabalho durante o processo de registro. Para você ter uma ideia, em 2013, dos 80.117 processo de marca analisados pelo INPI, 36.920 foram concedidos, mas 36.128 foram arquivados, o que
equivale a 45% das decisões. Ou seja, quase a metade dos pedidos não logram êxito. Fique tranquilo... Para que você não tenha problemas com sua marca, tampouco faça parte dessa triste estatística, nós preparamos uma lista com "Os 18 cuidados que você PRECISA ter ANTES, DURANTE e DEPOIS de registrar sua marca". Ao longo de 10 anos de atuação na área, tive contato com centenas de casos e pude observar quais os erros mais comuns cometidos nos processos administrativos e judiciais. É isso que quero compartilhar com você! Por isso, tenho certeza que, se você ler com atenção e tomar todos os cuidados enumerados, conseguirá proteger sua marca sem nenhum problema, da forma mais RÁPIDA e SEGURA, e vencer a "barreira do COMO".
Antes... Antes de solicitar o registro da marca ao INPI, é preciso analisá-la cuidadosamente, a fim de saber se ela pode ser registrada e se poderá ser usada com tranquilidade e exclusividade. 1. Faça uma pesquisa O primeiro passo é saber se alguém já registrou ou não a marca antes de você, afinal, usar marca alheia é crime. Além de sofre um processo penal, você pode ser obrigado a interromper imediatamente o uso da marca e a indenizar seu verdadeiro "Art. 189 - Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado. Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa". dono pelo tempo de uso indevido. Lei da Propriedade Industrial (9.279/96) Só para você ter uma ideia, ideia, em 2013 foram solicitados mais de 160.000* novos pedidos de registro de marcas no Brasil, uma média de 430 solicitações por dia. Sua marca pode estar entre elas. *Fonte: Diretoria de marca do INPI.
Portanto, é necessário fazer uma pesquisa no banco de marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, que é a Autarquia Federal responsável pelos registros de marca no Brasil, e verificar se a marca que você deseja está livre. 2. Verifique também as marcas parecidas Não basta simplesmente verificar se existe uma marca igual, registrada para a mesma atividade. Isso não é suficiente! É preciso saber também se já existe marca registrada com escritas diferente, mas pronúncias semelhantes, marca registrada com escrita e até mesmo pronúncia diferente, mas com sentido semelhante. Para que você possa entender melhor, citamos alguns exemplos de marcas que podem ser consideradas conflitantes: CAVALINHO AZUL X CAVALO AZULADO JOLY X JOLLI CACHOEIRA X CACHOEIRINHA MEU MANDACARU X MANDAKKARU VERCOL X VERKOLL ADD Se você solicitar o registro de uma marca semelhante ao outra já registrada, será acusado de imitação.
3. Não esqueça dos produtos/serviços afins Já vimos que não é possível a coexistência de marcas iguais ou sequer semelhantes para identificar o mesmo produto ou serviço. Agora, é importante esclarecer que esta proibição vale também quando se tratam de produtos ou serviços semelhantes ou afins. Exemplo: Se um empresa especializada em construção civil registra a marca "XYZ", não pode existir outra construtora "XYZ". Mas não haveria problema se esta mesma marca "XYZ" fosse utilizada para identificar uma loja de roupas femininas, pois os serviços prestados são diferentes e inconfundíveis. Mas, por outro lado, se a marca "XYZ" desse nome a uma empresa de arquitetura, é provável o conflito entre as marcas, pois os serviços de construção civil e arquitetura são considerados afins. 4. Cuidado com marcas comuns É importante saber também se os termos ou palavras que constituem sua marca não são considerados comuns, pois, se for o caso, você não conseguirá o direito de exclusividade sobre eles. Isso significa que você pode até conseguir o registro da sua marca, mas não poderá impedir outras pessoas de obter registros semelhantes. Você ganha, mas não leva! Entenda melhor o que são termos comuns, através dos exemplos abaixo: FAST FOOD para assinalar serviços de alimentação PINGA para assinalar aguardente de cana de açúcar MARCAHORA para assinalar relógios de ponto LAVAROUPA para assinalar lavadora de roupa
PET para assinalar adestramento de animal APÓLICE para assinalar seguro contra acidentes ARTESANAL para assinalar sorvetes INDUSTRIALIZADO para assinalar molho de tomate LIBRA para assinalar pneus HP para assinalar motores CINCO ESTRELAS serviço de hotelaria SABOROSO para pães 5. Analise a Jurisprudência A semelhança entre marcas, afinidade entre produtos e serviços, bem como o que se considera termo comum são critérios bastante subjetivos. Você pode considerar duas marcas semelhantes e outra pessoa pode achar que as mesmas marcas são inconfundíveis. O mesmo ocorre com produtos e serviços, que para uns podem ser afins e para outros não. Como tomar uma decisão? Neste caso, deve ser analisado o histórico de decisões tomadas pelo INPI e o Poder Judiciário, pois eles, em primeira e última instância, é que vão definir o critério de semelhança. 6. Olhe também para quem usa a marca, mesmo sem registro. Considera-se dono da marca aquele que solicitou primeiro o seu registro no INPI. Nossa legislação, todavia, reconheceu o direito de quem, apesar de não ter marca registrada primeiro, usa a marca há mais tempo no Brasil.
Logo, se alguém demorou a solicitar o registro de uma marca, mas começou a usar a marca primeiro do que quem a registrou na sua frente, é possível reaver sua propriedade. Exemplo: A empresa A utiliza desde 1999 a marca XYZ para identificar sua loja de roupas, mas nunca tinha se preocupado com o registro da sua marca no INPI. Em 2014, a empresa A resolveu registrar sua marca, mas, infelizmente, descobriu que a empresa B, fundada em 2014, já tinha marca registrada igual na mesma classe. Neste caso, até que se prove o contrário, a empresa B será a dona da marca, mas a empresa A poderá tomar o seu lugar, desde que siga as formalidades e prazos legais. Por isso, além de verificar se a marca que você quer está ou não registrada, é importante examinar também se já existe alguma empresa usando-a, independente de registro. 7. Fique atento as razões sociais e nomes de fantasia Se a marca que você deseja já está sendo usada por outra empresa em sua razão social ou nome de fantasia, mesmo que ela não tenha o registro da marca no INPI, pense bem. Se você requerer o registro da marca primeiro, até que se prove o contrário será considerado dono. Entretanto, se outra empresa solicitar o registro da marca posteriormente, mas demonstrar que usa aquela marca em sua razão social ou nome de fantasia, poderá impedir seu registro e passará a ser dono da marca.
8. Vejam também... Destacamos acima os 7 principais cuidados que devem ser observados ANTES do registro da marca, baseado nos erros mais comuns cometidos pelos empresários. Porém, existem outras proibições legais, menos frequentes, mas que também podem atrapalhar o registro no INPI. Logo, fique atento se sua marca for: parecida com bandeira, brasão, moeda ou emblema de algum país; formada por letra ou algarismo isolado; semelhante a algum designação ou sigla de entidade ou órgão público; usada para identificar algum evento oficial ou oficialmente reconhecido; nome civil de alguém; pseudônimo, apelido ou nome artístico de alguém; tirada de alguma obra literária, artística ou científica; termo técnico usado na indústria ou na ciência; slogan ou expressão de propaganda; falsa indicação de origem ou procedência; nome de cor; contrária a moral e aos bons costumes; Marcas que se enquadram neste tipo de conceito não são registradas, sofrem restrições ou precisam de autorização de uso.
Durante... Agora que você já sabe os cuidados que precisam ser adotados no processo de escolha da marca, ou seja, antes de começar a usá-la e de solicitar o registro, vamos avançar! 9. Não basta registrar na Junta Comercial O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, Autarquia Federal sediada no Rio de Janeiro, é o único Órgão no Brasil que pode conceder direito de propriedade sobre uma marca. Por isso, para você ter autorização e exclusividade sobre uma marca, é necessário solicitar o registro no INPI. "Mas eu já registrei minha empresa na Junta Comercial ". O registro na Junta Comercial não garante nenhum direito de propriedade sobre o nome da empresa, mas apenas formaliza a constituição da pessoa jurídica. Se alguém imitar sua marca e você precisar recorrer a justiça, por exemplo, precisará apresentar o título de propriedade sobre a marca, o qual só o INPI emite. 10. Saiba quem pode registrar marca Podem requerer registro de marca no INPI as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, brasileiras ou estrangeiras. Essas pessoas, no entanto, precisam comprovar que exercem lícita e efetivamente as atividades em que querem proteger sua marca.
Uma pessoa física, por exemplo, para registrar uma marca para serviços médicos, deverá ser médico credenciado no Conselho Regional. Para uma empresa que vende produtos de limpeza, é exigido a previsão desta atividade no seu objeto social. Por isso, é preciso analisar os documentos do titular da marca (Contrato Social, Aditivos, RG, CPF, Comprovante de endereço, Carteirinha do Conselho, Contratos de prestação de serviço, etc.) antes de iniciar o processo. 11. A escolha das classes é fundamental Você precisa saber também que o direito de propriedade sobre uma marca limita-se aos produtos ou serviços informados pelo titular no pedido de registro. Por isso, o INPI adota um Classificador Internacional de produtos e serviços, com 45 classes, cada uma delas com vários subitens, que devem ser cuidadosamente escolhidos no momento do registro da marca, sob pena da proteção ficar incompleta ou incompatíveis com a documentação da empresa. 12. Atenção na hora de pagar as taxas federais Será necessário também recolher uma taxa federal para o INPI, por cada classe. Lembrando que os valores das taxas variam de acordo com o tipo ou porte da sua empresa (ME, EPP, MEI, etc.). É importante salientar que qualquer erro no pagamento dessas taxas acarretará no atraso do processo e, provavelmente, no pagamento de taxas extras para correção.
Depois... 13. É preciso acompanhar o processo O protocolo do pedido de registro de marca dá origem a um processo administrativo, que leva em média 3 anos para ser concluído e precisa ser acompanhado. Veja abaixo um fluxograma que resume as etapas deste processo.
Perceba que existe todo um passo a passo que precisa ser seguido até a marca ser aprovada. Essa jornada pode ser rápida e tranquila (caminho azul) ou um pouco mais tortuosa e demorada (caminho vermelho), tudo depende dos cuidados que você toma e do tipo de marca que você escolheu. Muitas pessoas não sabem disso e imaginam que basta solicitar o registro para adquirir o direito. Resultado: - Sofrem oposição e não apresentam defesa; - Não tomam conhecimento das exigências do INPI e o processo é arquivado; - Esquecem de pagar a taxa de aprovação do processo, o que também causa arquivamento; - Não apresentam recursos no prazo legal, quando a marca é negada, e perdem o direito definitivamente, etc. Assim, é necessário manter um acompanhamento semanal das decisões do INPI, para tomar ciência de qualquer novidade relativa ao seu processo, bem como apresentar, dentro dos prazos e formalidades legais, as necessárias petições para o bom andamento do mesmo, sob pena de arquivamento e perda do direito. 14. Esteja preparado para as oposições Perceba que após o protocolo, seu pedido de registro será publicado na Revista da Propriedade Industrial do INPI (uma espécie de Diário Oficial de circulação nacional), para que qualquer pessoa que se sinta prejudicada possa apresentar sua oposição. Se isso ocorrer, você terá que apresentar sua defesa dentro do prazo legal.
15. Cuidado para não nadar... nadar... e morrer na praia Depois do prazo de oposição e do exame formal, ocorrerá o exame técnico da marca, que pode concluir pela aprovação ou reprovação do pedido. Sendo o mesmo aprovado, você terá que recolher a taxa de expedição de certificado e proteção decenal. Sendo reprovado, você terá que apresentar recurso. Tanto a falta de pagamento da taxa como a ausência de recurso acarretam o arquivamento definitivo do processo. Alguns empresários, principalmente o que solicitam o registro sozinho, não sabem disso, e perdem o processo, jogam 3 anos de espera no lixo. 16. O registro precisa ser prorrogado Uma vez aprovado pelo INPI, o registro garante ao seu titular propriedade sobre a marca em todo o território nacional, para os produtos ou serviços especificados, por 10 anos. Findo este período, o direito poderá ser prorrogado por mais 10 anos, ininterruptamente, sendo necessário o recolhimento da taxa de prorrogação no prazo legal. Esquecer disso também é fatal. 17. Mesmo depois da concessão o registro pode ser questionado. Mesmo depois de concedido, seu registro pode ainda ser questionada através de uma nulidade administrativa e/ou caducidade, e, em ambos os casos, você também deverá apresentar contestação. Fique ligado.
18. Não olhe só para o seu processo Por fim, é necessário analisar semanalmente todos os novos pedido de registro no INPI e verificar se alguém solicitou alguma marca igual ou parecida com a sua, para se apresentar oposição e evitar que ele logre êxito.