Cadernos Temáticos PROPRIEDADE INDUSTRIAL Encarte da Revista da EMARF

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2 Cadernos Temáticos PROPRIEDADE INDUSTRIAL Encarte da Revista da EMARF Publicação de Monografias apresentadas no Curso de Extensão em Propriedade Industrial em Convênio com a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) Tribunal Regional Federal da 2ª Região 2ª Edição - Ampliada Fevereiro de 2007

3 Esta revista não pode ser reproduzida total ou parcialmente sem autorização Revista da Escola da Magistratura Regional Federal / Escola da Magistratura Regional Federal, Tribunal Regional Federal : 2ª Região. Cadernos Temáticos - Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: EMARF - TRF 2ª Região / RJ Fevereiro 2007 Irregular. ISSN X 1. Direito - Periódicos. I. Escola da Magistratura Regional Federal. CDD:

4 Diretoria da EMARF Diretor-Geral Desembargador Federal Benedito Gonçalves Diretor da Revista Desembargador Federal André Fontes Diretor de Estágio Desembargador Federal Raldênio Bonifácio Costa Diretor de Relações Públicas Desembargador Federal Clélio Erthal Diretor de Pesquisa Desembargador Federal Sergio Feltrin Corrêa EQUIPE DA EMARF Regina Elizabeth Tavares Marçal - Assessora Executiva Carlos José dos Santos Delgado Edith Alinda Balderrama Pinto Fay de Mello Mattos Filho Jackson de Castro Skury Leila Andrade de Souza Maria de Fátima Esteves Bandeira de Mello Reinaldo Teixeira de Medeiros Júnior 3

5 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO Presidente: Desembargador Federal FREDERICO GUEIROS Vice-Presidente: Desembargador Federal J. E. CARREIRA ALVIM Corregedor-Geral: Desembargador Federal CASTRO AGUIAR Membros: Desembargador Federal PAULO FREITAS BARATA Desembargadora Federal JULIETA LÍDIA LUNZ Desembargadora Federal TANIA HEINE Desembargador Federal ALBERTO NOGUEIRA Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO Desembargadora Federal MARIA HELENA CISNE Desembargadora Federal VERA LÚCIA LIMA Desembargador Federal ROGÉRIO CARVALHO Desembargador Federal ANTÔNIO CRUZ NETTO Desembargador Federal RICARDO REGUEIRA Desembargador Federal FERNANDO MARQUES Desembargador Federal RALDÊNIO BONIFÁCIO COSTA Desembargador Federal SERGIO FELTRIN CORRÊA Desembargador Federal FRANCISCO PIZZOLANTE Desembargador Federal BENEDITO GONÇALVES Desembargador Federal IVAN ATHIÉ Desembargador Federal SÉRGIO SCHWAITZER Desembargador Federal POUL ERIK DYRLUND Desembargador Federal ANDRÉ FONTES Desembargador Federal REIS FRIEDE Desembargador Federal ABEL GOMES Desembargador Federal LUIZ ANTÔNIO SOARES Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO Desembargadora Federal LILIANE RORIZ Juiz Federal Convocado GUILHERME CALMON Juiz Federal Convocado JOSÉ ANTONIO NEIVA Juiz Federal Convocado LUIZ PAULO ARAÚJO FILHO 4

6 Sumário CONSTITUIÇÃO, DIREITO CIVIL, NOME DE EMPRESA E MARCA Antônio Carlos Esteves Torres... 7 IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE MARCA OBTIDO DE MÁ-FÉ Liliane do Espírito Santo Roriz de Almeida O CONFLITO ENTRE MARCAS E NOMES DE DOMÍNIO Theophilo Antonio Miguel Filho PATENTES DE MEDICAMENTOS: QUESTÕES ATUAIS Maria Alice Paim Lyard A RETRIBUIÇÃO ECONÔMICA DEVIDA AOS EMPREGADOS PELA EXPLORAÇÃO DE INVENÇÃO MISTA Júlio Emílio Abranches Mansur MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA: ESPECTRO DE PROTEÇÃO LEGAL Maria de Lourdes Coutinho Tavares CONSIDERAÇÕES SOBRE A PERDA DA DISTINTIVIDADE DAS MARCAS REGISTRADAS Hudson Targino Gurgel INTRODUÇÃO ÀS MARCAS José Carlos Zebulum PATENTES FARMACÊUTICAS E CONTROLE DE MERCADOS Caroline Medeiros e Silva DA COMPETÊNCIA NAS AÇÕES REFERENTES À PROPRIEDADE INDUSTRIAL Dario Ribeiro Machado Junior

7 CONSTITUIÇÃO, DIREITO CIVIL, NOME DE EMPRESA E MARCA ANTÔNIO CARLOS ESTEVES TORRES Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

8 ANTÔNIO CARLOS ESTEVES TORRES CONSTITUIÇÃO, DIREITO CIVIL, NOME DE EMPRESA E MARCA INTRODUÇÃO A conjunção de temas constitucionais, de direito civil e direito comercial, pode parecer, numa primeira análise, esdrúxula tentativa de conjugar lápis e ovo. Estabelecer o liame entre os dados componentes da intitulação será o resultado final deste trabalho, propugnando-se pela tese de que nome de empresa e marca, após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, se aproximaram significativamente através do caminho comum da proteção, agora mais nítida no seio legislativo e, portanto, mais viável no trabalho dos profissionais do direito. Muitos obstáculos se apresentaram na senda definidora das conseqüências do significado de nome comercial, título de estabelecimento e marca, designativo de produto. Os dois institutos estiveram afastados quase como sol e lua durante diversas etapas da história do direito. Em parte, este divórcio consensual se deveria aos critérios separatistas absolutos que enfrentavam o direito civil e o direito comercial, muito embora, como os grandes autores já definiram:... diria que esta exigência de sistema de lógica coerência e portanto vamos repetir de ciência, se faz sentir sempre mais viva nos tempos modernos, no qual o Código Civil não é mais um depósito de regras escritas apenas para definir a relação daquela categoria de cidadãos que vive de seu patrimônio; hoje o Código é a carta da vida de todos os concidadãos, muitos dos quais vivem dia-a-dia; e isto vai dito não só para o direito das pessoas e da família mas até para as relações econômicas... 1 O autor mencionado, quase antecipando o que adotaram, a título de filosofia, os articuladores do Código Civil de 2002, é enfático: O reclamo ao espírito do Direito moderno nos servirá para acentuar o significado e o valor sempre maior que em qualquer 1 TRABUCCHI, Alberto, Istituzioni di Diritto Civile. Itália: La Carangola, 32 ed., 1991, p 33. 9

9 CADERNOS TEMÁTICOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ENCARTE DA REVISTA DA EMARF - JANEIRO 2007 ramo do direito privado deva ser reconhecido, de um lado, aos princípios éticos, de boa-fé e de retidão, de outro, as exigências da certeza e da confiança que juntas formam a coluna do inteiro sistema, dominando a interpretação e aplicação do ius in civitate positum. P. XI e XII Istituzioni di diritto civile. 2 Um velho sonho dos cientistas jurídicos sempre foi a união do direito comercial com o direito civil. De certa forma, mesmo com ceticismo de alguns inspirados juristas nacionais, o fato é que a comunidade jurídica hoje considera, ao menos, que o direito das obrigações está morando sob um mesmo teto. O Código Civil de 2002 afastou a parcela inicial do Código Comercial integrando-a no tecido de suas disposições. Animado por este fato novo, somado ao cânone constitucional do artigo 5º, inciso XXIX, em conjunção com o artigo 125, inciso IV, da Lei 9.279/ 96, e 52 do Código Civil, que casam os dois institutos, nome de empresa e marca, penso que chegou a hora de eliminar dissensões que se fazem para privilegiar a roupagem digna da marca em desfavor da denominação de empresa. Para o desenvolvimento do trabalho, é necessário transitar pelo conceito de nome comercial, hoje, nome de empresa, e do de marca. Com efeito, a singeleza unificadora dos dois institutos, num ramo dos designativos em geral, nome de empresa a distinguir estabelecimentos ou pessoas jurídicas, e marca a especificar produtos, não é suficiente para dirimir as questões que se originam do confronto entre eles. O paradoxo pantográfico, que ora equipara e ora separa, teve, ao longo de todo o transcorrer do século passado, papel de destaque a fomentar as discussões acirradas acerca da prevalência de um ou de outro. A incidência do conflito entre os dois sistemas redundou em divergências de opiniões, que, hoje, com estes aspectos legislativos e doutrinários, correspondentes à equiparação axiológica da Lei Maior e à unificação obrigacional, estão, indubitavelmente, diluídas. Em síntese, a tarefa é confirmar esta conclusão, ressaltando-se, por oportuno, que o texto é apresentado como esboço de dissertação a ser submetida em término de curso de mestrado na Universidade Estácio de Sá. 2 TRABUCCHI, A. Op. cit., p

10 ANTÔNIO CARLOS ESTEVES TORRES CAPÍTULO 1 ASPECTOS LEGAIS 1.1. A CONSTITUIÇÃO A Constituição tem, em virtude de seus múltiplos significados, seja no âmbito político, seja no âmbito social, papel único na organização de um país. Mesmo os sistemas que não se apóiam diretamente na materialização de um texto constitutivo, cujo exemplo didático mais notório é o da Inglaterra, acabam por se referir a um conjunto principiológico organizador, com as facetas que lhe são peculiares. As constituições, de forma ampla, ora exponenciam o desempenho político das suas finalidades, ora se entregam ao exercício substitutivo dos paradigmas do ordenamento civil. A doutrina supranacional tem citado a Constituição de Weimar, do início do século passado, como a inauguradora desta amplitude sociológica na organização de um país. Com a Constituição de Weimar, de 1919, inaugura-se, na Europa, a idade das constituições interventivas em matéria social. Para além da parte orgânica, de estruturação do poder político, esse diploma incorpora, na verdade, uma extensa regulamentação, ao longo de nada menos do que cinqüenta e sete artigos, de uma pluralidade de matérias, algumas das quais atinentes às relações jurídico-privadas. E basta atentarmos nas cinco epígrafes sob que se agrupam essas normas para nos capacitarmos da profundidade desta intervenção reguladora. 3 Os doutrinadores, em geral, já vinham esboçando as funções sociais em textos de Constituição, fundamentando a tese no que se denomina o imobilismo dos Códigos: Esta noção se cristaliza na fórmula da função social que foi incluída nos textos constitucionais. Devido ao imobilismo dos códigos, a concepção social de propriedade é adotada pelo legislador constitucional em diversos países. 4 Para evitar repetições cansativas, sob o risco de se considerar arrogante tentativa de demonstração erudita, vale reeditar a lição de Carvalho de Mendonça, cujo gênio antecipa a proposta de união do 3 Constitucionalização do Direito Civil, escritos, BFD 74, 1998, p ANDRADE, Fábio Siebeneicheler de, Da Codificação: Crônica de um conceito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p

11 CADERNOS TEMÁTICOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ENCARTE DA REVISTA DA EMARF - JANEIRO 2007 direito privado que hoje, de certa forma, está em vigência, na parcela obrigacional. Vejamos a seqüência dos fatos doutrinários, nesta oportuna exposição: O direito comercial vem a ser, destarte, a disciplina jurídica reguladora dos atos de comércio e, ao mesmo tempo, dos direitos e obrigações das pessoas que os exercem profissionalmente e dos seus auxiliares.... A definição salienta, para tanto ela serve, que o direito comercial brasileiro se filia ao sistema misto, subjetivo e objetivo ao mesmo tempo. Ele regula, os atos de comércio praticados por profissionais ou não-profissionais, contém, igualmente, a disciplina específica dos comerciantes e dos seus auxiliares, isto é, as normas relativas à organização interna da qualidade de comerciante e ao exercício da profissão. Com a sua força naturalmente expansiva, como produto histórico, imposto pela realidade econômica, o direito comercial veio a objetivar-se sem prejuízo do seu principal escopo. As normas relativas ao exercício da profissão mercantil e aos negócios jurídicos do comércio entraram desse modo para um sistema jurídico, mais extenso do que o traçado pela ciência econômica à industria comercial. O direito comercial é o direito dos que se dedicam não somente ao comércio, mas ainda à indústria manufatureira, ao transporte e outras atividades auxiliares do comércio; todos esses industriais são juridicamente denominados comerciantes; é também o direito regulador de certas relações decorrentes de negócios jurídicos alistados sob a etiqueta de atos de comércio, já em virtude de longa tradição, exatamente por se formarem eles dentro da periferia do comércio no sentido econômico, já por serem declarados tais em virtude da intenção daquele que os realiza, já pela forma que revestem ou pelo liame que mantêm com o comércio no aludido sentido, já, finalmente, pela disposição da lei, equiparando outras relações da vida civil, sem a intervenção de comerciantes, às provenientes da indústria comercial, em virtude de motivos de utilidade prática ou de simples oportunidade, para se subordinarem todos à mesma disciplina jurídica fundamental e formal

12 ANTÔNIO CARLOS ESTEVES TORRES Qual, porém o critério para traçar a linha divisória entre a matéria comercial e a matéria civil? Eis o árduo problema inicial no estudo do direito comercial. São sempre dificílimas as questões que surgem quando se trata de fixar a aplicação do direito, não somente na sua estrutura geral, como relativamente aos institutos de cada um dos seus ramos.... Entram em jogo elementos arbitrários, que levam o direito comercial a invadir o direito civil, perturbando a construção de firme sistema científico.... As diferenças que subsistem entre o direito civil e o comercial nada têm de essencial. Bem podíamos fundir as matérias que lhes são comuns, isto é, os contratos e as obrigações e ainda a falência, estendendo-a, oportunamente (não hoje), aos não-comerciantes.... A influência do direito comercial sobre o direito civil foi extraordinária, mormente entre nós... O caráter dos tempos modernos é, na frase de Spencer, o mercantilismo e o industrialismo.... O direito comercial e o direito civil são dois sistemas de regras que tiveram o mesmo ponto de partida, seguindo, depois, cada qual, vida autônoma, sem sujeição ou dependência de um para com o outro. A verdade é que se tem dado à expressão direito civil um conteúdo amplíssimo, incluindo na sua esfera noções jurídicas fundamentais de caráter geral, aplicáveis igualmente ao direito comercial. O direito civil figura como se fosse direito privado in genere, que Van Hemmelen denominou, não sem felicidade, o direito privado econômico. No direito privado compreendem-se as duas zonas, o direito civil e o direito comercial, cada qual com seu objeto legalmente 13

13 CADERNOS TEMÁTICOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ENCARTE DA REVISTA DA EMARF - JANEIRO 2007 especializado; mas, havendo aquele precedido historicamente a este, acumulou em si o fundo comum de todas as noções, que servem de base ou de materiais para as construções jurídicas. Veio ele, assim, a assumir nesse particular o caráter de pressuposto do direito comercial. 5 O art. 121, do Código Comercial (cuja parte geral já foi expressamente revogada pelo Código Civil de 2002) já adiantava este destino inevitável:... as regras e as disposições do direito civil para os contratos em geral são aplicáveis aos contratos comerciais.... A tendência unificadora era irreversível. Os anseios para que o novo Código Civil escoimasse a zona cinzenta em que o direito comercial se encontrou com relação ao direito privado podem muito bem ser resumidos na palavra de Fábio Ulhoa Coelho: Desta forma, quem pretenda responder com rigor à questão acerca da natureza do critério de identificação do campo de abrangência do direito comercial brasileiro da atualidade não poderá deixar de observar esta situação transitória e concluir pela inexistência de um critério seguro. 6 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 trouxe em seu arcabouço princípios genéricos, preceituais, como os que inauguram o texto fundamental em seu art. 1º e, via da diluição pelos diversos setores do direito positivo, aplicáveis às mais diversas relações sociais: A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento: I a soberania; II a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V o pluralismo político; 7 5 MENDONÇA, J. X. Carvalho, Tratado de Direito Comercial Brasileiro. Campinas: Bookseller, 2000, Vol. 1, p 24/25, 26/27, 28/29, 30/32, 34/35, 38/39. 6 COELHO, Fábio Ulhoa, Manual de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 12.ed., 2000, p Constituição Federal,

14 ANTÔNIO CARLOS ESTEVES TORRES Por outro lado, a Lei Fundamental desce às minúcias da proteção individualista, subjetiva, do cidadão, no artigo 5º, de cujos parágrafos importam exponenciar os da supremacia do estado de direito baseado na lei: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: I homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;... XXII é garantido o direito de propriedade;... XXVII aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;... XXIX a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; 8 Nos primórdios de sua vigência, a denominada Constituição Cidadã mereceu comentos que lhe reservaram ampla parcela dos repertórios preservativos típicos do Direito Privado: 8 Idem, ibidem. O Código Civil perde, assim, definitivamente, o seu papel de Constituição de direito privado. Os textos constitucionais, paulatinamente, definem princípios relacionados a temas antes reservados exclusivamente ao Código Civil ao império da vontade: a função social da propriedade, os limites da atividade econômica, a organização da família, matérias típicas do direito privado, passam 15

15 CADERNOS TEMÁTICOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ENCARTE DA REVISTA DA EMARF - JANEIRO 2007 a integrar uma nova ordem pública constitucional. Por outro lado, o próprio direito civil, através da legislação extracodificada, desloca sua preocupação central, que já não se volta tanto para o indivíduo, senão para as atividades por ele desenvolvidas e os riscos dela decorrentes O CÓDIGO CIVIL O Código Civil, na realidade, mesmo diante de valiosas opiniões contrárias, recupera este papel condutor do comportamento social, ao tracejar, esquematicamente, o uso do direito à propriedade, a garantia da sucessão e a explicitação do moderno conceito de família. Carlos Alberto Bittar, antecipando a necessidade do projeto que se transformou no Código Civil de 2002, esclareceu: Os mandamentos constitucionais são, pois, normas hierarquicamente superiores que, uma vez lançadas, revogam as de ordem anterior, funcionando no mais como diretrizes, como limites ou como balizas para o intérprete, vinculando-os todos a seus ditames, tanto ao legislador, quanto ao hermeneuta e quanto ao juiz. Desse modo, a estruturação do Estado, os direitos fundamentais da pessoa, os direitos sociais, os direitos políticos, os direitos econômicos passaram, imediatamente, à égide da nova ordem (pois, o próprio legislador constituinte, para dirimir dúvidas, assim dispôs). As relações privadas, no entanto, somente se conduzirão pelos novos princípios uma vez adaptada a legislação interna correspondente. Entendemos, assim, que as normas sobre Direito de Família somente terão eficácia plena quando ajustado o Código próprio ou leis especiais vigentes. Daí por que consideramos se devam tomar iniciativas imediatas para a promulgação de um novo Código, eis que, quanto àquele livro, os princípios e as regras ora postas rompem toda a textura, exigindo nova regulamentação, a exemplo do que ocorreu em 9 TEPEDINO, Gustavo, Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 116, in FACHIN, Luiz Edson, Repensando Fundamentos do Direito Civil Brasileiro o Contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, Nota explicativa. 16

16 ANTÔNIO CARLOS ESTEVES TORRES Portugal, na Itália e em outros países e, que se procedeu a reforma constitucional 10 Com a recuperação do papel de Estatuto do Direito privado, ainda que sob forma tímida e, para alguns, canhestra (examine-se o pensamento de Cavalieri, por exemplo: O dano moral o grande vilão atual da responsabilidade civil recebeu singela referência no art. 186 do Código, não obstante o enorme prestígio que mereceu na Constituição... Outra questão relevante e tormentosa... o novo Código Civil deixou de disciplinar é a que diz respeito ao nexo causal. Limitou-se, neste ponto, a repetir, em seu art. 403, a regra do art, do Código revogado. 11, o Código Civil, com a versão 2002, passou a tratar, como um todo, do Direito Obrigacional, incluindo aí o Direito Comercial, tanto é assim que revoga (melhor se diria, trata de forma mais ampla) a parte geral do Código Comercial de 1850, focalizando o aspecto mais central de todo o setor, a empresa. Nesta linha de raciocínio, o Código Civil trata do nome comercial (do empresário), utilizando-se da seguinte definição: Art Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada, de conformidade com este Capítulo, para o exercício de empresa. Parágrafo único. Equipara-se ao nome empresarial, para os efeitos da proteção da lei, a denominação das sociedades simples, associações e fundações. Art O nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro. Parágrafo único. Se o empresário tiver nome idêntico ao de outros já inscritos, deverá acrescentar designação que o distinga. 10 BITTAR, Carlos Alberto, O Direito Civil na Constituição de Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 2.ed., 1991, p. 11 FILHO, Sergio Cavalieri, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 4. Ed., 2003, p. 20/21. 17

17 CADERNOS TEMÁTICOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ENCARTE DA REVISTA DA EMARF - JANEIRO 2007 É preciso não deixar esmaecer a idéia de que o desdobramento da matéria parte das linhas gerais da Constituição e, agora, se lança na própria definição, genérica e abrangente, do que seja empresa. Vale transcrever o art. 966, do Código Civil: Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. O artigo 52 do Código Civil torna expresso o fundamento justificador da proteção ao nome de empresa, ao equiparar os direitos das pessoas jurídicas, nas sendas protetivas da lei, aos da personalidade. CAPÍTULO 2 ASPECTOS DOUTRINÁRIOS 2.1. NOME COMERCIAL (NOME EMPRESARIAL NO CÓDIGO CIVIL DE 2002) Ao substituir a exigüidade conotativa do instituto do fundo de comércio, em termos de definição legal, pela largueza do conceito de empresa, a lei, neste caso, o mesmíssimo Código Civil, que aborda o nome comercial, também, abordou o assunto marca. Gama Cerqueira, de há muito esclarecia, especificando: que é o sinal designativo de produto por conseguinte da atividade. O histórico dos conflitos entre marcas e nomes comerciais está bem escandido em trabalho de Luiz Leonardos publicado na revista da ABPI, nº 41. O professor destaca, de forma incisiva o histórico da dissidência: Assim, não há dúvida que o titular de marca pode impedir a sua reprodução ou imitação para ser usada como nome comercial ou como título de estabelecimento de terceiros. Era o que dispunham expressamente os artigos 111, nº 2, e 120, nº 5, do antigo Decreto-Lei nº 7.903/45, cujos princípios forma mantidos nos artigos 94, inciso 1º, e 100, nº 5, do Decreto-Lei nº 254/67, todos proibindo o registro como nome comercial ou como título de estabelecimento às denominações suscetíveis de confusão com marcas de terceiros. Ainda que estas normas estejam, hoje, revogadas, como também o está o Decreto-Lei nº 1.005/69, que dispunha de modo semelhante quanto aos títulos de estabelecimento (artigo 91, nº 5) e abolia, pela primeira vez, os 18

18 ANTÔNIO CARLOS ESTEVES TORRES registros de nomes comerciais, fazendo sua proteção decorrer de simples adoção nos atos constitutivos da sociedade arquivados no Registro do Comércio (art. 166), permanecem em pleno vigor os princípios expostos, que decorrem da proteção outorgada às marcas, garantindo sua propriedade e exclusividade e pelo que dispõe o artigo 124, V, da atual Lei da Propriedade Industrial Lei 9.279/96). Pelo artigo 119, do Código da Propriedade Industrial anterior (Lei nº 5.772/71) o nome comercial e o título de estabelecimento continuariam a gozar de proteção através de legislação própria, a qual se encontra na própria Constituição, no art. 3º, 2º, da Lei de Sociedades Anônimas, no artigo 35, V, da Lei 8.934/94 (dispõe sobre o registro público de empresas mercantis), mantendo o que se encontrava no art. 38, IX, da Lei de Registro do Comércio anterior (Lei nº 4.726/65) e no art. 195, V, da lei 9.279/96, além da regra de proteção aos nomes comerciais independentemente de qualquer registro, contido no art. 8º da Convenção de Paris, aplicável internamente por força do artigo 4º, da Lei 9.279/96. Não tem razão, portanto, Rubens Requião e aqueles que seguem sua opinião (Constituição Federal. Curso de Direito Comercial, pg. 132) de que teria havido, a respeito, vacatio legis, acarretando a falta de proteção aos nomes comerciais e títulos de estabelecimento pois, mesmo à falta de qualquer outra legislação, encontrariam guarida no âmbito da repressão geral à concorrência desleal.... É claro, então, que a lei contemplava expressamente a possibilidade de conflito entre a marca e o nome comercial, regra esta que tem sua origem no artigo 110 do antigo Decreto-Lei nº 7.903/45, que mandava sustar o arquivamento dos atos constitutivos de sociedades cujas denominações contivessem expressão de fantasia até que se comprovasse o respectivo registro, ou pedido de registro, como marca. Outra coisa não se buscava, com esta norma, senão impedir a confusão entre os negócios de sociedades que adotem nomes comerciais ou marcas idênticas ou semelhantes. Hoje, os artigos 124, V, e 195, V, da Lei 9.279/96 afastaram qualquer dúvida, garantindo a proteção da marca contra o seu uso não autorizado em nomes comerciais e a proteção destes face a seu uso indevido por terceiros LEONARDOS, Luiz, Apreciação do conflito entre marcas e nomes comerciais. 19

19 CADERNOS TEMÁTICOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ENCARTE DA REVISTA DA EMARF - JANEIRO MARCA O consenso geral admite que marca tenha um sentido individualizador, com reflexos econômicos e, hoje, ninguém mais duvida, de interesse público, porque é através desses sinais que o consumidor pondera e se decide. Generalizando, marca é um sinal que permite distinguir produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais de outros do mesmo gênero, da mesma atividade, semelhantes ou afins, de origem diversa. É para o seu titular o meio eficaz para a constituição de uma clientela. Para o consumidor representa a orientação para a compra de um bem, levando em conta fatores de proveniência ou notórias condições de boa qualidade e desempenho. Além disso, a marca atua como um veículo de divulgação, formando nas pessoas o hábito de consumir um determinado bem material, induzindo preferências através do estímulo ocasionado por uma denominação, palavra, emblema, figura, símbolo ou outro sinal distintivo. É, efetivamente, o agente individualizador de um produto, de uma mercadoria ou de um serviço, proporcionando à clientela uma garantia de identificação do produto ou serviço de sua preferência. A marca pode exercer múltiplas funções. Entre outras, proporcionar ao seu titular o direito, através de medidas administrativas e judiciais, de agir contra o seu uso indevido, ou não autorizado, por parte de concorrentes desleais. Auxilia o adquirente (comprador) na operação de compra impelindo-o a reclamar o produto identificado pela marca e não o sucedâneo apresentado pelo vendedor. Em seu amplo sentido, a marca pretende diferenciar e divulgar um bem material, informando e persuadindo as pessoas a comprá-lo. 13 A Constituição, como regra maior, fonte dos preceitos e princípios explicitados pelo Código Civil e pela legislação infraconstitucional, tornando os institutos nome comercial e marca abrangidos num mesmo universo protetivo, dispõe, como já se adiantou, no início da exposição: Art. 5º, inciso XXIX. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como 13 BLASI, Gabriel di, et al, A Propriedade Industrial. Rio de Janeiro, Forense, 2002, p

20 ANTÔNIO CARLOS ESTEVES TORRES proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes das empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; Através da via indireta da exclusão, a Lei 9.279/96 destina atenção protetiva contra a usurpação do nome comercial: Art Não são registráveis como marca:... V reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresas de terceiros, suscetível de causa, confusão ou associação com estes sinais distintivos; A finalidade, em termos preservadores, do registro da marca e da do nome comercial é a mesma: excluir os concorrentes ou outros quaisquer da possibilidade de uso inautorizado. Gama Cerqueira, indispensável no cenário, tem seu pensamento lembrado por Celso Oliveira: Gama Cerqueira traçou o conceito, asseverando que o direito sobre o nome comercial constitui uma propriedade em tudo idêntica à das marcas de fábrica e de comércio, que se exerce sobre uma coisa incorpórea, imaterial, exterior à pessoa do comerciante ou industrial, e encontra seu fundamento no direito natural do homem aos resultados de seu trabalho. Essa propriedade abrange não só o nome do comerciante singular, como, também, a firma das sociedades em nome coletivo, as denominações das sociedades anônimas e por quotas, a insígnia dos estabelecimentos e os demais elementos que entram no conceito do nome comercial (n. 780, supra), considerados como objetos autônomos de direito. 14 A realidade do campo doutrinário jamais deixou de observar que o conceito de nome comercial esteve andando lado a lado com o conceito de marca. É irrefutável a lição de João da Gama Cerqueira: 14 OLIVEIRA, Celso Marcelo de, Direito Empresarial À Luz do Novo Código Civil. Campinas/SP, LZN, 2003, p 379 e