Curso Avançado de Marcas

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1 Curso Avançado de Marcas Disciplinas dos Sinais Distintivos nos Acordos da OMC e a Jurisprudência Coordenação Darian Waihrich Prates Diego Strahuber Oyarzábal Professor Rodrigo A. de Ouro Preto Santos

2 Referências bibliográficas e legislações Knowledge Diplomacy: Global Competition and the Politics of Intellectual Property, Michael P. Ryan The Dog That Barked But Didn t Bite: 15 Years of Intellectual Property Disputes at the TWO, in Journée de droit de la propriété intellectuelle 2010, Joost Pauwelyn The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis, Daniel Gervais A Handbook on the WTO TRIPS Agreement, Antony Taubman, Hannu Wager e Jayashree Watal Intellectual Property - The Law of Copyrights, Patents and Trademarks, Roger E. Schechter e John R. Thomas Retaliação na OMC, Mario Sergio Araujo Braz McCarthy's Desk Encyclopedia of Intellectual Property, J. Thomas McCarthy Analysis of the Compatibility of Certain Tobacco Product Packaging Rules with the TRIPS Agreement and the Paris Convention, Daniel Gervais Melbourne Legal Studies Research Paper No. 554: Implications of WTO Law for Plain Packaging of Tobacco Products, Tania Voon and Andrew Mitchell Acordo TRIPS Convenção da União de Paris - CUP

3 As Origens do Acordo TRIPS Pré-TRIPS OMC (Organização Mundial do Comércio [anteriormente General Agreement on Tariffs and Trade GATT]) Proteção ao livre comércio internacional. OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual) Proteção aos direitos de propriedade intelectual.

4 As Origens do Acordo TRIPS Pré-TRIPS Até o Acordo TRIPS, a Convenção de Paris era o mais importante Acordo internacional sobre propriedade industrial. Dois problemas com a CUP: 1) Faltam dispositivos relativos à aplicação das normas substantivas pelos países membros; e 2) Falta de um mecanismo multilateral de solução de disputas.

5 As Origens do Acordo TRIPS Pré-TRIPS Na década de 1970 o governo norte-americano e aliados perceberam que, para aumentar o nível de proteção internacional dos direitos de propriedade industrial, precisariam convencer os países membros da CUP a realizarem uma nova Convenção Diplomática. Dois problemas com a tarefa: 1) Organizar uma nova Convenção Diplomática da União de Paris com o propósito de aumentar o nível de proteção seria em si difícil; e 2) Desde o início a missão percebia-se que a falta de interesse por parte dos países em desenvolvimento impediria que fossem alcançados os resultados originalmente desejados.

6 As Origens do Acordo TRIPS Pré-TRIPS Na visão dos países desenvolvidos, a autoridade exclusiva da OMPI sobre assuntos relativos à Propriedade Industrial precisava ser revista para possibilitar o aumento do nível mínimo de proteção internacional dos direitos de propriedade industrial. Dois motivos: 1) Predominância de países em desenvolvimento; e 2) Falta de condições para negociar o aumento da proteção aos direitos de propriedade intelectual.

7 As Origens do Acordo TRIPS Pré-TRIPS Nas rodadas multilaterais de negociação do GATT o governo norteamericano encontrou a arena ideal para avanços no campo da propriedade industrial. Motivo principal: Nas rodadas de negociação do GATT, os países utilizam-se do chamado linkage-bargaining questões não-relacionadas são negociadas lado a lado para permitir aos dois grupos avanços de outra forma inimagináveis.

8 As Origens do Acordo TRIPS Pré-TRIPS Após a Rodada Tóquio, as rodadas de negociação multilaterais de comércio passaram a cobrir barreiras tarifárias e não-tarifárias, alcançando o comércio de bens e serviços. A Rodada Uruguai trataria de questões agrícolas e têxteis, de particular interesse para os países em desenvolvimento.

9 As Origens do Acordo TRIPS Pré-TRIPS Desta forma, a inclusão de negociações relativas a propriedade intelectual tinha três objetivos principais: Aumentar o nível mínimo de PI (universal minimum standards) Single undertaking Adicionar regras de aplicação (enforcement) de propriedade intelectual (strengthening domestic enforcement) Parte III do Acordo TRIPS Vincular as disputas internacionais sobre proprieddae intelectual a um sistema multilateral de solução de controvérsias (effective international enforcement of IP rights) Submete o Acordo TRIPS ao Acordo sobre Regras e Proedimentos Aplicáveis à Solução de Controvérsias (DSU)

10 As Origens do Acordo TRIPS Pré-TRIPS Decididos a trazer as discussões sobre propriedade intelectual para as negociações da Rodada Uruguai do GATT, os defensores dessa inovação sofreram oposição dos países em desenvolvimento, fazendo com que os Estados Unidos iniciassem medidas unilaterais sob a Seção 301, frisando que as questões de propriedade intelectual seriam discutidas de uma forma ou de outra, fosse perante um forum multilateral, fosse perante o USTR (Office of the United States Trade Representative). As pressões comerciais unilaterais e a resistência de um grupo de países em desenvolvimento levaram os dois grupos a um acordo, pelo qual os Estados Unidos concordaram em cessar o enforcement de propriedade intelectual de seus cidadãos por meio de sanções unilaterias em troca da obrigatoriedade de um sistema de solução de controvérias multilateral.

11 As Origens do Acordo TRIPS Pré-TRIPS Declaração Ministerial de 20 de setembro de 1986 inclui o assunto propriedade intelectual nas rodadas de negociação do GATT: In order to reduce the distortions and impediments to international trade, and taking into account the need to promote effective and adequate protection of intellectual property rights, and to ensure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to legitimate trade, the negotiations shall aim to clarify GATT provisions and elaborate as appropriate new rules and disciplines. Negotiations shall aim to develop a multilateral framework of principles, rules and disciplines dealing with international trade in counterfeit goods, taking into account work already undertaken in GATT. These negotiations shall be without prejudice to other complementary initiatives that may be taken in the World Intellectual Property Organization and elsewhere to deal with these matters.

12 As Origens do Acordo TRIPS Pré-TRIPS As negociações multilaterais do GATT entre 1986 e 1994 realizadas sob a denominação Rodada Uruguai resultaram no Acordo de Constituição da OMC de 1994, sendo o TRIPS um de seus anexos, notadamente, o Anexo 1C.

13 As Origens do Acordo TRIPS TRIPS O Acordo TRIPS trata de cinco grandes temas: 1) De que forma os princípios do sistema de comércio devem ser aplicados aos direitos de propriedade intelectual; 2) Qual a melhor forma de proteger direitos de propriedade intelectual; 3) Como aplicar essa proteção; 4) Como solucionar disputas; e 5) O que deve acontecer enquanto o sistema gradualmente entra em vigor nos países membros.

14 Acordo TRIPS Princípios Princípio do Tratamento Nacional. Cada Membro concederá aos nacionais dos demais Membros tratamento não menos favorável do que o outorgado a seus próprios nacionais com relação à proteção da propriedade intelectual. Padrão em tratados de propriedade intelectual Aplicável aos nacionais (pessoas) e não bens (GATT) Estende aos novos padrões mínimos de proteção o tratamento nacional, para não enfraquecer os direitos frente a direitos assegurados em outros tratados sobre a matéria Incorpora as exceções ao tratamento nacional previstas nos tratados incorporados por referência, inclusive a Convenção de Paris

15 Acordo TRIPS Princípios Princípio do Tratamento da Nação Mais Favorecida (NMF). Com relação à proteção da propriedade intelectual, toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade que um Membro conceda aos nacionais de qualquer outro país será outorgada imediata e incondicionalmente aos nacionais de todos os demais Membros. Contrariamente ao caso do Tratamento Nacional, a regra da NMF é elemento novo no sistema internacional da propriedade intelectual Qualquer benefício concedido a outro país, inclusive a países não-membros Aplicável aos nacionais (pessoas) Objetivo: assegurar uniformidade de regras do comércio multilateral Complementa o princípio do Tratamento Nacional

16 Acordo TRIPS Exemplo prático de aplicação dos princípios do Acordo TRIPS Obrigação de uso da marca registrada: O sistema marcário brasileiro adota o princípio de obrigatoriedade de uso da marca registrada. Motivos: Assegurar o exercício da função distintiva da marca no mercado (art. 123 da LPI); e Impedir o uso da marca de reserva ou defensiva. A cessação do uso equivale ao abandono ou renúncia que, por sua vez, leva à perda do direito sobre a marca.

17 Acordo TRIPS Exemplo prático de aplicação dos princípios do Acordo TRIPS Perda dos direitos sobre a marca: O princípio da obrigatoriedade do uso das marcas registradas funda-se na própria função que elas desempenham no campo da indústria e do comércio. (...) Uma vez que a pessoa beneficiada não se utiliza da marca registrada, a qual, por conseqüência, deixa de desempenhar a função para a qual foi criada e que justifica a proteção legal, desaparece a razão de ser das excepcionais garantias asseguradas pelo registro, o qual deve desaparecer, revertendo a marca ao domínio público. (Gama Cerqueira, in Tratado da Propriedade Industrial, Editora Revista dos Tribunais, SP, 2ª Edição., vol. II, p )

18 Acordo TRIPS Exemplo prático de aplicação dos princípios do Acordo TRIPS A obrigação de uso da marca e o princípio da territorialidade: A obrigatoriedade do uso das marcas registradas guarda direta relação com o sistema atributivo de direitos, bem como os princípios da territorialidade e da independência dos registros, considerados os limites geográficos em que o registro irradia seus efeitos e em que o uso satisfaz a exigência legal para a manutenção do registro (Art. 6(3) da CUP). O fenômeno da globalização deve com o tempo amenizar e, eventualmente, fazer desaparecer essa obrigação, até por força da harmonização dessa obrigação com os princípios que regem o livre comércio internacional, promovido pela OMC e seus tratados, inclusive o Acordo TRIPS. CUP Art. 6(3). Uma marca regularmente registrada num país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União inclusive o país de origem.

19 Acordo TRIPS Exemplo prático de aplicação dos princípios do Acordo TRIPS Consulta A Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI foi consultada pela Secretaria de Tecnologia Industrial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, mediante o Ofício 037/2004, sobre proposta uruguaia em discussão no seio da Comissão de Propriedade Intelectual do Subgrupo de Trabalho nº 7 do MERCOSUL. A consulta ministerial referia-se a pedido de subsídios sobre a conveniência para o Brasil na possível adoção de regra no âmbito do MERCOSUL pela qual o uso efetivo da marca em território de qualquer país membro serviria para ilidir a caducidade do registro da marca correspondente nos demais países membros, afastando parcialmente a incidência do princípio da territorialidade que informa e norteia o sistema marcário brasileiro e dos demais países que compõem o MERCOSUL.

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21 Acordo TRIPS Exemplo prático de aplicação dos princípios do Acordo TRIPS Resolução No. 58 de da ABPI: Ao restringir o benefício concedido pela proposta apenas aos nacionais dos países do Mercosul, a proposição torna-se incompatível com os artigos 3º e 4º do TRIPS, pois o princípio do tratamento nacional assegura aos nacionais dos países membros da OMC tratamento não menos favorável que o outorgado a seus próprios nacionais com relação à proteção da propriedade intelectual e, assim, o benefício concedido pelo Brasil ao titular de registro de marca nacional de país membro do MERCOSUL será estendido aos nacionais dos demais membros da OMC, desde que registrada a marca em algum dos países do Mercosul, e não só aos titulares nacionais da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, em reciprocidade de tratamento concedido ao titular brasileiro. Em relação à regra da NMF, o benefício outorgado no acordo regional será outorgado imediata e incondicionalmente aos nacionais de todos os demais Membros.

22 Acordo TRIPS Marcas: Artigos 15 a 21 Proteção Art Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. (...) O artigo 2(1) incorpora por referência os artigos 1 a 12 e 19 da CUP. O artigo 15.1 define o que pode constituir uma marca. A proteção estende-se a marcas de serviços, não disponíveis na CUP. A proteção está disponível para qualquer tipo de sinal e a ênfase está na distintividade.

23 Acordo TRIPS Marcas: Artigos 15 a 21 Proteção Distintividade A distintividade de uma marca depende da relação entre a marca e os produtos que são assinalados por ela. The distinctiveness of a mark depends on the relationship between the mark and the goods that are labeled with it. Intellectual Property - The Law of Copyrights, Patents and Trademarks, Roger E. Schechter e John R. Thomas

24 Acordo TRIPS Marcas: Artigos 15 a 21 Proteção Art (...) Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. (...) Quando uma marca não é originalmente distintiva, o registro é obrigatório, mas o titular pode condicioná-lo à aquisição de significado secundário pelo uso.

25 Acordo TRIPS Marcas: Artigos 15 a 21 Proteção Significado secundário Ocorre nos casos em que um sinal descritivo, que não é originalmente capaz de distinguir a origem de produto ou serviço, adquire essa capacidade distintiva pelo seu uso extensivo no mercado. Daí a razão para a expressão significado secundário: o sinal exerce na mente do consumidor um segundo significado, distintivo da origem de produtos e/ou serviços, e não mais apenas o significado primário ou original, descritivo de alguma característica ou qualidade do produto ou serviço.

26 Acordo TRIPS Marcas: Artigos 15 a 21 Proteção Significado secundário para o Professor Thomas McCarthy: Um novo significado que adere a uma palavra ou símbolo originalmente não distintivos, pelo qual consumidores usam essa palavra ou símbolo como uma marca para identificar e distinguir uma única fonte comercial. ( ) Significado secundário requer apenas que consumidores associem a palavra ou símbolo com uma única não obstante desconhecida fonte comercial. A questão sobre significado secundário é uma questão de fato. A new meaning that attaches to a noninherently distinctive word or symbol, by which customers use that word or symbol as a trademark or service mark to indentify and distinguish a single commercial souce. (...) Secondary meaning (S/M) requires only that customers associate the word or symbol with a single, albeight anonymous, commercial source. The issue of whether there is S/M is a question of fact. J. Thomas McCarthy in McCarthy's Desk Encyclopedia of Intellectual Property

27 Acordo TRIPS Marcas: Artigos 15 a 21 Proteção Significado secundário para o Professor Thomas McCarthy: Quanto mais descritiva e menos originalmente distintiva for a palavra, símbolo ou conjunto imagem, maior deverá ser a quantidade e qualidade da prova de significado secundário The more descriptive and the less inherently distinctive the word, symbol or trade dress, the greater must be the quantity and quality of evidence of secondary meaning. J. Thomas McCarthy in McCarthy's Desk Encyclopedia of Intellectual Property

28 Acordo TRIPS Marcas: Artigos 15 a 21 Proteção Art (...) Os Membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis. A parte final do artigo 15.1 deixa para o estado membro a decisão de proteger marcas olfativas e auditivas, também chamadas de marcas nãotradicionais.

29 Mecanismo de Solução de Controvérsias da OMC

30 Mecanismo de Solução de Controvérsias da OMC

31 Retaliação cruzada e PI: Introdução Contexto histórico da percepção e da realidade da proteção à PI no Brasil Percepção geral de que PI é uma nova área do Direito. Do ponto de vista interno, historicamente, não há interesse ou compreensão sobre PI nos negócios e indústria brasileiros, enquanto muitos juízes ainda insistem que a PI é uma área relativamente nova do Direito com escassa jurisprudência. Da Convenção de Paris de 1883 até a Lei de 24 de junho de 2010 Brasil foi um dos 11 primeiros países a assinar a Convenção de Paris Leis aperfeiçoadas, porém ainda com forte resistência às patentes farmacêuticas, cultivares e proteção aos direitos autorais Lei (conversão da Medida Provisória nº 482, de 10 de fevereiro de 2010) confere suporte ao respeito do Brasil pelas leis de PI, apesar dos sérios riscos da política

32 Retaliação cruzada e PI: Introdução Contexto histórico do TRIPS e retaliação cruzada A matéria de PI foi incluída na Rodada Uruguai de Negociações e resultou no Acordo TRIPS - Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Anexo 1C do Acordo constitutivo da OMC), além de outras concessões e obrigações comerciais Em princípio, a retaliação pelo descumprimento de alguma regra do Órgão de Solução de Controvérsias (OSC) deveria ser aplicada no mesmo setor e tratado que originou a disputa Sob o sistema de retaliação cruzada, a suspensão de concessões e outras obrigações podem ocorrer em um setor de comércio ou em um acordo diferente daquele que originou a disputa

33 Retaliação cruzada e PI: Introdução Jurisprudência da OMC sobre retaliação cruzada no TRIPS CE Bananas III (DS27) O Equador obteve autorização do OSC para suspender concessões no âmbito do Acordo TRIPS contra a Comunidade Europeia por não cumprimento de uma decisão da OMC que entendeu que seu regime de importação de bananas era incompatível com as suas obrigações no âmbito do GATT de Equador não implantou medidas de retaliação cruzada, pois foi bem sucedido na negociação de um acordo.

34 Retaliação cruzada e PI: Introdução Jurisprudência da OMC sobre retaliação cruzada no TRIPS EUA Jogos de apostas (DS285) Antígua e Barbuda obteve autorização do OSC para suspender concessões no âmbito do Acordo TRIPS contra os Estados Unidos por não cumprimento de uma decisão da OMC que entendeu que suas restrições aos serviços trans-fronteiriços de jogos de apostas era incompatível com as suas obrigações no âmbito do GATT. Antígua e Barbuda não implementou medidas de retaliação cruzada, enquanto que um acordo favorável com os EUA não foi atingido.

35 Retaliação cruzada e PI: Introdução Jurisprudência da OMC sobre retaliação cruzada no TRIPS EUA Caso do algodão (DS267) O Brasil obteve autorização do OSC para suspender concessões no âmbito do Acordo TRIPS contra os Estados Unidos por não cumprimento de uma decisão da OMC que entendeu que o seu regime de subsídios aos produtores de algodão era inconsistente com as suas obrigações no âmbito do GATT de Posteriormente, o Brasil implementou legislação interna - tecnicamente bem elaborada e deliberadamente ampla e vaga - para permitir a implementação de medidas de retaliação cruzada contra qualquer membro da OMC que não cumprisse uma decisão do OSC a favor do Brasil e, em particular, contra os Estados Unidos, no caso do algodão.

36 Retaliação cruzada e PI: Implementação de legislação interna sobre retaliação cruzada Em 19 de novembro de 2009, o OSC autorizou o Brasil a suspender concessões e outras obrigações para os Estados Unidos, incluindo a retaliação cruzada no âmbito do TRIPS. Em 14 de fevereiro de 2010, o governo brasileiro publicou a Medida Provisória 482, de 10 de fevereiro de 2010 (mais tarde confirmada pela Lei , de 24 de junho de 2010) para permitir e regulamentar a nível interno a suspensão das concessões de direitos de propriedade intelectual dos membros da OMC como um incentivo para o cumprimento das decisões favoráveis do OSC, conferindo à Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) poderes para escolher e aplicar tais medidas. Em 16 de março de 2010, a CAMEX publicou a Resolução 16, de 12 de março de 2010, para iniciar consulta pública sobre as medidas de suspensão de direitos de propriedade intelectual de empresas americanas com base no descumprimento de decisões do OSC no caso do algodão.

37 Retaliação cruzada e PI: Implementação de legislação interna sobre retaliação cruzada A Medida Provisória n 482 prevê que as seguintes categorias de obrigações podem ser suspensas (artigos 4 e 8 ): Princípios da NMF e Tratamento Nacional; Direitos de propriedade intelectual (DPI) das categorias da Parte II do Acordo TRIPS; Aplicação de normas de proteção dos DPI da Parte III do Acordo TRIPS; e Obtenção e manutenção de DPI e procedimentos interpartes conexos da Parte IV do Acordo TRIPS.

38 Retaliação cruzada e PI: Implementação de legislação interna sobre retaliação cruzada A Medida Provisória n 482 prevê que as seguintes categorias de medidas podem ser aplicadas (artigo 3 ): Suspensão ou limitação de DPI; Alteração de medidas para a aplicação de normas de proteção de DPI; Alteração de medidas para obtenção e manutenção de DPI; Bloqueio temporário de remessa de royalties ou remuneração relativa ao exercício de DPI; e Aplicação de direitos de natureza comercial sobre a remuneração do titular de DPI.

39 Retaliação cruzada e PI: Implementação de legislação interna sobre retaliação cruzada A Medida Provisória n 482 prevê que as seguintes medidas específicas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, na forma aprovada pela CAMEX (artigo 6 ): Postergação do início da proteção a partir de data a ser definida pelo Poder Executivo, com a consequente redução do prazo de proteção, para pedidos em andamento de proteção de propriedade intelectual; Subtração do prazo de proteção, por prazo determinado, em qualquer momento de sua duração; Licenciamento ou uso público não comercial, sem autorização do titular; Suspensão do direito exclusivo do titular de impedir a importação e comercialização no mercado interno de bens que incorporem direitos de patente, ainda que o bem importado não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular dos DPI ou com seu consentimento; Majoração ou instituição de adicional sobre os valores devidos aos órgãos ou entidades da administração pública para efetivação de registros de DPI, inclusive sua obtenção e manutenção; Bloqueio temporário de remessas de royalties ou remuneração relativa ao exercício de DPI dos licenciados nacionais ou autorizados no território nacional; Aplicação de direitos de natureza comercial sobre a remuneração a que fizer jus o titular de DPI; e Criação de obrigatoriedade de registro para obtenção e manutenção de DPI (e.g., direitos autorais).

40 Retaliação cruzada e PI: Implementação de legislação interna sobre retaliação cruzada A Medida Provisória n 482 também prevê (artigos 5 e 9 ): As medidas somente poderão atingir requerentes, titulares ou licenciados de DPI que sejam: Pessoas naturais nacionais do Membro da OMC ou nele domiciliadas; ou Pessoas jurídicas domiciliadas ou com estabelecimento em Membro da OMC A aplicação de medidas previstas na Medida Provisória será precedida de relatório preliminar da CAMEX, com minuta das medidas e respectiva fundamentação que serão posto em consulta pública.

41 Retaliação cruzada e PI: Implementação de legislação interna sobre retaliação cruzada A Resolução 16 da CAMEX prevê: Lista de 21 medidas a serem implementadas contra os EUA no contexto do caso do algodão; Consulta pública, abrindo prazo de 20 dias para manifestações.

42 Retaliação cruzada e PI: Implementação de legislação interna sobre retaliação cruzada A Resolução 12 (16?) do CAMEX prevê as seguintes 21 medidas envolvendo DPI: Medidas 1 a 4: Subtração, por tempo determinado, do prazo de proteção de direitos sobre patentes de produtos ou processos relativos a (i) medicamentos, inclusive veterinários; (ii) produtos químicos agrícolas; (iii) biotecnológicos agrícolas; (iv) cultivares; Medida 5: Subtração, por tempo determinado, do prazo de proteção de direitos do autor e conexos sobre modalidades de execução pública musical; Medidas 6-8: Licenciamento, sem autorização do titular e sem remuneração, de patentes de produtos ou processos no seguintes ramos: (i) medicamentos, inclusive veterinários; (ii) produtos químicos agrícolas; (iii) biotecnológicos agrícolas; Medidas 9-10: Licenciamento de direitos do autor, sem autorização do titular e sem remuneração, sobre obras literárias e para o exercício da comunicação ao público de obras audiovisuais.

43 Retaliação cruzada e PI: Implementação de legislação interna sobre retaliação cruzada A Resolução 12 (16?) do CAMEX prevê as seguintes 21 medidas envolvendo DPI (cont.): Medidas 11-13: Suspensão do direito exclusivo do titular de impedir a importação e comercialização no mercado interno de (i) medicamentos, inclusive veterinários; (ii) produtos químicos agrícolas; e (iii) produtos biotecnológicos agrícolas, que incorporem direitos de patente, ainda que o bem importado não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular dos direitos de propriedade intelectual ou com seu consentimento; Medidas 14-16: Majoração ou instituição de adicional sobre os valores devidos para efetivação de registros de DPI, inclusive sua obtenção e manutenção; Medidas 17-20: Aplicação de direitos de natureza comercial sobre a remuneração a que fizer jus titular de DPI; Medida 21: Criação de obrigatoriedade de registro para obtenção e manutenção de direitos patrimoniais de autor e conexos.

44 Retaliação cruzada e PI: Desenvolvimentos políticos Brasil e os EUA chegaram a um acordo temporário de não aplicar essas medidas em troca de uma redução gradual dos efeitos negativos dos subsídios concedidos aos produtores de algodão dos EUA até 2012, quando é esperado que o Congresso dos EUA revise suas leis agrícolas. O acordo provisório também envolveu uma subvenção anual de USD 147 milhões para o Brasil, créditos à exportação e assistência técnica. O acordo que suspende a sanção é válido até setembro de No entanto, o representante do Brasil na OMC disse que o Brasil não vai adotar nenhuma medida imediatamente ao fim do acordo, pois eles esperam que a Farm Bill, cuja redação atual concede ainda mais subsídios aos produtores de algodão norte-americanos e não agrada aos negociadores brasileiros, seja votada logo após as eleições presidenciais deste ano nos EUA.

45 Retaliação cruzada e PI: Conclusões Ameaças de retaliação cruzada envolvendo DPI por parte dos países em desenvolvimento pode trazer retrocessos que devem ser considerados antes de aplicar tais medidas drásticas, quais sejam: Redução da confiança dos investidores estrangeiros no sistema de PI local; Redução do fluxo de entrada de tecnologia e um congelamento nos acordos de transferência de tecnologia; Redução da concorrência no mercado e nas escolhas do consumidor, ao mesmo tempo que aumento de preços; Crescimento da contrafação/pirataria para abastecer o mercado; No entanto, retaliação cruzada é uma forma eficiente de trazer equilíbrio a uma disputa entre países desenvolvidos e em desenvolvimento ou países menos desenvolvidos. Consequentemente, é esperado que outros países se juntem ao exemplo dado pela iniciativas legislativas do Brasil.

46 Questões que podem ser discutidas perante a OMC Plain Packaging Consulta pública 117 de da Anvisa para rever a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 335/2003 A proposta da ANVISA contempla a imposição de restrições à disposição de marcas em embalagens de produtos fumígenos derivados do tabaco, à propaganda relacionada a esses produtos e à forma de sua comercialização. Restrição a 50% da área frontal das embalagens dos produtos para aplicação da marca do fabricante (Artigos 4 a 19); Proibição de exposição das embalagens e dos produtos no ponto de venda (Artigo 29). A redução da área da marca na embalagem do produto e a extensão dos avisos sanitários à face frontal do produto interfere com a função distintiva da marca no mercado? A dificuldade criada com a identificação da marca aumentaria os custos da transação, pois tanto o comerciantes precisará de mais tempo para tentar localizar o produto desejado pelo consumidor, como este terá dificuldade na conferencia do produto entregue?

47 Art. 20 do TRIPS O uso comercial de uma marca não será injustificavelmente onerado com exigências especiais, tais como o uso com outra marca, o uso em uma forma especial ou o uso em detrimento de sua capacidade de distinguir os bens e serviços de uma empresa daqueles de outra empresa. Esta disposição não impedirá uma exigência de que uma marca que identifique a empresa produtora de bens e serviços seja usada juntamente, mas não vinculadamente, com a marca que distinga os bens e serviços específicos em questão daquela empresa. O artigo 20 do Acordo TRIPsdetermina que o uso da marca de um titular não poderá ser onerado injustificadamente com exigências especiais, o que visa evitar intervenções dos Estados Membros nos direitos de marca de seus titulares, de cunho positivo, ou seja, para exigir que o uso da marca se dê, por exemplo, em detrimento à sua capacidade distintiva e de maneira injustificadamente onerosa. Onerar seria na sua mais rígida acepção equivalente a limitar a liberdade do exercício dos direitos marcários e que já inviabiliza a possibilidade de adequação das normas editadas pela ANVISA, haja vista que as primeiras acabam por acarretar o impedimento ao uso efetivo da marca, voltado ao consumidor, para assinalar os produtos relevantes. Questões que podem ser discutidas perante a OMC Plain Packaging Consulta pública 117 de da Anvisa para rever a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 335/2003

48 Questões que podem ser discutidas perante a OMC Plain Packaging Consulta pública 117 de da Anvisa para rever a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 335/2003 Doutrina A perda de distintividade é, portanto, o denominador comum dos três exemplos e que faz com que haja a necessidade de exame quanto à justificação de requisitos especiais. Isto significa que a justificação encontrada por um governo para a imposição de ônus sobre o uso de uma certa marca será avaliado vis-à-vis a perda de distintividade. [...] A preservação do caráter distintivo, nos termos do artigo 20, não dá origem a uma prova, como nos termos do artigo 17, mas apenas para um sentido de proporcionalidade quanto à possibilidade de justificar o ônus" N. Pires de Carvalho, na obra The TRIPS Regime of Trademarks and Designs (Kluwer eds., 2006), pg. 333

49 Questões que podem ser discutidas perante a OMC Plain Packaging Consulta pública 117 de da Anvisa para rever a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 335/2003 Conclusão sobre a incompatibilidade com o artigo 20 do Acordo TRIPS As propostas da ANVISA estão longe de serem justificadas ou proporcionais diante da grave interferência que causam na função distintiva da marca no segmento de mercado relevante, em prejuízo aos seus titulares, enquanto que, de outro lado, não há estudos que comportem a eficácia das medidas propostas para fins de defesa à saúde pública, sendo certo que existem medidas menos invasivas e alternativas para o propósito da autoridade reguladora, como políticas públicas de saúde para usuários e dependentes do tabaco, aliadas a campanhas educacionais nos mais diversos tipos de mídia e que melhor equalizam os interesses ora envolvidos.

50 Questões que podem ser discutidas perante a OMC Plain Packaging Consulta pública 117 de da Anvisa para rever a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 335/2003 Art. 8 do TRIPS Os Membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, podem adotar medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento socioeconômico e tecnológico, desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste Acordo. O artigo 8º do TRIPS deixa claro a condição da justificativa quanto à legitimidade das medidas propostas pela ANVISA com base no interesse da saúde pública. O artigo 8º do TRIPS enuncia a possibilidade dos países membros da OMC de exercer regulação no comércio em prol deste interesse, porém, não há como argumentar que o referido dispositivo resguardaria a pretensão da ANVISA, na medida em que toda e qualquer medida neste sentido deve levar em conta e ser compatível com as disposições do acordo TRIPS.

51 Questões que podem ser discutidas perante a OMC Plain Packaging Consulta pública 117 de da Anvisa para rever a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 335/2003 Art. 8 do TRIPS Os Membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, podem adotar medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento socioeconômico e tecnológico, desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste Acordo. As medidas de saúde pública devem ainda ser necessárias, quando, ao contrário, não há aqui nenhuma comprovação científica ou estudo concreto sobre o comportamento do consumidor e tendência à diminuição do consumo em decorrência das medidas propostas quanto à limitação do uso de marcas nas embalagens e na promoção e exposição dos produtos nos seus pontos de venda. Neste sentido, o encontro dos objetivos relacionados à saúde pública deve ser o menos restritivo aos direitos de propriedade industrial e a própria existência de outras medidas que não violem frontalmente tais direitos é um indício de que as medidas propostas pela ANVISA não são necessárias, devendo ser priorizadas políticas educacionais e comportamentais.

52 Art. 15 (4) do TRIPS A natureza dos bens ou serviços para os quais se aplique uma marca não constituíra, em nenhum caso, obstáculo a seu registro Trata-se de princípio básico do TRIPS o direito ao registro de marca independente de qual produto ela visa distinguir, sendo vedado qualquer tipo de discriminação à obtenção do registro nos Estados Membros. O uso da marca objeto de proteção por meio do registro concedido validamente é, de fato, uma das prerrogativas essenciais que advém do título outorgado pelo Estado (propriedade), senão a mais proeminente, pois se traduz na efetiva realização dos direitos reconhecidos pelo ordenamento jurídico. Não há, portanto, como desatrelar a questão do uso da marca à do registro, haja vista a relação intrínseca entre os dois. Neste ponto já se vê a incompatibilidade de TRIPS com a medida proposta pela ANVISA quanto à limitação do uso de marcas registradas e, em especial, da proibição da exposição dos produtos ao consumidor, no ponto de venda, o que culmina, sem dúvida, na própria proibição do uso da marca, em relação a produto licitamente comercializado, a partir do momento em que a marca não é percebida pelo público, atividade básico e necessária para considerá-la em uso e em exercício de sua função distintiva. Questões que podem ser discutidas perante a OMC Plain Packaging Consulta pública 117 de da Anvisa para rever a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 335/2003

53 Curso Avançado de Marcas Disciplinas dos Sinais Distintivos nos Acordos da OMC e a Jurisprudência OBRIGADO Coordenação Darian Waihrich Prates Diego Strahuber Oyarzábal Professor Rodrigo A. de Ouro Preto Santos