SENTENÇA Tipo A RELATÓRIO

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro ORDINÁRIA/PROPRIEDADE INDUSTRIAL PROCESSO Nº 2009.51.01.800260-3 AUTOR: LEGNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS RÉUS: JOSÉ MARCOS TEIXEIRA E INPI JUIZ FEDERAL: MARCELO LEONARDO TAVARES SENTENÇA Tipo A EMENTA: PROCESSO CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. POSIÇÃO DO INPI COMO RÉU. MODELO DE UTILIDADE. FALTA DE NOVIDADE. NULIDADE DA PATENTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Nas ações em que tenha praticado ato administrativo que se pretenda anular o INPI deve figurar como réu. 2. Se o modelo de utilidade não traz nenhuma contribuição à melhoria funcional do produto não estão presentes os requisitos para sua proteção. 3. A patente que deve ser declarada nula. 4. Pedido julgado procedente. RELATÓRIO 1. Cuida-se de ação ajuizada por Legno Indústria e Comércio de Móveis em face de José Marcos Teixeira e do INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial, objetivando a declaração de nulidade da concessão de patente ao Modelo de Utilidade (MU) 7702611-0. Como causa de pedir, alega ser sociedade empresária atuante no ramo de indústria a comércio de macas e de mesas de massagens portáteis. Afirma que o objeto da patente é uma mesa de massagem portátil que já se encontrava no estado da técnica quando do depósito do pedido, em 10.09.1997, em virtude da anterioridade das patentes norte-americanas US 4333638, US 5009170 e US 5676062. 2. Custas recolhidas à fl. 16. A petição inicial veio instruída com procuração e documentos de fls. 17/199. 1

3. Contestação de José Marcos Teixeira às fls. 216/233. Alega, em relação às pretensas anterioridades norte-americanas, que a US 5009170 já era referida no próprio pedido de patente objeto dos autos, a US 4333638 representa um estado da técnica há muito superado e que a US 5676062 não contém diversas inovações introduzidas pela MU 7702611-0. 4. Peça de resistência do INPI às fls. 235/237, acompanhada de manifestação técnica de fls. 238/241, em que a autarquia requer, preliminarmente, o reconhecimento sua posição de assistente da autora e, no mérito, reconhece o direito subjetivo da demandante, diante da ausência de novidade no modelo de utilidade objeto dos autos. Para o INPI, o MU 7702611-0 não traz melhoria funcional em relação à US 5009170. 5. Nova manifestação da 1ª. ré às fls. 243/249, em que aduz que a anterioridade referida pelo INPI constou expressamente do requerimento de concessão da patente e que a autarquia apresenta manifestação contraditória. 6. Antecipação dos efeitos da tutela deferida às fls. 251/252. Requerimento de reconsideração formulado às fls. 260/270. Interposto agravo de instrumento (fls. 283/302), a decisão foi mantida (fl. 306). A 1ª. Turma Especializada do TRF 2ª. Região negou provimento ao recurso (fl. 314). 7. Às fls. 257/258, a autora requer produção de prova pericial. À fl. 172, o INPI informa ter cumprido a decisão judicial. Réplica de fls. 275/280. A demandante desistiu da prova pericial (fl. 305), que, entretanto, foi requerida pela 1ª. ré (fl. 309). A prova técnica foi deferida (fl. 316). 8. O laudo de fls. 367/381 conclui que o objeto da patente MU 7702611-0 não é dotado de novidade e que não alcança melhoria funcional de uso ou fabricação. À fl. 385, a autora ratifica a manifestação do perito. A 1ª. demandada apresenta parecer técnico às fls. 386/399, em que sustenta haver melhoria de funcionamento do modelo de utilidade em relação à anterioridade apontada. O INPI manifesta-se às fls. 403/406 concordando com o laudo pericial. 9. É o relatório. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Preliminar 2

Da posição Processual do INPI como réu 10. Rejeito o requerimento do INPI de que seja declarada a impossibilidade de figurar no polo passivo da relação processual. É que a autarquia, quando não for autora no feito em que se pleiteia a nulidade de patente, deve ser ré, tendo em vista a responsabilidade pelo ato administrativo. Outro não é o entendimento do egrégio TRF, da 2ª Região: PROCESSUAL CIVIL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - AÇÃO DE NULIDADE PATENTE - INPI - LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO - PLURALIDADE DE RÉUS COM DOMICÍLIOS DIFERENTES - FACULDADE LEGAL DE ESCOLHA DO FORO - ART. 94, 4, DO CPC. - O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI é o responsável pelo registro de marcas e patentes no país. Conseqüentemente, deve figurar como réu e não como mero assistente nas ações judiciais de nulidade de registro. Entendimento do art. 175 do Código de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96). - Havendo pluralidade de réus e domicílios diferentes, é facultado ao Autor a escolha do foro, conforme disposto no 4 do art.94 do CPC. - Como o INPI possui sede nesta cidade afigura-se competente a Justiça Federal do Rio de Janeiro para analisar e julgar o feito. - Agravo desprovido. (AG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 136118, rel. Juiz Convocado Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, pub. DJ 17/11/2005, p. 150) Mérito 3

11. A controvérsia posta em julgamento tem natureza eminentemente de questão de fato. Consiste na análise sobre a patenteabilidade do objeto do MU 7702611-0. LPI: 12. Dispõem os artigos 9º, 11, 1º e 14, da Lei nº 9.279/96, Art. 9º - É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Art. 11 - A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17. Art. 14 O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica. Cerqueira: 1 Sobre o Modelo de Utilidade, comenta João da Gama Os modelos de utilidade constituem invenções de forma, que se situam, pelos seus característicos, em posição intermédia entre as invenções propriamente ditas e os modelos industriais: aproximam-se daquelas sob ponto de vista técnico, e destes por consistirem também em criações de forma. Para Denis Borges Barbosa: 2 1 Tratado da Propriedade Industrial, Vol. I. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 3ª. edição. P. 179. 4

No direito brasileiro, como no da Argentina, Alemanha, Grécia, Itália, Espanha, França e do Japão, por exemplo, a par das patentes de invenção subsiste um tipo especial de proteção para os chamados modelos de utilidade. Restringidos, via de regra, a aperfeiçoamentos ou melhoramentos em ferramentas, equipamentos ou peças, tais patentes menores protegem a criatividade do operário, do engenheiro na linha de produção, do pequeno inventor ou do artesão. Em tese, é a tutela dos aperfeiçoamentos resultando na maior eficácia ou comodidade num aparato físico qualquer. Por fim, para Gabriel Di Blasi: 3 O modelo de utilidade é entendido como toda forma nova conferida envolvendo esforço intelectual criativo que não tenha sido obtido de maneira comum ou óbvia (ato inventivo, ou seja, atividade inventiva em menor grau) a um objeto de uso prático, ou parte dele, suscetível de aplicação industrial, desde que, com isto, se proporcione um aumento de sua capacidade de utilização. 13. A parte autora sustenta que o MU 7801347-0 já se encontrava no estado da técnica na data de seu depósito, em 10.09.1997, em virtude das patentes norte-americanas US 4333638, US 5009170 e US 5676062. 14. A Reivindicação está assim definida (fls. 31/32): Mesa de massagem portátil em madeira, caracterizada por possuir o formato de uma maleta com alças para transporte quando fechada. Dobrável no centro através de fixação por meio de dobradiça piano (17), fechando em formato de maleta (1) com alça para 2 Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2.ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 135. 3 A Propriedade Industrial, Rio de Janeiro: Forense. 2005. 5

transporte (2), possuindo quatro pés (8) dobráveis através de fixação por parafusos embutidos (14) unidos dois a dois através de cabeceira (15). A cada pé dobrável é fixado outro pé alongador (7) através de uma porca borboleta (13) que utiliza as furações para a regulagem da altura da mesa, possuindo também quatro braços maiores (10) e quatro menores (9). No fechamento, estes braços articulados realizam um movimento no sentido anti-horário no caso dos braços maiores (10) e no sentido horário no caso dos menores (9). Na abertura, ocorre o inverso. O ponto de união entre esses braços é formado por um parafuso (14) que além de permitir esta articulação, permite também a amarração de dois cabos de aço. Um cabo menor (11) que vem desde o topo da mesa (18) até aquele ponto e outro cabo maior (12), que interliga de cada lado da mesa (14) os dois jogos de braços articulados. Os parafusos (14), (18) e (19) funcionam como rótulas, de forma que toda carga recebida pela mesa quando aberta chega aos cabos menores (11) que por sua vez transferem para a rótula superior (19) cuja função é transferir estas cargas verticalmente para os pés (8) e (7). Parte da carga recebida pelos cabos maiores (12) são transferidas para os braços articulado (10) através da rótula (14). Neste caso o braço recebe uma carga de compressão a qual transfere para o estrado da mesa (1) através da rótula (20). 15. A patente US 5676062 não pode ser considerada anterioridade impeditiva à concessão da patente MU 7801347-0, uma vez que foi publicada depois do pedido desta (fls. 84 e 96), nos termos do art. 11, 1, da Lei n 9.279/1996. 16. Entretanto, o laudo pericial aponta que não há melhoria funcional reivindicada trazida pelo MU 7801347-0 em relação ao que já estava revelado nas outras patentes norte-americanas referidas. Faço 6

referência especificamente às respostas aos quesitos 4, 5 e 6 da parte autora (fls. 371/372), em que destaca que a matéria reivindicada já era antecipada nas patentes US 4333638 e US 5009170. O expert destaca que as melhorias funcionais referidas nos quesitos 3 e 4 formulado pela 1ª. ré não foram reivindicadas. O auxiliar técnico do juízo resume: Embora esta perícia reconheça que a mesa descrita no relatório descritivo da patente UM 7702611-0 possa apresentar algumas disposições que possam ser consideradas como novas, tais disposições NÃO foram reivindicadas. Portanto, o que de fato se pode constatar é que todas as características especificadas na reivindicação única da patente MU 7702611-0 já são conhecidas do estado da técnica representado pelas referências US 4333638 e US 5009170. (grifo no original) 17. Assim, fica comprovado nos autos que o objeto do MU 7702611-0, da forma como foi reivindicado, não merece proteção patentária, uma vez que não atende ao requisito de novidade. 18. Neste sentido é a jurisprudência do TRF 2ª. Região, da qual destaco a ementa do julgamento da AC 91.02.17035-3 pela 5ª. Turma, rel. Juiz Federal Convocado Guilherme Calmon: E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO. PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE (DE PRODUTO). FALTA DE NOVIDADE DO PRODUTO APRESENTADO PARA FINS DE PATENTEAMENTO. ANTERIORIDADE DAS NORMAS TÉCNICAS TELEBRÁS. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA A RESPEITO. 1. Conforme se verifica nos autos, em extenso e minucioso laudo pericial, chegou-se à conclusão a respeito de que o requerimento de registro de patente 7

do modelo de utilidade apresentado pela Apelante não merecia deferimento diante da inexistência de novidade, e da falta de introdução de forma nova que pudesse trazer melhor utilização à função a que destinaria. 2. Aplicação do art. 55, da Lei nº 5.072/71, diante da inexistência de novidade, considerando a presença de descrição de modelo de utilidade constante das normas técnicas TELEBRÁS em período anterior ao pedido de patenteamento. 3. O Apelante não se desincumbiu de demonstrar o fato impeditivo ou extintivo do direito da Autora de ver anulada a decisão administrativa anterior de concessão do registro do requerimento. 4. Recurso voluntário conhecido e improvido, com a manutenção da sentença. DISPOSITIVO 19. Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para declarar a nulidade do ato administrativo do INPI que concedeu à 1ª. ré a patente MU 7702611-0. 20. Metade das custas devidas pela 1ª. ré. Cabe às demandadas ressarcir a autora pelas custas adiantadas. Condeno a 1ª. ré a pagar à autora honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da causa atualizado monetariamente e condeno o INPI a pagar honorários no percentual de 5% sobre o valor da causa, uma vez que concordou com o pedido formulado pela autora. 21. Transitada em julgado a sentença, o INPI deve realizar a publicação na RPI e as anotações de praxe. 22. Sentença não submetida ao reexame necessário, tendo em vista que o INPI reconheceu o direito subjetivo da autora. 23. Oficie-se ao Juízo da 4ª Vara da Comarca de Betm/MG, remetendo cópia desta sentença (processo 027.06.109.530-6) 8

24. P.R.I. MARCELO LEONARDO TAVARES Juiz Federal 9