Boletim da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL Março de 2004 - nº 51 A questão é a Resolução da Marca de Alto Renome A norma para a tutela especial para as marcas de alto renome (Resolução do INPI nº 110/04) carece de definições e esclarecimentos para se tornar operacional. É isso que a ABPI e a ABAPI buscam numa série de reuniões de trabalho. Definidos os aperfeiçoamentos possíveis, levarão ao INPI as principais questões. O INPI, através de sua diretora de marcas, afirmou estar aberta para debater os pontos que forem questionados, pois a intenção é dar solução e não prejudicar. Os escritórios, por sua vez, apresentam aos seus clientes uma análise preliminar dos impactos do ato do INPI. Página 3 Resolução do INPI nº 110/04 provoca polêmica Os coordenadores da Comissão de Estudo de Marcas da ABPI são os autores do editorial desta edição. Eles falam das reuniões conjuntas da ABAPI e ABPI para discutir as questões suscitadas pela Resolução do INPI n 110/04 (Marca de Alto Renome) e chegam à conclusão de que a maior parte dos questionamentos foi objeto de proposta de solução em documento que as entidades enviaram ao INPI em agosto de 2003. Página 2 XXIV Seminário Nacional já tem logomarca e tema Foi aprovado o logotipo do XXIV Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, que, este ano, terá como tema Propriedade Intelectual: Crescimento Econômico com Responsabilidade Social. O seminário, uma realização da ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, com colaboração da AIPPI, LES, ASIPI e LIDC e apoio do INPI, ABAPI e ASPI, será nos dias 16 a 18 de agosto, em Brasília, no Complexo Blue Tree Alvorada. Informações podem ser obtidas na secretaria do seminário, a cargo da Congrex do Brasil, pelo e-mail abpi2004@congrex.com.br, telefone: (21) 3974-2001 e fax (21) 2509 1492. Nº 51 Março de 2004 Boletim da ABPI 1
Editorial INPI normatiza aplicação do art. 125 da LPI e provoca polêmica Ricado P. Vieira de Mello, Coordenador da Comissão de Estudo de Marcas da ABPI Vivian de Melo Silveira, Vice-coordenadora da Comissão de Estudo de Marcas da ABPI A Resolução do INPI nº 110/04, que normatiza os procedimentos para a aplicação do art. 125 da lei n 9.279/96, provoca polêmica entre os membros das associações ABAPI e ABPI desde sua publicação em 27 de janeiro de 2004. A presidência do INPI solicitou e a ABAPI e ABPI criaram uma comissão conjunta para analisar a minuta de resolução proposta pelo INPI. Após muito discutir a matéria, a comissão preferiu, naquele momento, restringir sua colaboração aos aspectos meramente procedimentais, já que estes, no seu entender, eram os que necessariamente deveriam ser objeto de uma resolução administrativa. A comissão, ainda, colocou-se à disposição do INPI para discutir o documento, encaminhado em agosto de 2003, contendo os principais questionamentos. A comissão solicitou que nova reunião fosse agendada com as associações para discussão dos aspectos técnicos da matéria que, por sua natureza, deveriam integrar as Diretrizes de Análises de Marcas. A publicação da resolução deixou a desejar na regulamentação da matéria, pois aspectos levantados pela comissão na minuta não foram considerados. Reunida mais uma vez no dia 11 de março deste ano, a comissão analisou a resolução, discutiu suas lacunas, a fim de elaborar nova proposta de minuta ao INPI. Identificaram-se aspectos críticos da resolução merecedores de maior atenção do INPI, por não estarem suficientemente claros na tentativa de sua normatização. O primeiro aspecto levantado foi a defesa do requerente da marca no caso de solicitação da declaração do alto renome em processo administrativo de nulidade. A resolução prevê a declaração do alto renome se dar de forma incidental em caso de oposição ou processo administrativo de nulidade. O art. 2 da resolução estabelece que o INPI, previamente ao exame da oposição ou do processo administrativo de nulidade, apreciará e decidirá quanto à condição de alto renome da marca. Em sendo reconhecido o alto renome, o INPI acolherá a oposição ou PAN e decidirá pelo indeferimento do pedido de registro ou pela nulidade do registro. Dessa forma, em caso de oposição, haveria ainda a possibilidade de o requerente da marca se defender, apresentando recurso contra o indeferimento da marca. Mas, no caso do PAN, não haveria possibilidade de defesa do titular do registro anulado, na esfera administrativa. Como fazer com essa discrepância? Também se levantou a hipótese de, após a apreciação do alto renome e o seu reconhecimento, as marcas em exame não serem colidentes no sentido técnico-legal. Como solucionar o problema se, uma vez reconhecido o alto renome, o pedido será indeferido e o registro declarado nulo? Outro ponto é o prazo de 60 dias para apresentação de documentação complementar após exigência do INPI nesse sentido. Após a publicação da resolução, as associações foram informadas de que o INPI publicaria exigência solicitando a apresentação de documentação complementar em 60 dias, mas, caso o titular da marca não consiga apresentar tal documentação nesse prazo, o INPI atenderia petição de prorrogação do prazo por mais 60 dias, o que totalizaria 120 dias. Porém, a falta de formalizado desse assunto pelo INPI gera incertezas naqueles que necessitarão apresentar os documentos. E, com relação às petições protocoladas após a edição da resolução, como obter o mesmo prazo? O art. 14 da resolução prevê a anotação do alto renome feita no Sistema de Marcas do INPI. Muitos entendem que essa anotação também deveria ser feita no Certificado de Registro da Marca, o que reforçaria na produção de provas em Juízo. O prazo de 5 anos de vigência do alto renome previsto na resolução foi considerado muito curto e as taxas especiais também foram objeto de análise da comissão. Por fim, a comissão concluiu que a minuta de agosto de 2003 preencheria tais lacunas, já que muitos dos pontos obscuros ou deixados de lado pela resolução estão lá previstos. Notas Furlan espera INPI fortalecido Numa recente entrevista no programa Roda Viva, da TV Cultura-SP, (16 de fevereiro), o ministro Luiz Fernando Furlan, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, afirmou que existe um projeto, no âmbito do governo, de fortalecer o INPI. Nós lançamos já um concurso público de contratação de jovens técnicos, de maneira a reequipar de recursos humanos o INPI, que, ao longo do tempo, tem sido desfalcado. A nossa expectativa é que, durante o ano de 2004, possamos realmente ter um órgão fortalecido, renovado e, inclusive, com ferramentas e investimentos, de forma a se tornar mais eficiente e com isso atender à grande demanda do público que tem hoje. Essas foram informações enviadas pela assessoria de imprensa do ministro, atendendo solicitação do Boletim da ABPI. Formação Profissional em PI O XII Curso de Formação Profissional em Propriedade Industrial - Módulo Básico, que a Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI realizará em São Paulo, com início previsto para 16 de março, foi adiado para 30 de março de 2004. As novas datas do curso, sempre às terças e quintas feiras, das 18h30 às 20h30, serão as seguintes: Março: 30 Abril: 1, 6, 13, 15, 20, 22, 27 e 29 Maio: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 e 27 Junho: 8, 15, 17, 22, 24 e 29 Julho: 1, 6 e 8 Informações, com a sra. Daniela Teixeira, da ABAPI, através do tel. (21) 2224-5378 ou e-mail abapi@abapi.org.br, ou sra. Marisa Zavaski, através do telefone (11) 3257-3766. Cartas para a redação do Boletim da ABPI Envie suas mensagens para a redação do Boletim da ABPI pelo e-mail redacao@abpi.org.br Informações, críticas e sugestões serão avaliadas e respondidas, podendo ser publicadas ou não no Boletim após estudo de cada caso. 2 Boletim da ABPI Março de 2004 Nº 51
Entidades sugerem aperfeiçoamento da resolução da marca de alto renome A ABPI e a ABAPI vêm debatendo as questões levantadas com a intenção de encaminhar ao INPI um documento único contendo as soluções de consenso quanto à operacionalidade dos procedimentos descritos na resolução. A Resolução do INPI nº 110/04, que estabelece normas sobre o registro e o reconhecimento da marca de alto renome, vem causando polêmica, especialmente nos seus aspectos técnicos e operacionais. Após uma primeira reunião do presidente em exercício da ABAPI, Gustavo Morais, e do coordenador da Comissão de Marcas da ABPI, Ricardo Vieira de Mello, com o presidente do INPI, Luiz Otávio Beaklini, na presença da diretora de marcas, Maria Elizabeth Broxado, e do procurador geral do órgão, Ricardo Luiz Sichel, no dia 17 de fevereiro, estabeleceu-se, de comum acordo: 1 - O prazo do art. 17, parágrafo único, o que causou o maior número de reclamações para as associações, uma vez que, como é sabido, a obtenção e eventual tradução de documentos comprobatórios do alto renome de uma marca podem ser demoradas é, apenas, para o protocolo de documentos com isenção do pagamento de retribuição. 2 - Caso o ato que motivou ou o requerimento da proteção especial ou a impugnação a tal proteção não tenha sido subsidiado por provas, a Diretoria de Marcas formulará exigência para que o interessado, querendo, as apresente. 3 - Não tendo sido possível coligir a documentação/elementos necessários, o interessado poderá requerer um prazo adicional, de 60 dias, para a apresentação das provas, dentro do prazo de cumprimento da exigência. Nova reunião foi realizada no dia 11 de março. Embora várias questões tenham sido analisadas nessa reunião, e que deverão ter prosseguimento em nova reunião a ser marcada, ficou claro que o documento enviado pelas entidades em agosto de 2003 contém a maior parte das questões em discussão, preenchendo lacunas que a Resolução do INPI nº 110/04 deixou em aberto. O editorial de Ricardo P. Vieira de Mello, coordenador da Comissão de Estudos de Marcas da ABPI, e de Vivian de Melo Silveira, vice-coordenadora da mesma comissão, apresenta os principais aspectos discutidos em conjunto com a ABAPI. O INPI SERÁ RECEPTIVO AO DOCUMENTO DAS ENTIDADES Maria Elizabeth Broxado, diretora de Marcas do INPI A explicação da diretora de Marcas do INPI, Maria Elizabeth Broxado, em entrevista que concedeu ao Boletim da ABPI, é muito clara: O que o INPI buscou com a Resolução do INPI nº 110/04 foi uma alternativa viável para a instituição e reflete o que está vigente no mundo inteiro. Não há procedimentos em nenhum lugar. Buscamos uma harmonização com outras interpretações adotadas no mundo todo. O que temos aqui não destoa. A marca notória é que destoava. O novo está inserido para que todos possam dar o tratamento à marca de alto renome. Embora afirme que não tem conhecimento de qualquer questionamento oficial, ela tem conhecimento de que há dúvidas e exemplifica. O prazo de 60 dias dado no parágrafo único do art. 17 é para as provas complementares. O que se quer é que haja um prazo de 60 dias em que a complementação é gratuita, sem pagamento de taxa, desde que fosse uma iniciativa voluntária da parte, explica Maria Elizabeth. Após os 60 dias, a juntada de provas, seja voluntária ou como exigência, será paga. A dificuldade é saber formular a exigência para comparecer aos autos. Não pretendemos prejudicar quem quer que seja. Só queremos julgar o que nos é perguntado. Outra questão que se comenta, segundo ela, é a busca do processo em que argüíram o alto renome: Isso é responsabilidade do administrativo dos escritórios. Foge um pouco da nossa competência para gerenciar isso. Nossa competência é para analisar posições, recursos, registros etc. Ela concluiu afirmando que o INPI permanece, como sempre esteve, aberto aos debates, em busca da melhor solução. Estamos na expectativa de receber oficialmente os questionamentos dos escritórios. Vamos recebê-los e analisar com a maior atenção. Nº 51 Março de 2004 Boletim da ABPI 3
A palavra dos escritórios De uma maneira geral, os escritórios de advocacia prepararam relatórios e análises, publicaram artigos e comentaram a Resolução do INPI nº 110/04. ANÁLISE DA RESOLUÇÃO A Momsen, Leonardos & Cia., por exemplo, publicou em sua newsletter nº 163, de fevereiro de 2004, o artigo intitulado A Marca de Alto Renome - Análise da Resolução nº 110, de 27.01.04, do INPI. O artigo destaca que a importância do reconhecimento do alto renome da marca decorre não apenas da possibilidade de sua proteção em todas as classes de produtos e serviços, incluindo aquelas em que o titular da marca não possui atuação, mas igualmente da agravante penal prevista no art. 196, II, da LPI, segundo a qual a pena pelos crimes de violação de marca registrada é aumentada de um terço à metade se a marca alterada, reproduzida ou imitada for de alto renome. A Marca Notória O antigo Código da Propriedade Industrial - CPI (lei nº 5.772/71, cuja vigência se encerrou em 14.05.1997) previa, em seu art. 67, a proteção especial para a chamada marca notória. Entendia-se como marca notória, apta a receber proteção especial em todas as classes, a marca regularmente registrada no Brasil, detentora de fama e renome, amplamente conhecida por todas as camadas sociais, para assinalar determinado produto ou serviço. A marca notória do antigo CPI brasileiro, para ser reconhecida, dependia de declaração dessa notoriedade pelo INPI. A fim de obtê-la, o requerente devia instruir um requerimento com informações. Um elemento considerado essencial pelo INPI era o conhecimento da marca pelo público em geral, em percentual superior a 50%, de todas as classes sociais da população brasileira. A Marca de Alto Renome A LPI de 1996 abandonou o conceito de marca notória e instituiu em seu artigo 125 a marca de alto renome. O alto renome é uma questão de fato que se verifica diante de evidências de distintividade da marca, seu grau de conhecimento pelo público e, principalmente, a imagem de qualidade associada a quem for responsável pela decisão a este respeito. Neste caso, é o conceito de fama, aceitação, prestígio, reputação, isto é, de renome junto à clientela, não havendo a necessidade de que a marca atinja o alto índice específico de conhecimento do público em geral que se exigia no art. 67 da lei anterior. Tece considerações sobre a Resolução do INPI nº 110/04: Na ausência de um procedimento administrativo específico para a declaração de alto renome de sua marca providência essa que vinha sendo postergada pelo INPI desde 1996, quando instituída a lei nº 9.279, restava ao titular de uma marca de alto renome, tão-somente, o socorro da via judicial. Vale aqui ressaltar que alguns titulares de marcas famosas fizeram uso de medidas judiciais a fim de tentar obter o reconhecimento de alto renome de suas marcas e obrigar o INPI a rejeitar todo e qualquer pedido ou registro de marca que viole esta proteção. Requerimento da Proteção No que tange ao requerimento da proteção especial conferida pelo art. 125 da LPI, a nova resolução estabelece, em seu art. 1º, que este deverá ser feito ao INPI, pela via incidental, quando se realizar uma objeção a marca de terceiro, através de oposição ou processo administrativo de nulidade de registro. Caberá, assim, ao INPI, previamente ao exame da oposição ou do processo administrativo de nulidade de que trata este artigo 1º, apreciar e decidir quanto à condição de alto renome da marca que os fundamenta. Anotação do Alto Renome Importante notar que, diversamente do que ocorria no passado, quando existia um registro especial para as marcas ditas notórias, esta resolução não estabelece um procedimento de registro de marcas de alto renome. Uma vez reconhecido o alto renome de determinada marca, o INPI promoverá o que a resolução designou como anotação de alto renome, por um prazo de 5 anos, que funcionará como um cadastro com a finalidade exclusiva de dispensar o titular de apresentar elementos probatórios em cada petição administrativa que apresentar contra processos de terceiros com fundamento no alto renome de sua marca. Note-se que esta anotação facultativa e declaratória (e não registro) parece-nos perfeitamente em consonância com a LPI, que não prevê expressamente um registro de alto renome. Comprovação do Alto Renome Com relação às provas cabíveis à comprovação de alto renome da marca, o art. 5º da referida resolução prevê as seguintes: 1) data do início do uso da marca no Brasil; 2) público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica; 3) fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica, essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil; 4) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifique a marca com os produtos ou serviços a que ela se aplica, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil; 5) fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identifique a marca essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qualquer outro meio hábil; 6) meios de comercialização da marca no Brasil; 7) amplitude geográfica da comercialização efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior; 8) extensão temporal do uso efetivo da marca no mercado nacional e, eventualmente, no mercado internacional; 9) meios de divulgação da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior; 4 Boletim da ABPI Março de 2004 Nº 51
10) extensão temporal da divulgação efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior; 11) valor investido pelo titular em publicidade/propaganda da marca na mídia brasileira nos últimos 3 (três) anos; 12) volume de vendas do produto ou a receita do serviço nos últimos 3 (três) anos; 13) valor econômico da marca no ativo patrimonial da empresa. Impugnação da Proteção Importante se faz mencionar a possibilidade de impugnação desta proteção especial de alto renome pelo interessado, caso em que o impugnante deve apresentar, para posterior decisão pelo INPI, as provas cabíveis à demonstração da insubsistência do alto renome da marca. Criação de Comissão Especial Quando houver a argüição do alto renome, uma Comissão Especial de 3 (três) funcionários do INPI avaliará a fundamentação e a comprovação desta condição da marca sob exame, proferindo parecer conclusivo a respeito. Taxas Oficiais O INPI estipulou taxas oficiais substancialmente mais elevadas para petições fundamentadas no alto renome da marca. Tais valores de taxas oficiais são os seguintes: R$ 1.000,00 para oposições (o valor para uma oposição normal é R$ 200,00), R$ 2.075,00 para processos administrativos de nulidade (valor normal : R$ 415,00), R$ 500,00 para réplicas (valor normal : R$ 100,00), e R$ 1.650,00 para recursos (valor normal : R$ 330,00). Certamente não haveria problema para um titular de marca de alto renome em pagar essa taxa mais elevada uma vez, para que tal qualidade da marca lhe fosse reconhecida. Contudo, aparentemente as ta-xas mais elevadas serão exigidas em todas as objeções a marcas de terceiros que tenham por fundamento o alto renome da marca, inclusive após a anotação do mesmo pelo INPI. Percebe-se, assim, que as taxas mais elevadas deverão limitar os procedimentos com base em marca de alto renome apenas aos casos em que a marca em questão tenha efetivamente elevada importância para a empresa. Obrigação de Informação ao Órgão Competente para Registro de Nomes de Domínio Uma das providências importantes trazidas por esta nova resolução foi a que impõe ao INPI a obrigação de informar, ao(s) órgão(s) ou entidade(s) competentes para o registro de nomes de domínio no Brasil, o reconhecimento do alto renome da marca ou a insubsistência dessa condição, para que seja inviabilizado o registro de nome de domínio idêntico a marca considerada de alto renome. Lamentavelmente, isso não inviabilizará o registro de nome de domínio que contenha a marca de alto renome com qualquer acréscimo ou com pequena variação. Conclusão Apesar de a publicação desta resolução representar um avanço por parte do INPI, há quem entenda haver uma lacuna na regulamentação que poderia prejudicar sua eficácia. Ocorre que, de acordo com a nova norma, para solicitar a declaração do INPI é preciso que haja conflito de marcas. A dificuldade nessa questão seria que nem todo fraudador ou aproveitador requer o registro da marca. Nesse sentido, a preocupação de alguns reside na possibilidade de o Judiciário entender que para a comprovação do alto renome seria necessária a declaração do INPI e, assim, quando houver o conflito de marcas no próprio INPI, não se reconheceria tal qualidade da marca, e a causa poderia ficar prejudicada. Por outro lado, ainda não está claro se o INPI irá indeferir pedidos de registro (ou anular registros) ex officio com base no art. 125 da LPI. Embora nada impeça que isso ocorra, uma interpretação literal da resolução poderia induzir o contrário, mesmo após a anotação do reconhecimento do alto renome de uma marca, haja vista o que está expresso no art. 14, 1º, dispensando o titular das provas desta condição nas demandas eventuais em processos de outorga de direitos marcários... mas não o dispensando das demandas. HÁ O QUE DETERMINAR PARA APLICAR A RESOLUÇÃO A norma que prevê tutela especial para as marcas de alto renome necessitava, José Antonio B. L. Faria Correa sem dúvida, de regras procedimentais, pois, para sua aplicação aos casos concretos, é preciso determinar, por exemplo, (a) que documentos devem instruir o pleito; (b) em que momento deve ser buscada a declaração; (c) se o titular de marca reconhecida como de alto renome deveria ficar dispensado de provas em processos subseqüentes e por quanto tempo, comenta José Antonio B. L.. Faria Correa, sócio de Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira e ex-presidente da ABPI. Ele considera que a Resolução do INPI nº 110/04 vem, portanto, em boa hora, e torna claro que a declaração de alto renome só pode ser incidental, ou seja, deve ser postulada em casos concretos, e não, como sustentam alguns, em abstrato, o que não seria possível, pois o Estado, através de seus órgãos administrativos e judiciários, não podem aplicar uma norma abstratamente, mas tão-somente quando se configure um interesse jurídico. Há, porém, nessa resolução, alguns pontos que merecem ser revistos, de modo a aperfeiçoá-la e evitar obscuridades exegéticas. Dentre eles, José Antonio destaca: a) O texto dá a entender que a declaração deveria ser pedida em apartado, pois que incidental, mas, segundo o INPI, a intenção é que o pleito seja deduzido na própria petição em que se impugna ou se defende um pedido de registro ou registro. Nada contra, mas a resolução deveria ser mais clara. b) A resolução estabelece uma confusão entre dois planos bem distintos: uma coisa é o reconhecimento do alto renome, outra coisa, os efeitos que esse reconhecimento possa ter no caso concreto que o provocou. Ora, diz a resolução que, reconhecido o alto renome, a oposição será acolhida. Isso não faz sentido, porque a marca pode ser de alto renome e assim declarada, mas pode não Nº 51 Março de 2004 Boletim da ABPI 5
colidir com aquela objeto do pedido de registro impugnado. A resolução contém, na verdade, uma premissa oculta: parte do princípio, não explicitado, de que as marcas em disputa colidem, mas, juridicamente, pressupostos não explicitados são inadmissíveis em uma norma. Um possível efeito colateral da resolução, nesse tocante, é que se poderia ingressar com oposição totalmente improcedente, contra pedido de registro de marca não conflitante, apenas como artifício para obter a declaração de alto renome, caso a marca alegadamente obstativa, de fato, seja considerada como tal pelo INPI. MARCAS DE ALTO RENOME NO BRASIL Voltado a seus clientes multinacionais, Juliana L. B. Viegas, da Trench, Rossi Juliana L. B. Viegas e Watanabe Advogados, preparou um texto explicativo em inglês, com considerações sobre o novo tratamento às marcas de alto renome. Na realidade, após a LPI de 1996, no Brasil, as marcas podem ser classificadas em distintas categorias, dependendo de seu grau de conhecimento por parte do público: - Marcas comuns, não particularmente conhecidas. Estas podem ser registradas na classe ou classes correspondentes aos produtos ou serviços que distinguem. Isto significa que a proteção às marcas registradas é normalmente limitada aos tipos de produtos ou serviços para os quais sejam usadas, e em cujas classes estejam registradas. O registro destas marcas comuns é condicionado a alguns critérios, entre os quais, destaca-se o fato de que as marcas devem ser: (i) distintivas (isto é, não podem ser compostas de palavras ou sinais comumente usados para representar o próprio produto ou serviço para os quais está sendo pedido o registro, ou suas qualidades); (ii) verdadeiras (isto é, não devem induzir o público consumidor a erro); (iii) relativamente novas (isto é, não devem reproduzir ou imitar marcas de terceiros previamente existentes, nas mesmas classes ou em classes conexas de produtos ou serviços). - Marcas não famosas ou notoriamente conhecidas, mas que não possam ser ignoradas por um terceiro (principalmente em razão de negócios ou atividades profissionais). Estas têm o poder de evitar que tal terceiro obtenha o registro de marca similar ou idêntica, para os mesmos produtos ou serviços, ou para produtos ou serviços semelhantes no Brasil. Este poder é outorgado pela LPI às marcas ou sinais cujos titulares sejam estabelecidos no Brasil ou em países que ofereçam tratamento recíproco. - Marcas notoriamente conhecidas em seus respectivos ramos de atividade. Estas são protegidas pelo Artigo 6 bis da Convenção da União de Paris e pela LPI, não sendo relevante o fato de terem sido ou não registradas no Brasil. O INPI poderá indeferir de ofício o pedido de registro de marca que imite ou copie marca notoriamente conhecida. - Marcas de alto renome. Estas marcas gozam de proteção especial sob a LPI, em todos os ramos de atividade. Não há definição, na LPI, para alto renome, mas a interpretação do INPI indica serem marcas dotadas de uma distinção única e autoridade inquestionável. Elas distinguem-se em razão de seu prestígio, fama, boa reputação e credibilidade, e este alto renome estende-se além do campo de atividade para o qual foram originalmente registradas. (Apenas marcas registradas no Brasil poderão gozar da proteção outorgada a marcas de alto renome). A LPI não estabeleceu qualquer tipo de registro ou método de reconhecimento para marcas de alto renome. Isto representou uma mudança significativa do sistema que vigorava no Brasil antes da entrada em vigor da LPI, em 1997. De fato, o Código de Propriedade Industrial anterior oferecia a possibilidade de registro para marcas notórias. Sob o sistema anterior, muitas marcas famosas foram registradas como notórias, e a lista de tais marcas notórias serviu como base para indeferimento de registro de palavras ou sinais idênticos ou similares em todos os ramos de atividade, bem como de nomes de domínio, por terceiros. Com a entrada em vigor da LPI, tal registro foi cancelado pelo INPI, e vários interessados entraram em Juízo para obter declaração de alto renome para suas marcas. Resolução n 110/2004 A Resolução n 110/2004 prevê que o titular de uma marca de alto renome poderá requerer do INPI a proteção especial oferecida pelo artigo 125 da LPI, apenas em caso de existir conflito com uma marca de terceiro. Uma primeira leitura da Resolução n 110/2004 indica apenas duas circunstâncias nas quais poderá ocorrer o reconhecimento do alto renome de uma marca: no caso de oposição a pedido de registro de marca de terceiro, ou no caso de pedido administrativo de nulidade de marca outorgada a terceiro. Em ambos os casos, o alto renome da marca será usado para atacar o pedido ou o registro do terceiro. Entretanto, poderá haver outras situações nas quais o alto renome da marca poderá ser invocado. De fato, a Resolução n 110/2004, sendo hierarquicamente inferior à LPI, não poderá limitar o escopo ou abrangência do artigo 125 da LPI, o qual deverá poder ser invocado, por exemplo, como matéria de defesa contra um pedido administrativo de nulidade contra uma marca de alto renome já registrada, e em outras circunstâncias. Embora a Resolução n 110/2004 não mencione expressamente estas outras situações, não há razão para que o alto renome de uma marca não possa ser usado nestas outras circunstâncias. Em momento algum a Resolução n 110/2004 prevê alguma forma, pela qual o titular de uma marca de alto renome possa requerer ao INPI o simples reconhecimento do alto renome de sua marca, na ausência de conflito com marca de terceiros. Além disso, outras partes não envolvidas no conflito direto não poderão interferir no processo de reconhecimento - ou não - do alto renome da marca por parte to INPI. Esta não parece ser uma situação equânime, pois terceiros, não envolvidos no conflito, poderão ter interesse legítimo na extensão ou não da proteção do alto renome a uma determinada marca. Em tais casos, a única medida possível será a judicial. O artigo cita as provas do alto renome de uma marca, que poderão ser usadas no INPI, de acordo com o artigo 5º da Resolução n 110/2004, e alerta para o fato de que o alto renome de uma marca poderá ser contestado pelo titular de um pedido negado ou de uma marca cancelada, por 6 Boletim da ABPI Março de 2004 Nº 51
meio de apresentação de evidências demonstrando que tal alto renome não existe ou não mais subsiste. Entretanto, a Resolução n 110/2004 não lista as provas que podem ser usadas para este propósito. Provas negativas são freqüentemente mais difíceis de obter do que provas positivas comenta a autora. Ela descreve o comitê que deve analisar pedidos de nulidade administrativa ou oposição que aleguem alto renome. Uma vez reconhecido pelo INPI, este fará a anotação do alto renome, outorgando-lhe proteção em todas as classes de produtos e serviços, pelo prazo de 5 anos. Durante este período, não serão requeridas do titular da marca novas evidências de seu alto renome em casos similares (a menos que o INPI requeira provas adicionais). O status de alto renome será cancelado em caso de extinção da marca ou no caso do INPI reconhecer que o alto renome não mais subsiste. O reconhecimento do alto renome de uma marca será informado pelo INPI ao órgão competente para o registro de nomes de domínio no Brasil, para evitar registros por terceiros, como nomes de domínio, de marcas de alto renome, sem consentimento do seu titular. Da mesma maneira, o cancelamento do alto renome será igualmente informado ao órgão de registro dos nomes de domínio. INPI REGULAMENTA A DECLARAÇÃO DE MARCA DE ALTO RENOME Ricardo Pinho, da Daniel Advogados, assinou artigo sobre a Resolução do INPI nº 110/04. Depois de descrever a instituição da resolução e seu Ricardo Pinho objetivo de regulamentar os procedimentos para a obtenção do reconhecimento da condição de marca de alto renome, tal como previsto no art. 125 da Lei de Propriedade Industrial (LPI) - lei nº 9.279/96. Historicamente, a marca de alto renome foi instituída pela LPI em substituição à marca notória, assim declarada através de processo autônomo, conforme estabelecido pelo anterior Código da Propriedade Industrial (CPI) de 1971. Ambas as marcas, cada qual a seu tempo, recebendo proteção especial de modo a excepcionar o princípio da especialidade, irradiando os efeitos do registro - e da declaração de notoriedade ou do reconhecimento do alto renome - a todo e qualquer produto ou serviço, comenta o artigo. E prossegue narrando que, de 1996 para cá, o INPI manteve-se indefinido com relação ao reconhecimento do alto renome, recusando-se a criar um procedimento autônomo para este fim, nos moldes daquele existente na vigência do CPI. Mesmo antes da promulgação da LPI, o INPI manifestou o entendimento no sentido de que, em vez de um processo autônomo, a condição de alto renome de uma marca deveria ser assim reconhecida de forma incidental, quando da impugnação de uma marca de terceiro ou quando da defesa da própria marca de alto renome. Ricardo Pinho pondera que a indefinição da posição do INPI teve resultados contraditórios. Algumas marcas obtiveram o reconhecimento de seu alto renome, administrativamente, pelo próprio INPI, de forma incidental, notadamente, quando de impugnações a marcas de terceiros. Outras marcas, nas mesmas condições, tiveram tal reconhecimento negado ou, simplesmente, tiveram o respectivo requerimento ignorado. Diante da indefinição do INPI, alguns titulares de marcas de alto renome procuraram obter a declaração judicialmente. Também aqui, os resultados foram contraditórios, segundo a sua narrativa. Ele exemplifica: A marca Dakota (para calçados) obteve a declaração de seu alto renome, o que também ocorreu com a marca Goodyear. No entanto, a marca Lycra não teve igual sorte, sendo o reconhecimento de seu alto renome negado. Mais recentemente, negou-se igual reconhecimento à marca BIC. A Resolução do INPI nº 110/04 prevê que o INPI profira uma decisão quanto ao reconhecimento do alto renome, resultante do requerimento, apresentado pelo titular da marca famosa, incidental a uma impugnação (oposição ou processo administrativo de nulidade) a marcas de terceiros, argumenta o autor. O terceiro, requerente da marca impugnada, poderá contestar o requerimento incidental de reconhecimento do alto renome na sua resposta à impugnação sofrida (manifestação a processo administrativo de nulidade) ou, ainda, no recurso que apresentar contra o indeferimento de seu pedido de registro, fundado no alto renome da marca anterior. A resolução não menciona as manifestações às oposições, sendo razoável acreditar que, também nessas hipóteses, a contestação ao requerimento de reconhecimento do alto renome será admitida. O artigo de Ricardo Pinho prossegue descrevendo as informações discriminadas de 1 a 13 no art. 5, da resolução, em caráter facultativo e suplementar, que seu titular poderá juntar às suas impugnações ou defesas para comprovar a condição de marca de alto renome. Também falou das taxas especiais para apresentação das impugnações ou defesas administrativas que tenham fundamento na condição de alto renome da marca. Do reconhecimento do alto renome resultará uma anotação no Sistema de Marcas do INPI, junto ao registro correspondente com a duração cinco (5) anos, sendo, no entanto, passível de ser excluída do Sistema de Marcas, a qualquer momento, desde que o INPI reconheça que a condição de alto renome da marca deixou de existir ou caso o respectivo registro de marca seja extinto. A anotação de alto renome da marca no Sistema de Marcas será comunicada pelo INPI ao órgão competente para registro de nomes de domínio no Brasil, de modo que o mesmo possa denegar requerimentos de nomes de domínio que incluam a marca de alto renome. Ele conclui afirmando que a resolução, no entanto, não deixa claro se o requerimento incidental de reconhecimento do alto renome da marca deverá ser reiterado - juntando-se toda a documentação e informações necessárias e pagandose as taxas especiais - em todas as impugnações e defesas que o titular da marca apresentar até que seja reconhecido o alto renome da marca e feita a competente anotação no Sistema de Marcas. Nº 51 Março de 2004 Boletim da ABPI 7
Notas Orelhão.arq.br Brasil vence caso cupuaçu Foi lançado o site www.orelhao.arq.br para homenagear a memória da arquiteta Chu Ming Silveira (1941-1997), autora do projeto do chamado orelhão, protetores de telefones públicos - mobiliário urbano e desenho industrial dos mais conhecidos, difundidos e bem-sucedidos dos últimos 32 anos -, implantado em São Paulo no seu aniversário de 418 anos. Agora que a cidade comemora 450 anos, Djan Chu Silveira criou o site para preservar a memória do projeto criado por sua mãe, em 1970. Após a instalação experimental dos orelhões nas instalações da então Companhia Telefônica Brasileira, CTB, na rua 7 de Abril, em São Paulo, no ano de 1971, posteriormente Telesp e agora Telefônica, os orelhões ganharam as vias públicas em 1972, de São Paulo e do Rio de Janeiro, nas datas de seus aniversários de fundação. O site ressalta a importância de preservar a memória daqueles que criam e contribuem com sua produção intelectual para a sociedade. A medida administrativa apresentada, há quase um ano, pelo Instituto de Direito do Comércio Internacional e Desenvolvimento - IDCID em conjunto com as ONGs Amazonlink, Rede GTA e Associação de Produtores Alternativos de Rondônia, que contestava o registro da marca cupuaçu no Japão pela multinacional Asahi Foods Corporation, foi julgada pelo Escritório de Marcas Japonês (JPO). Os examinadores do JPO concordaram com os argumentos apresentados pela ação, cancelando o registro da marca. Resumidamente, os argumentos que fundamentam a decisão são: - a designação cupuaçu é o nome de uma fruta da qual se extraem óleos e gorduras comestíveis; ao ser utilizada para distinguir os referidos óleos e gorduras, o nome seria a designação comum de uma matéria-prima e, portanto, recairia na proibição prevista no artigo 3º, parágrafo 1º, item iii, da Lei de Marcas do Japão; e - por razões de proteção da concorrência e dos direitos do consumidor, com fundamento no artigo 4º, parágrafo 1º, item xvi, da mesma lei, os examinadores do JPO consideraram a marca cupuaçu capaz de ludibriar o público, uma vez que foi registrada em 1998 pela Asahi para designar alimentos que utilizassem quaisquer gorduras e óleos naturais em sua composição e, portanto, neste caso, a empresa poderia vir a fabricar um alimento sem a gordura ou óleo do cupuaçu, mas com designação comercial cupuaçu em seu rótulo. A decisão encerra a via administrativa no Japão em relação a esta questão (ou seja, nenhum outro recurso administrativo pode ser interposto para tentar invalidar a decisão). Entretanto, é importante notar que a Asahi Foods possui o prazo de trinta dias contados da data do recebimento da decisão para, se quiser, protocolar um recurso judicial no Tribunal de Tóquio (Tokyo High Court). Esta ação movida por entidades não-governamentais brasileiras para questionar a marca cupuaçu no Japão mostra a importância de ONGs como o IDCID, que vem desenvolvendo um papel importante na identificação de questões de interesse público que são muitas vezes negligenciadas, justamente pela falta de conhecimentos específicos em assuntos complexos como propriedade intelectual e direito do comércio internacional e suas relações com o desenvolvimento dos povos. Fonte: Instituto de Direito do Comércio Internacional e Desenvolvimento - IDCID (02/03/04). Boletim da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL Informativo mensal dirigido aos associados da ABPI. Visite a versão on-line deste Boletim no sítio da Associação. ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - Av. Rio Branco, 277-5º andar - Conj. 506 - Centro - Cep 20047-900 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Tel.: 21 2532-5655 - Fax: 21 2532-5866 - Web Site: http://www.abpi.org.br - E-mail: abpi@abpi.org.br Comitê Executivo: Gustavo Starling Leonardos - Presidente; Sueli Burger - 1º Vice- Presidente; Rodrigo Sérgio Bonan de Aguiar - 2 Vice-Presidente; Helio Fabbri Junior - 3 Vice-Presidente; Manoel J. Pereira dos Santos - 4º Vice-Presidente; Cláudio Roberto Barbosa - Diretor Relator; Lilian de Melo Silveira - Diretora Editora; Paulo Parente Marques Mendes - Diretor Secretário; Herlon Monteiro Fontes - Diretor Tesoureiro. Conselho Editorial: Gabriel F. Leonardos, Ivan B. Ahlert, José Roberto d Affonseca Gusmão, Juliana L. B. Viegas e Manoel J. Pereira dos Santos. Boletim da ABPI: Editora - Lilian de Melo Silveira; Jornalista Responsável - João Yuasa (MTb: 8.492); Produção Gráfica - PW Gráficos e Editores Associados Ltda; Fotos de arquivo e de divulgação; Revisão - Mauro Feliciano; Impressão e Acabamento - Bureau Bandeirante. ABPI 2004 - Todos os direitos reservados. 8 Boletim da ABPI Março de 2004 Nº 51