CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A NOMES DE DOMÍNIO (CASD ND) CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL (CSD PI) DA ABPI EVEREST COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. EPP x POTÁVELL COMERCIAL DE FILTROS PARA ÁGUA LTDA. EPP 1. Das Partes PROCEDIMENTO N ND201611 DECISÃO DE MÉRITO I. RELATÓRIO EVEREST COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP, empresa brasileira inscrita no CNPJ sob nº 01.953.146/0001 14, estabelecida na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Minerva, 310 (CEP 05007 031), Bairro Perdizes, representada por sua sócia Isabel Cristina Mallet da Costa, brasileira, casada, comerciante, inscrita no CPF/MF sob n 178.394.038 75, é o Reclamante do presente Procedimento (o Reclamante ). POTÁVELL COMERCIAL DE FILTROS PARA ÁGUA LTDA EPP, empresa brasileira inscrita no CNPJ sob n. 07.465.984/0001 25, estabelecida na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Indianópolis, 2876, (CEP 04062 003), Bairro Indianópolis, representada por sua sócia Angela Senio Pereira, brasileira, comerciante, inscrita no CPF sob n 272.094.298 75, é o Reclamado do presente Procedimento (o Reclamado ). 2. Do Nome de Domínio O nome de domínio em disputa é www.everestsaopaulo.com.br. O Nome de Domínio foi registrado em 31/01/2013 junto ao Registro.br e está válido até 31/01/2021. 3. Das Ocorrências no Procedimento O procedimento teve início em 20/04/2016, quando a Secretaria Executiva da CASD ND informou ao Reclamante o recebimento da Reclamação e do comprovante do pagamento da taxa respectiva e indicou o número do Procedimento. Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual 1
Na mesma data, a Secretaria Executiva da CASD ND informou ao NIC.BR sobre a existência do procedimento perante esta Câmara de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio, solicitando as informações cadastrais relativas ao nome de domínio sob disputa. Em 27/04/2016, o NIC.Br enviou à Secretaria Executiva da CASD ND os dados cadastrais do nome de domínio e o tornou impedido de ser transferido a terceiros até a decisão final desta Reclamação. Em 29/04/2016, a Secretaria Executiva da CASD ND informou ao Reclamante a ausência de comprovação da existência (ou não) de qualquer procedimento (judicial ou extrajudicial) envolvendo o nome de domínio sob disputa, solicitando a supressão dessa irregularidade, o que foi atendido pelo Reclamante através da apresentação, em 02/05/2016, de cópia de notificação extrajudicial endereçada pelo Reclamante ao Reclamado em 26/04/2016. Em 09/05/2016, a Secretaria Executiva da CASD ND informou ao Reclamante que as irregularidades estavam sanadas e que o procedimento teria seguimento, tendo enviado ao Reclamado intimação para que, querendo, apresentasse Resposta aos termos da Reclamação ofertada pelo Reclamante. Em 23/05/2016 a Secretaria Executiva da CASD ND informou ao Reclamado sobre o recebimento de sua Resposta, apresentada naquela mesma data. Em 25/05/2016, a Secretaria Executiva da CASD ND solicitou ao Reclamado que sanasse inúmeras irregularidades relativas à Resposta apresentada, o que foi integralmente cumprido pelo Reclamado em 30/05/2016. Em 31/05/2016 a Secretaria Executiva da CASD ND informou que seria designado Especialista para o caso, tendo submetido o nome de SAMIRA DE VASCONCELLOS MIGUEL às partes em 03/06/2016, indicando que referida Especialista apresentara a declaração de imparcialidade e independência. Não tendo havido impugnação de seu nome pelas partes, esta Especialista teve conhecimento dos documentos e alegações das partes em 13/06/2016 e verificou que se encontram atendidos todos os requisitos formais determinados pelo Regulamento do SACI Adm aplicável, não havendo irregularidades a serem sanadas, estando o procedimento em condições de ser solucionado. 2
4. Das Alegações das Partes a. Do Reclamante O Reclamante informou que foi constituído em 07/07/97 e tem como objeto social a revenda de purificadores de água e máquinas de gelo da marca EVEREST. Informou que é titular do nome de domínio everestsp.com.br desde 19/04/2011, o qual apresenta similaridade com o nome de domínio em disputa. Argumentou que o Reclamado foi constituído em 23/06/2005 e também se dedica ao mesmo ramo de atividade, sendo revendedor da mesma marca EVEREST para purificadores de água. Esclareceu que o Reclamado mantém o nome de domínio potavell.com.br sob sua titularidade desde 18/08/05 e solicitou e obteve o registro do nome de domínio everestsaopaulo.com.br em 31/01/2013, em total afronta aos termos dos itens 2.1., letra (c), caracterizando se como má fé, nos termos do item 2.2., letras (b), (c) e (d) ambos do Regulamento da CASD ND. Pediu, ao final, que seja determinada a transferência do nome de domínio everestsaopaulo.com.br para sua titularidade. b. Do Reclamado O Reclamado apresentou sua Reposta, argumentando que não violou nenhuma das normas do Código da Propriedade Industrial. Esclareceu que não há conflito entre os nomes de domínio everestsp.com.br e everestsaopaulo.com.br porque: (a) sp não é apenas a abreviação de são paulo, mas, também, de outras palavras compostas como são Pedro, santa paula, são patrício; (b) é expressão comum e não comporta exclusividade. Argumentou, também, que everest também é nome comum, que não pode ser apropriado como exclusivo, especialmente em se tratando de nomes de domínio, citando o registro do nome de domínio everest.com.br para uma cadeia de hotéis. Alega que no Brasil o registro dos nomes de domínio é feito de acordo com a ordem de seu pedido, razão pela qual requereu e obteve o registro do nome de domínio em disputa em razão de ter sido o primeiro a solicitá lo. 3
Esclarece que não teve nenhuma intenção de desviar a clientela do Reclamante e que não usa a expressão EVEREST como marca, com o intuito de concorrer com o Reclamante. Solicita, ao final, que o procedimento seja julgado improcedente, mantendo se o nome de domínio de sua titularidade. II. FUNDAMENTAÇÃO Os argumentos trazidos pelas partes, assim como as provas produzidas, dão subsídio para a decisão de mérito, do presente procedimento, nos termos dos artigos 16 e 17 do Regulamento SACI adm. É fato incontroverso que o Reclamante foi constituído muitos anos antes do Reclamado existir. Também é fato incontroverso que as partes atuam em ramos similares de atividade, as duas com foco na comercialização de purificadores de água da marca EVEREST. A íntegra das páginas de internet veiculadas pelas partes a partir dos nomes de domínio everestsp.com.br e everestsaopaulo.com.br evidenciam a clara intenção do Reclamado em espelhar se na página que é mantida pelo Reclamante para a promoção e comercialização do mesmíssimo produto. De se notar que, quando explora o nome de domínio potavell.com.br, do qual também é titular, conforme prova trazida aos autos pelo Reclamante e não refutada pelo Reclamado, a apresentação dos produtos e a maneira de se apresentar ao público é completamente diferente daquela com que se apresenta o Reclamante mediante a utilização do nome de domínio everestsaopaulo.com.br, tudo levando a crer que o intuito do Reclamado ao registrar o nome de domínio em disputa foi de concorrer com o Reclamante, no mesmo nicho de mercado, da mesma forma. Ao apresentar sua Resposta, o Reclamado não contestou as páginas trazidas pelo Reclamante como prova, mas apenas argumentou o não uso da marca como se esse fosse o único aspecto concorrencial a ser observado. Com efeito, ao tratar do tema de concorrência desleal, Gama Cerqueira deixa claro que ela abarca atos contrários às boas normas da concorrência comercial, praticados, geralmente, com o intuito de desviar, de modo direto ou indireto, em proveito do agente, a clientela de um ou mais concorrentes, e suscetíveis de lhes causar prejuízo. 1 Pelo exposto, não se deve levar em conta, no caso sob análise, exclusivamente a questão da titularidade marcária, mas, também, outros elementos, que caracterizem, na forma do Regulamento aplicável, atos de má fé. Neste sentido, entendo aplicável à espécie o disposto no item 2.1., letra (c) do Regulamento CASD ND, assim como caracterizado o ato 1 Tratado da Propriedade Industrial, Editora RT, São Paulo, 2º. Vol., pg. 1266 4
de má fé descrito no item 2.2., letra (d) do mesmo Regulamento. Indiscutível a similaridade dos nomes de domínio e evidente a intenção do Reclamado, ao analisar se a prova produzida pelo Reclamante e que não foi de nenhuma forma refutada ou impugnada. Diante do exposto conclui se que o nome de domínio everestsaopaulo.com.br é parcialmente idêntico àquele de titularidade do Reclamante e passível de causar confusão com o nome empresarial do Reclamante (everest), tendo sido cumpridos os requisitos do artigo 3º., letra (c) do Regulamento do SACI Adm, neste quesito. Quanto à caracterização da má fé, como acima já indicado, também evidente, nos termos da letra (c) do parágrafo único do artigo 3º. do Regulamento do SACI Adm, pois ao analisar se as páginas de internet reproduzidas pelo Reclamante, fica claro o intuito do Reclamado em prejudicar a atividade comercial do Reclamante, sendo necessário mais uma vez enfatizar que essas provas não foram de nenhuma maneira impugnadas ou contestadas pelo Reclamado. Verifica se, ainda, a título de jurisprudência desta CASD ND, a aplicação da má fé nos termos das letras (c) e (d) do artigo 3º., parágrafo único, do Regulamento SACI Adm e correspondentes letras (c) e (d) do artigo 2.2. do Regulamento da CASD ND, nos procedimentos ND20131; ND201316; ND201416; ND201417; ND201419; ND201421; ND201426; ND20152; ND20157; ND20159; ND201515; ND201525 e ND201528. III. DISPOSITIVO Pelas razões acima expostas e de acordo com o disposto no artigo 10.9, letra (b) do Regulamento CASD ND e do artigo 1º., parágrafo 1º., do Regulamento SACI Adm, esta Especialista determina que o Nome de Domínio em disputa everestsaopaulo.com.br seja transferido ao Reclamante. A Especialista solicita à Secretaria Executiva da CASD ND que comunique às Partes, seus respectivos Procuradores e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisão de Mérito, nos termos do presente Regulamento da CASD ND, encerrando se, assim, este Procedimento. São Paulo, 06 de julho de 2016. Samira de Vasconcellos Miguel Especialista 5