MEDIDAS PARA MAIOR EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL Transferência de tecnologia, serviços técnicos especializados, revisão do estatuto do capital estrangeiro, patentes e marcas Por Luiz Henrique do Amaral Presidente da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual ABPI
RESUMO DOS PROJETOS DE LEI E DECRETO PRESIDENCIAL Comissão de Transferência de Tecnologia e Franquias da ABPI Reunião de 19.03.2012
Cenário atual de transferência de tecnologia no Brasil
Cenário De um lado, A legislação fiscal e cambiária acerca dos pagamentos de royalties/remunerações remonta a 1958-1962 ultrapassadas em relação à realidade atual; E, de outro, A atuação do INPI na averbação/registro de contratos e intervenção nas condições pactuadas pelas partes fundamentadas em regras não mais aplicáveis restrições injustificadas e efetivo prejuízo aos negócios internacionais.
Legislação fiscal e cambiária vigente Legislação principal: Lei 3.470 de 28/11/1958 Portaria 436 de 30/12/1958 Lei 4.131 de 03/09/1962 (estatuto do capital estrangeiro) Lei 4.506 de 30/11/1964 Lei 8.383 de 30/12/1991 Decreto 3.000/99 (RIR/99) Consequência: existência de normas tributárias contraditórias / ultrapassadas e divergências jurisprudenciais na interpretação da legislação.
Atuação do INPI evolução normativa Lei 5.648/70 (redação original): Art 2º O Instituto tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica. Parágrafo único. Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas, o Instituto adotará, com vistas ao desenvolvimento econômico do País, medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênio e acordos sobre propriedade industrial.
Atuação do INPI evolução normativa cont. Lei 5.648/70 (redação modificada pelo artigo 240 da LPI): Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.
Atuação do INPI evolução normativa cont. Decreto 5.147/2004 função da DIRTEC (atual DICIG): Art. 13. À Diretoria de Contratos de Tecnologia e Outros Registros compete: I - analisar e decidir quanto à averbação de contratos para exploração de patentes, uso de marcas e ao que implique transferência de tecnologia e franquia, na forma da Lei n o 9.279, de 1996, de modo alinhado às diretrizes de política industrial e tecnológica aprovadas pelo Governo Federal; II - analisar e decidir sobre registro de indicações geográficas, registro de desenhos industriais e registro de tecnologias especiais atribuídos ao INPI, incluindo registro de programa de computador; e III - participar das atividades articuladas entre o INPI e outros órgãos, empresas e entidades com vistas à maior participação de brasileiros nos sistemas de proteção da propriedade intelectual.
Atuação do INPI evolução normativa cont. Decreto 7.356/2010 alterou radicalmente a função da DICIG: Art. 19. À Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros compete: I - averbar nos títulos correspondentes os contratos de licença de direitos de propriedade industrial; II - registrar os contratos que impliquem transferência de tecnologia e franquia, na forma da Lei n o 9.279, de 1996; III - registrar os pedidos de desenhos industriais, topografias de circuitos integrados e programas de computador, na forma das Leis nºs 9.279, de 1996, 11.484, de 31 de maio de 2007, 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, e 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, respectivamente; IV - prestar orientação, a pedido do interessado, às micro, pequenas e médias empresas, instituições de ciência e tecnologia e órgãos governamentais, quanto às melhores práticas de licenciamento de direitos de propriedade industrial e outras formas de transferência de tecnologia, inclusive quanto à emissão de licenças compulsórias; V - examinar as propostas e registrar as indicações geográficas, na forma da Lei n o 9.279, de 1996, assim como fomentar e apoiar a formulação de tais propostas; e VI - participar das atividades articuladas entre o INPI e outros órgãos, empresas e entidades com vistas à maior participação de brasileiros nos sistemas de proteção da propriedade intelectual.
Projeto de Lei
Projeto de Lei A Comissão de Transferência de Tecnologia e Franquias propõe Projeto de Lei que visa harmonizar e atualizar as normas tributárias e esclarecer divergências jurisprudenciais: - Revoga dispositivos das Leis 4.131/62 e 3.470/58; - Atualiza o RIR/99; - Altera o limite anual de dedutibilidade para 10% (subsidiária/controladora); - Elimina limite de dedutibilidade entre partes independentes; - Elimina limite de dedutibilidade para pagamentos entre pessoas domiciliadas no Brasil.
Projeto de Lei cont. O Projeto de Lei também: Formaliza a viabilidade de licenciamento de tecnologia não patenteada; Prevê que não são dedutíveis (melhora a redação da legislação existente): - Os royalties/remuneração pagos por filial no Brasil a matriz sediada no exterior; - Os royalties/remuneração previstos em contratos/outros documentos que não sejam averbados/registrados no INPI e registrados no Bacen.
Decreto Presidencial
Decreto Presidencial A Comissão de Transferência de Tecnologia e Franquias propõe Decreto Presidencial para regulamentar os artigos 62, 121, 140 e 211 da LPI: Restringir a atuação do INPI na averbação/registro de contratos/outros documentos; Prevê expressamente que: - Nos contratos de licenciamento, o INPI limitará a sua análise à verificação da situação e titularidade da patente/desenho industrial/marca licenciada; - O INPI não fará exigências/interferências nos termos e condições pactuados entre as partes (tais como os relativos a preço, condições de pagamento, limitações de uso, legislação aplicável, jurisdição, prazo contratual nos casos de licenciamento de tecnologia não patenteada), facultada apenas a opção de alertar as partes quanto à dedutibilidade fiscal e considerações de natureza concorrencial.
Decreto Presidencial Há ainda as seguintes previsões: Possibilidade de pagar royalties retroativos não só com relação a pedidos de patentes mas também, agora, pedidos de registro de marcas (após a concessão do INPI); O INPI deverá se pronunciar acerca da averbação/registro de contratos no prazo de 30 dias contados da data da apresentação do pedido de averbação/registro no protocolo geral do INPI; Caso o INPI não se manifeste em 30 dias, a averbação/registro será concedida automaticamente no prazo de 5 dias, independente de solicitação da parte.
Benchmarking Internacional Fonte INPI, 2010. PATENTES [B1
Restruturação do INPI Pendência de exames por mais de 10 anos. Riscos para a economia com a demora. Número insuficiente de examinadores (300). Novas contratações urgentes. Investimentos em TI e sistemas online. INPI tem superávit anual de R$ 30 milhões. Simplificação de procedimentos com aceitação de exames em outras regiões, especialmente EPO. Patent Prosecution Highway PPH.
Pesquisa com Material Genético Aprovação prévia no CGEN para acesso a material da biodiversidade. Demora nas aprovações de acesso. Entrave as pesquisas. Impossibilidade de patenteamento. As regras burocráticas acabam incentivando a biopirataria. Regras de repartição de benefícios. Propostas : Pesquisa mediante cadastramento ou notificação Fundo de repartição revertido ao Estado para atribuição com base nas notificações.
Duplo Exame pelo INPI e ANVISA Lei de Propriedade Industrial ( Lei 9.279/96) prevê concessão da patente pelo INPI. Alterações legislativas incluíram anuência prévia da ANVISA na área farmacêutica. Competência concorrente do INPI e ANVISA? ANVISA cuidaria de saúde pública. Posição da ANVISA quanto ao exame de patenteabilidade. Parecer normativo da AGU.
Proibição ao patenteamento Pesquisa com material biológico no Brasil. Proibição ao patenteamento de material isolado ou purificado da natureza. Proibição ao patenteamento de plantas e partes de plantas. Suposta limitação para permitir pesquisas. Impacto sobre o pesquisador brasileiro.
Resumo das Propostas Contratação de número suficiente de examinadores de modo a permitir o exame de 40.000 pedidos de patentes por ano, reduzindo o tempo de concessão para o prazo máximo de 4 anos; Informatização/automação do INPI para funcionamento pleno em 2012 para equiparação aos padrões internacionais; Priorização do exame de patentes em determinadas áreas tecnológicas segundo um comitê composto pela indústria, INPI e ICTs; Aproveitamento do resultado da busca realizada por escritórios estrangeiros de patentes para orientação do exame nacional; Facilitação da concessão do modelo de utilidade, privilegiando o inventor nacional;
Resumo das Propostas Fim da anuência prévia, na concessão de patentes na área farmacêutica; Alteração da natureza jurídica do INPI, para garantir sua autonomia financeira e administrativa; Fim da autorização prévia, para acesso a biodiversidade brasileira, como requisito de patenteabilidade; Criação de diretrizes de exame de patentes, contratos de tecnologia e desenhos industriais; Criação de cursos e disciplinas com conteúdo adequado aos diferentes níveis de ensino (fundamental, médio, graduação e pós-graduação), sensibilizando a sociedade para a importância e a relevância da Propriedade Intelectual para a competitividade do Brasil.
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