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3 Apresentação A ciência, tecnologia e inovação são os pilares da política de criação dos Institutos Federais. Nossa história está fincada na interação com o mundo produtivo nos colocando no cenário tecnológico do país, como produtores de processos e produtos tecnológicos, buscamos estimular em nossos alunos a capacidade de criar, inventar e produzir novidades e inovações. O diferencial da formação de profissionais interagindo constantemente com produtores de tecnologia, desperta no estudante o poder de criação e capacidade de transformar conhecimento em idéias. A história da produção de tecnologia no Instituto Federal do Rio de Janeiro está dividida em dois momentos: 1) o processo de geração de resultados de pesquisa através de trabalhos discentes, expostos em semanas acadêmicas e 2)organização da pesquisa em programas e políticas de produção de tecnologia, sempre aliando pesquisa e formação de pessoas. Neste momento, ações de proteção intelectual e contratação de consultores, o trabalho de formação de cultura de proteção das tecnologias geradas, formação de agentes de Núcleo de Inovação Tecnológica e o curso de Especialização em Propriedade Intelectual fazem parte do plano de fortalecimento das políticas de produção tecnológica do IFRJ. A pretensão do fortalecimento da cultura da propriedade intelectual é de longe um modismo ou tendência, mas uma preocupação com os trabalhos dos pesquisadores que muitas vezes produzem resultados impressionantes e divulgam sem ao menos se preocupar com sua proteção e propriedade. Suas idéias e invenções viram produtos de escritórios estrangeiros de criação tecnológica, após mudanças em seus desenhos, estrutura ou estratégia. Uma perda significativa além da evasão de divisas no uso de recursos públicos para a produção de pesquisas científicas e tecnológicas. A Proppi, em conseqüência a todo este esforço, produziu um material de divulgação da Inovação e Propriedade Intelectual, sintetizado em uma cartilha para esclarecer dúvidas e despertar o hábito da preocupação da proteção das idéias, projetos e produtos gerados dentro do IFRJ. Esta cartilha tem o objetivo central de fortalecer a forma de proteger as tecnologias produzidas e transferi-las a população. Ela foi elaborada por um grupo de profissionais que detém conhecimento e formação jurídica na área, estabelecendo os limites legais de propriedade pública, e privada, dos produtos de pesquisa e idéias. Esta é a busca pela excelência na formação dos nossos estudantes, no fortalecimento dos nossos docentes, e suas pesquisas, e a oportunidade de despontar no ambiente tecnológico do estado do Rio de Janeiro, como produtores de tecnologia. É a busca de um IFRJ forte! Marcos Tadeu Couto e equipe de Inovação Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação N Cartilha de PROPRIEDADE INTELECTUAL 3 Livro.indd 3 22/11/ :33:03

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5 Sumário Propriedade intelectual... O que ifrj tem a ver com isso?... Quem é responsável pela proteção no IFRJ?... Quando o professor/pesquisador deve procurar o nit do IFRJ?... Quando o professor/pesquisador deve patentear?... A quem pertence tais invenções?... Quem ganha com a exploração da tecnologia patenteada?... Quem arca com os custos do depósito e do processamento do pedido de patente?... Como o pesquisador deve proceder se quiser realizar pesquisa em parceria com pesquisadores de outras instituições públicas ou privadas?... Entendendo melhor as modalidades de propriedade industrial... Patente... Patente de invenção (PI)... Aplicação industrial... Suficiência descritiva... Patente de modelo de utilidade (MU)... Ato inventivo... Não se considera PI nem MU... Pi e mu não são patenteáveis quando forem... Marcas... Não são registráveis como marcas... Software... Vantagens do registro do programa... Desvantagens do registro... Procedimentos para o registro... Não é registravel como DI... Indicação geográfica... Bibliografia complementar... N Cartilha de PROPRIEDADE INTELECTUAL 5 Livro.indd 5 22/11/ :33:03

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7 Do contexto no IFRJ Dúvidas mais comuns 1. Como isso interfere nas ações do IFRJ? Por meio de pesquisa estimula-se o desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. As ICT s (Instituições de Ciência e Tecnologia, como os estabelecimentos de ensino e os centros de pesquisa) produzem novos conhecimentos. O IFRJ se encontra nesse conceito, em que se faz necessário articular formas de disseminar o novo conhecimento, mas protegendo a propriedade intelectual e transferindo as tecnologias produzidas. 2. Quem é responsável pela proteção no IFRJ? Quem atende a essa demanda é o NIT (Núcleo de Inovação Tecnológica), unidade de articulação entre as ICT s produtoras de tecnologias inovadoras passíveis de proteção da propriedade intelectual e industrial e as empresas e ou a sociedade. O NIT é uma obrigação legal determinada pela Lei da Inovação (Lei Federal , de 2 de dezembro de 2004). 3. Quando o professor/pesquisador deve procurar o NIT do IFRJ? O pesquisador pode procurar o NIT do IFRJ, durante qualquer fase da sua pesquisa, para obter: Informações sobre o sistema de patentes, software, marcas, indicações geográficas. Informações acerca do que já foi divulgado em relação à matéria objeto de sua pesquisa em um determinado campo tecnológico, a fim de direcionar o seu estudo/pesquisa. Cópias de documentos de patente. Consultas devem ser realizadas sobre a pertinência da proteção por patente (ou qualquer outra modalidade de proteção) do resultado da pesquisa, fornecendo os subsídios técnicos necessários a essa avaliação. Isto deve ocorrer antes da publicação, ou qualquer outra forma de divulgação do resultado da pesquisa, para evitar a perda da condição de ineditismo, o que impediria a proteção da criação por meios legais devido à falta de novidade, ou de atividade inventiva. A falta de novidade decorre da divulgação do resultado da pesquisa. Se esse resultado for matéria de natureza teórica, Cartilha de PROPRIEDADE INTELECTUAL 7 Livro.indd 7 22/11/ :33:03

8 sua divulgação pode tornar óbvia uma ideia inventiva futura, possibilitada a partir desse conhecimento, prejudicando o requisito de atividade inventiva. O ideal é consultar o NIT/IFRJ antes de se investir na realização de uma pesquisa. Assim, será possível verificar se o seu objeto faz parte, ou não, do que já foi divulgado sobre o assunto, não só através da literatura científica, como também da documentação técnica, e avaliar se esse investimento se justifica. Essas informações podem auxiliar no direcionamento da pesquisa, contribuir para a obtenção de resultados passíveis de proteção pelo Sistema de Inovação Tecnológica e serem obtidas em qualquer estágio em que a pesquisa se encontre, inclusive com o objetivo de monitorar a evolução da tecnologia nessa área e saber quem a detém. Inovação Tecnológica é um sistema criado para garantir a propriedade ou exclusividade resultante da atividade intelectual nos campos industrial, científico, literário e artístico. No caso específico da Patente de Invenção ou Modelo de Utilidade é importante destacar que após o procedimento de pedido de proteção não existe nenhum obstáculo a qualquer tipo de publicação da matéria relativa ao pedido de patente. Assim, antes de publicar os resultados de sua pesquisa, o pesquisador deve priorizar a possibilidade de depósito de pedido de patente. Caso o pesquisador já tenha divulgado a sua invenção mediante uso, ou por revelação oral ou escrita, o depósito do pedido de patente apenas poderá ser realizado nos países que utilizam o denominado período de graça, o qual representa o prazo, contado a partir da data da revelação, em que o requisito de Novidade não é considerado comprometido. No Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá este prazo é de 12 (doze) meses; sendo de apenas 6 (seis) meses no Japão. Assim, é aconselhável revelar a invenção SOMENTE APÓS o depósito do pedido de patente, caso contrário a matéria perde a novidade e não poderá ser patenteada nos países em que não existe Período de Graça (países da Europa, por exemplo). 4. Quando o professor/pesquisador deve patentear? Quando a ideia estiver concretizada de forma tangível, por exemplo no momento em que compostos cujas fórmulas químicas foram obtidas por modelagem computacional tiverem sido tecnicamente viabilizados, ou seja, sintetizados, e ter comprovada a sua associação com essas propriedades por meio de comprovação da 8 Cartilha de PROPRIEDADE INTELECTUAL Livro.indd 8 22/11/ :33:03

9 atividade farmacológica por testes in vitro. A patente deve ser requerida logo que a invenção tenha sido concretizada no laboratório. Exemplo: princípio ativo isolado a partir de plantas ou por molécula sintetizada quimicamente. Não é exigido que tenham ocorrido os passos necessários à obtenção do produto na sua forma comercializável, ou seja, a sua produção em escala piloto e industrial. É requerido, no entanto, que a invenção seja descrita de forma completa, clara, concisa e precisa no pedido de patente, de modo a capacitar as pessoas com conhecimento ordinário naquela técnica a reproduzir e usar a invenção. Nesse processo é fundamental o auxílio do NIT/IFRJ. 5. A quem pertence tais invenções? Pertencem exclusivamente ao IFRJ as invenções, ou aperfeiçoamentos suscetíveis de patenteamento, quando resultarem de: Atividades realizadas no IFRJ, em suas unidades e respectivos departamentos, laboratórios e demais instalações. Atividades financiadas exclusivamente pelo IFRJ e desenvolvidas exclusivamente em suas instalações, independentemente da natureza do vínculo existente entre esta e o inventor Pertencem ao IFRJ e ao inventor quando: O inventor tiver desenvolvido a criação ou o aperfeiçoamento parcialmente fora do IFRJ, mas também utilizando recursos e instalações da mesma, devendo ser firmado um acordo entre as partes, no qual devem ser estabelecidos e regulados os direitos de propriedade e as condições de exploração das referidas criações ou aperfeiçoamentos Pertencem ao IFRJ e a outras partes: Nas invenções ou aperfeiçoamentos resultantes de pesquisas financiadas ou realizadas em conjunto com outras entidades jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, a propriedade dos resultados deve ser dividida, sendo a divisão dos direitos de propriedade e condições da exploração estabelecidas em conformidade com o que dispuserem os contratos, acordos ou convênios firmados entre as partes para tal fim Pertencem exclusivamente ao inventor: 1 Regulada pelos artigos 88 a 93 da Lei de Propriedade Industrial. Cartilha de PROPRIEDADE INTELECTUAL 9 Livro.indd 9 22/11/ :33:04

10 Invenções ou aperfeiçoamentos suscetíveis de patenteamento desenvolvidos por ele, se desvinculados do contrato de trabalho e não decorrerem da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do IFRJ Quem ganha com a exploração da tecnologia patenteada A Lei da Propriedade Industrial (Lei Federal 9.279, de 1996) 2 estabelece no Art. 92 que o pesquisador pertencente aos quadros das instituições públicas federais pode participar dos possíveis ganhos econômicos relativos à comercialização da patente, conforme estabelece o Decreto Federal 2.553, de 16/04/98, na proporção de 1/3 dos valores estabelecidos. Os proventos obtidos pela exploração das tecnologias patenteadas do IFRJ são divididos da seguinte forma: 1/3 (um terço) para o IFRJ, aplicado preferencialmente nas taxas de manutenção de pedidos de patentes ou na melhoria do NIT/IFRJ. 1/3 (um terço) para o campus que criou a tecnologia, aplicado, preferencialmente, no departamento e/ou laboratório responsável pela invenção, conforme proposta a ser aprovada pelo Conselho Deliberativo do IFRJ. 1/3 (um terço), a título de incentivo, para os inventores. 6. Quem arca com os custos do depósito e do processamento do pedido de patente? O IFRJ é responsável pelas despesas decorrentes do processamento de pedidos de patente do IFRJ, observados, quando for o caso, os contratos, acordos ou convênios firmados com outras partes. 7. Como o pesquisador deve proceder se quiser realizar pesquisa em parceria com pesquisadores de outras instituições públicas ou privadas? O pesquisador deve procurar o NIT/IFRJ, cuja área de transferência de tecnologia se encarregará da adoção das medidas cabíveis no sentido de que os direitos e obrigações das partes envolvidas sejam definidos claramente, desde o início do processo de cooperação. O mesmo procedimento deverá ser observado no caso de troca de informações ou de material (ais) biológico(s) com parceiros externos. 2 Brasil, 1996 Lei 9.279/96 Lei de Propriedade Industrial L9279.htm 10 Cartilha de PROPRIEDADE INTELECTUAL Livro.indd 10 22/11/ :33:04

11 PROPRIEDADE INTELECTUAL 1. Conceitos A Constituição brasileira assegura aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção de suas criações industriais, marcas, nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país (CRFB, Art. 5º XXIX). De acordo com a Convenção da OMPI 3, a Propriedade Intelectual é definida como a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico. A propriedade intelectual se destina a registrar e proteger as criações da mente humana de natureza intangível. Os bens intangíveis protegidos pela propriedade intelectual estão no âmbito do Direito da Propriedade Industrial, Direito Autoral, além de gozar de proteção sui generis, como demonstra o quadro abaixo, com base na legislação vigente. 3 Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual - Decreto 9/75, de 14 de janeiro - Cartilha de PROPRIEDADE INTELECTUAL 11 Livro.indd 11 22/11/ :33:04

12 Legislação vigente: Leis de 14/05/1996 Ementas Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial de 25/04/1997 Lei de Proteção de Cultivares de 19/02/1998 Proteção da Propriedade Intelectual de Programa de Computador de 19/02/1998 Proteção aos Direitos Autorais de 31/05/2007 Proteção à propriedade intelectual das Topografias de Circuitos integrados e outras providências Dos conceitos de Invenção, Descoberta e Inovação Faz-se necessário definir alguns conceitos básicos, como os descoberta e 12 Cartilha de PROPRIEDADE INTELECTUAL Livro.indd 12 22/11/ :33:04

13 invenção, sem os quais não se pode entender a importância da propriedade intelectual no contexto da inovação tecnológica. A Descoberta é a apresentação de algo existente na natureza e a Invenção é o resultado do trabalho de pesquisadores que têm como objetivo dar solução a um problema técnico, obtendo-a a partir do conhecimento científico. No entanto, a invenção nem sempre é considerada uma inovação, uma vez que esta é definida, na legislação, como a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços 4, e a invenção carece de exequibilidade para atingir o mercado consumidor. Segundo Gama Cerqueira 5 (apud RUBENS REQUIÃO, 1989): DESCOBRIR é o ato de anunciar ou revelar um princípio científico desconhecido, mas preexistente na ordem natural, e INVENTAR é dar aplicação prática ou técnica ao princípio científico, no sentido de criar algo novo, aplicável no aperfeiçoamento ou na criação industrial. Desta forma, as invenções resultam da descoberta em combinação com o conhecimento científico, os quais, trabalhados em conjunto, geram produtos e processos, bem como o aprimoramento de suas funções. Contudo, a economia é regida pela inovação obedecendo a uma dinâmica que envolve a aplicação de novas tecnologias em detrimento das mais antigas, em um processo que valoriza a inovação radical, que traz em si uma transformação marcante em vez da tranquilidade da inovação incremental que ameniza a transição do processo de mudança. 4 Brasil, 2004 Lei /04 Lei de incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências - lei/l htm - Art.2º, IV. 5 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, Lumen Júris. Cartilha de PROPRIEDADE INTELECTUAL 13 Livro.indd 13 22/11/ :33:04

14 Quadro 1: Invenções X Descobertas Matéria passível de proteção por direitos de propriedade intelectual O sistema de patentes tem como premissa compensar o esforço do inventor e, assim, incentivar a continuidade das pesquisas, condicionada à revelação de seu conteúdo. Em contrapartida à revelação da sua invenção, o inventor terá o direito de impedir que terceiros explorem ou usem sua invenção por um período de 20 anos. A Lei da Propriedade Industrial, inserida no ordenamento jurídico em 14/05/1996, em seus artigos 10 e 18 apresenta o que não é considerado invenção e o que não é patenteável, respectivamente. De acordo com a lei, as descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; concepções puramente abstratas; esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; programas de computador em si; apresentação de informações; regras de jogo; técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para 6 Exemplo retirado da apresentação elaborada pela equipe da Diretoria de Patentes do INPI, responsável pelas aulas do Curso de Patentes II. 14 Cartilha de PROPRIEDADE INTELECTUAL Livro.indd 14 22/11/ :33:05

15 aplicação no corpo humano ou animal; e o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e processos biológicos naturais não são objetos passíveis de patenteamento. Como exigência do sistema, as patentes de invenção serão concedidas apenas aos objetos cuja descrição evidencie uma solução tecnológica para um problema específico, envolvendo produtos ou processos industriais. Desta forma, conceder-se-á a proteção por patente tanto para um produto novo, quanto para um novo processo que vise a obter um produto já conhecido. Pelo disposto no Art. 10 da LPI: NÃO SE CONSIDERA INVENÇÃO NEM MODELO DE UTILIDADE: I - II - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; concepções puramente abstratas; III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; V - programas de computador em si; VI - apresentação de informações; VII - regras de jogo; VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. Pelo Disposto no Art. 18 da LPI: PI e MU NÃO SÃO PATENTEÁVEIS: I - II - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou Cartilha de PROPRIEDADE INTELECTUAL 15 Livro.indd 15 22/11/ :33:05

16 III - modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta. Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais. No que tange às invenções de finalidade contrárias à saúde, não se incluem aquelas que põem em risco a saúde e vida das pessoas que as empreguem ou que estejam sujeitas aos seus efeitos. Quanto às invenções contrárias a moral, aos cultos religiosos e aos sentimentos dignos e respeitos e veneração, a proibição se dá em face da do caráter subjetivo e mutável, vez que tais conceitos relacionam-se a costumes e valores sociais. Da matéria relativa à transformação de núcleo atômico serão patenteáveis somente os equipamentos, máquinas, dispositivos e similares processos extrativos que não alterem as propriedades físico-químicas dos produtos ou materiais. No que se refere ao todo ou parte dos seres vivos, depreende-se do texto legal que é feita exceção aos microrganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade: novidade, atividade inventiva, aplicação industrial, desde que não sejam caracterizados como mera descoberta. Assim, estão resguardados os organismos transgênicos, exceto o todo ou parte de plantas e animais que signifiquem intervenção humana direta em sua composição genética, característica não obtida pela espécie em condições naturais. 16 Cartilha de PROPRIEDADE INTELECTUAL Livro.indd 16 22/11/ :33:05

17 Entendendo melhor a natureza da Propriedade Industrial 1. Patente É um título de propriedade temporário outorgado pelo Estado ao inventor ou pessoa legitimada. A patente permite que os empresários concorrentes, ou qualquer pesquisador, legalmente chamados de terceiros interessados, sejam excluídos de atos relativos à comercialização da matéria protegida 7. Art.42 LPI - A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I - II - produto objeto de patente; processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo. 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente. As condições para apresentação do pedido de patente, segundo o Art. 19 da LPI, são: requerimento, relatório descritivo, reivindicações, desenhos, resumo, comprovante de pagamento. O requerimento deve conter os dados do pedido e do titular. Apresentado, o pedido será submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolado, sendo considerada a data de depósito como a da sua apresentação. O pedido que não atender formalmente às condições estabelecidas pelo INPI, mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue ao INPI mediante recibo datado que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado 7 Brasil, 1996 Lei 9279/96 Lei de Propriedade Industrial L9279.htm Acesso em 24/05/2012 às 14:24h Cartilha de PROPRIEDADE INTELECTUAL 17 Livro.indd 17 22/11/ :33:05

18 na data do recibo. O pedido de patente deverá se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem conceito inventivo único, de acordo com o Art. 22 da LPI. O relatório descritivo deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução. No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional como descrito no Art. 24 da LPI. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção (Art. 25 da LPI). O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, com base no Art. 26 da LPI, e conforme requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido: faça referência específica ao pedido original; e não exceda a matéria revelada constante do pedido original. Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o caso. Cada pedido dividido estará sujeito a pagamento das retribuições correspondentes. O pedido de retirada deverá ser apresentado em até 16 (dezesseis) meses, contados da data do depósito ou da prioridade mais antiga. O pedido de patente retirado ou abandonado será obrigatoriamente publicado (Art. 29 da LPI) Patente de Invenção (PI) A patente de invenção tem vigência de 20 anos a partir da data do depósito. Para que seja concedido o privilégio, o objeto deverá cumprir os requisitos: novidade, atividade inventiva, aplicação industrial e suficiência descritiva, determinados pelos artigos 8º, 11, 13, 15, 24 e 25 da LPI. 18 Cartilha de PROPRIEDADE INTELECTUAL Livro.indd 18 22/11/ :33:05

19 Novidade O conceito de novidade no sistema patentário brasileiro é absoluto. Assim, o requisito quanto à novidade estará comprometido quando o objeto da criação ou invenção houver se tornado acessível ao público, em qualquer parte do mundo, por qualquer forma de divulgação escrita, oral ou uso, antes do depósito do pedido da patente (Art. 11 da LPI), ressalvados o período de graça (Art. 12 LPI) e a prioridade unionista (Art. 4º da CUP 8 e Art. 16 LPI 9 ), definida em seguida, no item A divulgação há de ser certa, suficiente e pública. Certa quanto à existência e a data, ou seja, deve ser publicada em veículos reconhecidos, como artigos científicos em revistas oficiais, ou mesmo em outros documentos de patente. Suficientemente descrito, de forma a que um técnico no assunto seja capaz de compreender e reproduzir; e deve ser pública, suscetível de ser conhecida do público. O período de graça Art. 12 da LPI é de 12 meses no Brasil e consiste no período máximo em que não será considerado como estado da técnica a divulgação da invenção ou modelo de utilidade, que antecede a data de depósito ou prioridade do pedido da patente Atividade inventiva Uma invenção é dotada de atividade inventiva atendendo ao disposto nos artigos 8º e 13 da LPI, sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. O estado da técnica é tudo aquilo conhecido do público antes da data de depósito da patente por descrição oral, escrita, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou exterior, ressalvados o período de graça, a prioridade e a prioridade interna. A prioridade interna tem como base o primeiro pedido de patente de invenção ou modelo de utilidade depositado no Brasil. O prazo para reivindicar a prioridade interna pelo disposto no art. 17 da LPI é de 1 (um) ano. A prioridade unionista, advinda da Convenção da União de Paris CUP, e internalizada por meio do Art. 16 da LPI, tem como base o primeiro pedido de depósito em país ou organização internacional do qual o Brasil faça parte. É reivindicada 8 Brasil, 1975 Decreto nº /75 Convenção da União de Paris - stories/cup.pdf (Art. 4º) 9 Brasil, 1996 Lei 9279/96 Lei de Propriedade Industrial - L9279.htm (Art. 16) vide item Cartilha de PROPRIEDADE INTELECTUAL 19 Livro.indd 19 22/11/ :33:05

20 no depósito e comprovada, até 180 dias, por documento hábil, sendo suficiente simples declaração quando fiel ao documento de origem. A falta de comprovação acarreta perda da prioridade Aplicação Industrial Uma invenção é considerada suscetível de aplicação industrial (Art. 15 da LPI), se o seu objeto for passível ou capaz de ser fabricado ou utilizado em qualquer tipo de indústria, seja nas indústrias extrativas agrícolas, nas de produtos manufaturados ou nas naturais Suficiência descritiva O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução, em atendimento aos ditames dos artigos 24 e 25 da LPI Patente de Modelo de Utilidade (MU) Utiliza-se quando se aperfeiçoa um objeto ou aparelho já existente, melhorando seu funcionamento de um modo normalmente esperável, ficando mais prático o seu uso. Melhoria funcional: Praticidade, comodidade e eficiência Figura 1: Dispositivo para prender o chip Exemplo retirado da apresentação elaborada pela equipe da Diretoria de Patentes do INPI, responsável pelas aulas do Curso de Patentes II. 20 Cartilha de PROPRIEDADE INTELECTUAL Livro.indd 20 22/11/ :33:05

21 A vigência da patente do modelo de utilidade é de 15 anos, contados a partir da data do depósito. O pedido de patente MU terá de se referir a modelo principal único, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto. Requisitos para uma patente de modelo de utilidade: novidade, ato inventivo, aplicação industrial, suficiência descritiva, melhoria funcional. Além dos citados requisitos para PI, temos: 1.5. Ato inventivo O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica. 2. Das Marcas De acordo com a legislação vigente a marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos ou serviços de outros semelhantes ou afins, de procedência diversa, ou certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas (Art. 122 da LPI). Contudo, existem restrições ao registro cujo rol encontra-se determinado no Art. 124 da LPI. Desta forma, não são passíveis de registro como marca os sinais compreendidos nas proibições legais, como marca alheia registrada, brasões, emblemas, monumentos, sinais contrários à moral e aos bons costumes, termos técnicos etc., assim como os sinais sonoros, gustativos e olfativos. É imprescindível definir a natureza do uso da marca e a sua forma de apresentação. Quanto à natureza, as marcas podem ser de produto, serviço, coletiva ou de certificação. Cartilha de PROPRIEDADE INTELECTUAL 21 Livro.indd 21 22/11/ :33:05

22 Natureza da marca Aplicação Exemplos Produto Distinguir produtos de outros idênticos, semelhantes ou afins Serviço Distinguir serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins Coletiva Certificação Indicação Geográfica: Denominação de Origem ou Indicação de Procedência Identificar produtos ou serviços provenientes de membros de um determinado grupo ou entidade Atestar a conformidade de produtos ou serviços a determinadas normas ou especificações técnicas Atestar a origem geográfica de um produto com determinados padrões ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, material utilizado e metodologia empregada 22 Cartilha de PROPRIEDADE INTELECTUAL Livro.indd 22 22/11/ :33:07

23 É importante esclarecer alguns pontos relacionados às marcas coletivas e de certificação: Segundo Porto 11, essas duas espécies, em detrimento das demais, têm alta capacidade de agregação de valor econômico aos produtos: Entretanto, existem outras duas espécies de marcas que detêm alta capacidade de agregação de valor econômico aos produtos ou serviços protegidos, podem ser fortes instrumentos de publicidade do produto ou serviço e são potentes ferramenta de concorrência. Essas marcas podem ser utilizadas por várias pessoas ao mesmo tempo, asseguram qualidade por força de lei ou de mercado, e são signos distintivos complementares e agregados às marcas de produto ou serviço. As marcas em questão são as marcas coletivas e de certificação. Essas marcas são valiosos instrumentos de inovação para o desenvolvimento das empresas nacionais. Segundo Peralta (2011), as marcas coletivas são sinais distintivos entendidos como coletivos, vez que identificam produtos ou serviços provenientes de determinada coletividade da mesma forma que as indicações geográficas 12 representam a coletividade de determinado território. É de bom tom destacar, como ressalta José de Oliveira Ascensão (2008), que uma das diferenças está relacionada à titularidade onde a marca coletiva pertence a um titular singular e é direcionada às cooperativas, associações e outras entidades e apenas o uso é considerado coletivo. Enquanto à titularidade da Indicação Geográfica, o titular do direito de Propriedade Intelectual é coletivo No que tange às marcas de certificação, pode-se afirmar que elas possuem a obrigação legal de atestar e assegurar qualidade, enquanto a marca coletiva atende a uma exigência do mercado de conferir qualidade aos produtos de determinada coletividade, assumindo a função de representar, por intermédio de publicidade, produtos e serviços de empresas nacionais, com a finalidade de tornar os consumidores fiéis a partir da confiança depositada nos produtos e serviços ali representados. 11 Porto, Patrícia Carvalho da Rocha. As Marcas e Certificação e Marcas Coletivas ComoInstrumento de Inovação nas Empresas Nacionais Publicado em Acesso em 23/05/2012 Acesso em 23/05/12 às 14:06h. 12 Indicações geográficas - (Arts da LPI). Cartilha de PROPRIEDADE INTELECTUAL 23 Livro.indd 23 22/11/ :33:07

24 É importante ressaltar que as marcas possuem ainda uma classificação que as distingue quanto à apresentação 13. Sendo assim, a marca pode ser nominativa, figurativa, mista ou tridimensional. Por definição, a marca nominativa é constituída por uma ou mais palavras, incluindo os neologismos e as combinações de letras e números, desde que esses elementos não se apresentem sob forma fantasiosa ou figurativa. Marca é considerada figurativa se for um sinal composto de desenho, imagem, figura, símbolo, ou qualquer forma fantasiosa de letra e número isoladamente. A marca mista reúne tanto elementos nominativos quanto figurativos, ou elementos nominativos, desde que se apresente grafia estilizada (Acesso em 18/05/2012 às 15:47h). 24 Cartilha de PROPRIEDADE INTELECTUAL Livro.indd 24 22/11/ :33:08

25 A marca tridimensional é caracterizada pelo formato, configuração ou conformação física de produto ou embalagem, cuja capacidade distintiva seja intrínseca e esteja dissociada de qualquer efeito técnico. O registro da Marca poderá ser realizado por qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, desde que as pessoas de direito privado limitemse a requerer o registro de marca relativa à atividade que exerçam efetiva e licitamente, diretamente ou através de empresas que controlem. O requerente pode se dirigir diretamente ao INPI sem o auxílio de procurador, exceção feita aos usuários domiciliados no exterior, os quais devem constituir e manter um procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, podendo ser advogados com registro na OAB ou agentes da propriedade industrial devidamente credenciados pelo INPI, os quais terão poderes para representá-las administrativa e judicialmente, podendo inclusive receber as citações. O registro da marca conferirá ao proprietário o direito de uso exclusivo no Cartilha de PROPRIEDADE INTELECTUAL 25 Livro.indd 25 22/11/ :33:10

26 território nacional em seu ramo de atividade econômica, delimitando sua atuação no mercado e agregando valor a produtos e serviços. O registro assim obtido terá a vigência de 10 anos, contados a partir da data de concessão, sendo prorrogável por iguais períodos, desde que sucessivos, a pedido do titular. O dito pedido da prorrogação deve ser formulado durante o último ano de vigência do registro. No entanto, caso não seja possível realizá-lo até o término da vigência do registro, ainda será possível fazê-lo nos seis meses imediatamente subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional. Findo esse prazo, o registro é extinto, e a marca estará, em princípio, disponível. A viabilidade do depósito do pedido de registro será medida pelo resultado da busca prévia. Embora não seja obrigatória, é aconselhável a realização de uma busca prévia, o que facilitará a identificação de depósitos de marcas semelhantes, sejam as já registradas ou ainda as em análise. A busca poderá ser solicitada ao INPI no Rio de Janeiro, mediante pagamento da retribuição correspondente, ou ainda ser realizada gratuitamente pelo próprio usuário no site do INPI na internet ( 14 O depósito do pedido de registro de marca será realizado ao se apresentar ao INPI um formulário próprio preenchido. O formulário solicitará dados sobre a marca a ser registrada e sobre seu depositante, além de exigir o comprovante de pagamento 14 Acesso direto ao Sitio de Busca na Base de Marcas INPI. Em 21/05/2012 às 18:41h. 26 Cartilha de PROPRIEDADE INTELECTUAL Livro.indd 26 22/11/ :33:10

27 da retribuição específica, efetuado na rede bancária. Ressalta-se que as pessoas físicas, microempresas, empresas de intuito não econômico e órgãos públicos terão redução de 50% nos custos. No que tange ao depósito de marca figurativa, mista ou tridimensional, faz-se necessário incluir as etiquetas com os desenhos e a indicação de cores, se for o caso. O exame do pedido assim depositado terá início a partir de um exame formal preliminar, caso esteja devidamente instruído, e receberá um número de processo definitivo para ser publicado na Revista da Propriedade Industrial (RPI), afim de que seja possível a manifestação de terceiros em oposição, no prazo de 60 dias. Uma vez decorrido o prazo de oposição e, se aproveitado por alguma empresa, finalizado o prazo de manifestação, sendo o exame será realizado. No decorrer do exame de mérito poderão ser formuladas exigências, as quais deverão ser respondidas no prazo máximo de 60 dias; caso não sejam cumpridas, o pedido será definitivamente arquivado. Contudo, em sendo respondidas, o exame prosseguirá. A conclusão do exame trata a decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro. Sendo deferido, o requerente deverá apresentar o comprovante do pagamento referente às retribuições relativas à expedição do certificado e ao primeiro decênio de vigência do registro no prazo de 60 dias. Não tendo sido aproveitado o prazo, o titular poderá fazê-lo nos 30 dias imediatamente subsequentes, desde que faça o pagamento de retribuição adicional, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. O andamento dos processos poderá ser acompanhado pela publicação oficial do INPI, na Revista da Propriedade Industrial (RPI), impressa ou pela internet 15, cujos exemplares se encontram à venda e disponíveis para consulta nas recepções do INPI. Ademais, atualmente ainda será possível acompanhar os processos por meio do site do INPI na internet 16. O requerente que efetivamente se tornar proprietário de uma marca terá a obrigação de mantê-la em uso para que possa ter direito à continuidade do registro, bem como poder requerer a prorrogação do registro. O proprietário poderá ter sua marca registrada em outros países, contudo estará sujeito aos direitos e obrigações impostos pela legislação de cada país Acesso direto à Publicação da Revista da Propriedade Industrial RPI. Em 21/05/2012 às 19:09h 16 Acesso direto às buscas e acompanhamento dos processos em andamento no INPI. Em 21/05/2012 às 19:12h Cartilha de PROPRIEDADE INTELECTUAL 27 Livro.indd 27 22/11/ :33:10

28 Os sinais que não são considerados passíveis de registro, ou seja, que não são considerados como marca, estão disposto no rol do Artigo 124 da Lei 9279/96. Neste contexto, ressalta-se que a legislação brasileira não protege os sinais sonoros, gustativos e olfativos. Ademais, também não serão passíveis de registro como marca sinal de caráter genérico, quando tiver relação com o produto ou serviço a se distinguir; reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que como acréscimo, à marca alheia registrada; letra, algarismo e data, isoladamente; e, expressão de propaganda. 3. Do Desenho Industrial De acordo com o Art. 95 da LPI a forma plástica ornamental ou conjunto ornamental de linhas e cores aplicado a um produto dando-lhe uma forma nova e original utilizável em um tipo de fabricação industrial será considerada desenho industrial. Ou seja, alcançando os requisitos de novidade, originalidade e fabricação industrial. As obras de caráter puramente artístico não são consideradas desenho industrial e não podem estar compreendidas no estado da técnica. Assim como as patentes aos pedidos de Registro de Desenho Industrial, será assegurado o direito de prioridade, cuja comprovação deverá ser apresentada em prazo de até 90 dias após o depósito no INPI. Não serão registráveis os pedidos que sejam considerados contrário à moral e aos bons costumes, bem como objeto de forma necessária comum ou vulgar, ou delimitado por considerações puramente técnicas. O registro será solicitado a partir da apresentação de requerimento, relatório, desenhos, fotografias e reivindicações por meio dos quais descreva e delimite o objeto a ser protegido com o campo de aplicação devidamente definido, além do comprovante de pagamento da retribuição referente ao depósito. O pedido assim apresentado terá a análise formal e, caso não atenda aos requisitos, será concedido prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento das exigências formuladas, atendendo a todas as exigências, será considerado depositado na data de apresentação. Um só objeto poderá ser reivindicado no pedido de registro, que deverá ser descrito clara e suficientemente de forma a que possa ser reproduzido por um técnico no assunto, podendo ser retirado em até 90 dias se for solicitado um período de sigilo previsto no 1º do art. 106, assegurando a prioridade válida para pedido depositado logo após. 28 Cartilha de PROPRIEDADE INTELECTUAL Livro.indd 28 22/11/ :33:10

29 O pedido será então publicado e o registro concedido simultaneamente, com expedição de certificado, e só será indeferido caso não atenda às exigências que porventura sejam formuladas no decorrer da análise. O registro de Desenho Industrial obedecerá ao um período de 10 (dez) anos de vigência a partir da data de depósito, os quais poderão ser prorrogados por pelo menos 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos, e que atinja um período de 25 (vinte e cinco) anos contados da data do depósito como, consubstanciado no Art. 108 da LPI. Será conferida a propriedade ao detentor de registro validamente concedido pelo INPI, aplicando-se as disposições do Art. 42, incisos I, II e IV, e do Art. 43, podendo ser questionada por qualquer um que tenha sido usuário de boa-fé até a data do depósito. Ademais, o exame de mérito poderá ser requisitado por qualquer interessado e, uma vez que seja concluída a ausência de pelo menos um dos requisitos, será emitido um parecer, que fundamentará a instauração de processo de nulidade de ofício. Será considerado nulo se for concedido em desacordo com o disposto em lei e será considerado nulo desde o depósito caso reste comprovado e a declaração administrativa será procedida caso haja descumprimento claro das disposições exigidas para a concessão nos art. 94 a 98 da LPI. O dito processo será instaurado de ofício ou a requerimento em até 5 (cinco) anos após a concessão, salvo se comprovada ausência de um dos requisitos previstos para o registro. Além da nulidade, fará extinguir-se o registro pela expiração do prazo de vigência; pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; pela falta de pagamento da retribuição prevista nos arts. 108 e 120; ou pela inobservância do disposto no Art. 217 da LPI 17. A qualquer pessoa física ou jurídica é resguardado o direito de depósito do pedido para registro, desde que tenha o direito real, observadas as disposições da LPI no que diz respeito às obras realizadas na vigência de contrato de trabalho e prestação de serviço, bem como aquele relativo a trabalho autônomo. A qualquer pessoa física ou jurídica é resguardado o direito de depósito do pedido para registro, desde que tenha o direito real, observadas as disposições da LPI no que se refere às obras realizadas na vigência de contrato de trabalho e prestação de serviço, bem como o relativo a trabalho autônomo. 17 LPI Art. 217 A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações. Cartilha de PROPRIEDADE INTELECTUAL 29 Livro.indd 29 22/11/ :33:11

30 4. Programas de computador: Regulado pela Lei 9609/98, o registro dos programas de computador serão realizados sob os mesmos ditames do direito autoral. Dessa forma, o registro tem caráter opcional e meramente declaratório. Previsto no 4º do Art. 2º da Lei , o direito será garantido a estrangeiros domiciliados no exterior, desde que os países deem a mesma garantia de direitos equivalentes a brasileiros e a estrangeiros domiciliados no Brasil,. Como as obras literárias, o registro do programa de computador terá validade 19 de cinquenta anos contados a partir do dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua cria,ção. Por sua característica singular, o dito programa só poderá ser criado por uma pessoa ou uma equipe de trabalho, contudo o titular da obra será aquele(s) que detiver(em) o direito de exploração do programa de computador, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, não podendo ser esquecido o documento de cessão que delimite os direitos do depositante, caso o titular do direito não seja o criador. Mesmo sendo equiparado ao direito de autor, o 1º do Art. 2º deixa claro que: 30 Cartilha de PROPRIEDADE INTELECTUAL Não se aplicam ao programa de computador as disposições relativas aos direitos morais, Ressalvado, A Qualquer Tempo, o direito do autor de reivindicar a paternidade do programa de computador e o direito do autor de opor-se a alterações nãoautorizadas, quando estas impliquem deformação, mutilação ou outra modificação do programa de computador, que prejudiquem a sua honra ou a sua reputação. Outrossim, os direitos patrimoniais aplicáveis são de caráter exclusivo e garantem o direito de usar, fruir e dispor da obra, e comprovar que incorre em ilícito aquele que a reproduzir no todo ou em parte, ou exponha à venda, importe, ou faça qualquer que seja a ação visando à comercialização do item produzido sem autorização do autor. Toda a documentação técnica entregue no ato do depósito será guardada em sigilo e só será apresentada em Juízo ou se requerida pelo titular. Ao depositar o 18 Lei 9609/98, Art. 2º 4º Os direitos atribuídos por esta Lei ficam assegurados aos estrangeiros domiciliados no exterior, desde que o país de origem do programa conceda, aos brasileiros e estrangeiros domiciliados no Brasil, direitos equivalentes. 19 Lei 9609/98, Art. 2º 2º Fica assegurada a tutela dos direitos relativos a programa de computador pelo prazo de cinquenta anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação. Livro.indd 30 22/11/ :33:11

31 requerente deverá apresentar dois envelopes com o mesmo teor, dos quais um será devolvido para que o autor o mantenha sob sua guarda de forma sigilosa. O órgão guardará durante 10 (dez) anos, em sigilo, toda documentação técnica apresentada inicialmente, após este período o titular será notificado a fim de, mediante o pagamento de nova retribuição, prorrogar o período de guarda sigilosa da documentação. 5. Concorrência desleal Os diversos tipos que confirmam a prática da concorrência desleal estão previstos no Art. 195 da LPI. O dispositivo prevê que comete concorrência desleal quem incorrer nas condutas: Art Comete crime de concorrência desleal quem: I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem; II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem; III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos; V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências; VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento; VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve; VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave; IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem; X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador; XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico Cartilha de PROPRIEDADE INTELECTUAL 31 Livro.indd 31 22/11/ :33:11