CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL GIUSEPPE TESAURO apresentadas em 25 de Janeiro de 1989 *

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1 OTTUNG / KLEE & WEILBACH E OUTROS CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL GIUSEPPE TESAURO apresentadas em 25 de Janeiro de 1989 * Senhor Presidente, Senhores Juízes, contrato para proibir o concessionário, que tenha denunciado o contrato, de fabricar e vender o produto que deixou de estar protegido pela patente. 1. As questões prejudiciais que são objecto do processo 320/87 foram-nos submetidas pelo Sø- og Handelsret de Copenhaga numa ordem que, como justamente assinalou a Comissão nas suas observações, deveria ser ligeiramente modificada para efeitos de uma melhor sistematização dos problemas e das respectivas soluções. 2. Com efeito, o fulcro de tais questões consiste em determinar se as cláusulas de um contrato de licença para a exploração comercial de um produto patenteado podem ser invocadas por uma das partes mesmo depois de a patente ter caducado, no caso de preverem o pagamento de determinados montantes sem limite de tempo ou, em qualquer caso, por período superior à duração de validade da patente. 3. Nesta perspectiva, o juiz de reenvio convidou o Tribunal a pronunciar-se sobre três problemas distintos: se, uma vez caída a patente no domínio público, ô possível continuar a exigir, com base num contrato de concessão de licença ainda em vigor, o pagamento de um direito e se, nas mesmas condições, se pode invocar uma cláusula do 4. Dos dois problemas, enunciados respectivamente nas primeira e quarta questões, convém examinar em primeiro lugar o segundo, que se afigura mais importante para as consideráveis implicações que a proibição de fabrico e de comercialização de um produto pode ter no livre jogo da concorrência. 5. Como se pode concluir da decisão de reenvio, a proibição em análise não é incompatível com a lei dinamarquesa, segundo a qual, no uso da sua liberdade contratual, as partes podem obrigar-se a determinadas prestações ou comportamentos mesmo para o período subsequente à caducidade da patente. Embora o Sø- og Handelsret apenas faça expressamente essa constatação quando se refere ao pagamento do direito, afirmando não existirem «normas imperativas na legislação dinamarquesa sobre a matéria que associem a cessação da obrigação de pagamento do direito à caducidade da patente», o próprio facto de ter suscitado a questão relativa à proibição de fabrico e de comercialização deixa pensar que chegou a * Língua do processo: italiano. 1185

2 CONCLUSÕES DO SR. TESAURO PROCESSO 320/87 conclusões idênticas também no que respeita à referida proibição. obrigado a pagar um direito de licença para poder explorar comercialmente o produto patenteado. 6. A primeira vista, pode-se afirmar que uma cláusula que proíbe o concessionário de fabricar e de comercializar o produto quando denuncia o contrato de concessão de licença após a patente ter caído no domínio público não parece justificar-se pela exigência de proteger o direito de propriedade intelectual do inventor de modo a que este possa receber uma remuneração justa pela exploração comercial da sua patente por terceiros. Não obstante, tais considerações deixam de ser válidas após a caducidade da patente. Se os terceiros podem, de facto, fabricar e comercializar livremente o produto, deixa de existir qualquer razão para manter uma proibição unicamente para o concessionário, o qual seria prejudicado na concorrência com os outros produtores, sem outro motivo que não fosse o de ter anteriormente celebrado um contrato de licença. Enquanto se mantiver válida a patente, só se pode garantir que o inventor recebe uma remuneração adequada, como sublinhou o Tribunal na sua jurisprudência (ver acórdão de 14 de Julho de 1981 no processo 187/80, Merck & Co. Inc., Recueil, p. 2063), se se proibirem os terceiros de fabricar ou de comercializar o produto sem o acordo do titular da patente. Em contrapartida, quando a patente caduca, a justificação acima referida deixa de existir e o inventor que se acautele contra essa inevitável evolução da situação, inserindo no contrato de licença uma cláusula de proibição, beneficia, de facto, da tutela de um direito, de propriedade intelectual para obter uma remuneração posterior que já não lhe é devida, criando, desse modo, uma restrição injustificada da concorrência. 7. É certo que a proibição de fabrico e de comercialização é um instrumento indispensável para garantir ao inventor uma remuneração justa pelos seus esforços, já que, na falta de tal proibição, ninguém se sentiria 8. Embora não se exclua, como veremos adiante, que uma obrigação de pagamento de um direito possa subsistir em determinadas circunstâncias, mesmo depois da caducidade da patente, não deixa, no entanto, de ser verdade que semelhante obrigação só pode configurar-se como execução de uma prestação anteriormente definida, não tendo, por conseguinte, qualquer relação com a determinação da justa remuneração da patente, ao passo que a proibição de fabrico e de comercialização pode destinar-se única e exclusivamente a garantir ao inventor a possibilidade de conceder uma licença para a exploração da sua patente contra uma justa remuneração. Na verdade, o incumprimento da obrigação de pagamento assumida pelo concessionário só pode ser penalizado, quer durante o período de validade da patente, quer após a respectiva caducidade, através dos meios normais previstos para esse efeito. Por conseguinte, qualquer tentativa de obviar ao risco de incumprimento após a caducidade da patente através de uma proibição de fabrico e de comercialização deve ser considerada em meu entender como uma restrição injustificada da concorrência e uma violação do n. 1 do artigo

3 OTTUNG/ KLEE & WEILBACH E OUTROS 9. Não será, aliás, supérfluo recordar que a solução acabada de indicar implica que anteriormente se tenha determinado se, no caso concreto, estão preenchidos todos os requisitos para a aplicação do n. 1 do artigo 85. Os números apresentados na audiência pelo advogado das demandadas no processo principal, segundo os quais 90 % dos produtos fabricados pelas suas clientes são exportados, não têm, só por si, qualquer força probatória se não se esclarecer ao mesmo tempo que percentagem estes produtos representam relativamente à totalidade dos produtos similares numa parte substancial do mercado comum. As demandadas no processo principal dão por adquirido que o juiz nacional procedeu a tal verificação antes de nos enviar as questões prejudiciais de que estamos a tratar. Não farei, todavia, mais do que estas breves considerações, para não correr o risco de me imiscuir numa análise de facto que é da única e exclusiva competência do juiz nacional. A Comissão, embora reconhecendo a existência de um contrato entre empresas no caso em análise, não tem a certeza de que as cláusulas controvertidas possam prejudicar o comércio entre os Estados-membros ou falsear o jogo da concorrência no mercado comum. A Comissão interroga-se sobre se o contrato celebrado entre duas empresas de um Estado-membro, uma das quais tem, sem dúvida, uma facturação bastante limitada, não constituirá um daqueles contratos de reduzida importância que, nos termos da comunicação da Comissão de 3 de Setembro de 1986 (JO C 231 de , p. 2), não são abrangidos pela proibição do n. 1 do artigo 85. Caberia verificar, a tal propósito, se o contrato se refere a produtos que, juntamente com os produtos análogos das empresas contratantes, não representam no mercado comum, ou numa parte substancial deste, mais de 5 % da totalidade desses produtos na zona em que o contrato produz os seus efeitos e se a facturação total das referidas empresas não ultrapassa os 200 milhões de ecus num exercício. 10. Por conseguinte, regresso à apreciação das questões submetidas ao Tribunal e passo agora a analisar a primeira questão (na ordem adoptada pelo juiz de reenvio), relativa à compatibilidade com o n. 1 do artigo 85. da cláusula contratual que impõe o pagamento de um direito mesmo depois da caducidade da patente relativa ao produto que é objecto da licença. 11. No que respeita a esta cláusula, parece-me que se pode admitir sem especiais dificuldades que a obrigação de pagamento do direito está, em princípio, conexionada com a duração da validade da patente. Por outro lado, embora o pagamento do direito seja indispensável para garantir a remuneração, as modalidades de execução do pagamento podem, no entanto, assumir as mais variadas formas. No que respeita à duração dos pagamentos, é facilmente imaginável que, por diversos motivos, o montante total devido ao inventor possa ser repartido por um número mais elevado de prestações, algumas das quais podem, portanto, vencer-se após a caducidade da patente, ou que o inventor prefira receber, em vez de uma percentagem mais 1187

4 elevada do preço de venda do produto, uma percentagem mais reduzida, mas durante um maior número de anos. É também possível que, através de uma prorrogação dos pagamentos, se pretenda remunerar o inventor por uma exploração do produto efectuada já no período compreendido entre a apresentação do pedido e a concessão da patente. 12. Portanto, não obstante o seu carácter restritivo da concorrência, tais estipulações não exorbitam necessariamente do âmbito de uma correcta utilização do direito de patente e podem, portanto, ser subtraídas à aplicação do n. 1 do artigo 85., como foi expressamente salientado pela Comissão no Regulamento n. 2349/84, de 23 de Julho de 1984, relativo à aplicação do n. 3 do artigo 85. do Tratado CEE a certas categorias de acordos de licença de patente 1. No artigo 3., n. 4, segundo período, do regulamento, esclarece-se, na verdade, que o disposto no primeiro período, com base no qual não foram isentos da aplicação do n. 1 do artigo 85. contratos nos quais se estabelecesse o pagamento de uma importância por produtos não patenteados, «não exclui a possibilidade de as importâncias a pagar pela utilização da invenção concedida, por razões de facilidade de pagamento, serem escalonadas por um período que se prolongue para além da duração das patentes concedidas ou da queda do know- -how no domínio público». 1 JO L 219 de , p. 15; EE 08 F2, p CONCLUSÕES DO SR. TESAURO PROCESSO 320/ Nos casos acabados de recordar, como se vê, a prestação do pagamento do direito relativo ao período que excede a duração da patente não está numa relação sinalagmática com o fabrico ou a comercialização do produto após a caducidade da patente, representando antes uma parte da remuneração devida ao inventor pela exploração da patente durante o seu período de validade, não podendo, por isso, dizer-se que viola o n. 1 do artigo A verificação concreta de tal situação não é, todavia, tão simples, e é perfeitamente natural que o protraimento do pagamento para além da caducidade da patente possa levantar suspeitas de que o contrato seja contrário às normas comunitárias em matéria de concorrência. Compete, portanto, ao juiz nacional, após ter analisado atentamente todos os elementos à sua disposição, determinar se o pagamento do direito que se protrai para além da caducidade da patente constitui, no caso concreto, uma modalidade especial de cumprimento da obrigação de pagamento da remuneração devida ao inventor ou um pagamento suplementar a que o inventor já não teria direito após a patente cair no domínio público. É evidente, por outro lado, que, quando o protraimento da obrigação de pagamento do direito é previsto por tempo indeterminado, como acontece no caso vertente, é difícil ilidir a forte presunção do carácter ilicitamente restritivo da cláusula e, portanto, da não aplicabilidade da excepção. A este respeito, é significativo que no artigo 3., n. 4, do Regulamento n. 2349/84 se faça referência expressa à hipótese de um prolongamento do pagamento para além da caducidade da patente como uma situação que subtrai o contrato ao regime de isenção, salvo no caso de escalonamento dos pagamentos «por um período», portanto por tempo determinado. 15. Através da sua segunda questão, colocada prevendo a hipótese de resposta afir-

5 OTTUNG/KLEE & WEILBACH E OUTROS mativa à primeira, o juiz nacional pergunta, em suma, se a cláusula contratual segundo a qual o concessionário de uma licença de um produto não patenteado é obrigado a pagar, por tempo indeterminado, direitos especificamente para esse produto, mesmo após ter caducado a patente dos produtos simultaneamente abrangidos na licença, constitui uma restrição à concorrência na acepção do n. 1 do artigo 85. do Tratado de Roma, no caso de o produto não patenteado ser, do ponto de vista comercial, complementar do produto patenteado. 16. O modo como esta questão está colocada é bastante singular: seria mais legítimo esperar, de facto, que o problema fosse suscitado prevendo a hipótese de resposta negativa à primeira questão, ou seja, no caso de se considerar que a obrigação de pagamento do direito mesmo depois da caducidade da patente não era incompatível com o n. 1 do artigo 85. Em caso de resposta afirmativa, pelo contrário, a incompatibilidade do pagamento de um direito por um produto patenteado deveria implicar a fortiori a incompatibilidade de um pagamento semelhante por um produto não patenteado, salvo se, por hipótese, o contrato de licença relativo a um produto não patenteado tivesse sido celebrado sem qualquer conexão com a licença para os produtos patenteados. Parece-me, no entanto, que a hipótese colocada pelo juiz de reenvio é precisamente a de uma estreita ligação entre os produtos patenteados e os produtos não patenteados, objecto de uma única licença, e que isso nos evita alargar o âmbito da nossa análise. Tendo em conta, por outro lado, que a solução sugerida para a primeira questão é apenas parcialmente afirmativa, parece-me lícito entender a segunda como destinada a determinar se, no caso de o pagamento de um direito após a caducidade da patente não ser considerado contrário ao direito comunitário, tal conclusão pode igualmente alargar-se ao pagamento de um direito relativamente aos produtos não patenteados incluídos no contrato de licença. 17. Importante indicação para a resposta é fornecida pelo n. 4 do artigo 3. do já citado Regulamento n. 2349/84 da Comissão, do qual resulta que a isenção por categoria não se aplica a um contrato com base no qual o «licenciado for obrigado a pagar uma importância por produtos que não sejam integral ou parcialmente patenteados, nem fabricados segundo o processo patenteado, ou pela utilização de um know-how caído no domínio público, desde que a queda no domínio público não seja imputável ao licenciado ou a uma empresa que lhe esteja ligada.» 18. Trata-se aqui, claramente, da prática conhecida sob a designação inglesa «tying- -in», que se manifesta, nomeadamente, por sujeitar arbitrariamente o consentimento para a exploração comercial do produto patenteado ao compromisso assumido pela contraparte de celebrar um contrato de licença e de pagar um direito mesmo por um produto não patenteado, cuja utilização não é necessária para a exploração do produto patenteado. Estamos perante uma exploração abusiva do direito de propriedade intelectual do inventor e, consequentemente, de uma violação do n. 1 do artigo Não me parece que o acórdão de 25 de Fevereiro de 1986, no processo 193/83, Windsurfing 2, ao qual a Comissão se refere nas suas observações, permita extrair con- 2 Colect. 1986, p

6 CONCLUSÕES DO SR. TESAURO PROCESSO 320/87 clusões diferentes, embora permita enumerar algumas hipóteses em que a «conexão arbitrária» é apenas aparente. 20. No n. 66 da fundamentação do referido acórdão lê-se, com referência ao cálculo do direito com base no preço de uma prancha de vela completa, o seguinte: «Deve, contudo, notar-se que os direitos cobrados pela venda das aparelhagens com base neste cálculo não parecem ser. mais elevados que os estabelecidos para a venda de aparelhagens avulsas nos novos contratos quando, tendo as licenciatárias reconhecido que as contrapartidas da licenciante deviam, doravante, ser calculadas unicamente com base no preço da aparelhagem, seriam de esperar direitos de licença a uma taxa mais elevada. Daí resulta que este sistema de cálculo não teve por objectivo ou por efeito restringir a concorrência na venda de aparelhagens avulsas.» 22. Com efeito, se o quantum da remuneração do inventor for determinado com referência não apenas a uma percentagem do preço de um produto patenteado, mas igualmente a uma percentagem do preço de um produto não patenteado, complementar do primeiro e sobre o qual não existam nem outros direitos de propriedade intelectual nem um know-how tutelável, torna-se bastante difícil negar a existência de uma conexão arbitrária. Se, por hipótese, a remuneração do inventor tivesse sido determinada deste modo no caso em análise, nenhum elemento de apreciação diferente seria fornecido pela natureza do produto não patenteado que, como resulta dos autos, não é, de modo nenhum, necessário para a utilização do produto patenteado. 21. Resulta claramente desta passagem a individualização de duas fases lógicas distintas: por um lado, a fixação da remuneração devida ao inventor pelo produto patenteado; por outro, e no momento necessariamente posterior, pelo menos do ponto de vista conceptual, a fixação das modalidades de pagamento da remuneração. Não obstante as dificuldades que se encontram para as identificar claramente, estas duas fases devem ser claramente diferenciadas uma da outra, já que as suas características têm, em meu entender, uma importância fundamental para determinar se existe ou não, num caso determinado, uma violação do n. 1 do artigo A situação é diferente no caso de as partes fixarem em primeiro lugar um montante que considerem ser a justa remuneração do inventor pelo produto patenteado e estabelecerem, em seguida, as modalidades de pagamento, acordando por exemplo que uma parte da importância pode resultar de uma percentagem sobre o preço de venda de um produto não patenteado. É o que me parece ser o caso da situação analisada no citado acórdão Windsurfing: se a minha interpretação é correcta, os contraentes tinham inicialmente considerado justo um certo pagamento, calculando-o, por razões de comodidade, numa percentagem relativamente baixa do preço de venda de uma prancha à vela completa; reconheceram em seguida que, sendo preferível renunciar a tal sistema porquanto contestado pela Comissão, poderia ser obtida unicamente mediante um aumento da percentagem a atribuir ao titular da patente uma justa compensação, que se passaria a calcular em proporção do preço de venda de aparelhagens avulsas. 1190

7 OTTUNG / KLEE & WEILBACH E OUTROS 24. A solução a dar à segunda questão deve, portanto, tomar como referência a que é sugerida pelas questões já examinadas, no sentido de que o pagamento de um direito por um produto não abrangido por uma patente constitui violação do n. 1 do artigo 85., salvo quando existam elementos que mostrem que tais pagamentos representam uma pura modalidade de cálculo da remuneração já fixada para o produto patenteado. 25. A terceira questão, suscitada pelo juiz de reenvio igualmente na hipótese de resposta afirmativa à primeira, tem como objectivo determinar se é compatível com o n. 1 do artigo 85. uma cláusula contratual que prevê a obrigação de pagar um direito pela utilização de um modelo («design») protegido pelo direito de autor ou, em qualquer caso, por disposições da lei interna que proíbem a imitação servil, mesmo depois de a patente do produto a que se refere ter caducado. aplicar também aqui o raciocínio já anteriormente explanado. Se se verificar a existência de uma conexão entre a patente e os outros direitos, por exemplo no sentido de que tais direitos, isoladamente considerados, sejam insignificantes, ou no sentido de que o know-how em questão não tem utilidade se não estiver englobado na patente pelo facto de ser necessário para a exploração do produto patenteado, deve-se concluir que o titular da patente utilizou abusivamente o seu direito de propriedade intelectual para obter vantagens indevidas. 28. Diferente é, pelo contrário, a situação quando os outros direitos ou o know-how são dissociáveis da patente. Nesse caso, de facto, são esses direitos, e não a patente, que constituem o ponto de referência para avaliar a obrigação de pagamento de um direito. 26. Caberá aqui ao juiz nacional determinar se o contrato de licença foi celebrado também para permitir uma exploração comercial do modelo ornamental do aparelho patenteado ou a utilização do know-how relativo ao seu fabrico e à sua utilização, facto que as partes contraentes negam energicamente. 27. Admitindo que, no caso em apreço, o inventor detenha outros direitos de propriedade intelectual ou ligados à existência de um know-how, não haverá dificuldade em 29. As soluções indicadas não variam, em meu entender, no caso de o contrato de licença ter sido celebrado no período compreendido entre a apresentação do pedido e a concessão da patente. A posição do inventor é, de facto, idêntica nas duas situações, com a única ressalva de, na primeira, a patente poder eventualmente não lhe ser concedida. Isso não impede, todavia, que o inventor explore a perspectiva de concessão da patente e que celebre, evidentemente com reserva, contratos de licença com as mesmas condições que poderiam constar de um contrato celebrado após a obtenção da patente. 1191

8 CONCLUSÕES DO SR. TESAURO PROCESSO 320/ Concluindo, proponho, portanto, que se dêem as seguintes respostas às questões submetidas ao Tribunal pelo Sø- og Handelsret de Copenhaga: «1) A cláusula, contida num contrato de concessão de licença, segundo a qual o titular da licença não tem o direito de fabricar nem de vender o produto em questão após o termo do contrato, quando a licença incida sobre um produto patenteado e a patente tenha caducado, constitui uma restrição da concorrência proibida pelo n. 1 do artigo 85. do Tratado. 2) A cláusula, contida num contrato de concessão de licença, segundo a qual o titular de uma licença por uma invenção; patenteada é obrigado a pagar um direito por tempo indeterminado, mesmo depois de a patente caducar, constitui uma restrição da concorrência na acepção do n. 1 do artigo 85., salvo quando o protraimento dos pagamentos para além da caducidade da patente apenas represente uma modalidade de pagamento da justa remuneração do inventor. 3) A cláusula contratual segundo a qual o titular da licença para um produto não patenteado é obrigado a pagar um direito por tempo indeterminado especificamente pelo referido produto e mesmo depois de a patente relativa aos produtos simultaneamente compreendidos na licença ter caducado quando o produto não patenteado seja, do ponto de vista comercial, complementar do produto patenteado, constitui uma restrição da concorrência na acepção do n. 1 do artigo 85., salvo quando o pagamento de um direito também pelos produtos não patenteados apenas represente uma modalidade de cálculo da justa remuneração do inventor fixada independentemente da tomada em consideração dos produtos não patenteados. 4) A cláusula contratual segundo a qual o titular de uma licença pela utilização de um modelo, protegido pelo direito de autor ou pela legislação comercial nacional, é obrigado a pagar por tempo indeterminado um direito mesmo depois de a patente do produto a que se refere caducar, constitui violação do n. 1 do artigo 85. do Tratado, salvo quando os outros direitos de propriedade intelectual ou os direitos ligados ao know-how a que a cláusula se refere tenham uma existência autònoma e conservem uma relevância autônoma, mesmo se forem dissociados da patente. 1192

9 OTTUNG/KLEE & WEILBACH E OUTROS 5) Para efeitos de resposta às questões precedentes, é irrelevante que a cláusula conste de um contrato de licença celebrado no período compreendido entre a apresentação do pedido de patente e a concessão desta.» 1193