Licença de Uso de Marca (UM)

Transcrição

1 Licença de Uso de Marca (UM) Definição: Contratos que objetivam o licenciamento de uso de marca registrada ou pedido de registro depositado no INPI. Esses contratos deverão indicar o número do pedido ou da marca registrada, devendo respeitar o disposto nos Artigos 139, 140 e 141da Lei n /96 (LPI). Objeto: Os contratos de Licença de Uso de Marca deverão conter o número do pedido ou do registro da marca, as condições relacionadas à exclusividade ou não da licença e permissão para sublicenciar. Valor: Nos contratos que envolvem marcas as formas de pagamento usualmente negociadas são: valor fixo por unidade vendida e percentual incidente sobre o preço líquido de venda. Nos contratos de uso de marca a remuneração só é possível após o registro da marca. Os pedidos de marcas ainda não registrados não farão jus a remuneração. Quando o pedido virar registro, a empresa deverá solicitar alteração do Certificado de Averbação. No caso de empresas com vínculo majoritário de capital, além de observados os valores praticados no mercado, devem ser respeitados os limites de dedutibilidade fiscal estabelecidos na Lei nº 4.131/62 e na Portaria MF nº. 436/58, conforme artigo 50 da Lei nº /91. Prazo: Os contratos são averbáveis no máximo pelo prazo de vigência dos direitos. Os contratos de cessão de marcas (transferência de titularidade) são passíveis de averbação quando envolverem remuneração e o titular desses direitos for domiciliado no exterior.

2 Licença de Exploração de Patentes (EP) Definição: Contratos que objetivam o licenciamento de patente concedida ou pedido de patente depositado no INPI. Esses contratos deverão indicar o número e título do pedido ou da patente, devendo respeitar o disposto nos Artigos 61, 62 e 63 da Lei n /96 (LPI). Objeto: Os contratos de Licença de Patente deverão conter o número do pedido ou da patente, título da patente e as condições relacionadas à exclusividade ou não da licença e permissão para sublicenciar. Valor: Nos contratos que envolvem patentes as formas de pagamento usualmente negociadas são: valor fixo por unidade vendida e percentual incidente sobre o preço líqüido de venda. Os pedidos de patentes ainda não concedidos não farão jus a remuneração. Quando a patente for concedida a empresa deverá solicitar alteração do Certificado de Averbação, retroagindo a remuneração à data do início da averbação da licença. No caso de empresas com vínculo majoritário de capital, além de observados os valores praticados no mercado, devem ser respeitados os limites de dedutibilidade fiscal estabelecidos na Lei nº 4.131/62 e na Portaria MF nº. 436/58, conforme artigo 50 da Lei nº /91. Prazo: Os contratos são averbáveis no máximo pelo prazo de vigência dos direitos. Os contratos de cessão de patentes (transferência de titularidade) são passíveis de averbação quando envolverem remuneração e o titular desses direitos for domiciliado no exterior.

3 Licença de Exploração de Desenho Industrial (EDI) Definição: Contratos que objetivam o licenciamento de desenho industrial registrado no INPI. Esses contratos deverão indicar o número e o título do pedido ou do desenho industrial, devendo respeitar o disposto no Artigo 121 da Lei n /96 (LPI). Objeto: Os contratos de Licença de Desenho Industrial deverão conter o número do pedido ou do desenho industrial, o título e as condições relacionadas à exclusividade ou não da licença e permissão para sublicenciar. Valor: Nos contratos que envolvem desenho industrial as formas de pagamento usualmente negociadas são: valor fixo por unidade vendida e percentual incidente sobre o preço líquido de venda. Os pedidos de desenho industrial ainda não concedidos não farão jus à remuneração. Quando o desenho industrial for concedido a empresa deverá solicitar alteração do Certificado de Averbação, retroagindo a remuneração à datado início da licença. No caso de empresas com vínculo majoritário de capital, além de observados os valores praticados no mercado, devem ser respeitados os limites de dedutibilidade fiscal estabelecidos na Lei nº 4.131/62 e na Portaria MF nº. 436/58, conforme artigo 50 da Lei nº /91. Prazo: Os contratos são averbáveis no máximo pelo prazo de vigência dos direitos. Os contratos de cessão de Desenhos Industriais (transferência de titularidade) são passíveis de averbação quando envolverem remuneração e o titular desses direitos for domiciliado no exterior.

4 Fornecimento de Tecnologia (FT) Definição: Contratos que objetivam a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial, destinados à produção de bens industriais e serviços. Esses contratos deverão conter uma indicação perfeita do produto, bem como o setor industrial em que será aplicada a tecnologia. Objeto: O objeto da contratação deverá ser detalhado com clareza. Os contratos de Fornecimento de Tecnologia deverão conter uma identificação perfeita dos produtos e/ou processos, bem como o setor industrial em que será aplicada a tecnologia. Valor: As remunerações e as formas de pagamento são estabelecidas de acordo com a negociação contratual, devendo ser levados em conta os níveis de preços praticados nacional e internacionalmente em contratações similares. No caso de empresas com vínculo majoritário de capital, além de observados os valores praticados no mercado, devem ser respeitados os limites de dedutibilidade fiscal estabelecidos na Lei nº 4.131/62, na Portaria MF nº 436/58, e conforme artigo 50 da Lei nº /91. As formas de pagamento mais usuais negociadas são valor fixo por unidade vendida e percentual sobre o preço líquido de venda. Prazo: O prazo de vigência dos Certificados de Averbação de Contratos de Fornecimento de Tecnologia emitidos pelo INPI é limitado a cinco anos, visando a permitir a dedução das despesas de assistência técnica, conforme previsto pelo 3º do art. 12 da lei nº 4.131/62. É facultada à empresa cessionária requerer a prorrogação do prazo de vigência dos Certificados de Averbação emitidos pelo INPI por mais cinco anos. Para tanto, os interessados deverão encaminhar requerimento ao INPI, instruindo o processo com os seguintes documentos, para o atendimento legislação mencionada: 1) Declaração do interesse da contratante na prorrogação do prazo de vigência do Certificado de Averbação, explicitando os motivos; 2) Apresentação dos resultados em termos de produção física e vendas líquidas para os produtos objeto da contratação, conforme formulário de requerimento de averbação; 3) Apresentação dos dados relativos a estimativas de produção física e vendas líquidas para os produtos objeto da contratação, conforme formulário de requerimento de averbação.

5 Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica (SAT) Definição: Contratos que estipulam as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados. São passíveis de registro no INPI os serviços relacionados a atividade fim da empresa, assim como os serviços prestados em equipamentos e/ou máquinas no exterior, quando acompanhados por técnico brasileiro e/ou gerarem qualquer tipo de documento, como por exemplo, relatório. Os contratos de exportação de serviços de assistência técnica não são passíveis de averbação. Por não caracterizarem transferência de tecnologia, nos termos do Art. 211 da Lei nº 9.279/96, alguns serviços técnicos também são dispensados de registro pelo INPI. Veja lista dos serviços na Resolução/INPI nº 156/2015, acessando a Legislação sobre Transferência de Tecnologia. Objeto: O objeto da contratação deverá ser detalhado com clareza definindo os serviços que serão executados. Valor: Nesses contratos será exigida a explicitação do custo em função do número de técnicos estrangeiros e suas qualificações; número de horas/dias trabalhados por cada técnico, valor das diárias (taxa/hora ou dia) detalhado por tipo de técnico e o valor total da prestação do serviço, ainda que estimado. Prazo: Os contratos são registrados pelo prazo previsto para a realização do serviço ou a comprovação de que os mesmos já foram realizados. O acordo é passível de prorrogação por meio de Aditivo Contratual, desde que sejam prestadas as devidas justificativas, tais como, apresentação de relatórios técnicos (justificar a necessidade de manutenção do vínculo contratual; descrever os serviços realizados; e informar sobre o processo de capacitação dos técnicos da empresa cessionária com identificação da categoria profissional) e financeiro (indicar os valores remetidos e, se for o caso, os valores ainda não remetidos por serviços já realizados) dentro do prazo da averbação inicialmente concedida. No caso de prorrogação automática do prazo, previsto em cláusula contratual, tal solicitação deverá ser requerida por meio de petição.

6 Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica (SAT) Exemplo de cláusula de remuneração: Pelos serviços prestados pela Contratada durante a vigência deste contrato, a Contratante deverá pagar à Contratada o valor de EUR ,00, conforme indicado no quadro abaixo: Qualificação do técnico Nº de técnicos Custo da taxa/hora ou dia por técnico Estimativa de horas/dias por qualificação de técnico Engenheiro 2 90, ,00 Engenheiro Sênior 1 99, ,00 Engenheiro de Projeto 1 112, ,00 Gerente de Projeto 1 112, ,00 TOTAL ,00 No caso de contrato de prestação de assistência técnica relacionada a produto, entre empresas do mesmo grupo, a remessa e a dedutibilidade deverão observar os limites máximos estipulados na legislação em vigor (Art. 50 da Lei nº 8.383/1991; Lei nº 4.131/1962 e Portaria MF nº 436/1958). O somatório dos pagamentos da prestação de serviço e outras modalidades contratuais averbadas no INPI também devem respeitar tais limites. No caso de contratos de serviços de assistência técnica relacionados a projetos de engenharia para instalação de unidades os limites de dedução não se aplicam às remessas por se tratarem de despesas pré-operacionais. Total

7 Franquia (FRA) Definição: Contratos que se destinam à concessão temporária de direitos que envolvam uso de marcas, prestação de serviços de assistência técnica, combinadamente ou não, com qualquer outra modalidade de transferência de tecnologia necessária à consecução de seu objetivo. Esses contratos deverão conter a caracterização completa do pedido ou da marca registrada envolvida na franquia e a apresentação da circular de oferta ou declaração de recebimento da Circular de Oferta de Franquia (COF). A Circular de Oferta, dentre outros aspectos citados na Lei de Franquia ( Lei nº 8.955/94), deve conter, obrigatoriamente, as seguintes informações: histórico resumido da empresa; balanços e demonstrativos financeiros da empresa; perfil do franqueado "ideal"; situação perante o INPI das marcas e patentes envolvidas. Deverá ser entregue ao franqueado 10 dias antes da assinatura do contrato. Objeto: Os contratos deverão relacionar as marcas e/ou os pedidos de registro, as condições de exclusividade e subfranqueamento, se haverá prestação de serviços, bem como outros aspectos julgados necessários. Valor: A remuneração dos contratos estipulam usualmente taxa de franquia (valor fixo pago no início da negociação); taxa de royalties (percentual sobre o preço líquido de vendas); taxa de publicidade (percentual sobre vendas), além de outras taxas. Prazo: Os contratos são registrados até o prazo de vigência das marcas envolvidas na franquia.