Cópia do acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa proferido no processo de registo de marca internacional n. 2R , Laxanin.

Transcrição

1 Cópia do acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa proferido no processo de registo de marca internacional n. 2R , Laxanin. Recurso n. 4311/02. Apelante: The Welcome Foundation, Limited. Apelada: Kommanditgesellschaft Schwarzhaupt, G. m. b. H. & Co.

2 Acordam em conferência no Tribunal da Relação de Lisboa: Pelo vice-presidente do nstituto Nacional da Propriedade industrial (por delegação do presidente deste nstituto) foi concedida, por despacho de 26 de Julho de 1996, protecção à marca internacional n. 2R , Laxanin, requerida por Kommanditgesellschaft Schwarzhaupt, G. m. b. H., & Co., destinada a assinalar produtos da classe 5.ª, «purgatifs en comprimés», negando, assim, procedência à reclamação deduzida por The Welcome Foundation, Limited, que opôs o seu registo da marca nacional n , Lanoxin, também destinada a assinalar produtos da classe 5.ª, «preparações farmacêuticas contendo dezoxima para uso humano». Em recurso interposto no Tribunal Cível de Lisboa, em 26 de Fevereiro de 1997, The Welcome Foundation, Limited, pediu a anulação do aludido despacho, nos termos do artigo 32., n. 1, alínea b), do Código da Propriedade ndustrial, por não lhe ter sido concedido o direito de audiência prévia, nos termos do disposto nos artigos 2., n. 6, e 100. do Código do Procedimento Administrativo. Além disso, invocou no mesmo recurso a semelhança gráfica e fonética da marca a que foi dada protecção com a marca de que é titular, dizendo que ambas se destinam a assinalar os mesmos produtos, gerando, por isso, confusão no consumidor, pelo que, verificados todos os pressupostos do conceito legal de imitação de marcas vertidos nos artigos 189., n. 1, alínea m), e 193. do citado Código, o registo em causa deveria ter sido recusado. A sociedade Kommanditgesellschaft Schwarzhaupt, G. m. b. H., & Co., titular da marca sob recurso, foi notificada por carta registada com aviso de recepção dirigida à própria, tendo-lhe sido fixado o prazo de vista de 30 dias e não se pronunciou. Por despacho de 2 de Agosto de 1999 foi o nstituto Nacional da Propriedade ndustrial julgada parte ilegítima com fundamento em que a anulação ou a declaração de nulidade devem resultar de decisão judicial através da propositura de acção contra o titular inscrito ou o detentor do registo, no caso a sociedade alemã, nos termos do disposto no artigo 34. do Código da Propriedade ndustrial. Deste despacho foi interposto recurso para esta Relação. Pelo Acórdão de 30 de Novembro de 2000 proferido de fl. 83 a fl. 86 foi revogada tal decisão, ordenando-se o prosseguimento dos autos «para que seja proferida decisão final depois de notificados os titulares de direitos derivados inscritos, caso existam, nos termos do disposto no n. 2 do artigo 34. do Código da Propriedade ndustrial, sem prejuízo da prática de outros actos que venham a ser necessários». Este acórdão foi, no entanto, revogado pelo Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 5 de Julho de 2001, ordenando-se o prosseguimento dos autos como recurso (e não como acção) nos termos dos artigos 38. e segs. do Código da Propriedade ndustrial. E isto porque se considerou que «desde que o recorrente se limita, na sua alegação, a atacar o despacho recorrido no seu conteúdo, atendendo aos elementos constantes do processo administrativo, e só a esses, o meio processual idóneo é, em tempo, o recurso ora regulado nos artigos 38. e segs. do Código de Processo Civil». Por sentença de 16 de Janeiro de 2002 foi o recurso interposto do aludido despacho julgado improcedente, mantendo-se, consequentemente o despacho recorrido. Desta decisão apelou a recorrente Wellcome, que formulou as seguintes conclusões: 1) A marca internacional n. 2R , Laxanin, é posterior ao registo da marca nacional n Lanoxin da ora apelante; 2) As marcas destinam-se a assinalar os mesmos produtos; 3) Sendo, no seu conjunto gráfica e foneticamente muito semelhantes, gerando erro ou confusão fáceis: 4) Pelo que, ao manter o registo da marca internacional n. 2R , Laxanin violou a douta sentença recorrida o disposto nos artigos 203., 189., n. 1, alínea m), e 193., todos do Código da Propriedade ndustrial. Não foram feitas contra-alegações: Colhidos os vistos leais cumpre apreciar e decidir. Na 1.ªinstância foram dados como provados os seguintes factos: 1) Em 22 de Junho de 1995 a sociedade Kommanditgesellschaft Schwarzhaupt, G. m. b. H. & Co., requereu o registo da marca internacional n. 2R , Laxanin, destinada a assinalar produtos da classe 5 «purgatifs en comprimés», a qual foi publicada no boletim Les Marques nternationales, n. 6, de 1995, de 18 de Agosto de ) The Welcome Foundation, Limited, reclamou contra o pedido de registo em causa, opondo-lhe o seu registo de marca nacional n Lanoxin. 3) Em 23 de Julho de 1996 foi proposta a concessão do registo nos seguintes termos e pelo respectivo técnico (documento 3 de fl. 26 a fl. 27): «Reclamam os titulares dos registos de marcas nacionais n , Laxatina, n , Neolaxatina e n , Lanoxin MD. A requerente foi avisada da apresentação das reclamações e não contestou. A raiz da componente nominativa da marca registanda Laxa é indicativa do produto a que a marca se destina, logo de fraca eficácia distintiva a mesma que tem nas marcas anteriores 'laxatina' e 'neo-laxatina'. E ainda que esta argumentação não colha relativamente à rubrica genérica de produtos farmacêuticos da marca n para as quais a inclusão da raiz 'laxa' pode ser de mera fantasia há que referir que não se me afigura fácil a confusão, dada a forte distinção gráfica e fonética dos grupos 'nin' e 'tina' nos sinais 'laxanin' e 'laxatina'. No que se refere à marca oponente Lanoxin MD não se verifica, a meu ver, possibilidade de confusão, quer gráfica, quer fonética. Sou, pois, de parecer que se negue provimento às reclamações e se conceda a protecção à marca, nos termos do disposto no n. 3 do artigo 187. do Código da Propriedade ndustrial». 4) Em 26 de Julho de 1996 recaiu sobre o parecer transcrito a menção: «Concordo e defiro...»; 5) E, assim, foi registada a marca publicando-se o despacho no Boletim da Propriedade ndustrial, n. 8, de 29 de Novembro de 1996;

3 6) A marca da recorrente The Welcome Foundation, Limited, n Laxonin MD foi concedida por despacho de 4 de Setembro de 1986, publicado no Boletim da Propriedade ndustrial, n. 9, de 1986, de 6 de Maio de O Direito. É pelas conclusões que se determinam o âmbito e os limites do recurso (artigos 680., n. 4, e 690., n. 1, do Código de Processo Civil). Tendo em consideração o que ficou referido há apenas que apreciar e decidir se deveria ter sido recusado o registoda marca da recorrida nos termos dos artigos 189., n. 1, alínea m), e 193. do Código da Propriedade ndustrial. Na douta sentença recorrida foi decidido que não se verificavam os pressupostos para a recusa do registo. Vejamos. Está em causa o despacho administrativo pelo qual foi concedido o registo da marca internacional n. 2R , Laxanin destinada a assinalar «purgatifs en comprimés». É que a recorrente é titular da marca nacional n , Lanoxin com registo anterior e destinada a assinalar «preparações farmacêuticas contendo dezoxina para uso humano». Nos termos da alínea m) do artigo 189. do Código da Propriedade ndustrial, aprovado pelo Decreto-Lei n. 16/ 95, de 24 de Janeiro, será recusado o registo das marcas que, em todos ou alguns dos seus elementos, «contenham reprodução ou imitação no todo ou em parte de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou serviço, ou produto ou serviço similar ou semelhante, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor». Por seu turno, esclarece o artigo 193. do mesmo diploma, no qual se contém o conceito legal de imitação ou usurpação de marca, que uma marca registada deverá considerar-se imitada ou usurpada, no todo ou em parte, quando cumulativamente: a) A marca registada tiver prioridade b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta; c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão ou que compreenda um risco de associação com a marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confronto. Por outro lado, estabelece o artigo 192. do Código da Propriedade ndustrial que «quando existam motivos para recusa do registo de uma marca apenas no que respeita a alguns dos produtos ou serviços para que este foi pedido, a recusa do registo abrangerá apenas esses produtos ou serviços». De modo semelhante se estabelecia nos artigos 93., n. 12, e 94. do Código da Propriedade ndustrial, aprovado pelo Decreto-Lei n , de 24 de Agosto de Nos termos do n. 12 do artigo 93. seria recusado o registo das marcas que, em todos ou alguns dos seus elementos, «contenham reprodução ou imitação total ou parcial de marca allteriornlenle registada por outrem, para o mesmo produto ou produto semelhante, que possa induzir em erro ou confusão no mercado». Por sua vez estabelecia o artigo 94. que se considerava imitada no todo ou em parte «a marca destinada a objectos ou produtos inscritos no repertório sob o mesmo número, ou sob números diferentes mas de afinidade manifesta, que tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética com outra já registada que induza facilmente em erro ou confusão o consumidor, não podendo este distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto». Entendia-se então que eram requisitos da imitação de uma marca por outra: 1) Que as marcas imitada e imitanda dissessem respeito ao mesmo produto ou a produtos semelhantes; 2) Que as marcas se destinassem a objectos ou produtos inscritos no respectivo reportório sob o mesmo niiniero ou sob números diferentes, mas de afinidade manifesta; 3) Que pela sua semelhança gráfica, figurativa ou fonética, pudessem induzir em erro ou confusão o consumidor menos atento. No essencial são os mesmos os requisitos a que aludem as disposições legais citadas, ou seja: 1) Que as marcas imitada e imitanda digam respeito ao mesmo produto ou serviço ou a produto ou serviço similar ou semelhante ou de afinidade manifesta; 2) Que ambas tenham lal semelhança gráfica, figurativa ou fonética que possam induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão ou que a marca a registar compreenda um risco de associação com a marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não possa distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto. E, obviamente, a marca registada só se deve considerar imitada ou usurpada para este efeito quando o seu registo for anterior ao da marca a registar. E há ainda que ter em consideração o preceituado no n. 2 do citado artigo 193., mas que não tem interesse in casu. Nenhuma questão se levante quanto à prioridade do registo face aos factos provados. Na verdade. a marca da recorrente goza de prioridade, pois o seu registo foi concedido por despacho de 4 de Setembro de 1986 e publicado no Boletim da Propriedade ndustrial de 6 de Maio de 1987 e o despacho recorrido é de 26 de Julho de Vejamos agora o segundo daqueles requsitos: que as marcas imitada e imitanda digam respeito ao mesmo produto ou serviço ou a produto ou serviço similar ou semelhante ou de afinidade manifesta. Também se verifica este requisito, pois ambas as marcas se destinam a assinalar produtos farmacêuticos (produtos da classe 5.a). Trata-se de marcas destinadas a assinalar os mesmos produtos.

4 N Vejamos o terceiro daqueles requisitos: Como ensina o professor Ferrer Correia (Lições de Direito Comercial, vol. 1, a p. 323) «sendo a marca um sinal distintivo de coisas, há-de ela ser dotada para o bom desempenho da sua função de eficácia ou capacidade distintiva, isto é, há-de ser apropriada para diferenciar o produto marcado de outros idênticos ou semelhantes». Caso contrário, a marca deixaria de desempenhar a sua finalidade distintiva para se transformar em sinal de confusão. A fls. 328 e sgs. escreve ainda o citado professor «o grau de semelhança que a marca não deve ter com outra registada anteriormente é definido por este elemento: possibilidade de confusão de uma com outra no mercado. Mas não pode haver confusão entre a marca adoptada para certo produto e marca adoptada para outro que daquele seja completamente distinto. Por isso a lei restringe o princípio da especialidade da marca aos produtos da mesma espécie ou afins, nessa conformidade tendo substituído o sistema do registo por classes pelo sistema de registo por produtos». E mais adiante «Por outro lado, a imitação de uma marca por outra existirá, obviamente, quando, postas em confronto, elas se confundem. Mas existirá ainda, convém sublinhá-lo, quando, tendo-se em vista apenas a marca a constituir, se deva concluir que ela é insusceptível de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento. Este processo de aferição da novidade é o que melhor tutela o interesse que a lei visa proteger - o interesse em que se não confundam através da marca mercadorias idênticas ou afins pertencentes a empresários diversos». Como ensinava o Prof. Pinto Coelho (Lições de Direito Comercial, vol. 1, a pp. 426 e 427) não são só as marcas muito parecidas que se devem ter imitadas. «Há a este respeito uma observação muito justa e acertada de Bédarride, citado por Pouiellet 'A questão da imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca e não pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolada e separadamente'. Este é o verdadeiro princípio a enunciar e é por ele que se tende a orientar o julgador. Sempre, portanto, que no conjunto da marca se possa ver uma semelhança capaz de estabelecer confusão, deve considerar-se a marca como imitada, sem estar a atender ao facto de ser ou não necessário o confronto das marcas para apreender as diferenças que as separam; deve- -se olhar à semelhança do conjunto e não à natureza das dissemelhanças ou ao grau das diferenças que as separam. É preciso considerar que o público geralmente não está a pensar na imitação, na existência ou não existência da imitação. Liga um produto, que lhe agradou, a certa marca de que conserva uma ideia mais ou menos precisa. E deve evitar-se que outro comerciante adopte uma marca que ao olhar distraído do público possa apresentar-se como sendo a que ele busca». Cru ainda «a semelhança, origem da contrafacção, só é de considerar em relação à própria marca no seu conjunto ou no complexo dos seus elementos, pois é a própria marca que é objecto e não os seus elementos» (p. 504). Nesta conformidade, a imitação de uma marca por outra deve ser apreciada mais pela semelhança que resulte dos elementos que a constituem do que pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolados e separadamente. Relativamente às marcas nominativas importa considerar a semelhança visual e fonética. Há que ter em conta quem lê e quem ouve. O que é fundamental é que a marca possua a necessária eficácia distintiva. Pode haver marcas em que os vários elementos sejam diferentes e entretanto serem confundíveis. E pode haver duas marcas com um só elemento comum e entretanto serem também confundíveis, bastando para o efeito que esse elemento seja preponderante. É muito importante a maneira como a palavra ou palavras são pronunciadas. «Com efeito, sempre que na dicção de duas palavras a sílaba salientada seja a mesma, toma-se verosímil que entre ambas, para o auditor menos esclarecido ou menos atento, se estabeleça um maior ou menor grau de confusão» (Dr. Justino da Cruz em anotação ao artigo 94. do Código da Propriedade ndustrial anterior). Dir-se-á finalmente que a circunstância de se tratar de produtos farmacêuticos e, portanto. serem normalmente vendidos em farmácias e ou receitados por médicos não afasta a hipótese de confusão. O que sucede com estes produtos é que as marcas fazem frequentemente alusão ao princípio activo do medicamento, portanto, com elementos comuns (que não têm eficácia distintiva). V Tendo em consideração a doutrina exposta, vejamos o caso a que o recurso se reporta. As marcas em confronto são, como vimos, Lanoxin, por um lado, e Laxanin, por outro (e são escritas no mesmo tipo de letra, embora a da marca registanda seja bastante maior e encontra-se envolta por uma cerca). Do ponto de vista gráfico compõem-se de sete letras e de três sílabas cada. Por um lado temos «la» «no» «xin» e por outro «la» «xa» «nin», mas também podem ser lidas «lano» «xin» e «laxa» «nin». No primeiro caso a única sílaba comum seria «la», pois é evidente que «no» é diferente de «xa» e «xin» e diferente de «nin»; no segundo caso a diferença fonética ainda seria maior. E em nenhuma circunstância a sílaba predominante é a mesma. O elemento comum «a» tem um significado mínimo. Não vemos, pois, elementos marcantes e comuns entre elas que o público possa fixar com a consequente confusão. A marca da recorrente é meramente nominativa. A outra é mista, pois é composta por um elemento nominativo (laxanin) e por um elemento figurativo (a referida cerca). Portanto, quem vê as marcas não pode fazer confusão entre elas. Se a uma pessoa fosse fornecida na farmácia, o Lanoxin, quando a marca que estava a usar era o Laxanin, facilmente verificaria o erro. E, salvo o devido respeito, ao contrário do que alega a recorrente, parece-nos que a forma como os caracteres são usados na marca recorrida e a aludida cercadura, embora façam parte de muitas marcas, não deixam de ser também um elemento distintivo. Obviamente que os especialistas na matéria não confundem as marcas em confronto. Mas não são estes que estão em causa.

5 O problema coloca-se cm relação ao consumidor norma), isto é, medianamente diligente e medianamente infonnado. Não nos parece que se deva ter em consideração o consumidor distraído ou pelo menos o muito distraído; pois estes dificilmente distinguem as marcas, desde que entre elas exista alguma semelhança. E é à semelhança do conjunto que se deve atender, como vimos. Ou, como se escreveu no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 3 de Novembro de 1981 (Boletim do Ministério da.justiça, n ) «A imitação da marca deve ser apreciada menos pelas dissemelhanças que oferecem os diversos pormenores isoladamente do que pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca. É por intuição sintética e não por dissecação analítica que deve proceder-se à comparação das marcas». Não se pode confundir imitação com identidade. Duas marcas aparentemente muito diferentes podem induzir em erro o consumidor confundindo-as. Dai que seja necessário sobretudo averiguar se as diferenças entre elas são suficientes para afastar a hipótese de confusão ou, talvez melhor, a facilidadc de confusão, nos termos referidos. Na verdade; o que interessa é que a marca possua a necessária eficácia distintiva. Com efeito, importa defender a livre concorrência no mercado. E o registo das marcas destina-se a proteger não só os direitos do titular, mas também os interesses do consumidor. Como resulta da alínea c) do n. 1 do citado artigo 193. do Código da Propriedade ndustrial (que não constava da anterior redacção do mesmo Código) as nlarcas consideram-se também imitadas quando as semelhanças entre elas compreendam um risco de associação com a marca anterionnente registada... Mas, salvo melhor opinião, parece-nos não ser o caso sub judice. Tendo em consideração o modo como as marcas se lêem e escrevem, parece-nos que uma pessoa normal, ou seja, a generalidade das pessoas, se hoje comprasse uma marca e amanhã lhe fosse apreseiltada outra não teria difculdade em as distinguir, Parece-nos poderem ser extraídas as seguintes conclusões: 2.`' A imitação de uma marca por outra deve ser apreciada mais pela semelhança que resulte dos elementos que a constituem do que pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores, considerados isolados e separadamente; 3.' As marcas etn confronto, Lanoxin, por um lado, e Laxanin, por outro, ambas destinadas a assinalar produtos farmacêuticos - da classe 5.' - não são facilmente confundíveis. Por todo o exposto se acorda em negar provimento à apelação, confirmando-se a decisão recorrida. Custas pela apelante. Lisboa, 11 de Julho de (Assinaturas ilegíveis.) 1.8 São requisitos da imitação de uma marca por outra: a) Que a marca registada tenha prioridade; b) Que as marcas imitada e imitanda digam respeito ao mesmo produto ou sei-\,iço ou a produto ou serviço similar ou seiiiclliante ou de afinidade manifesta; c) Que ambas tenham tal semelhança gráfica, fgurativa ou fonética, que possam induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão ou que a marca a registar compreenda um risco de associação com a marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não possa distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto. E há ainda que ter em consideração o preceituado no n. 2 do citado artigo 193. para os casos ai referidos: