Acórdão do Tribunal da Relação do Porto

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1 Acórdãos TRP Processo: Nº Convencional: JTRP Relator: JORGE VILAÇA Descritores: MARCAS IMITAÇÃO REQUISITOS Nº do Documento: RP Data do Acordão: Votação: UNANIMIDADE Texto Integral: S Privacidade: 1 Meio Processual: APELAÇÃO. Decisão: REVOGADA. Indicações Eventuais: LIVRO FLS. 35. Área Temática:. Sumário: Acórdão do Tribunal da Relação do Porto I- A usurpação ou imitação de marca implica a verificação dos seguintes requisitos cumulativos: prioridade da marca registada; que ambas as marcas se destinem a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins, e que exista semelhança entre ambas as marcas. II- Não viola o direito das Autoras, à protecção da marca comunitária registada B... A/S e B1... S.A., a adopção pela Ré da palavra B2..., na denominação B3..., LDª. III- Tanto mais que as marcas das Autoras se destinam a proteger o produto argilas expandidas e a sua actividade se destina ao fabrico destas, dedicando-se a Ré à actividade de construção e promoção imobiliária. Reclamações: Decisão Texto Integral: Acordam no Tribunal da Relação do Porto I Relatório B a/s e B1, S.A. Instauraram no..º Juízo do Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia acção declarativa sob a forma de processo comum ordinário contra: B3.., LDA. Alegando, em suma, que: - A 1ª autora é titular da marca nacional n.º e da marca comunitária n.º B2, ambas destinadas a produtos da classe 19, concedidos em e , respectivamente; - A 2ª autora está licenciada para o uso, em todo o território português da marca nacional n.º B2 ; 1/7

2 - Pela qualidade dos produtos que fabricam e comercializam, grangeou notoriedade e prestígio, que tem originado a adopção por terceiros, de firma e marcas iguais ou confundíveis com as suas através da confusão que se estabelece, como é o caso da ré. Concluíram pedindo: 1) A Anulação do direito da Ré à firma B3. Lda. e, em consequência, ordenar-se o cancelamento da referida firma junto do Registo Nacional de Pessoas Colectivas; 2) A Condenação da Ré a abster-se de utilizar a sua firma, ou por qualquer forma, a expressão «B2» ou qualquer outra confundível com as firmas e marcas das Autoras; 3) Condenação da Ré ao pagamento de uma quantia pecuniária nunca inferior a 500 (quinhentos euros) por cada dia de atraso no cumprimento da obrigação, nos termos do disposto no art.º 829º A do Código Civil. Citada regularmente, a ré contestou impugnando os factos alegados pelas autores e que no essencial fundamentam a sua pretensão e propugnando a improcedência da acção. Na réplica, as autoras mantiveram a posição que tinham assumido na petição. Foi proferido despacho saneador, no qual foi proferida decisão julgando a acção procedente. Não se conformando com aquela decisão, dela recorreu a ré, formulando as seguintes CONCLUSÕES : 1ª - Não gozam de protecção, por terem perdido a sua característica distintiva, as marcas ou firmas que se tenham transformado na designação usual do comércio do produto ou serviço para que foram registadas; 2ª - Devendo o registo da marca ou firma, que se encontre nessas circunstâncias, ser declarado caduco; 3ª - Tal factualidade foi alegada em sede de contestação, não tendo merecido, por parte da Meritíssima Juiz a quo, qualquer pronúncia no saneador/sentença de que se recorre; 4ª - Resultando, assim, em nulidade da sentença por omissão de pronúncia, nos termos do art.º 668, n.º 1 al. d) do C.P.C.; 5ª - Devendo, por isso, o processo ser remetido à primeira instância para se aferir da excepção deduzida, mediante produção de prova; 6ª - Por outro lado, a protecção dada pelo registo da marca não abrange todas as situações; 7ª - Na verdade, é necessário que se verifiquem, cumulativamente, os requisitos do art.º 245º, n.º 1, do C.P.I.; 8ª - Ora, no caso em apreço, concluímos que falta um desses requisitos al.b) sejam ambas destinadas a assinalar produtos 2/7

3 ou serviços idênticos ou afins uma vez que os objectos sociais das firmas em confronto são diferentes: fabrico de argilas expandidas versus construção e promoção imobiliária; 9ª - Daí que não pode a protecção dada à marca B2.. afectar a firma da recorrente; 10ª - Por outro lado ainda, a confusão que o C.P.I. pretende evitar é a que pode originar a concorrência desleal que, no caso em apreço, não pode verificar-se dado não se tratar de concorrentes; 11ª - Não podendo a confusão que possa surgir ser apenas a de saber a quem pertence a marca em causa; 12ª - Desta forma, deverá a recorrente ser absolvida dos pedidos contra si formulados; 13ª - Para finalizar, a sanção pecuniária compulsória fixada é excessiva, devendo antes levar-se em conta quer a antiguidade e nome da recorrente, bem como a inexistência de qualquer prejuízo efectivo para a recorrida; 14ª - Devendo por isso a recorrente ser absolvida de tal sanção ou, quando assim se não entenda, ser a mesma reduzida; 15ª - Foram violadas as seguintes disposições legais: art. 245º e 268 do C.P.I., bem como o art. 668º, n.º 1, al. d), do C.P.C.. Contra-alegaram as apeladas, propugnando que seja negado provimento ao recurso da ré. II - FACTOS Na sentença recorrida foram considerados assentes os seguintes factos: a) A Autora B. A/S é uma sociedade de direito Dinamarquês; b) A Autora B1.. S.A. é uma sociedade que se dedica à produção e comercialização de argilas expandidas; c) Para o exercício dessa actividade adoptou a firma B1.. S.A.; d) A Autora B, sociedade Dinamarquesa, é titular da marca nacional n.º e da marca comunitária n.º B2, ambas destinadas a produtos da classe 19; e) O despacho de concessão da marca nacional B2.. à referida Autora (sociedade Dinamarquesa) foi proferido pelo I.N.P.I. em 24/6/50, tendo sido publicado no B.P.I. n.º 6, de 1950; f) O registo da marca comunitária B2.. foi concedido em 4/8/98; g) A Autora B1 está licenciada para o uso, em todo o território Português, da marca nacional n.º B2, cuja titular, como acima se referiu, é a sociedade de direito Dinamarquês B. A/S; h) Com efeito, a Autora B1. celebrou com a sociedade 3/7

4 Dinamarquesa acima referida um contrato que a licencia para usar aquela marca, em todo o território nacional; i) O contrato acima referido foi depositado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, nos termos do disposto no art. 31º do C.P.I., pelo que a Autora B1., como licenciada, goza, para todos os efeitos legais, das faculdades conferidas ao licenciante; j) A Ré B3 Lda., constituiu-se em 1971, tendo sido matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, através da apresentação n.º 1/710507; k) A Ré adoptou a firma B. Lda.; l) A marca das AA. B2 é conhecida por todos no território nacional. III - FUNDAMENTAÇÃO Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir: Nos termos do art.º 684º, n.º 3, do Código de Processo Civil, o objecto do recurso é limitado e definido pelas conclusões da alegação do recorrente. Nos presentes recursos as questões a decidir são as seguintes: 1ª - Falta de verificação de todos os requisitos de protecção do registo da marca pertencente às recorridas; 2ª - Nulidade da sentença por não ter sido conhecida a excepção de caducidade arguida pela recorrente art.º 668º, n.º 1, alínea d), do Código de Processo Civil; 3ª - Sanção pecuniária compulsória excessiva. 1. Falta de verificação de todos os requisitos de protecção do registo da marca pertencente às recorridas Começaremos por conhecer esta questão, ainda que antes tenha sido invocada a nulidade da sentença, na medida em que a procedência desta questão leva à procedência do recurso, com a consequente improcedência da acção o que implicará a inutilidade do conhecimento das restantes questões. O art.º 245º do Código da Propriedade Industrial (CPI), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de Março, dispõe o seguinte: 1 A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente: a) A marca registada tiver prioridade; b) Sejam arnbas destinadas a assinalar produtos ou serviços 4/7

5 idênticos ou afins; c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto; 2 Para efeitos da alínea b) do n.º 1: a) Produtos e serviços que estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem não ser considerados afins; b) Produtos e serviços que não estejam inseridos na mesma classe da classificação de Nice podem ser considerados afins. 3 Considera-se imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada.. De acordo com o citado normativo, a de usurpação ou imitação de marca implica a verificação dos seguintes requisitos cumulativos: 1 Prioridade da marca registada; 2 Ambas as marcas se destinem a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins; 3 Semelhança entre ambas as marcas. O primeiro requisito encontra-se verificado, porquanto as marcas das autoras se encontram registadas desde antes da constituição da ré. No que respeita ao segundo requisito, o Supremo Tribunal de Justiça, em acórdão de 19 de Maio de 2005, citando Coutinho de Abreu, defendeu que têm-se como afins quer os produtos ou serviços com natureza ou características próximas e finalidades idênticas ou similares, quer os de natureza marcadamente diversa com finalidades idênticas ou semelhantes. Por outro lado, a identidade quer entre os sinais, quer entre os produtos ou serviços, é aferida, na perspectiva do consumidor médio, relativamente aos produtos ou serviços para protecção dos quais o registo é pedido (e não da classe, pois a classificação segundo a tabela anexa ao Código da Propriedade Industrial (CPI) visa apenas facilitar o processo de registo de marcas) (in CJ-STJ Ano XXIII, tomo II, pág. 108/109). Partindo de tal entendimento e tendo presente a matéria de facto já assente, os produtos ou serviços das autores e da ré não pertencem à mesma classe da tabela anexa do CPI. Enquanto as marcas das autoras se destinam a proteger o produto argilas expandidas e a sua actividade se destina ao fabrico destas. Por seu turno, a ré dedica-se à actividade de construção e promoção imobiliária. 5/7

6 Ainda que se possa dizer que existe um ponto de encontro entre as duas actividades, de qualquer modo as mesmas destinam-se a consumidores diferentes. Tendo as actividades das autoras e da ré destinatários diversos, teremos de concluir pela inexistência do segundo requisito. Mesmo que se verificasse este segundo requisito legal da imitação ou usurpação, será que se verificaria o terceiro requisito o da confundibilidade? De acordo com o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 26 de Setembro de 1995, com base na legislação à data em vigor e anterior ao Código revogado pelo actual, a contrafacção e a imitação traduz-se na reprodução ou cópia servil de outra marca; esta na semelhança com outra, que leva à confusão do consumidor ou de quem vai receber o serviço, partindo a lei da sua distracção, no sentido de que o imitador, colocando certas diferenças materiais, procure lançar a confusão (in BMJ n.º 449, pág. 365). Apesar da repetição da palavra que constitui a marca das recorridas B2 na composição da firma adoptada pela ré, as mesmas não se confundem gráfica, fonética ou semanticamente. Enquanto a marca das autoras apenas é constituída pelas letras B2, a firma adoptada pela ré B3 não tem o efeito de levar o consumidor a procurar os serviços da ré por pretender o produto protegida pela marca das autoras. Tanto assim é que o público que a lei protege com registo da lei das marcas é o público em geral e não o público especializado, visto ser aquele que facilmente pode ser vítima de confusão, até por reserva mental ou intermediários da venda (cfr. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 18 de Março de 2003, in Processo n.º 03A545 Relator: Conselheiro Ponde de Leão). Por último, seguimos aqui ainda o entendimento adoptado pelo Acórdão deste Tribunal e secção em 22 de Novembro de 2004, de que Como é sabido a marca é um sinal de representação visual destinado, essencialmente, a distinguir a origem dos produtos ou serviços não podendo confundir o destinatário do processo de comunicação que exprime o consumidor. Tal como em relação à firma social, também em relação às marcas existe um dever de não adoptar denominações, sejam elas de que espécie forem, susceptíveis de confundibilidade pelo consumidor comum. Estão em causa salutares regras da 6/7

7 concorrência empresarial, a par da protecção dos consumidores, num mundo em que a oferta atinge uma inimaginável variedade, tornando, paradoxalmente, por isso, mais difícil o estabelecimento de padrões ou elementos diferenciadores. (vide Processo n.º Relator Desembargador Fonseca Ramos). Em suma, não se verificação o terceiro requisito de confusão entre a marca das autoras e a firma adoptada pela ré. Perante tudo o exposto, concluímos pela falta de verificação dos requisitos exigidos pelo art.º 245º do CPI. Procedendo a 1ª questão a que respeita o presente recurso, torna-se, consequentemente, inútil o conhecimento das restantes questões colocadas pela recorrente, pois, como referimos inicialmente, as 2ª e 3ª questões estão numa dependência directa da 1ª que foi analisada. A absolvição do primeiro pedido, em consequência da procedência da 1ª questão, leva à absolvição dos restantes, um dos quais abrangido pela terceira questão colocada no recurso. Assim, também é irrelevante apreciar da existência ou não de eventual caducidade do registo da marca das autoras. Em conclusão, o presente recurso terá de proceder. IV Decisão Em face de todo o exposto, acorda-se julgar procedente o recurso de apelação interposto pela ré e, consequentemente, julgando-se improcedente a acção absolve-se a ré do pedido. Custas em ambas as instâncias pelas autoras. Porto, 15 de Maio de 2006 Jorge Manuel Vilaça Nunes António Augusto Pinto dos Santos Carvalho Baltazar Marques Peixoto 7/7