Atribuição-Sem Derivações-Sem Derivados CC BY-NC-ND Contratos de Tecnologia: A segurança jurídica nas parcerias e negócios tecnológicos Gabriel Leonardos KASZNAR LEONARDOS PROPRIEDADE INTELECTUAL São Paulo, 29 de abril de 2015
Tipos contratuais O INPI reconhece as seguintes modalidades de contratos de transferência de tecnologia: (i) Contrato de Licença de Uso de Marcas; (ii) Contrato de Licença de exploração de Patentes; (iii) Contrato de Fornecimento de Tecnologia Industrial (Knowhow); (iv) Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Técnica; (v) Contrato de Franquia.
Contratos apresentados ao INPI: Ano Fornecimento de Tecnologia Industrial Franquia Licença de Exploração de Patente Licença de uso de Marca Outros Serviço de Assistência Técnica Total Geral 2010 124 14 33 135 73 595 974 2011 133 19 42 178 41 736 1149 2012 118 102 39 168 2 820 1249 2013 133 59 33 166 4 736 1131 2014 122 71 29 176 8 738 1144 Total Geral 630 265 176 823 128 3625 5647
Depósitos de Patentes no INPI brasileiro:
(Fonte: Valor Econômico. 4, 5 e 6 de abril de 2015. P. A4)
Contratos entre empresas Efeito do registro ou averbação no INPI: fiscais, cambiais, defesa da patente, eficácia perante terceiros (publicidade). Papel do INPI ingerência; normas não-escritas. Empresas pertencentes ou não ao mesmo grupo: em contratos internacionais entre empresas do mesmo grupo há restrições cambiais quanto aos valores a serem pagos. Em contratos internacionais entre empresas não-ligadas (quase) não há restrições. Contrato entre empresa brasileira e estrangeira Contratos entre duas empresas brasileiras é necessário registrar no INPI? Sim, se o pagante (licenciado) é tributado pelo lucro real não havendo aprovação pelo INPI há o risco de autuação pela Receita Federal.
Contratos entre empresa e ICT Lei de Inovação n 10.973/2004, regulamentada pelo Decreto n 5.563/2005 Primeira lei brasileira que cuida do relacionamento entre universidades e empresas. Tipos de contrato previstos na Lei de Inovação: (i) Contratos de permissão e compartilhamento de laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e instalações de ICT s art. 4. Não há utilização ou disposição de capital intelectual, mas somente da infraestrutura.
Contratos entre empresa e ICT (ii) Contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento arts. 6 e 7 Ocorre transferência/licenciamento de conhecimentos desenvolvidos antes da contratação. (iii) Contratos de prestação de serviços - art.8 - solução de uma demanda pontual. (iv) Acordos de Parceria art. 9 (iv) Contrato de cessão de criação art. 11
Contratos entre empresa e ICT Acordos de Parceria art. 9 Atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo. (...) Nesta hipótese, ao contrário, a Lei de Inovação exige que seja definida em contrato a alocação não só da titularidade da propriedade intelectual gerada pela pesquisa, mas também da participação nos resultados da exploração dos bens resultantes dessa parceria ( 2º e 3º do art.9º da Lei de Inovação). Esta divisão de propriedade e de resultados financeiros da exploração deverá manter proporção (A) com o montante do valor agregado do conhecimento já existente, em cada uma das partes contratuais, no início da parceria, e (B) com o valor dos recursos humanos, financeiros e materiais aportados pelas partes. Os recursos humanos, financeiros e materiais trazidos pelas partes após o início do programa de pesquisa parecem relativamente fáceis de avaliar, mas o valor do conhecimento preexistente em cada uma das partes não é de fácil determinação. Esta exigência legal obriga as partes de um contrato de parceria a avaliarem, antes da assinatura do contrato, a tecnologia e os conhecimentos relevantes à pesquisa a ser iniciada, que serão aportados pelas partes. Esse aporte não se confunde com aporte de capital, pois nesta alternativa não se forma uma sociedade entre as partes, mas simples parceria, cuja natureza jurídica pode ser comparada á de um consórcio. (...) Juliana Viegas in Contratos de Propriedade Industrial e novas tecnologias. Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Pinheiro Jabur, coordenadores. São Paulo. Editora Saraiva. Ano 2007 série Gvlaw, p.211.
O contrato é um processo Fase negocial: discussão acerca do objeto do contrato. Não adianta ter pressa: várias etapas para chegar ao contrato. (Who blinks first? / Os últimos 20 minutos.) Boa-fé desde as tratativas. Carta de intenção: vinculação; comunicação formal sobre a desistência na celebração do contrato; exaurimento da carta de intenção. Acordos prévios de sigilo: quem se compromete com o sigilo, descrição das informações a serem mantidas confidenciais, prazo de manutenção do sigilo. Esboço das obrigações de cada uma das partes e a compensação financeira que caberá a cada uma. Regulamentar no contrato as regras do condomínio (cotitularidade), i.e., as atividades e atos de cada contratante, é a melhor forma de prevenir problemas.
O contrato é um processo A quem pertence os aperfeiçoamentos realizados? Impossibilidade de licenciar ( alugar ) know-how. CADE - Resolução n 10 de 03/01/2015: Obrigatoriedade de notificação prévia dos contratos associativos. São associativos quaisquer contratos com duração superior a dois anos (ou que alcance dois anos na renovação) em que houver cooperação horizontal (entre concorrentes) ou vertical (entre agentes econômicos em diferentes etapas de uma cadeia produtiva) ou compartilhamento de riscos que acarretem relação de interdependência entre as partes. Presunção de cooperação horizontal ou vertical ou compartilhamento de risco nos contratos em que as partes, ou seus grupos econômicos: (i) estiverem horizontalmente relacionadas no objeto do contrato, sempre que a soma de suas participações no mercado relevante afetado pelo contrato for igual ou superior a 20%; ou (ii) estiverem verticalmente relacionadas no objeto do contrato, quando pelo menos uma delas detiver 30% ou mais de um dos mercados relevantes afetados pelo contrato, desde que preenchida pelo menos uma das seguintes condições: (ii.1) o contrato estabelece compartilhamento de receitas ou prejuízos entre as partes; ou (ii.2) do contrato decorra relação de exclusividade. Exclusividade importante delimitar: exclusivo para quem? O licenciante pode continuar a usar a tecnologia/patente? Quem recebe o direito pode receber know-how de outros e sublicenciar o direito recebido?
O contrato é um processo Possibilidade de agir em nome da outra parte: autorização para agir contra infratores, nível de ingerência do titular; custeio das despesas para perseguir a infração. Cotitularidade + royalties (lump sum ou fluxo contínuo). Cláusula escalonada para dirimir conflitos: negociações de boa-fé mediação arbitragem. Compromisso Arbitral Cláusula cheia e cláusula vazia. Necessário detalhamento acerca do procedimento arbitral: lei aplicável, local, idioma, quantidade de árbitros.
Inovação no Brasil Emenda Constitucional n 85/2015: incorporação do termo inovação ; status constitucional; ampliação do leque de entidades que podem receber apoio do setor público.
Observações Finais: Recentemente (...) Eu disse que nós precisamos dar uma ênfase em patentes, e não em papers. (...) Mas o que eu estava querendo dizer na minha fala era que patente é importante, que patente é imprescindível. Nós teremos de ter pessoas capazes de gerar patentes no Brasil. E o governo federal assume, aqui, hoje, o compromisso de modificar e modernizar o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. (Discurso da Presidente da República, Dilma Rousseff, na cerimônia alusiva à exposição sobre o Programa de Apoio à Competitividade da Indústria, em 13.04.2012)
O Ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos SAE do Governo Federal, Roberto MangabeiraUnger, em recente entrevista (Jornal Valor, edição de 11-12- 13 de abril de 2015, pág. A14), assim explicou o projeto elaborado por sua Secretaria: Valor: Qual é a nova estratégia? Resposta: Uma estratégia produtivista e capacitadora. O modelo anterior era organizado em torno do consumo e da demanda. O novo modelo tem que ter como preocupação central a produção e a oferta. (...) A democratização a demanda pode-se fazer só com dinheiro. A democratização da oferta exige uma inovação estrutura, que raramente fizemos em nossa história nacional. Nós estamos acostumados a resolver problemas com dinheiro e não com imaginação e inovação institucional, que é agora a tarefa. (...) Este projeto eu distinguiria em três grandes capítulos. A primeira parte são inovações destinadas a ampliar as oportunidades econômicas, o acesso às oportunidades produtivas. É o que chamo de produtivismo includente. (...)
Valor: O que é produtivismo includente? Mangabeira: São três conjuntos de iniciativas capazes de compor a agenda do produtivismo includente. O primeiro se destina a qualificar. Há centenas de milhares de pequenos e médios empreendimentos no país, mas a vasta maioria está afundada nesse primitivismo produtivo, sem acesso a crédito, à tecnologia e a práticas avançadas. Não basta ter uma agenda simplificadora, a antiga agenda Hélio Beltrão, para aliviar o ônus tributário e regulatório que pesa sobre os empreendedores, é preciso também ter uma agenda qualificadora. Nas grandes economias do mundo, as maiores empresas estão cercadas por uma periferia de empresas menores, porém vanguardistas, que acalentam as inovações mais radicais. A nós falta esta periferia vanguardista. Nós temos que criá-las.
Obrigado! Gabriel Leonardos Gabriel.Leonardos@kasznarleonardos.com www.kasznarleonardos.com