ACÓRDÃO DO TRIBUNAL 3 de Março de 1988 *

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1 ACÓRDÃO DE PROCESSO 434/85 ACÓRDÃO DO TRIBUNAL 3 de Março de 1988 * No processo 434/85, que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal, nos termos do artigo 177. do Tratado CEE, pela Câmara dos Lordes, destinado a obter no processo pendente neste órgão jurisdicional entre Allen & Hanburys Ltd, e Generics (UK) Ltd, uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação dos artigos 30. e 36. do Tratado de modo a apreciar a conformidade com o direito comunitário das disposições do n. 3 do artigo 46. do Patents Act de 1977 que permitem ao titular de uma patente britânica obter uma ordem judicial de proibição da importação de outro Estado-membro de uma mercadoria produzida em violação desta patente, O TRIBUNAL, constituído pelos Srs G. Bosco, presidente de secção, f. f. de presidente, J. C. Moitinho de Almeida, presidente de secção, T. Koopmans, U. Everling, Y. Galmot, C. Kakouris e R. Joliét, juízes, advogado-geral : G. F. Mancini secretário: H. A. Rühi, administrador principal vistas as observações apresentadas: em representação de Allen & Hanburys Ltd, por A. Watson, QC, barrister, em representação da Generics (UK) Ltd, por J. Lever, QC, solicitor, * Lingua do processo: inglês. 1268

2 ALLEN & HANBURYS / GENERICS em representação do Governo do Reino Unido, por S. J. Hay, na qualidade de agente, e por S. Thorley, barrister, em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por E. L. White, na qualidade de agente, visto o relatório para audiência e após a realização desta em 16 de Setembro de 1987, ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 2 de Dezembro de 1987, profere o presente Acórdão 1 Por acórdão de 12 de Dezembro de 1985, entrado no Tribunal em 20 de Dezembro de 1985, a Câmara dos Lordes colocou, ao abrigo do artigo 177. do Tratado CEE, várias questões prejudiciais relativas à interpretação dos artigos 30. e 36. do Tratado, de modo a apreciar a compatibilidade de determinadas disposições da legislação nacional sobre patentes, e especialmente o regime das licenças obrigatórias, com as regras da livre circulação de mercadorias. 2 Estas questões foram suscitadas no âmbito de um litígio que opõe a sociedade Allen & Hanburys (a seguir designada «AH»), titular de uma patente britânica para o produto farmacêutico Salbutamol, à sociedade Generics (a seguir designada «Generics»), por esta pretender importar para o Reino Unido Salbutamol proveniente de Itália, onde esse produto foi fabricado por uma empresa que não possui qualquer vínculo financeiro ou contratual com a AH. 3 Por força do disposto no Patents Act de 1977, a patente de que AH é titular tem a menção «licença obrigatória» desde 15 de Setembro de

3 ACÓRDÃO DE PROCESSO 434/85 4 Segundo este diploma, e especialmente segundo o artigo 46., tal como interpretado pelo órgão jurisdicional nacional, os efeitos da menção «licença obrigatória» são os seguintes: 1) qualquer pessoa está legalmente autorizada a obter uma licença sobre a patente nas condições que podem ser fixadas quer por acordo, quer, na falta dele, pelo «Comptroller General of Patents». Uma das condições que pode ser imposta ao requerente é a proibição de importar o produto abrangido pela patente, de modo que se a empresa que o fabrica no território nacional tem a certeza de obter uma licença, o mesmo já não se verifica com o importador; 2) Em caso de procedimento por violação da patente, não poderá ser oposta qualquer ordem ou proibição ao infractor da patente que fabrique o produto em território nacional, desde que ele se comprometa a obter uma licença nas condições acima mencionadas, mas não é esse o caso para a empresa que infrinja o direito exclusivo mediante importação. Além disso, o montante da indemnização que pode eventualmente ser exigida ao infractor da patente que fabrique o produto em território nacional é limitado ao dobro do montante que ele teria de pagar como concessionário da licença, ao passo que esse limite não é aplicável à empresa que viole um direito exclusivo mediante a importação. 5 De acordo com o direito nacional aplicável, a Generics solicitou uma licença de exploração dessa patente à AH, e, em seguida, ao Comptroller General of Patents, nomeadamente para efeitos de importação de Salbutamol para o Reino Unido. Todavia, sem aguardar a decisão do Comptroller General of Patents, a Generics informou a AH da sua intenção de começar a proceder às importações em causa. 6 O processo então instaurado pela AH, principalmente com o objectivo de impedir a Generics de concretizar a anunciada violação da patente, subiu à Câmara dos Lordes, que submeteu ap Tribunal as seguintes questões prejudicias : «1) É contrária às disposições dos artigos 30. e 36. do Tratado CEE a emissão de uma ordem ou proibição pelos tribunais de um Estado-membro a favor do 1270

4 ALLEN & HANBURYS / GENERICS titular de uma patente garantida pela lei desse Estado-membro, ordem essa que proíba a importação de bens de outro Estado-membro em violação da patente (seguidamente designada «os bens»), estando pendente a decisão das autoridades competentes referidas na alínea c), nas seguintes circunstâncias: a) os bens não eram comercializados no Estado-membro de origem pelo titular da patente ou com o seu consentimento ou com o consentimento de alguém a ele ligado; b) qualquer pessoa poderia, fazendo as diligências necessárias, obter uma licença obrigatória na altura em que foi feita a menção referida na alínea c) e, sob reserva da segunda questão, essa licença podia ou não impedir a importação; c) sem o consentimento ou qualquer iniciativa do titular da patente foi-lhe, ou presume-se ter sido, aposta a menção "licença obrigatória" por força da legislação nacional entrada em vigor após a concessão da patente, com a consequência de que, nos termos da legislação nacional, não poderá ser obtida uma ordem contra uma pessoa que infrinja a patente através de fabricação interna ou venda de bens internamente produzidos se essa pessoa se comprometer, em caso de processo por violação da patente, a obter uma licença nas condições que podem ser estabelecidas por acordo ou, após análise do requerimento e audição das partes, pelas autoridades competentes do Estado-membro; d) o importador, no processo por violação de patente, tentou, mas não conseguiu, obter uma licença nessas condições? 2) Quando esta licença é pedida num Estado-membro, as disposições dos artigos 30. e 36. do Tratado CEE impõem sempre, nestas circunstâncias, às autoridades competentes a inclusão na licença de condições que permitam as importações provenientes de outro Estado-membro? 1271

5 ACÓRDÃO DE PROCESSO 434/85 3) A resposta à primeira e segunda questões é afectada e, se o é, por que forma, pelo facto de as mercadorias serem produtos farmacêuticos e as importações provirem de um Estado-membro em que esses produtos não podem ser objecto de patente? 4) Se as respostas à primeira, segunda e terceira questões forem no sentido de que os artigos 30. e 36. do Tratado CEE não permitem ao titular da patente obter uma ordem judicial de proibição dessas importações, pode essa ordem no entanto ser obtida com base na jurisprudência do Tribunal de Justiça e, particularmente, na jurisprudência em matéria de concorrência desleal e de protecção do consumidor?» 7 Para mais ampla exposição dos factos do litígio no processo principal, da regulamentação nacional aplicável e das observações apresentadas perante o Tribunal, remete-se para o relatório para audiência. Estes elementos apenas serão adiante retomados na medida do necessário para a fundamentação do Tribunal. Quanto à primeira questão 8 Em substância, a primeira questão destina-se a esclarecer se os artigos 30. e 36. do Tratado devem ser interpretados no sentido de se oporem a que os tribunais de um Estado-membro proíbam expressamente a importação de outro Estado-membro de um produto que viole uma patente com a menção «licença obrigatória» a um importador que se comprometeu a obter uma licença nas condições previstas pela lei, quando tal proibição é excluída nas mesmas condições relativamente a um infractor da patente que fabrique o produto no território nacional. 9 Cabe lembrar a este propósito que, por efeito das disposições do Tratado relativas à livre circulação de mercadorias, e em particular do artigo 30., são proibidas entre os Estados-membros medidas restritivas da importação e quaisquer medidas de efeito equivalente. Contudo, nos termos do artigo 36., estas disposições são aplicáveis sem prejuízo das proibições ou restrições à importação justificadas por razões de protecção da propriedade industrial e comercial. Tais proibições ou restrições não devem ser no entanto nem um meio de discriminação arbitrária nem uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-membros. 1272

6 ALLEN & HANBURYS / GENERICS 10 Resulta de jurisprudência constante do Tribunal (ver, nomeadamente, acórdão de 14 de Julho de 1981, Merck, Recueil, p. 2063) que o artigo 36., na medida em que introduz uma excepção a um dos princípios fundamentais do mercado comum, apenas admite derrogações à livre circulação das mercadorias se elas forem justificadas pela salvaguarda dos direitos que constituem o objecto específico desta propriedade. 11 De um modo geral, o objecto específico da propriedade industrial e comercial implica para o titular de uma patente o direito exclusivo de utilizar uma invenção com vista à fabricação e à primeira colocação em circulação de produtos industriais, seja directamente, seja pela concessão de licenças a terceiros, bem como o direito de se opor a qualquer violação da patente (ver acórdão de 14 de Julho de 1981, Merck, já citado). 12 Contudo, verifica-se que, no caso particular de uma patente que possui a menção «licença obrigatória», o conteúdo dos direitos exclusivos do titular dessa patente se encontra sensivelmente alterado. 13 Com efeito, resulta da análise que do Patents Act de 1977 é feita pelo tribunal nacional que, no Reino Unido, o titular de urna patente com a menção «licença obrigatória» não pode, ao contrário do titular de uma patente comum, opor-se à concessão de uma licença a um terceiro que a peça para efeitos de fabrico e comercialização do produto em causa nesse Estado-membro, apenas mantendo o direito ao pagamento de uma remuneração equitativa. 14 Nestas condições, deve admitir-se que a possibilidade de os tribunais nacionais proibirem a importação do produto respectivo não encontra justificação nas disposições do artigo 36. relativas à protecção da propriedade industrial e comercial, a não ser que esta proibição seja necessária para assegurar ao titular da patente, face aos importadores, os mesmos direitos que lhe são reconhecidos face aos produtores que fabricam o produto no território nacional, isto é, uma remuneração equitativa da patente. 1273

7 ACÓRDÃO DE PROCESSO 434/85 15 E face a este critèrio que deve analisar-se o valor de algumas considerações expendidas perante o Tribunal, quer pela AH quer pelo Governo do Reino Unido, para justificar uma proibição de importação emitida contra um importador infractor da patente. 16 Deve notar-se, antes de mais, que um importador pode não ter qualquer presença significativa no Estado-membro de importação. É esse especialmente o caso quando os seus bens e o seu pessoal não estão sujeitos à jurisdição desse Estado. Uma proibição de importação seria então justificada, até ser dada ao titular da patente a garantia do pagamento efectivo dos montantes que lhe são devidos. 17 Esta justificação não pode, no entanto, ser admitida num Estado-membro em que, quando os fabricantes instalados no território nacional não apresentam também capacidade financeira suficiente, a legislação aplicável não admite que esta circunstância justifique que contra eles seja emitida uma ordem judicial até que sejam dadas garantias de pagamento. Para o importador como para o fabricante instalado no território nacional estas garantias de pagamento podem apenas figurar entre as condições estabelecidas no acordo de licença ou, na falta dele, pela autoridade nacional competente. 18 Foi igualmente sustentado que a proibição da importação poderá justificar-se pela dificuldade de controlar a origem e as quantidades das mercadorias importadas a partir das quais deve ser calculado o pagamento das royalties devidas ao titular da patente. 19 Deve, contudo, salientar-se que o controlo das quantidades de mercadorias comercializadas pode igualmente apresentar dificuldades no caso de fabrico nacional e nem por isso é possível qualquer ordem ou proibição. Cabe, portanto, unicamente ao acordo de licença, ou, na falta dele, à autoridade nacional competente, prever as modalidades que permitam ao titular da patente verificar os documentos de compra, importação e venda do produto pelo importador. 20 Foi por fim alegado que uma ordem judicial no sentido de proibir a importação poderá ser justificada para permitir ao titular da patente controlar a qualidade dos medicamentos importados, o que representaria um interesse para a saúde pública. 1274

8 ALLEN & HANBURYS / GENERICS 21 Contudo, tal consideração é estranha à salvaguarda dos direitos exclusivos do titular da patente e não pode ser acolhida para justificar, a título de protecção da propriedade industrial e comercial, uma restrição ao comércio entre os Estados- -membros. 22 Parece, em suma, que a emissão de uma ordem contra um importador violador da patente nas condições descritas pelo tribunal nacional revestiria a natureza de uma discriminação arbitrária proibida pelo artigo 36. do Tratado que não pode ser justificada a título da protecção da propriedade industrial e comercial. 23 Nestas condições há que responder à primeira questão que os artigos 30. e 36. do Tratado devem ser interpretados no sentido de que se opõem a que os tribunais de um Estado-membro emitam uma ordem que proíba a importação a partir de outro Estado-membro de um produto que viole uma patente com a menção «licença obrigatória» contra um importador que se comprometeu a obter uma licença nas condições previstas na lei, quando, em idênticas circunstâncias, essa ordem não pode ser emitida contra quem fabrique o produto em território nacional. Quanto à segunda questão 24 Em substância, a segunda questão destina-se a determinar se os artigos 30. e 36. do Tratado devem ser interpretados no sentido de proibirem às autoridades administrativas competentes a imposição de condições ao concessionário da licença que impeçam a importação dos outros Estados-membros de um produto protegido por uma patente com a menção «licença obrigatória», se essas autoridades nao podem recusar a concessão de uma licença a uma empresa que fabrique o produto no território nacional e nele o comercialize. 25 Convém lembrar a este respeito que as exigências do Tratado, em matéria de livre circulação de mercadorias, se impõem do mesmo modo relativamente a todos os órgãos dos Estados-membros, quer se trate de tribunais quer de autoridades administrativas. 1275

9 ACÓRDÃO DE PROCESSO 434/85 26 Deve constatar-se, além disso, que nenhuma consideração diversa das que foram afastadas aquando do exame da primeira questão foi avançada perante o Tribunal para justificar a proibição das importações de outros Estados-membros aquando da fixação das condições de concessão da licença. 27 Assim, deve responder-se à segunda questão que os artigos 30. e 36. do Tratado devem ser interpretados no sentido de que proíbem às autoridades administrativas competentes a imposição de condições ao concessionário da licença que impeçam a importação de outros Estados-membros de um produto abrangido por uma patente com a menção «licença obrigatória», se essas autoridades não podem recusar a concessão de uma licença a uma empresa que fabricasse o produto no território nacional e nele o comercializasse. Quanto à terceira questão 28 Esta questão visa o ponto de saber se as respostas dadas às duas primeiras questões podem ser afectadas pelo facto de a mercadoria em causa ser um produto farmacêutico importado de um Estado-membro onde não pode ser objecto de patente. 29 Resulta das considerações anteriores que, num sistema de licença obrigatória tal como o descrito pelo tribunal nacional, a protecção dos direitos decorrentes de uma patente se limita a assegurar ao seu titular uma remuneração equitativa quer para os produtos importados, quer para os produtos fabricados e comercializados no Estado-membro de importação. 30 Foi, entretanto, observado perante o Tribunal que, num Estado-membro em que os produtos farmacêuticos não podem ser objecto de patente, os produtores, ao contrário dos produtores dos outros Estados-membros, se encontram dispensados de proceder a despesas de investigação e encontram-se assim aptos a produzir em condições que falseiam a concorrência. A proibição de importação seria o único meio de remediar esta situação. 1276

10 ALLEN & HANBURYS / GENERICS u Este argumento não pode ser aceite. Mesmo não sendo necessário interrogarmo- -nos sobre a exactidão material dos factos referidos, basta salientar que a remuneração equitativa a que tem direito o titular da patente submetida ao regime de licença obrigatória se destina precisamente a compensá-lo pelas despesas de investigação que teve de suportar. Não deve, por conseguinte, distinguir-se consoante o produto comercializado por terceiro tenha sido fabricado em território nacional ou no território de um Estado-membro onde o produto não podia ser objecto de patente. 32 Há pois que responder ao tribunal nacional que as respostas às duas primeiras questões não são afectadas pelo facto de o produto em causa ser um produto farmacêutico e provir de um Estado-membro onde não pode ser objecto de patente. Quanto à quarta questão 33 Com esta questão pretende-se saber se, na hipótese de a proibição de importação não poder ser justificada com base no artigo 36. do Tratado, ela pode, não obstante, basear-se em exigências de carácter imperativo atinentes à defesa dos consumidores e à lealdade das trocas comerciais, tais como foram reconhecidas pelo Tribunal na interpretação que deu ao artigo 30. do Tratado. 34 Resulta das conclusões precedentes que a legislação nacional relativa às licenças obrigatórias não é indistintamente aplicável aos produtores estabelecidos no território nacional e aos importadores. 35 Segundo jurisprudência constante firmada nomeadamente pelo acórdão de 17 de Junho de 1981 (Comissão/Irlanda, 113/80, Recueil, p. 1625), só quando uma legislação nacional é indistintamente aplicável aos produtos nacionais e aos produtos importados é que ela não é abrangida pelas proibições estabelecidas no artigo 30. do Tratado, se for necessária para a satisfação de exigências imperativas atinentes, em particular, à defesa dos consumidores e à lealdade das trocas comerciais. 1277

11 ACÓRDÃO DE PROCESSO 434/85 36 Há, pois, que responder ao tribunal nacional que uma proibição de importação não pode ser baseada em exigências imperativas de defesa dos consumidores ou da lealdade das transacções comerciais quando a legislação nacional em que se fundamenta não é indistintamente aplicável aos produtos nacionais e aos produtos importados. Quanto às despesas 37 As despesas efectuadas pelo Governo do Reino Unido e pela Comissão das Comunidades Europeias, que apresentaram observações ao Tribunal, não são reembolsáveis. Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas. Pelos fundamentos expostos, O TRIBUNAL, pronunciando-se sobre as questões que lhe foram submetidas, pela Câmara dos Lordes, declara: 1) Os artigos 30. e 36. do Tratado devem ser interpretados no sentido de que se opõem a que os tribunais de um Estado-membro emitam uma ordem que proíba a importação de outro Estado-membro de um produto que viole uma patente com a menção «licença-obrigatória» contra um importador que se comprometeu a obter uma licença nas condições previstas pela lei, quando, em idênticas circunstâncias, essa ordem não pode ser emitida contra quem fabrique o produto em território nacional. 2) Os artigos 30. e 36. do Tratado devem ser interpretados no sentido de que proíbem às autoridades administrativas competentes a imposição de condições ao concessionário da licença que impeçam a importação de outros Estados-membros de um produto abrangido por uma patente com a menção «licença obrigatória»se essas autoridades não podem recusar a concessão de uma licença a uma empresa que fabricasse o produto no território nacional e aí o comercializasse. 1278

12 ALLEN & HANBURYS / GENERICS 3) As respostas às duas primeiras questões não são afectadas pela circunstância de o produto em causa ser um produto farmacêutico e provir de um Estado-membro onde não pode ser objecto de patente. 4) Uma proibição de importação não pode ser baseada em exigências imperativas de defesa dos consumidores ou da lealdade das transacções comerciais quando a legislação nacional em que se fundamenta não é indistintamente aplicável aos produtos nacionais e aos produtos importados. Bosco Moitinho de Almeida Koopmans Everling Galmot Kakouris Joliét Proferido em audiência pública no Luxemburgo, a 3 de Março de O secretário J.-G. Giraud O presidente A. J. Mackenzie Stuart 1279