Módulo 4.2 O regime especial de proteção dos desenhos industriais

Módulo 4.2 O regime especial de proteção dos desenhos industriais Aula 2 Alexandre Fukuda Yamashita 29.06.2017

Das condições do pedido Art. 104 da LPI possibilidade de proteger variações configurativas em um único registro de desenho industrial. REQUISITOS -se referir a um único objeto -conter até 20 realizações alternativas -destinar ao mesmo propósito (finalidade) -manter a característica distintiva preponderante

Das condições do pedido Exemplos de variações do objeto. Telefone Cadeira Mesas

Das condições do pedido Art. 104 parágrafo único Determina as condições quanto à qualidade das imagens do desenho industrial. As imagens devem representar o desenho industrial de forma clara e suficiente. Permitir que um técnico no assunto consiga reproduzir o objeto

Das condições do pedido Exemplos com relação a qualidade das imagens.

Das condições do pedido Imagens devem representar o objeto de forma clara e suficiente Perspectiva Lateral Direita/Esquerda Frontal/Posterior Inferior Superior

Das condições do pedido Art. 104 - O pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto, permitida uma pluralidade de variações, desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) variações. Parágrafo único - O desenho deverá representar clara e suficientemente o objeto e suas variações, se houver, de modo a possibilitar sua reprodução por técnico no assunto.

Do processo e do exame do pedido Art. 106 Exame formal do pedido de desenho industrial -Art. 100 Não registrável como DI -Art. 101 Documentos e informações necessárias (Requerimento, Guia, Figuras etc.) -Art. 104 variações e se os desenhos estão representados de forma clara e suficiente para a reprodução por um técnico no assunto PUBLICAÇÃO E CONCESSÃO

Do processo e do exame do pedido REQUERIMENTO DE SIGILO NO ATO DO DEPÓSITO 1º do Art. 106 da LPI estabelece a possibilidade do depositante requerer o sigilo de seu pedido de desenho industrial. PRAZO DE 180 DIAS Se requerido Possibilita a retirada do pedido no prazo de 90 dias Art. 105 da LPI estabelece a possibilidade do depositante retirar o seu pedido de desenho industrial.

Do processo e do exame do pedido REQUERIMENTO DE SIGILO NO ATO DO DEPÓSITO sem produzir qualquer efeito 90 dias 180 dias período de sigilo

Do processo e do exame do pedido 2º do Art. 106 o procedimento somente se iniciará quando da comprovação do documento de prioridade, se for o caso 3º do Art. 106 estabelece o prazo para cumprimento de exigência técnica, quando não atender ao disposto nos Arts. 101 e 104: Documentos no ato de depósito; Problemas na apresentação das Figuras / variações configurativas

Do processo e do exame do pedido 4º do Art. 106 indeferimento do pedido, caso o objeto de proteção não seja considerado desenho industrial Art. 100. Contrário à moral, bons costumes, ofenda 3º, etc.; Forma necessária ou comum do objeto.

Do processo e do exame do pedido Art. 106 - Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos arts. 100, 101 e 104, será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado. 1º - A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do depósito, após o que será processado. 2º - Se o depositante se beneficiar do disposto no art. 99, aguardar-se-á a apresentação do documento de prioridade para o processamento do pedido. 3º - Não atendido o disposto nos arts. 101 e 104, será formulada exigência, que deverá ser respondida em 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo. 4º - Não atendido o disposto no art. 100, o pedido de registro será indeferido.

Do exame de mérito do DI Atenção Não é obrigatório para concessão Artigo 111 da LPI: Avaliação da Novidade e Originalidade; O titular do registro poderá requerer a qualquer tempo da vigência; OINPI pode requerer anulidade ex-oficio

Exame formal e Exame de mérito FORMAL -Obrigatório para a concessão -Art. 106 da LPI -Avaliação das formalidades - Art. 100, 101 e 104 -O INPI procede automaticamente MÉRITO -Não é obrigatório para concessão -Art. 111 da LPI -Avaliação dos requisitos de NOVIDADE E ORIGINALIDADE do desenho industriatrial -O Titular pode requerer à qualquer tempo de vigência

Processamento do pedido

Concessão do Registro Atendido os requisitos do exame formal quanto ao estabelecido no Art. 106 Publicação e Concessão

Concessão do Registro Art. 107 - Do certificado deverão constar o número e o título, nome do autor - observado o disposto no 4º do art. 6º, o nome, a nacionalidade e o domicílio do titular, o prazo de vigência, os desenhos, os dados relativos à, e, quando houver prioridade estrangeira, relatório descritivo e reivindicações.

Vigência do Registro e Retribuição quinquenal Vigência (Art. 108) Validade de 10 anos, a partir da data de depósito -podendo ser prorrogado por três períodos consecutivos de 5 anos Total de 25 anos Deverá ser formulado (pago) ao longo do ultimo ano de vigência. Prazo extraordinário de 180 dias. 1ª Prorrogação no final do período de 10 anos

Vigência do Registro e Retribuição quinquenal Retribuição quinquenal (Art. 120) Pagamento de retribuição qüinqüenal, a partir do segundo qüinqüênio contado da data de depósito. Prazos: -2º quinquenio = durante o 5º ano de vigência -Demais = junto com a prorrogação Prazo extraordinário de 6 meses.

Vigência do Registro e Retribuição quinquenal Atenção especial aos prazos extraordinários Prorrogação = 180 dias Quinquenio = 6 meses

Vigência do Registro e Retribuição quinquenal = Prazo ordinário de 12 meses que antecedem a data fatal

Vigência do Registro e Retribuição quinquenal Art. 108 - O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5(cinco) anos cada. 1º - O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição. 2º - Se o pedido de prorrogação não tiver sido formulado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 180 (cento e oitenta) dias subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

Vigência do Registro e Retribuição quinquenal Art. 120 - O titular do registro está sujeito ao pagamento de retribuição qüinqüenal, a partir do segundo qüinqüênio da data do depósito. 1º - O pagamento do segundo qüinqüênio será feito durante o 5º (quinto) ano da vigência do registro. 2º - O pagamento dos demais qüinqüênios será apresentado junto comopedidodeprorrogação aqueserefereoart. 108. 3º - O pagamento dos qüinqüênios poderá ainda ser efetuado dentro dos 6 (seis) meses subseqüentes ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, mediante pagamento de retribuição adicional.

Proteção conferida pelo registro Direito de excluir terceiros não autorizados da exploração comercial Art. 109 - parágrafo único, remete ao art. 42, e incisos I, II e IV do Art. 43 Art. 110 usuário anterior É o mesmo direito obtido por patentes.

Proteção conferida pelo registro Art. 109 - A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido. Parágrafo único - Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposiçõesdoart. 42edosincisos I, II eiv doart. 43. Art. 110 - À pessoa que, de boa fé, antes da data do depósito ou da prioridade do pedido de registro explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores. 1º - O direito conferido naformadeste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com a exploração do objeto do registro, por alienação ou arrendamento. 2º - O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto do registro através de divulgação nos termos do 3º do art. 96, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 6 (seis) meses contados da divulgação.

Proteção conferida pelo registro Ponto de atenção Desenvolver e proteger as próprias tecnologias. Cuidado com as tecnologias protegidas por terceiros.

Extinção do Certificado Art. 119 da LPI: I pela expiração do prazo de vigência; II pela renúncia de seu titular; III pela falta de pagamento Qüinqüênio e Prorrogação; IV pela inobservância do disposto no Art. 217 falta de Procurador.

Extinção do Certificado Art. 119 - O registro extingue-se: I-pela expiração doprazo de vigência; II - pela renúnciade seu titular, ressalvado o direito de terceiros; III - pela falta de pagamento da retribuição prevista nos arts. 108e120; ou IV -pela inobservância do disposto no art. 217.

Nulidade do Registro Art. 112 da LPI É nulo o registro que estiver em desacordo com as disposições da LPI. *Novidade e Originalidade* Administrativamente Judicialmente

Nulidade do Registro Art. 113 Processo Administrativo de Nulidade (PAN) -Poderá ser requerido por qualquer pessoa com legítimo interesse ou pelo próprio INPI. -5 anos contados da data da concessão do Registro -Se requerido dentro de 60 dias contados da data da concessão os efeitos do Registro estão suspensos

Nulidade do Registro Art. 113 2 - Suspensão dos efeitos da concessão se requerida em até 60 dias após a concessão Art. 114 Art. 115 Art. 116

Nulidade do Registro Ação de Nulidade - Justiça Federal - A qualquer tempo da vigência

Nulidade do Registro Art. 118. Aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 56 e 57. Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. 1º A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa. 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios. Art. 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito. 1º O prazo para resposta do réu titular da patente será de 60 (sessenta) dias. 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.

Crimes contra DI Art. 187. Fabricar, sem autorização do titular, produto que incorpore desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão. Pena -detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. Art. 188. Comete crime contra registro de desenho industrial quem: I -exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão; ou II -importa produto que incorpore desenho industrial registrado no País, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular ou com seu consentimento. Pena -detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Crimes contra DI Comentários Aplicam-se os pressupostos básicos das ações judiciais de infração de direitos. Registro semexame de mérito não sustenta pedido de tutela antecipada é título precário... Registros suspensos dificilmente sustentam uma ação judicial (art. 133 2º ). Pedidos de infração podem ser cumulados com concorrência desleal.

Crimes contra DI Comentários A avaliação de imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão (arts. 187 e 188) parece necessitar de análise complementar de outros parâmetros, variável caso a caso: Consumidor comum ou informado? Qual o canal de comércio? Onde o produto fica exposto ao consumidor? O produto é de alta ou baixa tecnologia? Até onde vai a funcionalidade do objeto e onde começa a forma ornamental (banda de rodagem de pneus, perfis de metal) O tamanho e a cor dos objeto pode prejudicar sua capacidade de distinguir-se de outros.

Proteção internacional do Registro União Européia Acordo de Haia Convenção da União de Paris CUP PRAZO de 6 meses

Casos interessantes...

Dúvidas... Muito obrigado e sucesso! Alexandre F. Yamashita alexandre@mommalaw.com