MERCOSUL/CMC/DEC N 16/98 PROTOCOLO DE HARMONIZAÇÃO DE NORMAS EM MATERIA DE DESENHOS INDUSTRIAIS TENDO EM VISTA: O Tratado de Assunção e o Protocolo de Ouro Preto e a Decisão Nº 8/95 do Conselho do Mercado Comum. CONSIDERANDO: Que é necessário promover uma proteção efetiva e adequada dos direitos de Propriedade Intelectual em matéria de Desenhos Industriais. Que se devem estabelecer para tais fins regras e princípios que sirvam para a aplicação dos direitos de Propriedade Intelectual em matéria de Desenhos Industriais. O CONSELHO DO MERCADO COMUM DECIDE: Art. 1 Aprovar o "Protocolo de Harmonização de Normas em Matéria de Desenhos Industriais", em suas versões em espanhol e português, que consta como Anexo e faz parte da presente Decisão. XV CMC Rio de Janeiro, 10/XII/98
PROTOCOLO DE HARMONIZAÇÃO DE NORMAS EM MATÉRIA DE DESENHOS INDUSTRIAIS Os Governos da República Argentina, da República Federativa do Brasil, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai; Desejando reduzir as distorções e os impedimentos ao comércio e à circulação de bens e serviços no território dos Estados Partes do Tratado de Assunção; Reconhecendo a necessidade de promover uma proteção efetiva e adequada aos direitos de propriedade intelectual em matéria de Desenhos Industriais e garantir que o exercício de tais direitos não represente em si mesmo uma barreira ao comércio legítimo; Reconhecendo a necessidade de estabelecer para tais fins regras e princípios que sirvam para orientar a ação administrativa, legislativa e judicial de cada Estado Parte no reconhecimento e aplicação dos direitos de propriedade intelectual em matéria de desenhos industriais; Concordando que tais regras e princípios devem conformar-se às normas fixadas nos instrumentos multilaterais existentes em nível internacional, em particular o Convênio de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (Ata de Estocolmo de 1967) e o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, firmado em 15 de Abril de 1994 como anexo ao Acordo que estabelece a Organização Mundial de Comércio, negociado no âmbito da Rodada Uruguai do GATT e; Considerando o compromisso assumido pelos Estados Partes, no Artigo 24 do Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no MERCOSUL em matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem, e o disposto no Capítulo 4 da Resolução N. 38/95 do Grupo Mercado Comum. Disposições Gerais ARTIGO 1 Natureza e Alcance das Obrigações Os Estados Partes garantirão uma proteção efetiva à Propriedade Intelectual em matéria de Desenhos Industriais, assegurando ao menos a proteção que deriva dos princípios e normas enunciadas neste Protocolo. Sem embargo, poderão conceder uma proteção mais ampla, sempre que não seja incompatível com as normas e princípios dos Tratados mencionados
neste Protocolo. ARTIGO 2 Vigência das Obrigações Internacionais 1. Os Estados Partes se obrigam a observar as normas e princípios da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (Ata de Estocolmo de 1967) e o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (1994). 2. Nenhuma disposição do presente Protocolo afetará as obrigações dos Estados Partes resultantes da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (Ata de Estocolmo de 1967), ou do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio (1994), anexo ao Acordo de criação da Organização Mundial do Comércio (1994). ARTIGO 3 Tratamento Nacional Cada Estado Parte concederá aos nacionais dos demais Estados Partes um tratamento não menos favorável que o que conceda a seus próprios nacionais quanto à proteção e exercício dos direitos de Propriedade Intelectual em matéria Desenhos Industriais. ARTIGO 4 Dispensa de Legalização 1. Os Estados Partes dispensarão a legalização de documentos nos procedimentos relativos à Propriedade Intelectual em matéria de Desenhos Industriais provenientes dos mesmos. 2. Os Estados Partes dispensarão a apresentação de tradução realizada por tradutor público nos procedimentos relativos à Propriedade Intelectual em matéria de Desenhos Industriais, quando os documentos originais provierem dos mesmos. 3. Os Estados Partes poderão exigir a legalização do documento e/ou a tradução realizada por tradutor público, quando for indispensável em caso de litígio na via administrativa ou judicial. ARTIGO 5 Conceito de Desenho Industrial São Desenhos Industriais protegíveis as criações originais consistentes em uma forma plástica ou destinadas a dar uma aparência especial a
um produto industrial conferindo-lhe caráter ornamental. ARTIGO 6 Superposição de Regimes de Proteção A proteção conferida ao Desenho Industrial não afeta a proteção que possa merecer o desenho conforme outros regimes de proteção da Propriedade Intelectual.
ARTIGO 7 Direito a Obter a Proteção 1. O direito a obter a proteção de um Desenho Industrial pertence ao autor, sem prejuízo das normas que forem aplicáveis nos Estados Partes quanto a sua titularidade e transmissão. 2. Poderão ser titulares do direito as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras. ARTIGO 8 Requisitos de Proteção 1. Originalidade: Diferir de forma significativa dos Desenhos Industriais conhecidos. 1.1. Não são novos os desenhos que tenham sido explorados publicamente ou tornados acessíveis ao público, no MERCOSUL ou em qualquer outro país, por qualquer meio antes da data da solicitação ou da prioridade validamente reivindicada. 1.2. Não se consideram novos para os fins da proteção, os desenhos industriais que tenham sido motivo de pedido anterior no país da apresentação, sempre que tal pedido seja acessível ao público, ainda que posteriormente. 1.3. Não se reputam conhecidos os desenhos divulgados dentro dos 6 (seis) meses que precedam à data da apresentação do pedido ou da prioridade, nas seguintes condições: a) Sempre que tal divulgação houver resultado direta ou indiretamente de atos realizados pelo autor ou seu sucessor ou de uma deslealdade, descumprimento de contrato ou ato ilícito cometido contra algum deles. b) A publicação de pedidos realizada errônea ou indevidamente pela Oficina de Propriedade Industrial. 2. Aplicação Industrial. ARTIGO 9 Matéria Excluída de Proteção 1. Os Desenhos Industriais determinados essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. 2. Os desenhos que importarem em realizações de caráter puramente artístico ou que não sirvam de modelo para sua fabricação industrial.
3. Aqueles cuja exploração seja necessário impedir para proteger a ordem pública, a moral e os bons costumes.
ARTIGO 10º Data de Apresentação do Pedido 1. Os Estados Partes comprometem-se a conceder uma data de depósito para os pedidos de Desenho Industrial que cumpram com os requisitos mínimos seguintes: a) identificação do autor; b) dados pessoais do solicitante; c) uma declaração pela qual se manifeste a vontade implícita ou explícita de obter a proteção; d) identificação suficiente do objeto da proteção através de desenhos ou outros meios (fotografias); e) indicação do campo de aplicação quando não surja claramente do anterior; e f) pagamentos de taxas. 2. Cada Estado Parte concederá um prazo razoável para que o solicitante cumpra com os demais requisitos e formalidades exigidos pela legislação de cada um deles. 2.1. Tal prazo não poderão ser inferior a 5 (cinco) dias contados da notificação ao solicitante. 3. Cumpridos os requisitos e formalidades exigidos no prazo concedido, o pedido será considerado como depositado na data da recepção do pedido inicial. ARTIGO 11º Direitos Provenientes do Registro O titular de um Desenho Industrial protegido terá o direito de impedir que terceiros, sem seu consentimento, fabriquem, vendam ou importem artigos que ostentem ou incorporem um desenho que seja uma cópia, ou fundamentalmente uma cópia, do desenho protegido, quando esses atos se realizem com fins comerciais. ARTIGO 12º Exceções aos Direitos Conferidos
Os direitos conferidos ao titular do registro de Desenho Industrial não alcançam os atos realizados: a) no âmbito privado e com fins não comerciais, sempre que não prejudiquem significativamente o interesse econômico do titular; b) com fins de experimentação, ensino ou investigação, exclusivamente. ARTIGO 13º Exaustão do Direito A proteção de um Desenho Industrial em um dos Estados Partes não poderá impedir a livre circulação dos artigos que ostentem ou incorporem o mesmo desenho depois que tenham sido introduzidos legitimamente no comércio de qualquer dos Estados Partes do MERCOSUL, pelo titular ou com seu consentimento. ARTIGO 14º Vigência, Prazo do Registro e Renovação (Prorrogação) 1. O registro terá uma duração mínima de 10 anos a partir do pedido. 2. Os Estados Partes comprometem-se a realizar esforços no sentido de prever em suas legislações, no mínimo, uma renovação de cinco anos. ARTIGO 15º Anuidades Os Estados Partes poderão prever o pagamento periódico de taxas como condição para a manutenção do direito. ARTIGO 16º Extinção do Registro. Causas 1. Vencimento do prazo de vigência do registro. 2. No caso em que as legislações dos Estados Partes prevejam o pagamento de taxas para a manutenção do direito, a falta do pagamento das mesmas. 3. Renúncia do titular, sem prejuízo dos direitos de terceiros. 4. No caso em que as legislações dos Estados Partes assim o prevejam, a falta de manutenção de procurador no país, ou de domicílio constituído, quando se tratar de titular não residente.
ARTIGO 17º Nulidade do Registro 1. A ação de nulidade de um registro de Desenho Industrial não prescreverá: a) quando houver sido obtido de má-fé. b) nos casos de descumprimento dos requisitos de fundo. 2. A nulidade poderá ser promovida por via administrativa ou judicial conforme o caso. 3. A nulidade poderá ser deduzida administrativamente quando o registro houver sido obtido com descumprimento dos requisitos de fundo (Arts. 5, 8 e 9 do presente Protocolo) ou no caso em que o registro tenha sido obtido de má-fé quando a legislação de algum Estado Parte assim o preveja. 3.1. O procedimento administrativo iniciar-se-á de ofício ou a pedido de qualquer pessoa interessada, e não se resolverá a nulidade sem oferecer oportunidade de defesa ao titular. 3.2. O procedimento administrativo poderá ser promovido dentro de prazo, no mínimo de dois anos, a partir da data de concessão do registro. ARTIGO 18º Reivindicação do Direito Os Estados Partes comprometem-se a prever em suas legislações a possibilidade de que o autor de um desenho industrial ou seus sucessores legítimos tenham ação adjudicatória para recuperar a titularidade de um registro efetuado dolosamente por quem não fora seu autor. ARTIGO 19º Infrações ao Direito Os Estados Partes comprometem-se a prever em suas legislações medidas judiciais efetivas e eficazes contra qualquer infração aos direitos relativos aos Desenhos Industriais. entre outras. 1. Ações em matéria civil e penal. 2. Medidas cautelares. ARTIGO 20º
1. Classificação dos Desenhos Industriais. 2. Os Estados Partes obrigam-se a utilizar a Classificação Internacional de Locarno, pelo menos a título suplementar, a suas próprias Classificações Nacionais, em todos os pedidos de Desenhos Industriais depositados a partir de janeiro de 1999. 3. Disposições Finais ARTIGO 21º Os Estados Partes comprometem-se a realizar esforços no sentido de acordar, no prazo de dois anos, protocolos adicionais de harmonização em matéria de procedimentos e flexibilização de depósitos de pedidos de Desenhos Industriais. ARTIGO 22º 1. As controvérsias que surgirem entre os Estados Partes em relação à aplicação, interpretação ou descumprimento das disposições contidas no presente Protocolo serão resolvidas mediante negociações diplomáticas diretas. 2. Se mediante tais negociações não se chegar a um acordo ou se essas controvérsias forem solucionadas somente em parte, aplicar-se-ão os procedimentos previstos no sistema de solução de controvérsias vigente no MERCOSUL ARTIGO 23º 1. O presente Protocolo, parte integrante do Tratado de Assunção, entrará em vigor, para os dois primeiros Estados que o ratificarem, trinta dias depois do deposito do segundo instrumento de ratificação. 2. Para os demais signatários entrará em vigor aos trinta dias do depósito dos respectivos instrumentos de ratificação na ordem em que forem depositados. ARTIGO 24º A adesão de um Estado ao Tratado de Assunção implicará ipso jure na adesão ao presente Protocolo. ARTIGO 25º 1. O Governo da República do Paraguai será o depositário do presente
Protocolo e dos instrumentos de ratificação e enviara cópias devidamente autenticadas dos mesmos aos governos dos demais Estados Partes. 2. O Governo da República do Paraguai notificará aos Governos dos demais Estados Partes a data de entrada em vigor do presente Protocolo e a data de depósito dos instrumentos de ratificação. Feito no Rio de Janeiro, aos dez dias do mês de dezembro de 1998, em dois exemplares originais, nos idiomas português e espanhol, sendo ambos textos igualmente autênticos.