1/6 Ref.: Rio de Janeiro, 12 de junho de 1992 Ao Exmo. Sr. Deputado Federal Alberto Goldman Congresso Nacional Senhor Deputado, Atendendo à solicitação de V.Exa. para que fossem apresentados comentários e sugestães quanto ao Projeto do Código da Propriedade Industrial, venho submeter o documento anexo. Os comentários nele incluídos se acrescentam aos volumosos estudos realizados anteriormente, como Consultor da Comissão Interministerial que elaborou o projeto do Executivo, e à análise crítica do projeto enfim elaborado, encaminhado a um número de membros do Congresso em agosto de 1991. Cópia deste mesmo estudo está sendo encaminhado, por solicitação que me fez a FIESP, ao Departamento de Tecnologia daquela entidade e, por pedido do Dr. Mauro Arruda, também ao CIEDI. Esperando que o trabalho seja de utilidade para a elaboração legislativa, Atenciosamente, Denis Borges Barbosa
2/6 Substitutivo apresentado pelo deputado Ney Lopes ao Projeto de Lei no. 824/91 No Art. 11, IX do substitutivo, que trata dos atos não considerados invenção no campo da biotecnologia, excluiu-se a cláusula "material encontrado na natureza" o restritivo não modificado; ora, ao incluir como não sendo invenção o que pode ser invenção - a modificação - a redação incorre em sério erro técnico e lógico, com enormes repercussães práticas. Possivelmente, para evitar que o simples isolamento do material seja considerado patenteável (exagero que vem sendo discutido em certos países), bastasse fixar a redaão em " material tal como encontrado na natureza". No Artigo 18, caput, o padrão "evidentemente danoso ao meio ambiente" não está de acordo com o padrão do GATT, que é "seriamente danoso..." Acredito que a introdução do qualificatifo deva ser considerada. No mesmo artigo, no mesmo caput, o parâmetro "contrário ao desenvolvimento sustentável" é de administração impossível. Tomado como alternativo (e=ou), introduz um critério absolutamente discricionário no sistema de patentes; tomado como cláusula restritiva (e= não só mas também) à regra do dano ao meio ambiente examinada no ítem anterior, cria um limite abusivo. De qualquer forma, a redação deve ser eliminada. O inciso IV do mesmo artigo, além de contemplar a noção de " raças vegetais", o que parece ser pouco vernáculo, menciona " critérios internacionais", sem esclarecer quais são e, principalmente, para que propósitos devem ser consultados. A sugestão é para que se elimine o trecho mencionado. Note-se que o parágrafo único está em contradição com este inciso, pois não se limita às especies e variedades obtidas por processos essencialmente biológicos. O novo inciso V repete em parte e, na verdade, introduz uma exceção ao inciso III: cruzamento é um processo essencialmente biológico. Pela exceção, seriam patenteáveis os inventos resultantes de cruzamentos naturais ou artificiais desenvolvidos no Brasil, desde que requeridos pelo autor da pesquisa. Em primeiro lugar, o GATT, superando em rigor a velha regra do tratamento nacional da Convenção de Paris (CUP), proíbe discriminaçães baseadas no local do invento. Em segundo lugar, a redação é dúbia: o que qualifica a cláusula " desenvolvidos no País?". Os produtos e processos, os conhecimentos ou os cruzamentos? Não seria, ao contrário, as pesquisas o objeto apropriado da qualificação? Em terceiro lugar, não seria melhor deixar a parte "essencialmente biológica" de tais criaçães para um sistema de proteção específico, tipo UPOV, ao mesmo tempo que confiando no disposto nos Art. 93 para tutelar a maior parte das invençães de outro gênero realizadas no país? Por todas as razães e ponderaçães, a sugestão é que se exclua o inciso. No Art. 30, os prazos do projeto do executivo têm de ser mantidos, sob pena de ineficácia prática do mecanismo.
3/6 A redação do Art. 34 reduz de 3 anos para 24 meses o período final para requerer o exame do pedido de patente; a mudança é inexequível, eis que conflita com os prazos impostos pelo Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes. O Prazo do Projeto do Executivo tem de ser mantido. Além disto, é necessário que a redação consigne, para o caso de não requerimento a tempo, que o arquivamento seja automático. O art. 48, parágrafo único, contempla prazo maior para patentes cujo desenvolvimento tecnológico tenha sido integralmente realizado no Brasil, assim para aquelas que estejam sendo exploradas por joint ventures com empresa controlada por pessoas naturais domiciliadas no País. A primeira hipótese é altamente elogiável, mas encontra objeção nos instrumentos internacionais em vigor (CUP) ou em discussão (GATT). A segunda hipótese, demais de ser igualmente discriminatória de forma a atentar com os compromissos internacionais do País, é extremamente mal concebida em sua funcionalidade e não acompanha o parâmetro constitucional do art. 171 e 172 da Carta. Nenhuma das duas formas pode ser admitida no nosso Direito. Nada impede - nem os mecanismos internacionais em vigor ou contemplados no futuro, nem o interesse nacional - porém que o prazo de uma patente seja prorrogado por certo período, se certos propósitos, compatíveis com os parâmetros constitucionais, estejam sendo preenchidos. A chave é garantir a não discriminação potencial entre nacionais e estrangeiros, etc. Exemplo: "os prazos deste artigo poderão ser prorrogados de um terço, na forma do regulamento, caso, ao fim do prazo normal de vigência: a) a invenção se refira a setor tecnológico de importância primordial para o desenvolvimento econômico, social ou tecnológico brasileiro, assim declarado caso a caso em decreto do Presidente da República; e que b) por licenciamento e outras formas de Direito, a tecnologia correspondente esteja sendo, a juízo do Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, adequadamente absorvida por empresas brasileiras de capital nacional ou instituiçães de pesquisa tecnológica vinculadas ao desenvolvimento brasileiro". O Art. 51, IV, que trata do princípio da exaustão dos direitos de patente, constitui um dos elementos cruciais do projeto. A redação em análise não atende ao princípio reconhecido internacionalmente, eis que exige, para configurar-se o limite dos poderes do titular, que este consinta com a aquisição - o que exatamente tenta-se evitar com a exaustão de direitos. É ABSOLUTAMENTE NECESS RIO RETORNAR, AQUI,? REDAç?O DO PROJETO DO EXECUTIVO. O Art. 54, ao mencionar o fundamento de nulidade das patentes, utiliza-se de uma redação genérica; a prática de todos os países aconselha que as causas de nulidade sejam especificadas minuciosamente. O Art. 59 prevê a preclusão do procedimento administrativo de nulidade em 270 dias. O prazo é irreal e irresponsável, eis que as providências impostas pelo próprio substitutivo requerem prazo maior. Item igualmente crucial - possivelmente o elemento central do projeto - é o da licença compulsória (Art. 72). A redação do substitutivo, que visivelmente tem excelentes intençães, incide porém em problemas insuperáveis, para não dizer catastróficos. Em particular, o parágrafo 4o., inciso IV assegura ao titular de
4/6 uma patente o direito de importar seu objeto, abstendo-se de produzilo no país, caso a sua produção for antieconômica, considerando-se a demanda interna e o preço, comparado o de importação com o de fabricaçao local. A proposta, assim, é um absurdo não só em termos de realidade econômica, como também de prática empresarial. Com efeito, a fabricação local será sempre antieconômica para quem não leva em conta os mercados naturais do produto pertinente, que podem ser os mercados brasileiros de exportação. Assim, o que se levaria em conta para fixar uma unidade de produção no Brasil seria a demanda potencial agregada do produto ou serviço, e não só a demanda interna. A primeira consequência, assim, da proposta é criar um parâmetro burocrático, que não leva em consideração os elementos que uma empresa toma em consideração na prática para localizar uma unidade produtiva. Em segundo lugar, a existência do mecanismo serve exatamente para induzir a escolha de uma base brasileira de exportação, entre outras ofertas comparáveis. Em terceiro lugar, o preço de um produto em condiçães de monopólio ou quase monopólio, como é a questão da patente, é primordialmente definido pelo titular. Assim, o preço do produto nacional e do importado será, frequentemente, o que o titular da patente determinar como conveniente. Além disto, nestes casos a regra do susbstitutivo funciona como uma condição juridicamente nula, qual seja, aquela cuja implementação depende apenas da vontade da parte à qual interessa (potestiva pura). É pelo menos duvidosa a reação dos tribunais brasileiros, chamados a examinar tal cláusula. A previsão de notificação ao INPI, assim, não pode suprir as falhas do mecanismo proposto, nem seu eminente sentido manipulatório. Propãe-se a eliminação completa do inciso, como aliás o fez o próprio INPI. O mesmo Art. 72 deixa de distinguir abuso da patente e abuso do poder econômico, para sancionar tudo pela licença compulsória. Tal problema deve ser sanado através de mudança extensa de redação. Em primeiro lugar, é necessário estabelecer o dever legal de uso da patente, como aliás resulta do Art. 5o. XXIX da Carta da República. Exemplo:"Art. 72 O titular da patente tem o dever de explorar lícita e efetivamente seu objeto no País, nos termos deste artigo". Em segundo lugar, é necessário distinguir o uso legítimo da patente e sua utilização abusiva, não admitida em Direito. Exemplo: " Parágrafo 1o. - Entende-se por exploração ilícita aquela realizada com abuso de poder econômico, de acordo com a legislação específica, ou em excesso dos poderes assegurados pelo Art. 50". Em terceiro lugar, é preciso distinguir o uso efetivo do desuso da patente que, independentemente de qualquer prova de abuso, importará em criar para o terceiro interessado a faculdade de explorar o objeto da patente em lugar do titular. Ou seja, o desuso é (salvo as exceçães legais) um abuso presumido juris et de jure, dado
5/6 o dever de explorar. A redação do Parágrafo 2o. do substitutivo adapta-se plenamente a tais objetivos. Em quarto lugar, é preciso estabelecer o mecanismo da licença compulsória, como contrapartida à infração do dever legal de exploração da patente. Exemplo: "Parágrafo 3o. - Qualquer interessado poderá solicitar licença compulsória da patente cujo titular não esteja satisfazendo seu dever de explorá-la na forma deste artigo, devendo o INPI concedê-la na forma da lei: a) caso o requerente comprove o abuso; ou b) decorridos três anos da expedição da patente, caso o titular deixe de comprovar a exploração efetiva". Em quinto lugar, é preciso ressalvar, como exploração efetiva, aquela realizada nos termos dos atos internacionais de unificação ou complementação econômica, como consta do Código em vigor e no parágrafo 4o., inciso I do substitutivo. Nada mais pode ou deve constar do artigo. Todas as hipóteses razoáveis em que a licença pode deixar de ser concedida estão no Art. 73. Com efeito, o interesse público a que se refere o inciso II do parágrafo 4o. do Art. 72 identifica-se com a força maior (factum principis); o caso do inciso IV já foi extensamente analisado. Também a hipótese do inciso III (partes e peças) não encontra qualquer justificativa lógica, eis que em primeiro lugar não contempla os produtos brasileiros destinados ao mercado exterior, constituindo-se desta maneira num desincentivo à exportação; além disto, o conceito de partes incluirá na prática - num contexto em que os índices legais e regulamentares de nacionalização a que se refere o dispositivo foram eliminados ou reduzidos a um nada - todo um equipamento ou aparelho. Qualquer das operaçães configurando industrialização segundo a legislação do IPI - a pintura, por exemplo - configurará a produção nacional para efeitos do dispositivo. A proposta importa na instalação em território brasileiro de um sistema de "maquilladoras" tecnológicas, apenas para satisfazer o requisito formal da lei de patentes. O resquício burocrático da satisfação de requisitos formais e a o restolho dos índices de nacionalização são ressuscitados aqui de uma forma incompatível com o desenvolvimento atual da economia brasileira. O Art. 82, em seus parágrafos, introduz uma causa inaudita de extinção de privilégio: a dependência de uma patente em relação a outra. Ocorre dependência quando um aperfeiçoamento não pode ser utilizado, pelo seu autor devido à patente original, ainda em vigor; pelo inventor original, porque o aperfeiçoamento configura patente alheia. Em todos os países, em toda a História, esta sempre foi a oportunidade de licenças cruzadas, em que o inventor original e o autor do aperfeiçoamento ganham espaço para usar na prática o desenvolvimento. A proposta, em vez de propiciar à acomodação de interesses recíprocos, cria um espaço de colisão e impasse. A licença de dependência do projeto do executivo tem de ser conservada ( Art. 84 do Projeto original).
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