PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PROPRIEDADE INDUSTRIAL Melo - Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pelo INPI. - Mestre em Direito Econômico pela UFMG. - Pós-graduado em Direito de Empresa pelo CAD/Universidade Gama Filho RJ. - Membro da Comissão de Terceiro Setor da OAB/MG - Membro da Comissão de Concorrência e Regulação Econômica da OAB/MG. - Ex-professor de Propriedade Intelectual, Direito do Consumidor e Direito Econômico no curso de graduação em Direito da UFMG. - Professor de Propriedade Intelectual, Direito Econômico e da Concorrência, Direito do Consumidor e Economia no curso de graduação em Direito da Unifenas. -Professor de Direito da Propriedade Industrial no curso de graduação em Direito da FEAD. - Professor de Direito Econômico no curso de graduação em Direito da UNIPAC/BH. - Coordenador e professor no curso de pós-graduação lato sensu em Propriedade Intelectual do CEAJUFE. - Professor de Propriedade Intelectual em cursos de pós-graduação do Cedin/Faculdades Milton Campos e do programa Global Talent do BI International. - Professor de Direito do Terceiro Setor em cursos de extensão e capacitação do CEAJUFE, da FEAD e do Instituto de Governança Social IGS. - Diretor e membro fundador do Centro Mineiro de Estudos em Propriedade Intelectual e Inovação CEMEPI. - Palestrante e autor de artigos publicados nas áreas de Terceiro Setor, Propriedade Intelectual e Direito Econômico. - Bacharel pela Faculdade de Direito da UFMG. -Advogado.

Propriedade Intelectual: ramo do Direito destinado a tutelar as criações do intelecto humano. Espécies: Propriedade Industrial, Direitos Espécies: Propriedade Industrial, Direitos de Autor, Programas de Computador (Softwares), Cultivares, Topografias de Circuitos Integrados.

Atualmente, a análise dos direitos de PI possui grande relevância e está em crescente discussão: patentes para medicamentos, licenciamento compulsório, creative commons, software livre, gestão coletiva de direitos autorais, etc. É permanente o debate sobre o equilíbrio entre direitos individuais em contraposição a interesses coletivos.

Teses que fundamentam a existência de um sistema de PI (Fritz Machlup, 1958 - estudo sobre o sistema de patentes norteamericano): - Tese do direito natural (personalidade); - Tese da recompensa pelo monopólio (é justo que o criador seja recompensado pela criação; não possui caráter de incentivo, mas, se inventar, deve ser recompensado);

- Tese do incentivo pelos lucros monopolistas (considera a proteção um incentivo necessário para a criação,mas a tutela não implica necessariamente na publicidade do conhecimento); - Tese da troca por segredos.

Os direitos de PI geram uma escassez artificial, conferindo valor econômico às criações (que não teriam tal valor se fossem livremente apropriadas por qualquer um). - Impactos potenciais na concorrência: monopólio econômico e poder de mercado X monopólio jurídico ou instrumental (substituibilidade). - Impactos ao consumidor: oferta reduzida e aumento de preço.

A PI de fato confere um direito de propriedade? Art. 1.228 do Código Civil: O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Os bens abstratos protegidos pela PI se comportam de forma diferente dos bens concretos.

Questionamentos doutrinários quanto à natureza de propriedade da PI. Doutrina majoritária no Brasil: propriedade (artigos 6º, 91, 94, 109 e 129 da Lei 9.279/96). Aspectos processuais. Função social da propriedade: CR/88, art. 5º, XXIII e art. 170, III.

Propriedade Industrial Lei 9.279/96: Patentes, Desenhos Industriais, Marcas, Indicações Geográficas, Repressão à Concorrência Desleal

Concorrência desleal: conceito Art. 195 da Lei 9.279/96: crimes de concorrência desleal. Visa coibir as condutas contrárias aos usos honestos no mercado. Repressão à Concorrência Desleal X Defesa da Concorrência

Qual característica as espécies de Propriedade Industrial têm em comum? Ligação com a prática do comércio/indústria. Seriam todas criações do intelecto humano? (mas a repressão à concorrência desleal não configura uma criação de natureza semelhante às demais espécies de PInd; por que então alguns autores a consideram integrante da PInd?)

Na verdade, a Propriedade Industrial como um todo visa reprimir a prática da concorrência desleal. Ao permitir que o titular possua exclusividade sobre uma patente ou uma marca, por exemplo, a legislação visa impedir que os demais concorrentes promovam um desvio de clientela por meio de uma vantagem que não criaram.

Histórico da Propriedade Industrial Primeiras leis sobre patentes: Lei de Veneza (1474), Estatuto dos Monopólios (Inglaterra 1623); EUA (1790), França (1791), Alvará de D. João VI (Brasil 1809).

Diversas normas no Brasil sobre Propriedade Industrial a partir do Alvará de D. João VI e ao longo dos séculos XIX e XX, inclusive com previsão constitucional expressa quanto à existência desse tipo de direito (exceto a Constituição de 1937, que apenas previu a competência legislativa privativa da União quanto aos privilégios sobre as invenções).

Convenção da União de Paris (CUP): 1883. Princípio da Territorialidade Prioridade Unionista Tratamento Nacional

CR/88: art. 5, XXIX A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

TRIPS (1994): Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Agreement on Trade-Related Aspects Property Rights). of Intellectual OMC Tratado de harmonização de direitos de Propriedade Intelectual A adesão ao TRIPS pelo Brasil tornou necessária a alteração da legislação nacional sobre Propriedade Industrial: Lei 9.279/96.

Patentes Origem do termo: litterae patente (carta aberta) A patente é um documento público que confere ao titular certas prerrogativas.

Bem móvel intangível (art. 5º, Lei 9.279/96) Caráter imaterial da tecnologia: na ausência de direitos patentários o conhecimento protegido por esse tipo de ferramenta poderia ser utilizado livremente por qualquer um. Ao contrário da propriedade física, não seria possível para o criador a utilização de barreiras concretas, como muros e cercas, destinadas a impedir o acesso por terceiros a seu bem.

Espécies de patente Invenção Modelo de Utilidade

Uma patente de invenção terá como conteúdo uma solução técnica que, atendidos os requisitos legais, será objeto de direitos de exclusividade. Invenção X Descoberta A patente de invenção destina-se a proteger um produto ou processo.

O prazo de proteção para as patentes de invenção é de 20 anos contados da data do depósito. Será assegurado ao titular, entretanto, o prazo mínimo de 10 anos, contados da concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

Patente de modelo de utilidade: objeto ou sua parte suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Produtos.

O prazo de proteção para as patentes de modelo de utilidade é de 15 anos contados da data do depósito. Será assegurado ao titular, entretanto, o prazo mínimo de 07 anos, contados da concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

Concessão de patente: - Sistema atributivo de direitos. - Princípio da territorialidade. Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI: autarquia federal.

Os artigos 10 e 18 da Lei 9.279/96 listam hipóteses que não estão sujeitas a serem objeto de proteção por meio de patentes.

Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; II - concepções puramente abstratas; III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

V - programas de computador em si; VI - apresentação de informações; VII - regras de jogo; VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

Art. 18. Não são patenteáveis: I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta. Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

Artigo 10: ausência de caráter técnico ( não se considera invenção nem modelo de utilidade ) Artigo 18: é possível, em tese, a presença Artigo 18: é possível, em tese, a presença de caráter técnico. Opção do legislador em não dar a proteção com base em justificativas de interesse público, como a segurança e a saúde pública

Requisitos materiais para concessão de patente (intrínsecos): - Novidade - Atividade Inventiva (invenções) / ato inventivo (MU) - Aplicação Industrial

Novidade Noção comum às invenções e aos modelos de utilidade. Considera-se novo, para fins de patenteabilidade, todo o conhecimento que não foi tornado público e, portanto, não compõe o estado da técnica. Novidade absoluta X Novidade relativa

Exceções ao requisito da novidade: - período de graça (art. 12 da Lei 9.279/96: depósito do pedido de patente em até 12 meses após a divulgação da matéria). - prioridade (arts. 16 e 17 da Lei 9.279/96: prioridade internacional e nacional).

Atividade inventiva/ato inventivo Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

Aplicação industrial Comum a patente de invenção e de MU. A matéria protegida pela patente A matéria protegida pela patente deve ser passível de aplicação em uma indústria, sendo possível dessa forma a reprodução do produto ou processo patenteado.

Além dos requisitos intrínsecos para a patenteabilidade, o pedido de depósito deve ainda atender às exigências formais (extrínsecas) previstas em lei, como, por exemplo, apresentar relatório com suficiência descritiva e reivindicações em relação à matéria e comprovar o pagamento das retribuições e anuidades, nos termos do artigo 19 da Lei 9.279/96.

A concessão da patente importa na aquisição de certos privilégios pelo titular, previstos no artigo 42 da Lei 9.279/96. Os direitos do titular são amplos, uma vez que, a princípio, abarcam a produção, uso, colocação à venda, venda e importação do objeto protegido pela patente. Tal proteção pode ser oposta, inclusive, a terceiros que desenvolveram posteriormente tecnologia idêntica à compreendida na patente.

Artigo 44 da Lei 9.279/96: direito de indenização pelo uso indevido da patente por terceiros inclusive no período compreendido entre a publicação do depósito e a efetiva concessão.

Limitações de privilégios: art. 43 da Lei 9.279/96 Exemplos: finalidade experimental, exaustão nacional de direitos, produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização para exploração da tecnologia após expirada a patentes (medicamentos genéricos: Lei 9.787/99).

Usuário anterior de boa-fé (patente) Art. 45. À pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores. Possibilidades: - segredo de indústria; - matéria de defesa para uso de um objeto tornado público (possibilidade de nulidade da patente).

Nulidade de patente Administrativa: instaurada de ofício pelo INPI ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão da patente. Possibilidade alternativa de adjudicação no caso de ilegitimidade do requerente da patente (art. 49 da Lei 9.279/96). Judicial: proposta perante a Justiça Federal, a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Cessão de patente Caráter definitivo da transferência. Anotação perante o INPI para fins de oponibilidade a terceiros. Cessão parcial: obscuridade da lei (conteúdo indivisível da patente e do pedido). Possíveis interpretações: divisão dos ganhos, limitações temporais/territoriais/condicionais (raro).

Licença voluntária de patente Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração. Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente. Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação. 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI. Art. 63. O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento.

Natureza contratual da licença voluntária. Caráter exclusivo ou não. Limitações (temporais, territoriais, etc). Oferta de licença de patente: redução das anuidades enquanto houver a oferta. Possibilidade de requerimento de arbitramento da remuneração ao INPI.

Licença compulsória de patente - Abuso da patente (art. 68) - Abuso de poder econômico (art. 68) - Falta de exploração ou fabricação incompleta/falta de uso integral do processo (art. 68, 1º, I - somente pode ser requerida após decorridos 3 anos da concessão da patente)

- Comercialização que não atenda ao mercado (art. 68, 1º, II - somente pode ser requerida após decorridos 3 anos da concessão da patente) - Patente dependente (art. 70) - Emergência nacional ou interesse público (art. 71)

A licença compulsória é requerida ao INPI por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente (exceção: licença por emergência nacional/interesse público, efetivada diretamente pela União). Não exclusiva. Onerosa. Temporária.

Extinção de patente. Art. 78. A patente extingue-se: I - pela expiração do prazo de vigência; II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; III - pela caducidade; IV - pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no 2º do art. 84 e no art. 87; e

V - pela inobservância do disposto no art. 217. Parágrafo único. Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público. Art. 79. A renúncia só será admitida se não prejudicar direitos de terceiros.

Caducidade Art. 80. Caducará a patente, de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis.

Titularidade de patente elaborada em relação de emprego/prestação de serviço Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado.

Art. 90. Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.

Art. 91. A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário.

Os dispositivos sobre titularidade se aplicam também às relações com trabalhador autônomo, estagiário, pessoas jurídicas contratadas e às entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal.

Anuência prévia Anvisa Art. 229-C. A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA. Até meados de 2011, não havia decreto que regulamente esse dispositivo. Resolução 45/08 Anvisa: análise de todos os requisitos de patenteabilidade pela Agência.

Conflito de competências e de entendimentos entre Anvisa e INPI. Casos polêmicos: segundo uso, polimorfos, pipeline. Parecer nº 210/PGF/AE/2009 da AGU: as atribuições institucionais do INPI e da ANVISA são específicas e próprias, não havendo como ser confundidas ou mesmo sobrepostas.

Segundo a AGU, não é atribuição da Anvisa analisar critérios de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial). Competência do INPI. Papel da Anvisa: impedir a produção e a comercialização de produtos e serviços potencialmente nocivos à saúde humana. Lei 9.279/96, art. 18. Não são patenteáveis: I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

Patentepipeline (revalidação) Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior...

desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.

1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei, e deverá indicar a data do primeiro depósito no exterior. 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.

Questionamento: falta de novidade da patente pipeline. Inconstitucionalidade? Novidade não é conceito constitucional, mas atendimento ao desenvolvimento econômico e tecnológico é (art. 5º, XXIX, CR/88). ADIN 4.234 (em meados de 2011, ainda estava em trâmite). Parecer AGU 4.234/09 opinando pela constitucionalidade.

Tentativa de extensão da duração das patentes pipeline de medicamento pelos laboratórios. Substituição do pedido original no exterior por outro: início da contagem do prazo do art. 230, 4º da Lei 9.279/96. Prorrogação da patente no exterior: interpretação do conceito de prazo remanescente.

STJ: o prazo da patente pipeline deve ser contado do primeiro depósito no exterior e deve respeitar o limite de vigência da legislação brasileira.

Desenho Industrial Proteção ao aspecto estético de design aplicado a um produto. Sistema constitutivo de direitos (arts. 94 a 109 da Lei 9.279/96)

Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

Novidade de desenho industrial Período de graça: art. 96, 3º (180 dias). Prioridade: 6 meses (internacional CUP) ou 90 dias (nacional art. 99)

Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores. Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.

Tipo de fabricação industrial. Art. 98. Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico.

Art. 100. Não é registrável como desenho industrial: I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração; II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

Registro: arts. 101 a 106 e Ato Normativo 161/2002 do INPI. Exame formal preliminar. Não há exame de mérito obrigatório. Até 20 variações do objeto por pedido. Indeferimento no caso de inconsistência formal ou descumprimento do art. 100 (art. 106). Registro de parte do produto. Concessão com a publicação do pedido, após exame formal.

Art. 108. O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada. 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido formulado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 180 (cento e oitenta) dias subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

Prerrogativas do titular: mesmas do art. 42 (produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar). Limitações: mesmas dos incisos I, II e IV do art. 42: I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente [desenho industrial];

II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas; IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento; (exaustão nacional de direitos).

Exame de mérito de desenho industrial Art. 111. O titular do desenho industrial poderá requerer o exame do objeto do registro, a qualquer tempo da vigência, quanto aos aspectos de novidade e de originalidade. Parágrafo único. O INPI emitirá parecer de mérito, que, se concluir pela ausência de pelo menos um dos requisitos definidos nos arts. 95 a 98, servirá de fundamento para instauração de ofício de processo de nulidade do registro.

Processo administrativo de nulidade de DI: prazo de 5 anos, contados da concessão, para instauração, salvo no caso originado a partir de exame de mérito (qualquer tempo de vigência). Ação judicial de nulidade de DI: mesmo regramento aplicável às ações de nulidade de patente (arts. 56 e 57). Pode ser ajuizada a qualquer momento durante a vigência do desenho industrial.

Extinção de DI Art. 119. O registro extingue-se: I - pela expiração do prazo de vigência; II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; III - pela falta de pagamento da retribuição prevista nos arts. 108 e 120; ou IV - pela inobservância do disposto no art. 217.

Cessão e licença: aplicam-se ao desenho industrial, no que couber, os dispositivos das patentes (arts. 58 a 63), exceto o licenciamento compulsório. Desenho industrial elaborado por meio de contrato de trabalho, prestação de serviços, estágio ou similar: mesmo regramento aplicável às patentes (arts. 88 e 93).

Marcas Espécies de sinais distintivos. Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Quanto ao aspecto visual: nominativa, figurativa, mista, tridimensional. Art. 123: classificação das marcas quanto ao aspecto jurídico.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

Princípio da territorialidade das marcas. Princípio da especialidade/especificidade das marcas: classificação de Nice. Presunções relativas (admitem prova em contrário) que derivam da Classificação de Nice: - Marcas semelhantes podem coexistir em classes distintas - Marcas distintas podem coexistir na mesma classe.

Vedações ao registro de marca: art. 124 Exemplos: sinal descritivo (art. 124, VI), marca alheia registrada para produto/serviço afim (art. 124, XIX).

Registro de marca: sistema constitutivo. Exceções: Marca notoriamente conhecida (art. 126 da Lei 9.279/96); Lei Pelé (9.615/98) Art. 87. A denominação e os símbolos de entidade de administração do desporto ou prática desportiva, bem como o nome ou apelido desportivo do atleta profissional, são de propriedade exclusiva dos mesmos, contando com a proteção legal, válida para todo o território nacional, por tempo indeterminado, sem necessidade de registro ou averbação no órgão competente.

Parágrafo único. A garantia legal outorgada às entidades e aos atletas referidos neste artigo permite-lhes o uso comercial de sua denominação, símbolos, nomes e apelidos.

Prioridade: 6 meses (CUP). Oposição. Direito de precedência de marca. Art. 129. 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

Prazo de proteção da marca: 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos. Apostilamento: concessão de registro sem exclusividade sobre parte da marca.

Nulidade administrativa de marca: instaurada de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro.

Ação judicial de nulidade de marca: poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse em até 5 anos contados da concessão do registro. Mesmas regras processuais cabíveis na nulidade judicial de patente/desenho industrial.

Extinção da marca Art. 142. O registro da marca extingue-se: I - pela expiração do prazo de vigência; II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; III - pela caducidade; ou IV - pela inobservância do disposto no art. 217.

Caducidade de marca Decorridos 5 (cinco) anos da concessão da marca: o seu uso não tiver sido iniciado no Brasil ou o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

Direitos de exclusividade sobre a marca. Degenerescência de marca: perda de capacidade distintiva. Trade-dress ou conjunto-imagem: repressão à concorrência desleal.

Limitações de privilégios sobre a marca: uso dos sinais de comerciantes ou distribuidores com o produto/serviço, fabricantes de acessórios, exaustão nacional, citação em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação sem conotação comercial.

Cessão e licença de marca. Franquia/franchising: Lei 8.955/94. Art. 2º Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semiexclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício.

Licenciamento de marca/patente + direito de distribuição e/ou uso de know how. Registro do contrato junto ao INPI. Circular oferta de franquia, encaminhada ao interessado com antecedência mínima de 10 dias, contados da assinatura do contrato/pré-contrato/pagamento.

Marca coletiva Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: [...] III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. Art. 128 2º O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros.

Art. 147. O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca. Parágrafo único. O regulamento de utilização, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizado no prazo de 60 (sessenta) dias do depósito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Segundo as Diretrizes de Análise de Marcas do INPI, o regulamento deverá conter: - As pessoas (físicas ou jurídicas) autorizadas a utilizar o sinal objeto de registro; - As condições de utilização do sinal; - As sanções aplicáveis no caso de uso inapropriado do sinal.

Art. 149. Qualquer alteração no regulamento de utilização deverá ser comunicada ao INPI, mediante petição protocolizada, contendo todas as condições alteradas, sob pena de não ser considerada. Art. 150. O uso da marca independe de licença, bastando sua autorização no regulamento de utilização.

Extinção de marca coletiva Art. 151. Além das causas de extinção estabelecidas no art. 142, o registro da marca coletiva e de certificação extingue- se quando: I - a entidade deixar de existir; ou II - a marca for utilizada em condições outras que não aquelas previstas no regulamento de utilização.

Caducidade de marca coletiva: é preciso o uso por mais de uma pessoa para afastar a caducidade.

Marca de certificação Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: [...] II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada.

Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. [...] 3º O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.

Art. 148. O pedido de registro da marca de certificação conterá: I - as características do produto ou serviço objeto de certificação; e II - as medidas de controle que serão adotadas pelo titular. Parágrafo único. A documentação prevista nos incisos I e II deste artigo, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizada no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Segundo as Diretrizes de Análise de Marcas do INPI, as características do produto ou serviço a ser certificado envolvem, entre outros fatores: - descrição detalhada; - tipo de produto ou serviço; - matéria-prima; - procedimentos de produção ou prestação de serviço.

Segundo as Diretrizes de Análise de Marcas do INPI, as medidas de controle envolvem: - Atos praticados pelo titular para fiscalizar o uso da marca; - Sanções no caso de descumprimento.

Extinção de marca de certificação: mesmas hipóteses da marca coletiva.

Marca de alto renome Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade. Exceção ao princípio da especialidade, observado o princípio da territorialidade.

Resolução INPI 121/05 Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, considera-se de alto renome a marca que goza de uma autoridade incontestável, de um conhecimento e prestígio diferidos, resultantes da sua tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspira, vinculadas, essencialmente, à boa imagem dos produtos ou serviços a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma extraordinária força atrativa sobre o público em geral, indistintamente, elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a função a que se prestava primitivamente, projetando-se apta a atrair clientela pela sua simples presença.

Resolução INPI 121/05 Art. 3º A proteção especial conferida pelo art. 125 da LPI deverá ser requerida ao INPI, pela via incidental, como matéria de defesa, quando da oposição a pedido de registro de marca de terceiro ou do processo administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro que apresente conflito com a marca invocada de alto renome, no INPI, nos termos e prazos previstos nos arts. 158, caput, e 168 da LPI, respectivamente.

Resolução INPI 121/05 Art. 10 O INPI promoverá a anotação do alto renome da marca no Sistema de Marcas, que será mantida pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Marca notoriamente conhecida (art. 126): exceção ao princípio da territorialidade, respeitado o princípio da especialidade.

Indicações Geográficas Função das indicações geográficas: conferir valor a produtos/serviços identificados com determinadas regiões geográficas. Tradicional na Europa, onde especialmente os produtos agrícolas utilizam esse tipo de proteção (mais de 5.000 registros): champagne, cognac, etc. Ainda incipiente no Brasil.

Art. 176: constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem. Indicação de procedência: aspecto quantitativo (a região é famosa simplesmente por produzir). Denominação de origem: aspecto qualitativo (fatores naturais/humanos da região são determinantes para as características do produto/serviço).

TRIPs: qualidade, reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuída à origem geográfica. A lei brasileira é mais ampla, pois permite o registro de IG a região apenas famosa (indicação de procedência), independente da vinculação das características do produto com a região.

Resolução INPI 75/00: estabelece as diretrizes para o registro de IG. Art. 7º 1º Em se tratando de pedido de registro de indicação de procedência, o instrumento oficial a que se refere o caput, além da delimitação da área geográfica, deverá, ainda, conter: [...] b) elementos que comprovem a existência de uma estrutura de controle sobre os produtores ou prestadores de serviços que tenham o direito ao uso exclusivo da indicação de procedência, bem como sobre o produto ou a prestação do serviço distinguido com a indicação de procedência; Conflito com o conceito de Indicação de Procedência?

Vedação ao registro como IG de nome de uso comum que designe produto ou serviço (art. 180 da Lei 9.279/96). O nome geográfico que não constitua IG poderá ser registrado como marca, desde que não induza falsa procedência. IG e marcas: distinções de natureza e titularidade.

O registro de IG pode gerar questionamentos quanto a: - Caráter declaratório/constitutivo - Legitimidade - Descrição do nome geográfico - Delimitação da área - Regras a serem seguidas pelos usuários (denominação de origem)

Obrigado! Melo dolabella@dolabella.com.br