JOSÉ RICARDO AGUILAR

Transcrição

1 JOSÉ RICARDO AGUILAR

2 AS RELAÇÕES UNIVERSIDADE / EMPRESA: FUNDAMENTOS LEGAIS E CONTRATUAIS

3 O QUE É A PROPRIEDADE INTELECTUAL? CONJUNTO DE CRIAÇÕES DO ESPÍRITO / INTELECTO HUMANO Direito de Autor e Direitos Conexos + Direitos de Propriedade Industrial

4 DIREITO DE AUTOR Consagração legal no Código de Direito de Autor e dos Direitos Conexos e Legislação avulsa; Protecção das OBRAS (Criações Intelectuais) literárias, científicas e artísticas ORIGINAIS: Textos Apresentações académicas (Papers, teses) Composições musicais Pinturas e Esculturas Projectos de arquitectura e Maquetes Programas de computador Bases de dados A presente apresentação

5 Direito de Autor (cont.) O Objecto do Direito de Autor é a Obra; Protege a expressão concreta a sua exteriorização e não a ideia enquanto tal; Não considera o mérito, mas sim a ORIGINALIDADE; Não carece de registo ou qualquer outra formalidade; O direito extingue-se 70 anos após a morte do Autor, momento em que a Obra cai no domínio público; Integra duas dimensões: e Direitos de natureza Patrimonial Reprodução, Distribuição, Interpretação, Difusão, Tradução, Adaptação Direito Moral (de natureza pessoal) Autoria, Integridade, respeito pela Genuinidade.

6 A PROPRIEDADE INDUSTRIAL A Propriedade Industrial desempenha a função de garantir a lealdade da concorrência, pela atribuição de direitos privativos sobre os diversos processos técnicos de produção e desenvolvimento da riqueza CPI, Art.1.º Domínios: Lealdade da Concorrência; Invenções, criações industriais e sinais distintivos; Informação tecnológica e comercial; O seu âmbito compreende a indústria, o comércio, os serviços e ainda a agricultura, pescas e demais produtos naturais ou fabricados.

7 PROPRIEDADE INDUSTRIAL Âmbito Direitos Funcionalidade Patentes e Modelos de Utilidade Aparência Estética Desenhos ou Modelos Industriais Identificação e Distinção Sinais Distintivos do Comércio Marcas, Logótipos, Nomes e Insígnias de Estabelecimento,...

8 RELAÇÕES UNIVERSIDADE / EMPRESA Increasingly, the university system will be the locus of fundamental discoveries. And industry will need to work with universities to transfer these discoveries into innovative products, commercialized through appropriate business models. Open Innovation, Henry Chesbrough, 2003.

9 VAMOS PERCORRER UM CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA?

10 COMO COMEÇAR? AS PARTES: Firma/Denominação, Sede, NIPC, representada por..., na qualidade de..., com poderes para o acto Quem tem poderes para vincular a Empresa / Universidade?

11 COMO COMEÇAR? AS (outras eventuais) PARTES: Projectos / Colaborações com outras Instituições / Universidades Quadros / Entes externos (Phd s,...)

12 CLÁUSULAS TÍPICAS 1. DEFINIÇÃO DA TECNOLOGIA/CONHECIMENTO Produto/processo Know-how ou saber-fazer (early-stage) Objecto do contrato tem que ser POSSÍVEL (não se transfere brainware)

13 CLÁUSULAS TÍPICAS 2. TITULARIDADE DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL Universidade Empresa Co-titularidade (indesejável)

14 CLÁUSULAS TÍPICAS 3. PROTECÇÃO DO OBJECTO DA TRANSFERÊNCIA Patente (51º ss CPI) Modelo de Utilidade (117º ss CPI) Know-how / Trade Secret (não patenteável) Quem requer a Patente / M.U.?

15 CLÁUSULAS TÍPICAS 3. PROTECÇÃO (cont.): Consequências: Âmbito da protecção Custos com a protecção Defesa / Tutela Exploração

16 CLÁUSULAS TÍPICAS 4. TITULARIDADE VS. CO-TITULARIDADE Divisão em partes iguais Diferenciação ao nível dos proveitos / custos A diferença entre Un.-Empresa e Un. - Un. / I&DT

17 CLÁUSULAS TÍPICAS 5. ESTIPULAÇÃO DE PREÇO Up-front payment (pagamento inicial) Royalites (diferidos no tempo) Indexações / Milestones Contrapartidas

18 CLÁUSULAS TÍPICAS 6. PERFORMANCE CLAUSE Exploração efectiva da tecnologia transferida Resolução do contrato em caso de não exploração Disseminação do conhecimento

19 CLÁUSULAS TÍPICAS 7. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS Background e Foreground Direito a desenvolvimentos futuros Concorrer no mesmo campo de actividade Garantir a liberdade de investigação futura

20 CLÁUSULAS TÍPICAS 8. PUBLICAÇÕES CIENTÍFICO-ACADÉMICAS Direito (quase) inalienável! Novidade de pedido de patente Compatível com o direito a patentear (gestão adequada)

21 CLÁUSULAS TÍPICAS 9. CONFIDENCIALIDADE Sempre presente! Prazo máximo: 5 / 8 anos ( validade das tecnologias) Tutela da confiança da Empresa nas relações de I&D Salvaguarda do conhecimento da Universidade Excepções

22 CLÁUSULAS TÍPICAS 10. RESPONSABILIDADE Garantias de funcionamento (fracas!) Assistência técnica (eventualmente, com cautelas) Ciências da vida: exclusão de responsabilidade (testes e ensaios in vivo)

23 CLÁUSULAS TÍPICAS 11. LEI E FORO Escolha de lei aplicável Contratos internacionais (pluralidade de jurisdições) Conhecimento das Legislações nacionais envolvidas Designação de Tribunal competente (Possibilidade de) arbitragem: atenção aos fees!

24 Outros tipos contratuais: LIBERDADE CONTRATUAL art. 405º CÓDIGO CIVIL) Contract Research / Prestação de Serviços Transferência de Tecnologia Licenciamento de direito de Patente Transmissão de direito de Patente Acordo de confidencialidade I&DT em Consórcio Material Transfer Agreement

25 CONTRACT RESEARCH Investigação por encomenda (quase prestação de serviços) I&D de cariz aplicado (resolução de problema posto por empresa) I&D paga à peça (preço justo a pedir pela Universidade) Direitos de PI para empresa Confidencialidade Direito a publicar / Direito moral do inventor

26 CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA Envolvimento dos parceiros: Empresa e Universidade Partilha de informação e conhecimento Direitos de PI: Empresa, Universidade, co-titularidade Remuneração forte da Universidade Direito moral do inventor e direito a publicar Direito a desenvolvimentos futuros

27 CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA O CASO DO SPIN-OFF Empresarialização Tecnologia transferida dá origem a empresa: exploração no terreno de uma tecnologia Cessão definitiva e incondicional da tecnologia à empresa (ou promotores) Cumulação da qualidade de docente / investigador e de sócio Contrato escrito

28 Como valorizar e explorar os DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL? EXPLORAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE DPI S (REGISTOS OU PEDIDOS) PELO TITULAR DOS DIREITOS POR TERCEIRO TRANSMISSÃO (31º) LICENCIAMENTO (32º)

29 ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE Capital importância! Segurança para troca / divulgação de informação com/a terceiros; Bilateral (intercâmbio) / Unilateral (simples divulgação) Acordo escrito Excepções: domínio público, informação já conhecida pelo receptor Prazo (5 / 8 anos máximo)

30 I&DT EM CONSÓRCIO Contrato de Consórcio: previsto no D.L. nº 231/81 de 28/7 Formas (Consórcio Externo e Interno) Direitos e deveres consignados na Lei Orgânica própria Não dá origem a nova pessoa jurídica Mera regulação e formalização da união de esforços para empreendimento comum (por ex., I&DT)

31 MTA MATERIAL TRANSFER AGREEMENTS Instrumento típico da investigação em wet science (ciências da vida) Empresa (Química/Farmacêutica) cede (gratuitamente) amostras à Universidade Universidade pode ser Recipient (Depositária) ou Provider (Fornecedora) Standard agreement imutável (pegar ou largar!) Pode esconder direitos de opção sobre resultados de investigação / patentes / licenças

32 A REGULAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR Regulamento de PI da Universidade de Coimbra Aprovado em Novembro de 2003 em Senado Universitário Redacção e Proposta do GAPI Semelhanças com os demais RPI s das Universidades PT Princípios gerais: Titularidade da UC quanto às invenções e criações geradas pelos seus colaboradores nas suas actividades ou com emprego de recursos significativos da UC - art. 6º; Obrigação de comunicação pelo inventor e abstenção de divulgações - art. 8º; Direito moral do Inventor e participação no processo arts. 7º e 10º, nº2; Divisão de proveitos: 55% para o inventor, 45% para a UC (30 / 15) - art. 15º; Inventor não assume custos de protecção - art. 12º; Menção aos contratos de I&D e abertura a outras soluções - arts. 17º, 18º

33 CONTACTOS José Ricardo Aguilar Jurista T: F: GAPI Instituto Pedro Nunes Rua Pedro Nunes Coimbra