Projeto de Proposta de Lei que visa alterar o Código de Propriedade Industrial. Posição da COTEC Portugal

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1 Projeto de Proposta de Lei que visa alterar o Código de Propriedade Industrial Posição da COTEC Portugal O ministério da Justiça está a realizar uma consulta pública para recolha de contribuições relativas a uma proposta de lei que visa alterar o Código de Propriedade Industrial (Decreto-Lei n.º143_2008 de 25 de julho). Esta nota expressa a posição da COTEC Portugal. 1. Contexto A análise das alterações propostas no documento Ofício n.º 1198 de incidiu sobre os seguintes temas principais: Marcas (constituição, marca de associação, marca de certificação, direito ao registo, direitos conferidos pelo registo, utilização, recusa de registo, caducidade, limitações aos direitos concedidos, transmissão, licenças e anulabilidade); Patentes e Modelos de Utilidade (limitações, requisitos, exame, alterações de pedido, unidade de invenção, prazo para apresentação da tradução da patente europeia, proibição de dupla proteção, pedido de certificação complementar, exame e publicação de certificação complementar e exame da invenção); Revogação de decisões do INPI (modificação de decisão, processos de declaração de nulidade e de anulação, prazos de recursos a decisões de manutenção ou revogação) Aspetos contraordenacionais (penas e sanções acessórias, violação de direitos de nome e insígnia, violação do exclusivo do logótipo, e fiscalização e apreensão); Segredo Comercial (proteção de segredos comerciais, providencias cautelares, sansões acessórias, medidas inibitórias, publicitação de decisões judiciais, e limites e exceções). Destacam-se seguidamente as alterações relativas aos artigos 23.º, 55.º, 65.º, 68.º, 132.º, 222.º, 229.º, 231.º, 238.º, 388.º, 258.º, 262.º, 266.º e 267.º. 1 6

2 2. Análise A análise realizada a apresentar subsequentemente está dividida em aspetos gerais e particulares e em sugestões de melhoria Aspetos gerais Em geral as alterações propostas tornam o código bastante mais amigável e inteligível para os utilizadores do sistema e muito em linha com os Códigos de Propriedade Industrial em vigor nos restantes países Europeus Os critérios de avaliação das patentes aproximam-se muito dos standards da Patente Europeia, o que por um lado pode fazer antever uma maior dificuldade na obtenção da concessão do pedido, mas por outro lado poderá contribuir para uma maior qualidade e segurança jurídica nas patentes concedidas; Encara-se a transposição para Portugal da normativa comunitária relativa aos segredos comerciais como uma alteração profunda que poderá gerar maior debate. No entanto, dada a maior dificuldade de controlo de segredos industriais em áreas tecnológicas, poderá manter-se a preferência pela proteção por patente dos seus desenvolvimentos; No âmbito das atividades desenvolvidas entre entidades empresariais e entidades público e/ou privadas de I&D, seria importante a clarificação dos termos em que a propriedade industrial vai ser gerida em caso de parcerias. Uma legislação que venha a incorporar este tópico poderá proporcionar maior transparência no processo de proteção do conhecimento e incentivar os projetos colaborativos entre organizações diferentes (ex: Empresas e Entidades do Sistema Científico e Tecnológico), contribuindo assim para o sucesso dos mesmos em termos de possíveis resultados a patentear; 2 6

3 Embora o regime sancionatório tenha sido reforçado com a introdução de sanções acessórias mais pesadas (com a conversão das violações de logótipos e insígnias de contraordenação para crime), as penas por violação de direitos de propriedade industrial continuam a ser, de um modo geral, bastante leves, sendo pouco dissuasoras; Na sequência da introdução em vigor do regulamento da Patente Europeia com efeito unitário e sendo este um tema relativamente ao qual ainda estão ser publicados os primeiros estudos (com indicação de um possível impacto negativo no tecido empresarial Português) seria prudente adiar a introdução deste tema nesta revisão do Código de Propriedade Industrial, nomeadamente nos artigos 80º e 88º, por ainda não existir uma perspetiva consensual sobre as vantagens desta abordagem Aspetos particulares Artigo 23.º - Sendo possível a modificação de decisão, é questionável a possibilidade de alteração da mesma sem ser com base no conhecimento superveniente de determinados factos (eles próprios supervenientes ou anteriores à decisão). Poderá gerar insegurança o pressuposto de que um qualquer motivo possa dar lugar à alteração de despacho Artigo 55.º - A alteração do artigo apresenta-se benéfica e clarifica e protege o direito dos requerentes; Artigo 132.º - A legislação atual que contempla apenas duas notificações, uma delas (a 2ª) com prazo de 1 mês, obriga por vezes a um esforço significativo por parte dos utilizadores (agentes e requerentes) na preparação de uma resposta completa. O aumento do número de notificações possíveis e extensão dos prazos previstos para a resposta nos casos de exame de invenções apresenta-se como uma modificação potencialmente positiva; 3 6

4 Artigo 132.º - Considera-se a eliminação dos modelos de utilidade sem exame uma alteração necessária, uma vez que esta forma de proteção era muito frágil do ponto de vista legal; Artigo 222.º - Considera-se uma alteração importante, o alargamento do âmbito do artigo dadas as novas realidades que deverão ser consideradas e protegidas enquanto marcas; Artigo 238.º - A invocação do não uso de marca confundível por parte do requerente da marca, a título incidental e com efeitos meramente intraprocessuais poderá ser suscetível de gerar situações de grande instabilidade. Verifica-se a dúvida, no caso em que o reclamante não consiga demonstrar o uso da marca, se será concedido ao requerente o registo da marca. Caso o reclamante não consiga demonstrar o uso da marca, será concedido ao requerente o registo da marca? Considerando que os efeitos serão meramente internos, gozarão de proteção duas marcas confundíveis, até que um interessado pugne pela caducidade da marca não usada; Artigo 388.º -M - Relativamente ao n.º8 do artigo, considera-se que a sanção acessória poderá ser difícil de calcular, em casos em que os direitos de PI ou os segredos comerciais não estejam no mercado; Artigo 258.º - Quanto ao n.º8 do artigo, verificam-se algumas dúvidas relativamente à interpretação correta, sendo que a redação proposta poderá ser interpretada da seguinte forma: o titular de um registo só pode impedir a utilização de um sinal 5 anos após o registo da marca; Artigo 267.º - As declarações de nulidade e anulação de registos de marca passam a ser apresentadas e tramitadas na esfera do INPI (até aqui em tribunal). Atualmente muitos dos utilizadores acabam por refrear os seus intentos como forma de evitar a ida a tribunal, especialmente pelos seus custos, incerteza jurídica e demora na tramitação, pelo que esta medida revela-se adequada e em linha com as normas de outros países da União Europeia; 4 6

5 3. Sugestões de melhoria 3.1. O artigo 65.º-A poderia indicar a possibilidade de, no caso de o examinador considerar a existência de múltiplas invenções, o requerente poder solicitar pesquisas adicionais, mediante o pagamento de uma taxa de pesquisa adicional; 3.2. O artigo 68.º poderia prever a possibilidade de estender o prazo de resposta às notificações no caso de ser necessária a execução de experiências laboratoriais pelo requerente; 3.3. No n.º2 do artigo 229.º, sugere-se a substituição de utilizem esses sinais ou indicações por utilizem essa denominação, dado que um terceiro apenas deveria poder utilizar a marca pertencente a uma associação se o sinal em causa consistir apenas na denominação geográfica. Se a marca em causa tiver qualquer outro sinal que a distinga, um terceiro não deverá ficar habilitado a usá-la; 3.4. Quanto ao artigo 231.º, sugere-se a clarificação terminológica da questão de forma a esclarecer se a expressão marcas coletivas é mantida no art. 228.º ou se é restringida às marcas descritas no artigo 229.º; 3.5. No n.º3 do artigo 262.º, sugere-se que seja clarificado o significado de transmissão da entidade titular do registo e a abrangência deste preceito na transmissão automática do registo; 3.6. No n.º4 do artigo 266.º, sugere-se clarificação do texto proposto a ser adicionado; 3.7. Sobre os pedidos provisórios de patente, o INPI poderia garantir atempadamente um feedback ao promotor do pedido, durante o período de análise do pedido, por forma a apoiar a tomada de decisão de se avançar ou não para um pedido definitivo (e respetivo âmbito geográfico). 5 6

6 4. Conclusões O Projeto de Proposta de Lei introduz alterações que tendem a fazer evoluir a lei existente com uma atenção especial aos temas de avaliação de patentes e segredos comerciais, que poderão contribuir para uma maior segurança na defesa de diretos de PI. Embora o regime sancionatório seja reforçado com a introdução de sanções acessórias mais pesadas, as penas por violação de direitos de PI continuam a ser, de um modo geral, bastante leves e pouco dissuasoras. Recomenda-se a monitorização do impacto da entrada em vigor do regulamento da Patente Europeia com efeito unitário por forma a identificar e minimizar potenciais efeitos negativos na propensão das empresas à proteção intelectual. As alterações propostas no Ofício n.º 1198, de vão no sentido da adequação e melhoria do regulamento existente de proteção da propriedade industrial. 29 de setembro de