CONCEITOS BÁSICOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

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1 Rede de núcleos de inovação tecnológica do Estado do Ceará REDENIT-CE CONCEITOS BÁSICOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL Lorena Bezerra de Souza Matos Graduada em Direito (UFPE), e Especialista em Gestão de Arranjos Produtivos Locais (Unifor/CNPq).

2 Módulo III 1. Patentes Invenção; Modelo de utilidade. 2. Desenho Industrial 3. Transferência de tecnologia

3 Propriedade Intelectual

4 1. Patentes - Conhecimento intelectual Conhecimento Intelectual Segredo Publicação científica Patente

5 O que é uma patente? Patente é um documento legal que descreve uma invenção e que concede ao seu titular o direito exclusivo por um tempo determinado. Lei da Propriedade Industrial (Lei nº /96): Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

6 Espécies de patentes Patentes de Invenção (PI) Modelos de Utilidade (MU)

7 Patentes de Invenção (PI) Concepção resultante do exercício de capacidade de criação do homem que represente uma solução para um problema técnico* específico dentro de um determinado campo tecnológico. Avanço tecnológico.

8 Exemplos (PI) US Western Electric sistema de disco 1921 Western Electric discagem por tom 1964 Fonte: Curso de Capacitação em PI para Gestores de Tecnologia, 2006.

9 Modelo de Utilidade (MU) Forma nova ou disposição conferida em objeto que se preste a um trabalho ou uso prático visando melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Praticidade; Comodidade; Eficiência. Fonte: inventabrasilnet.t5.com.br/bornan.htm Fonte: Curso de Capacitação em PI para Gestores de Tecnologia, 2006.

10 Exemplos (MU) Integração de teclado, receptor e transmissor em uma única peça. Fonte: Curso de Capacitação em PI para Gestores de Tecnologia, 2006.

11 Benefícios ao titular da patente Retorno de investimentos; Exclusividade sobre o produto/processo; Royalties (Ex: IBM $2 bilhões USD/ano); Vantagem competitiva; Fortalecimento da imagem da empresa.

12 Exemplo Tecnologias inseridas em aparelhos de DVD: MPEG-2 Taxas de licenciamento $2,5 USD $ 8,50 USD Ex.: Aparelhos que custam, em média, $44 USD. PI

13 O que pode ser patenteado no Brasil? LPI Lei nº 9.279/96: Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

14 Atividade inventiva Fonte: Curso de Capacitação em PI para Gestores de Tecnologia, 2006.

15 Aplicação industrial Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria. Indústrias agrícola, extrativista e de produtos manufaturados. Ex: máquina moto-contínuo.

16 O que é patenteável? Máquinas; Equipamentos; Composições/compostos químicos e fármacos; Ferramentas; Componentes e peças de máquinas; Dispositivos de vários tipos; Processos industriais; Método de obtenção de plantas e animais. Fonte: Manual de Propriedade Intelectual, Diretoria de Inovação e Empreendedorismo DINE/UFPE.

17 Exceções ao patenteamento Lei da Propriedade Industrial, nº 9.279/96, artigos 10 e 18.

18 Art. 10, incisos I e II Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; II concepções puramente abstratas;

19 Exemplos As pesquisas do casal Curie culminam no descobrimento de um novo elemento químico Rádio (Ra): Revelação ou identificação de um fenômeno da natureza até então ignorado, mas préexistente. Lei da Relatividade Albert Einstein: Teoria Científica.

20 Art. 10 (continuação) Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: VIII técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal.

21 Métodos Operatórios e Cirúrgicos Todo método que requeira uma etapa cirúrgica, ou seja, uma etapa invasiva do corpo humano ou animal. Não são passíveis de proteção! Exemplos: Implantação de embriões fertilizados artificialmente; Cirurgia estética. Fonte: Curso de Capacitação em PI para Gestores de Tecnologia, 2006.

22 Métodos de diagnóstico (cont.) Método para diagnosticar uma doença em um mamífero caracterizado pelo fato de se administrar ao dito mamífero uma quantidade eficaz de um agente contraste. Observação: Quando realizados fora do corpo humano ou animal são passível de proteção por patente. Ex.: Método de detecção in vitro como de uma condição patológica, através de uma amostra biológica (sangue, urina, fezes, etc.). Fonte: Curso de Capacitação em PI para Gestores de Tecnologia, 2006.

23 Art. 10 (continuação) Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. Exemplo: DNA (ex.: EUA), extratos de plantas/animais. O caso da insulina: Não passível de proteção, por ser um composto químico sintético com correspondente natural.

24 Exceções São passíveis de proteção: O processo de extração de substâncias de animais/plantas; A composição que contenha o extrato, desde que não seja diluição ( burla legal ). Ex.: Óleo essencial -> medicamento. Necessário que haja tecnologia; Burla legal : questão da proteção da biodiversidade.

25 Exceções ao patenteamento art. 18 Art. 18. Não são patenteáveis: I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físicoquímicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e

26 Exceções ao patenteamento art. 18 Art. 18. Não são patenteáveis: III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta. Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

27 Titularidade LPI, art. 6º, 2º: A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade. Ex: Universidade de Stanford Parte pessoal do inventor/autor 1/3 Departamento/Centro do inventor/autor 1/3 Parte da escola do inventor/autor 1/3

28 Direitos envolvidos Direitos: Exclusividade de exploração; Suporte para ações judiciais; Ceder (venda) ou licenciar voluntariamente (aluguel); Zelar pela sua integridade material ou reputação. Deveres: Explorar a patente; Acompanhamento processual (pagamento de anuidades, e retribuição qüinqüenal); Revelar o conteúdo da patente; Prorrogar a vigência do registro.

29 Preparação do pedido Busca prévia: Antes da redação; Informações de tecnologias já existentes; Investimento direcionado; Classificação internacional de patentes.

30 Busca em bancos de patentes Base WPI (World Patent Index) US$ 354,00/hora de conexão; Base INPADOC (International Patent Documentation Center) US$ 15,00 por documento pesquisado; Bases gratuitas: Escritório Americano de Patentes Escritório Europeu de Patentes Japan Patent Office

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37 a. Relatório Descritivo (PI) O Relatório deverá: Ser iniciado pelo título; Referir-se a uma invenção ou a um grupo de invenções; Indicar o setor técnico a que se refere a invenção; Descrever o estado da técnica existente; Descrever os objetivos da invenção (demonstrar as vantagens em relação ao estado da técnica); Descrever a invenção de forma clara e suficiente de maneira que um técnico no assunto possa realizá-la (reprodutibilidade).

38 b. Reivindicações Define a matéria para a qual a proteção é solicitada, estabelecendo e delimitando os direitos do inventor/criador. Redação: Título; Preâmbulo; Expressão caracterizada por ; Englobar todas as possibilidades de proteção.

39 b. Reivindicações (cont.) Criadas para proporcionar uma notoriedade aos limites da patente; Proteção de, ao menos, uma modalidade da invenção. As melhores reivindicações protegem a invenção em si ; Função do agente de propriedade industrial: Evitar restrições desnecessárias; Evitar proteção muito ampla: Possibilidade de litígios. melhor

40 c. Desenhos Facilitam ou permitem a perfeita compreensão da matéria exposta no relatório descritivo; No caso dos MU, os desenhos definem o escopo da invenção; Não devem conter elementos textuais.

41 c. Desenhos (exemplos) Dados experimentais Microscopia eletrônica de transmissão Esquemas explicativos Fonte: Curso de Capacitação em PI para Gestores de Tecnologia, 2006.

42 d. esumo Sumário do exposto no relatório descritivo, reivindicações e desenhos; Deve ser redigido de modo a permitir uma compreensão da essência da invenção; Deve conter de 50 a 200 palavras e descrever corretamente o objeto. Fonte: Curso de Capacitação em PI para Gestores de Tecnologia, 2006.

43 Vigência da patente Patentes de invenção 20 anos. Modelos de utilidade 15 anos. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos, para invenção, e 7 (sete), para modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvadas questões judiciais ou força maior.

44 Extinção do direito patentário 20 anos de proteção transcorridos; Não-pagamento das anuidades; Não-exploração da patente: Após 3 anos de concessão: Licença compulsória; Quebra de patente. Após 2 anos da primeira licença: Caducidade.

45 Proteção internacional PCT Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, 1970: Firmado em 1970, em Washington; Harmonização do sistema internacional de patentes; Incentivo à inovação; Estados Contratantes 139.

46 PCT Vantagens: Procedimento simplificado para obtenção de patentes; Celeridade, uma vez que os pedidos já foram apreciados nos Estados de origem; Economia de custo, pois o pedido não é publicado inteiramente; A publicação internacional favorece as licenças; Prazo de 18 meses para avaliação dos países designados.

47 Duas fases Fase internacional: Depósito do pedido; Busca internacional por autoridade escolhida; Publicação internacional; Exame preliminar. Fase nacional: Tradução do pedido internacional para os idiomas exigidos, no prazo de 20 ou 30 meses.

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49 Observações As patentes são independentes; A decisão da concessão da patente pertence ao Órgão eleito; Princípio da territorialidade: Não existe patente internacional.

50 Contrafação Titular das patentes X terceiros Patente válida; Fato material que constitua ofensa ao detentor de direito; A mera exposição já constitui o delito; A contrafação pode ser total ou parcial; O crime é punido mesmo sem ter havido prejuízo; Notificação, mediação, arbitragem.

51 2. Desenho industrial

52 Propriedade Intelectual

53 Importância da proteção Registro nº Monograma original LV Monograma imitado

54 Desenhos industriais Art. 95 forma plástica ornamental de um objeto ou conjunto ornamental de linhas e cores aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na configuração externa e que sirva de tipo de fabricação industrial. Bidimensional DI Tridimensional

55 Bidimensional Padrão ornamental aplicado em produto.

56 Exemplos

57 Exemplos (cont.)

58 Tridimensional Forma plástica ornamental de um objeto

59 Exemplos

60 Exemplos (cont.)

61 Exemplos (cont.)

62 Bidimensional + tridimensional Forma plástica + padrão ornamental

63 Exemplos

64 Requisitos Novidade (art. 96) Originalidade (art. 97) Período de graça de 180 dias. Configuração visual distinta; Combinação de elementos conhecidos. Aplicação Industrial (art. 98) Não ser obra de arte de caráter puramente artístico.

65 Desenhos não registráveis Art. 100, LPI I contrário à moral e bons costumes, que ofenda honra ou imagem de pessoas, que atente contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso, idéia e sentimentos dignos de veneração e respeito. II forma necessária comum ou vulgar do objeto/essencialmente determinada por considerações técnicas ou funcionais. Ex: fusos sem fim, engrenagem linear.

66 Vigência da proteção O registro tem validade por dez anos (art. 108). Prorrogação + 3 períodos de 5 anos.

67 Formulário de depósito

68 Condições Até 20 variações/conjuntos destinadas ao mesmo propósito e mantendo as mesmas características distintivas preponderantes.

69 Depósito incorreto Exigência - 60 dias.

70 Exigência cumprida Concessão e publicação.

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75 Curiosidades

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81 3. Transferência de Tecnologia

82 O que é Transf. de Tecnologia? Processo por meio do qual conhecimentos, técnicas, habilidades e procedimentos são transmitidos de uma organização para outra de forma a ampliar a sua capacidade tecnológica. Kruglianskas e Fonseca (1996)

83 Gestão e Transf. de Tecnologia O que são contratos de TT? Lei , de 29/12/2000: Art 2, 1º: Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de TT os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnoogia e prestação de assistência técnica.

84 Lei nº , de 2 de Dez Art.6 É facultado à ICT celebrar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direto de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida. Parágrafo 2 cláusula de exclusividade (publicação de edital); não exclusiva (contratos firmados diretamente). Art.11 A ICT poderá ceder seus direitos sobre a criação, mediante manifestação expressa e motivada, a título não oneroso, nos casos e condições definidos em regulamento, para que o respectivo criado os exerça em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, nos termos da legislação pertinente.

85 Lei nº , de 2 de Dez Art 13 É assegurada ao criador participação mínima de 5% e máxima de 1/3 nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do artigo 93 da lei n 9279/96.

86 Cláusulas principais Das partes: Cedente (provedor); Cessionário (receptor). Capacidade das partes: maior de 18 anos. Do objeto: Detalhar, dentro do possível, a tecnologia; Caráter de exclusividade facultativo.

87 Cláusulas principais (cont.) Do prazo: O prazo é livre, mas o INPI estipula o prazo de 05 (cinco) anos, prorrogáveis por mais 05 (cinco) anos. Da remuneração: Pode ter um valor fixo (uma ou várias parcelas) ou por meio de royalties periódicos; Os valores devem estar de acordo com os praticados nos mercados nacional e internacional.

88 Cláusulas principais (cont.) Confidencialidade: Deve haver previsão contratual, podendo-se, inclusive, ser estendida após o término do contrato; Recomenda-se aplicação de multa. Despesas: O contrato deverá prever quem arcará com as despesas relacionadas a tributos incidentes na contratação e outras despesas. Ex.: Averbação contratual.

89 Tipos de contratos Contratos de propriedade intelectual (licenças, autorizações, cessões, etc.); Contratos de segredo industrial e similares (inclusive franchising); Contratos de projeto de engenharia; Contratos de serviços em geral. Fonte: Transferência de tecnologia. GARNICA, L, 2009.

90 Licenciamento Contrato de licenciamento de patente: Com exclusividade: Apenas a empresa é titular dos direitos de exploração; Cláusula de sublicenciamento é facultativa; O percentual de royalties varia de acordo com o segmento da atividade produtiva, escala e o potencial de retorno. Fonte: Transferência de tecnologia. GARNICA, L, 2009.

91 Licenciamento (cont.) Sem exclusividade: Diversas empresas podem ser licenciadas para competirem no mercado com direitos de exploração da tecnologia; Cláusula de sublicenciamento é facultativa; O percentual de royalties varia de acordo com o segmento da atividade produtiva, escala e o potencial de retorno. O percentual de royalties costuma ser de ½ a 1/3 menor que a modalidade com exclusividade. Fonte: Transferência de tecnologia. GARNICA, L, 2009.

92 Licenciamento (cont.) Contrato de transferência de know-how: Tecnologias não patenteadas; Motivação legal ou estratégica. Boa estratégia para a comercialização do software e tecnologias com proteção de patente expirada. Fonte: Transferência de tecnologia. GARNICA, L, 2009.

93 Dificuldades encontradas Desconhecimento do tema; Dilema publicar X patentear ; Recursos humanos especializados escassos; Carência de recursos financeiros.

94 Fontes OTL Office of Technology Licensing. Research Policy Book - RPH 5.1. Disponível em: < Acesso em: 29 abr

95 Rede de núcleos de inovação tecnológica do Estado do Ceará REDENIT-CE OBRIGADA A TODOS! Contato:

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