Impacto do acórdão IP Translator na prática

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Dalila Garrido Castelo
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1 Seminário ECTA Impacto do acórdão IP Translator na prática André Robalo Departamento de Marcas e Desenhos ou Modelos A Perspetiva do INPI

2 IP Translator - Resumo No acórdão que proferiu em , o TJUE declarou que: os produtos e/ou serviços (P&S) têm de ser identificados com clareza e precisão suficientes para permitir, apenas com base na sua indicação, determinar o alcance da proteção requerida a reprodução total de um título da Classificação de Nice (CN) não implica automaticamente a inclusão no pedido de todos os P&S contidos na lista alfabética dessa classe o requerente pode identificar os P&S utilizando os títulos e as indicações gerais da CN, desde que satisfaçam os requisitos de clareza e de precisão

3 IP Translator - Resumo No acórdão que proferiu em , o TJUE declarou que (cont.) : apenas algumas das indicações gerais que integram os títulos das classes da CN são suficientemente claras e precisas o requerente que utilizar todas as indicações gerais do título de uma classe deve precisar se pretende abarcar todos os itens lista alfabética dessa classe

4 Clareza e precisão na indicação dos P&S Os P&S têm de ser identificados com clareza e precisão suficientes para permitir, apenas com base na sua indicação, determinar o alcance da proteção visada

5 Clareza e precisão na indicação dos P&S O INPI não teve, a este respeito, que alterar o seu entendimento o requisito de precisão encontra-se legalmente previsto (alínea b) do n.º 1 do artigo 233.º do CPI) sem indicação precisa dos P&S não é atribuída data de prioridade do pedido (n.º 2 do artigo 233.º do CPI)

6 Alcance da reprodução de título de CN A reprodução total de um título da CN não implica automaticamente a inclusão no pedido de todos os P&S contidos na lista alfabética da classe

7 Alcance da reprodução de título de CN Não foi necessária modificação drástica dos procedimentos de exame de motivos absolutos ou relativos, pois o INPI: não perfilhava a tese class heading covers all encarava a reprodução dos títulos na ótica means what it says

8 Alcance da reprodução de título de CN Exemplo Classe 9 Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, óticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspeção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou o controlo da corrente elétrica; aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução de sons ou de imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; CDs, DVDs e outros meios de registo digital; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registradoras, máquinas de calcular, equipamento de processamento de dados e computadores; programas de computador (software); dispositivos de extinção de fogo. Mesmo antes do IP Translator, o pedido ou o registo não englobaria, nomeadamente, capacetes de proteção

9 Utilização dos títulos da CN O requerente pode identificar os P&S utilizando os títulos e as indicações gerais da CN, desde que satisfaça os requisitos de clareza e de precisão

10 Utilização dos títulos da CN Até ao IP Translator, o INPI aceitava a inclusão em pedidos das reproduções integrais dos títulos de qualquer das 45 classes CN e de cada uma das indicações gerais contidas nos mesmos Mas essa prática teria de ser modificada

11 Clareza e precisão das indicações gerais da CN Algumas indicações gerais que constam dos títulos das classes da CN são, por si próprias, suficientemente claras e precisas, enquanto outras o não são

12 Clareza e precisão das indicações gerais da CN Perante a necessidade de apurar quais das indicações gerais não eram suficientemente claras e precisas, o INPI optou por: não alterar imediatamente a sua prática não encetar a avaliação isoladamente integrar projeto do programa de convergência do IHMI (apenas no final dos trabalhos os procedimentos de exame formal seriam modificados)

Indicações gerais da CN insuficiente clareza e precisão Em comunicação comum datada de 20.

13 Indicações gerais da CN insuficiente clareza e precisão Em comunicação comum datada de , concluiu-se que 11 das indicações gerais não são suficientemente claras e precisas

14 Indicações gerais da CN insuficiente clareza e precisão Classe 6 Produtos de metal comum não incluídos noutras classes Classe 7 Máquinas e máquinas-ferramentas Classe 14 Metais preciosos e suas ligas e produtos de metais preciosos ou revestidos destes metais, não incluídos noutras classes Classe 16 Papel, cartão e produtos nestas matérias (papel e cartão), não incluídos noutras classes Classe 18 Cabedal e imitações de cabedal, e produtos nestas matérias (cabedal ou imitações de cabedal) e não incluídos noutras classes

15 Indicações gerais da CN insuficiente clareza e precisão Classe 20 Produtos (não incluídos noutras classes) em madeira, cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madrepérola, espuma do mar e sucedâneos de todas estas matérias ou em matérias plásticas Classe 37 Reparação Classe 37 Serviços de instalação Classe 40 Tratamento de materiais Classe 45 Serviços pessoais e sociais prestados por terceiros para satisfazer as necessidades das pessoas

16 Indicações gerais da CN insuficiente clareza e precisão Exemplo de fundamentação de inadmissibilidade (sic): Classe 6 Produtos de metal comum não incluídos noutras classes À luz da necessidade de assegurar clareza e precisão, este termo não fornece uma indicação clara dos produtos abrangidos, visto que apenas indica as matérias de que os produtos são feitos e não os produtos em causa. Abrange uma vasta gama de produtos que podem ter características e/ou finalidades muito diferentes, que podem exigir níveis de capacidade técnica e de know-how muito diferentes para serem produzidos e/ou utilizados, podem destinar-se a diferentes tipos de consumidores, ser vendidos através de canais de comércio distintos e, consequentemente, dizer respeito a diferentes setores do mercado.

17 Indicações gerais da CN insuficiente clareza e precisão Exemplo de fundamentação de inadmissibilidade (sic): Classe 37 Reparação À luz da necessidade de garantir clareza e precisão, este termo não fornece uma indicação clara dos serviços prestados, visto que apenas indica que se trata de serviços de reparação e não especifica qual a natureza da reparação. Uma vez que os produtos a reparar podem possuir características diferentes, os serviços de reparação serão executados por prestadores com diferentes níveis de capacidades técnicas e de know-how e podem, portanto, dizer respeito a diferentes setores do mercado.

18 Inclusão da lista alfabética O requerente que utilize todas as indicações gerais do título de uma classe específica da CN para identificar os P&S deve precisar se pretende abarcar todos os itens da lista alfabética da classe

19 Inclusão da lista alfabética Como cumprir o que o TJUE determinou? Importa ter em consideração: a exigência de, através da leitura da lista de P&S, ser percetível o alcance da proteção as alterações a que a CN periodicamente é sujeita

20 Inclusão da lista alfabética Não são admissíveis indicações como: todos os produtos incluídos na classe x título da CN + expressão todos os produtos da lista alfabética da classe Quando visar todos os itens da lista alfabética de uma classe o requerente terá de os enumerar explicitamente no pedido

21 Inclusão da lista alfabética Exemplo de redação admissível: Classe 41 - academias (educação); adestramento de animais; aluguer de aparelhos de iluminação para palcos ou estúdios de televisão; aluguer de aparelhos de rádio e televisão; aluguer de brinquedos; aluguer de câmaras de vídeo; aluguer de campos de ténis; aluguer de campos desportivos; aluguer de cassetes de vídeo; aluguer de cenários de espetáculos; aluguer de cenários de palco; aluguer de equipamento áudio; aluguer de equipamento de desporto, exceto veículos; aluguer de equipamento de jogos; aluguer de equipamento de mergulho; aluguer de estádios; aluguer de filmes cinematográficos; aluguer de gravações sonoras; aluguer de projetores de cinema e acessórios; aluguer de vídeo gravadores; bibliotecas de empréstimo; circos; clubes noturnos; coaching [formação]; cronometragem de eventos desportivos; cursos por correspondência; disponibilização de campos de golfe; disponibilização de instalações desportivas; disponibilização de instalações recreativas; divertimento; divertimento radiofónico; divertimento televisivo; dobragem; edição de vídeo; edição eletrónica; educação; educação física; educação religiosa; ensino de ginástica; espetáculos de variedades; estúdios de cinema ( ) serviços de orquestra; serviços de personal trainer [treino físico]; serviços de redação de guiões; serviços de reportagens de informação; serviços de tradução; serviços on-line de publicações eletrónicas, não descarregáveis.

Contactos pessoais: André Robalo Departamento de Marcas e Desenhos ou Modelos Telef: + 351 21 881 8100 e-mail: arobalo@inpi.

22 Contactos pessoais: André Robalo Departamento de Marcas e Desenhos ou Modelos Telef: arobalo@inpi.pt Contactos INPI : Linha Azul: Fax: atm@inpi.pt Site: Morada: Campo das Cebolas, LISBOA

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