Backlog do INPI e as Medidas Judiciais Aplicáveis

Transcrição

1 Backlog do INPI e as Medidas Judiciais Aplicáveis Juliana Gebara de Sene e Thais Arza Monteiro 24/08/2017

2 Backlog do INPI - Efeitos

3 Situação Atual Patentes: Total: pedidos¹ Examinadores atuais: 357 Média de espera > 10 anos Patentes Jun Total Pesquisadores 357 Não ativos 167 Ativos 190 Marcas: Total: pedidos² Examinadores atuais: 147 Entre 3-6 anos em média Marcas Jun Total Pesquisadores 147 Não ativos 17 Ativos 130 Desenhos Industriais: Demora mesmo sem análise de mérito. ¹ Informações retiradas do Relatório de Dados da produtividade até setembro de 2016 e cenário operacional do INPI. ² Informações retiradas do Relatório de Atividades Dados atualizados até agosto de

4 Efeitos do Backlog Natureza atributiva do direito Depósito junto ao INPI garante a prioridade, não o registro Depósito Publicação Concessão MERA EXPECTIVATIVA DE DIREITO ATÉ A CONCESSÃO 4

5 Efeitos do Backlog Impossibilidade de remessa de royalties para o exterior com bases em contratos de cessão/licença de uso de marcas, patentes e desenhos industriais não registrados; Dedutibilidade fiscal não reconhecida enquanto não houver registro Pagamento de licenças de uso de marcas não retroagem a data do depósito Pagamentos de licenças de patentes e desenhos industriais podem retroagir IN Nº 70/2017 NÃO ALTEROU AS REGRAS NESSE QUESITO 5

6 Efeitos do Backlog - Marcas Brasil ainda não é parte do Protocolo de Madri Não é possível obter prioridade de registro de nome de domínio junto ao Registro.br Resolução CGI.br/RES/2008/008/P Comitê Gestor da Internet no Brasil Art. 10º - Os domínios cancelados nos termos dos incisos I, II, IV e V poderão ser disponibilizados para novo registro através de processo de liberação, que possibilita a candidatura de interessados ao respectivo domínio, conforme os seguintes termos: IV. No ato da inscrição a um domínio o candidato poderá informar que possui algum diferencial para requerer o registro do domínio que se encontra em processo de liberação. As condições para o exercício dessa opção são: a) a entidade inscrita no processo de liberação detém o certificado de registro da marca, concedido pelo INPI, idêntico ao nome de domínio solicitado; 6

7 Efeitos do Backlog Direitos dos Titulares dos Pedidos de Registro de Marcas, Patentes e Desenhos Industriais Marcas Art Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: (...) III - zelar pela sua integridade material ou reputação. Patentes / DIs Omissão na LPI Jurisprudência, em sua maioria, negativa Decisão recente abriu precedente 7

8 Medidas Judiciais Aplicáveis

9 Ações judiciais x Backlog de marcas Jurisprudência pacífica a respeito da possibilidade de ajuizamento de ação pelo depositante. Pedido Indenizatório: A)Prazo prescricional da indenização: 5 anos B) Entendimento recente do STJ de que se trata de violação continuada (REsp /PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, Julgado em 14/05/2013) 9

10 Ações judiciais x Backlog de patentes Jurisprudência majoritária no sentido de que o titular da patente não tem interesse processual enquanto não concedida a patente: artigo 42 da LPI: A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I - produto objeto da patente; II processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. Proteção indenizatória assegurada ao depositante: artigo 44 da LPI: Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente. 10

11 Ações judiciais x Backlog de patentes Problemas práticos enfrentados pelos titulares de pedido de patente: A patente demora anos para ser analisada e concedida, sendo que muitas vezes a comprovação da infração durante todo o período em que a patente pendia de análise pelo INPI é incerta. A situação econômica do infrator pode ter sido alterada de forma substancial, de modo que eventual pedido de ressarcimento pode se tornar incerto. Medidas até então adotadas pelos depositantes: Cautelar de produção antecipada de provas: posição divergente da jurisprudência: mera expectativa de direito (TJSP, Apelação nº , Des. Rel. Egídio Giacoia, 3ª Câmara de Direito Privado, j. em ) Mandado de segurança para agilizar a análise do pedido pelo INPI: posição divergente da jurisprudência: duração razoável do processo x complexidade e deficiência de profissionais no INPI.. 11

12 Ações judiciais x Backlog de patentes Precedente recente do TJSP: Agravo de Instrumento nº , Des. Rel. Cesar Ciampolini, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. em , desprovido por maioria de votos. Voto anterior do relator contrário a esse entendimento. A mudança de entendimento se deu com base nas seguintes especificidades: A incontroversa, inamissível e desproporcional demora do INPI, coloca em risco, até mesmo, a utilidade econômica da patente, sob a ótica da retribuição devida ao inventor, seu justo lucro como contrapartida do que investiu em pesquisa e na viabilização do produto farmacêutico. Autor da ação é titular de patente no exterior. Infrator não negou que o seu medicamento tem a mesma formulação do objeto do pedido de patente. Imoralidade da posição parasitária do infrator: repressão ao ilícito lucrativo.. 12

13 Consulta Pública

14 Backlog - Patentes INPI tentou implementar diversos programas de exame prioritário Consulta Pública Nº 02/2017 Concessão de Patentes sem Exame de Mérito até Medida de Urgência Tempo Determinado? Não incluí produtos e processos farmacêuticos Concessão sem Exame de Mérito gerará efeito similar aos de DI 14

15 SÃO PAULO PAULISTA Al. Joaquim Eugênio de Lima São Paulo SP Brasil T SÃO PAULO FARIA LIMA Rua Campo Verde 61 3º andar São Paulo SP Brasil T BRASÍLIA SHS Q6 Bloco C Cj. A sala Brasília DF Brasil T RIO DE JANEIRO Praia do Flamengo º andar Rio de Janeiro RJ Brasil T NEW YORK 712 Fifth Avenue 26 th floor New York NY USA T LONDON 5 th floor, 32 Cornhill London UK EC3V 3SG T 44 (0)