REGISTO DE MARCA NA CHINA CONTINENTAL

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1 TMT N.º 4/2009 MAIO/JUNHO 2009 REGISTO DE MARCA NA CHINA CONTINENTAL A proteção de propriedade industrial foi caracterizada como a maior preocupação dos investidores estrangeiros no mercado chinês, sendo que as pesquisas apresentadas pela Câmara Americana de Comércio da República Popular da China indicam que 50% das sociedades de capital estrangeiro registadas na instituição sofreram algum tipo de prejuízo e danos materiais sobre o total de suas operações globais por violação de seus direitos de propriedade industrial. I - Necessidade de Registo Diante da relevância e importância da proteção da propriedade industrial, e num contexto em que marcas e patentes estão entre os principais activos de uma empresa, evidencia-se a exigência da protecção de marcas e patentes mediante registo perante os órgãos responsáveis. É importante ressaltar, entretanto, que o registo junto do órgão competente em um determinado país, de um modo geral, apenas oferece protecção efectiva nos limites das fronteiras do território daquele país onde o registo foi efectuado. Isso porque, cada país adopta regras específicas para protecção da propriedade industrial, de modo que muitas vezes uma determinada marca e patente registada em Portugal, mesmo que mundialmente conhecida, pode não ser reconhecida e protegida em outros países, como é o caso recorrente da China.

2 A necessidade de registar de marcas e patentes na China tornou-se ainda mais evidente com os ilustrativos e recentes casos da Lacoste e da Ferrari, que enfrentaram problemas no registo das suas marcas mundialmente reconhecidas. Em ambos os casos o registo da marca foi negado com base na existência de registo anterior efectuado por terceiro e, mesmo após anos de litígio, o Tribunal Chinês negou proteção à Lacoste e à Ferrari. Assim, resta claro que o meio mais seguro e eficaz de proteger a marca de uma empresa, evitando assim a sua apropriação indevida e, também, a falsificação da mesma com a inerente desvalorização económica do produto ou serviço a que está associada, é através do registo da mesma perante o China Trademark Office (CTMO), autoridade administrativa responsável pelo registo e protecção de marcas dentro da República Popular da China. II - Vantagens do Registo de Marca De entre as vantagens do Registo de Marca, destaca-se: (i) Direito de uso exclusivo de determinada marca, impedindo terceiros de registar marcas idênticas ou similares; (ii) Criação de valor da marca activo intangível da Empresa; (iii) Possibilidade de oferecer licenças e franquias, o que permite que a marca seja um factor no planeamento fiscal da empresa; (iv) Protecção do direito de uso da marca através de procedimentos legais de utilização indevida e imitação. Além disso, o registo é de suma importância, na medida em que permite a protecção de uma empresa e garante a segurança nas transacções com qualquer conexão com o mercado Chinês. Adoptando tal medida a empresa previne que algum concorrente desleal ou pessoa de má fé o que muitas vezes inclui o próprio parceiro comercial ou fornecedor possa registar a sua marca e reproduzir similares dos seus produtos. 2

3 III - Regras e Procedimentos para o registo de uma Marca na China A actual Lei de Registo de Marca da República Popular da China foi aprovada em 23 de Agosto de 1982, tendo sido revista em 22 de fevereiro de 1993 e 27 de outubro de Na referida lei, a definição de Marca inclui qualquer palavra, frase, símbolo, desenho ou qualquer combinação das mesmas, usado para distinguir produtos ou serviços de pessoa ou organização daqueles oferecidos por terceiros. Assim, quaisquer sinais visualmente perceptíveis capazes de distinguir produtos ou serviços, seja na forma de palavras, números, letras de um alfabeto, desenhos tridimensaionais, dispositivos, combinação de cores ou combinação dos elementos mencionados pode ser registado como marca. No que se refere à classificação e categorias, cumpre destacar que a China é signatária da Convenção de Nice, que adopta a Classificação Internacional de Produtos e Serviços, de modo que todos os produtos e serviços são agrupados em 45 categorias 34 para produtos e 11 para serviços, permitindo especificar precisa e claramente categorias cobertas pela sua marca. Desse modo, sempre que o sinal de uma marca registada é alterado, um novo registo deve ser solicitado, e é necessário especificar todos os produtos e serviços que serão associados à marca por ocasião da solicitação de registo da mesma. Apesar de ser signatária da Convenção de Nice, o China Trademark Office (CTMO) adopta uma série de subclassificações em relação a cada categoria, de modo que cada registo corresponde ao registo em relação a apenas 1 (uma) categoria de produto ou serviço, dentro da qual deverão ser selecionados no máximo 10 (dez) subitens por registo. Nesses termos, o registo da mesma marca para produtos ou serviços classificados em categorias diferentes ou relativos a mais de 10 (dez) subitens da mesma categoria exige um novo pedido de registo. A respeito do procedimento do pedido de registo de marca, consideramos fundamental a realização de pesquisa prévia para verificar a existência de eventuais marcas similares ou idênticas já registadas, pois a nova marca não deve conflituar com qualquer 3

4 direito anteriormente adquirido por outra pessoa. Após a referida pesquisa, o passo seguinte é dar entrada do pedido de registo de marca através de agente certificado, sendo recomendável a elaboração de um acordo de confidencialidade entre as partes envolvidas no processo de registo de marca. O tempo médio do processo de registo, desde a data de entrada do pedido de registo até a aprovação, é em geral de 15 meses, podendo variar para mais ou para menos. O registo de marca, uma vez aprovado, tem validade de 10 anos renováveis indefinidamente por novos períodos de 10 anos. Em vista do exposto e tendo em vista os problemas que podem advir de um inadequado registo de marca, apontamos como cuidados necessários: (i) a realização de pesquisa prévia; (ii) adequada preparação do formulário e dos documentos necessários para o pedido do registo de marca; (iii) escolha de agente profissional e confiável (agentes certificados); (iv) elaboração de acordo de confidencialidade a assinar entre as partes intervenientes no processo; (v) solicitação de novo registo ou retificação do regsito existente em caso de qualquer mudança em relação à marca ou dados do requerente; e (vi) solicitação de renovação do registo de marca 6 meses antes da data de vencimento. Lembramos que apenas marcas regularmente registadas junto à CTMO gozam de efectiva protecção legal no território chinês e que a prioridade do registo da marca é daquele que primeiro apresentou o pedido de registo (em caso de pedidos apresentadas na mesma data, o registo da marca será concedido àquele que primeiro a utilizou). A fim de evitar problemas, muitos empresários solicitam o registo das respectivas marcas no máximo de categorias possíveis e outros, ainda, registam marcas similares à sua própria na(s) mesma(s) categoria(s). 4

5 Nesse âmbito, observados os cuidados e requisitos aqui mencionados, a China oferece para patentes e marcas registadas em seu território protecção administrativa, aduaneira e judicial. Aqueles que desrespeitam a lei são penalizados com multas, pagamento de indemnizações e, até mesmo, sanções criminais. IV Conclusões Por fim, cumpre lembrar que o registo da propriedade intelectual na China é uma cautela a ser adoptada não só por empresas que mantém relações comerciais directas com a China, mas também para aquelas que não se relacionam neste mercado. O registo de marcas e patentes na China garante à empresa uma protecção significativa e fundamental para o desenvolvimento de actividades comerciais, sobretudo diante da internacionalização dos mercados. Departamento TMT Rua Victor Cordon, nº 10 A 4º e 5º Lisboa Portugal Tel Fax / NIPC Nº REGISTADA NA OA SOB O Nº 27/9 A presente newsletter foi elaborada com fins informativos, sendo disponibilizada de forma gratuita, para uso exclusivo e restrito dos clientes CCA, encontrando-se vedada a sua reprodução e circulação não expressamente autorizadas. Esta informação tem carácter geral e não substitui o aconselhamento jurídico para a resolução de casos concretos. Não hesite em contactar-nos caso necessite de esclarecimentos adicionais. 5

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