Nathália Pereira dos Reis Santos CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DE PATENTES NAS INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS

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1 Nathália Pereira dos Reis Santos CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DE PATENTES NAS INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS Belo Horizonte 2009

2 1 INTRODUÇÃO O presente trabalho trata da importância e da complexidade dos Contratos de Transferência e de Licenciamento de Tecnologia de Patentes celebrados entre as Instituições Científicas e Tecnológicas (ICT s) e as empresas nacionais, como fonte de incentivo a inovação, ao crescimento econômico e tecnológico do país. Durante muito tempo o crescimento econômico estava diretamente ligado ao capital e à mão de obra, foco que foi alterado com as políticas econômicas modernas. Hoje, o que se tem de importante para o crescimento econômico na nova economia brasileira são conhecimento, educação e, principalmente, o capital intelectual que estão influenciando positivamente o bem estar social e a qualidade de vida das pessoas. O Estado brasileiro, em consonância com o art. 218 e 219 da Constituição Federal de 1988, vem instituindo importantes medidas para incentivar o desenvolvimento tecnológico e inovação no país. Mais recentemente, foi criado importante marco jurídico para incentivar esta atividade, a então chamada Lei de Inovação Tecnológica (Lei n /04). Esta lei foi criada devido a necessidade de cumprir com o disposto nos artigos 218 e 219 da Constituição Federal de 1988, que dispõe que o Estado deverá tomar as medidas necessárias para incentivar a inovação e a pesquisa científica. A Lei /04, mais conhecida como Lei de Inovação, dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica, o que contribuiu para o crescimento das parcerias entre as ICT s e as empresas. As ICT s têm como objetivo principal executar atividades de pesquisas básicas ou de caráter tecnológico e científico. Elas são entidades ou órgãos da Administração Pública que produzem conhecimento no país. Este conhecimento está concentrado nas ICT s devido ao alto grau de qualificação de pessoal, laboratórios e capital intelectual encontrados.

3 Segundo a Lei de Inovação, as ICT s são, conforme seu art. 2, inciso V, Instituição Científica e Tecnológica - ICT: órgão ou entidade da administração pública que tenha por missão institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico. A propriedade industrial é a forma jurídica de proteção dos bens imateriais protegida por meios diferentes, quais sejam os desenhos industriais, as marcas, as patentes de invenção e de modelo de utilidade, conferidos pela Lei da Propriedade Industrial (Lei n 9.279/96). As patentes de invenção serão destaque deste trabalho, uma vez que tendo em vista a concorrência entre as empresas nacionais, elas devem inovar o tempo todo para se manterem a frente no mercado. Devido à esta necessidade elas precisam investir em pesquisa e desenvolvimento. O conhecimento gerado e protegido pelas instituições de pesquisa não pode permanecer apenas nos laboratórios das ICT s, precisa ser disseminado e aperfeiçoado para chegar ao alcance de todas as pessoas sendo disponibilizado no mercado por meio da inserção de novos produtos, processos e serviços com valor tecnológico agregado. O futuro será mais promissor quanto à disposição e a capacidade das nações de investir no empreendedorismo e na inovação. A inovação é uma ferramenta importante para o aumento da produtividade e competitividade das empresas nacionais, bem como para impulsionar o desenvolvimento econômico. Considerando a necessidade de inovação tecnológica, as empresas nacionais buscam interface com as ICT s que possuem diversos estudos e, principalmente, patentes em diversas áreas do conhecimento. A formalização da transferência do conhecimento produzido nas ICT s para as empresas nacionais são realizados e regulados por meio

4 dos Contratos de Transferência de Tecnologia, previsto no art. 6, da lei de inovação e, também, na lei de propriedade industrial. Considerando que a interação ICT e empresa conjuga esferas público e privada, de naturezas distintas, os contratos de transferência e licenciamento são complexos porque devem contemplar estas diferentes naturezas, tornando um desafio para o Direito. Sendo assim, merecem estudos aprofundados nos contratos principais de sua regulação jurídica.

5 2 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO O mercado atual tem como base a alta competitividade, ampla informação, instabilidade grande, produtos com uma vida curta no mercado, o que leva as empresas cada vez mais a inovar para manter a qualidade e, ainda, gerar novos produtos e serviços, de modo a estarem sempre em alta no mercado. Portanto, as empresas detentoras do conhecimento e da tecnologia geradas buscam por meio da inovação atingir novos mercados (LEITE, 2005, p. 7). Os direitos de Propriedade Industrial são instrumentos para o desenvolvimento econômico e social de uma nação. Devido a isso, pode-se destacar o quão importante são esses direitos de propriedade industrial. A divisão da Propriedade Industrial é importante para o inventor e o empresário conhecerem e definirem qual a melhor proteção para a sua tecnologia. O interessado é interessado na proteção da tecnologia nova, por isso o empresário tem interesse em apoiar pesquisas a serem desenvolvidas nas ICT s, ou ainda, nas empresas com o auxílio do professor. De acordo com Tigre, (2006, introdução), o desenvolvimento não deriva de um mero crescimento das atividades econômicas existentes, mas reside fundamentalmente em um processo qualitativo de transformação da estrutura produtiva no sentido de incorporar novos produtos e processos e agregar valor à produção por meio da intensificação do uso da informação e do conhecimento. Buainain e Carvalho (2000) complementam a afirmação de Tigre, com a intensidade do desenvolvimento científico e tecnológico, a redução dramática do tempo requerido para o desenvolvimento tecnológico e incorporação dos resultados ao processo produtivo; a redução do ciclo de vida dos produtos no mercado; a elevação dos custos de pesquisa e desenvolvimento e dos riscos implícitos na opção tecnológica, tudo isto criou uma instabilidade que aumenta a importância da proteção à propriedade intelectual como mecanismo de

6 garantia dos direitos e de estímulo aos investimentos. Por outro, relativiza a eficácia dos instrumentos de proteção jurídica strictu sensu para assegurar a apropriação econômica do esforço de inovação, que em última análise determina a decisão de investimento das empresas. A importância econômica da propriedade industrial é tão grande, hoje em dia, que as nações tratam estas questões em diversos acordos internacionais. Os tratados internacionais que tratam sobre a propriedade intelectual, são administrados pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Os tratados conhecidos e assinados por muitos países, referentes à proteção da propriedade intelectual são Convenção de Berna, Convenção de Bruxelas, Acordo de Madrid, Convenção de Paris, Tratado de Lei de Patente, Convenção de Roma, dentre outros, que definem regras básicas sobre esta propriedade. Outros tratados também garantem a proteção dos direitos de propriedade intelectual em todos os países signatários são eles: Tratado de Budapeste, Acordo de Haia, Acordo de Lisboa, Protocolo de Madri, Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, conhecido como PCT (Wikipedia). O grande número de acordos internacionais demonstra a importância da proteção da propriedade intelectual, o que levou ao foro do comércio internacional o tratamento de conflitos. Estes tratados foram citados como forma de exemplificar e demonstrar a importância dos direitos de propriedade intelectual, porém não serão objeto deste estudo.

7 3 CONCEITOS BÁSICOS DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL A Propriedade Intelectual se divide em duas grandes áreas, quais sejam a Propriedade industrial, e os Direitos Autorais e sui generis como topografia de circuitos integrados e cultivares. O objetivo deste estudo é a análise das patentes de invenção, na relação Universidade-Empresa inseridas no gênero chamado Propriedade Industrial. A Lei 9.279/96 regulamenta os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Os diferentes tipos de proteção admitidas no Direito Brasileiro são as marcas, os desenhos industriais, as indicações geográficas, a concorrência desleal, o Know-how, o segredo industrial e as patentes de invenção e de modelo de utilidade, os quais serão conceituados a fim de exemplificar e caracterizar como o desenvolvimento industrial acontece de maneira mais eficiente. A marca é um tipo de proteção dos direitos industriais conceituada por Dannemann e Cabral, (2004, p.5) como um sinal ou símbolo visualmente perceptível que tanto pode ser uma denominação; uma figura, logotipo ou emblema, ou ainda, uma combinação desses elementos. Outra definição de marca é um sinal que individualiza os produtos de uma determinada empresa e os distingue dos produtos de seus concorrentes (WIPO/OMPI, Módulo 4, 2007, p.3). Dannemann e Cabral (2004, p.6) completam a idéia de que as marcas são importantes para distinguir os produtos, as mercadorias e/ou os serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins, pertencentes a outros produtores ou prestadores de serviço. Desde a antiguidade as marcas eram utilizadas por artesãos indianos, que gravavam assinaturas em suas criações para distingui-las de outras. Os romanos utilizavam mais de 100 marcas para diferenciar suas cerâmicas e, com o desenvolvimento do comércio

8 ao longo dos anos o aumento da utilização das marcas passou a ser notável. (WIPO/OMPI, Módulo 4, 2007, p.2) É importante registrar a marca, uma vez que essa proteção tem o intuito de identificar e distinguir o produto. A marca diferencia o produto e facilita ao consumidor identificar o produto de seu interesse. Conforme a Lei 9.279/96 em seu artigo 133 e parágrafos 1º e 2º: Art O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos. 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição. 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional. O desenho industrial, outra modalidade de direito industrial, é conceituado pela Lei 9.279/96, em seu artigo 95, da seguinte maneira: Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. Um conceito apresentado pela WIPO/OMPI expõe que desenho industrial é o aspecto ornamental ou estético de um objeto. Pode consistir de características tridimensionais, como forma ou a superfície do objeto, ou de características bidimensionais, como padrões, linhas ou cores (WIPO/OMPI, Módulo 6, 2007, p.4). A proteção do desenho industrial é importante porque o titular passa a ter um direito perante terceiro de proibir a cópia ou imitação, e ainda por ter um produto esteticamente diferente, o valor comercial do produto aumenta melhorando assim seu marketing e comercialização (WIPO/OMPI, Módulo 6, 2007, p. 7).

9 Deve-se acrescentar que na lei 9.279/96, em seu artigo 108 e parágrafos 1º e 2º, está disposto que Art O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada. 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição. 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido formulado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 180 (cento e oitenta) dias subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional. Os desenhos se distinguem das marcas porque se referem à aparência do produto, ou seja, são formas de identificação, sua forma plástica. Com a proteção do desenho industrial a criatividade no setor industrial e produtivo contribui para a expansão de atividades comerciais e aumenta o potencial de exportação dos produtos nacionais. Pode ainda beneficiar o titular, o consumidor e a economia por serem relativamente simples e se tornarem acessíveis a pequenas e médias empresas em países desenvolvidos e em desenvolvimento (WIPO/OMPI, Módulo 6, 2007, p. 7). Mais uma modalidade da propriedade industrial são as indicações geográficas. Segundo o artigo 176, da Lei da Propriedade Industrial, constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem. A própria Lei explica o que vem a ser indicação de procedência em seu artigo 177 e denominação de origem no artigo 178, in verbis: Art Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. Art Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) conceitua indicação geográfica como

10 a identificação de um produto ou serviço como originário de um local, região ou país, quando determinada reputação, característica e/ou qualidade possam ser vinculadas essencialmente a esta sua origem particular. Em suma, é uma garantia quanto a origem de um produto e/ou suas qualidades e características regionais. A indicação geográfica é uma importante maneira para conhecer a procedência dos produtos e serviços, pois são utilizadas para fomentar o comércio, informando ao consumidor de onde é originado o produto ou serviço. As indicações podem ser utilizadas em produtos agrícolas e também industriais (WIPO/OMPI, Módulo 5, 2007, p.2). Outra modalidade de propriedade industrial protegida pela Lei 9.279/96 é a conhecida concorrência desleal. Essa concorrência é conceituada como ato contrário de concorrência que pode criar confusão, em relação aos produtos dos concorrentes, alegações que podem desacreditar os produtos do concorrente, ou ainda aquela prática que induz o consumidor a erro em relação à natureza do produto (WIPO/OMPI, Módulo 9, 2007, p.3). No mundo de hoje, a competição econômica faz com que a empresa que ofereça o melhor produto ou serviço para o consumidor corra atrás para se manter no topo quando o assunto é concorrência. Devido a isso, a disputa pela concorrência deve ser protegida contra empresas que querem destruir aquela outra ou estragar a reputação perante o consumidor, para vender mais o produto que oferecem por meio de atos ilegais ou ainda infrações dolosas. A lei da propriedade industrial protege essa concorrência, para que ela ocorra de maneira lícita, classificando os crimes contra a concorrência desleal, no seu artigo 195: Art Comete crime de concorrência desleal quem: I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem; II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem; III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

11 IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos; V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências; VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento; VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve; VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave; IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem; X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador; XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato; XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser; XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos. Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos. 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público. Já as patentes, outra modalidade, objeto de estudo deste trabalho, juntamente com os contratos de transferência e licenciamento de patentes, serão estudados mais profundamente no tópico a seguir com o objetivo de demonstrar como surgiram.

12 3.1 Patentes de Invenção ou Modelo de Utilidade As patentes são títulos conferidos pelo Estado que garantem a exclusividade e novidade do processo, produto ou serviço aos consumidores. As patentes, umas das formas mais antigas de proteção da propriedade intelectual, têm como finalidade incentivar o desenvolvimento econômico e tecnológico do país, protegendo os processos tecnológicos, ou seja, as inovações. Este incentivo tem a intenção de promover a criatividade e encorajar as empresas e universidades a desenvolver novas tecnologias que sejam comercializáveis, úteis para as pessoas e tenham interesse público (WIPO/OMPI, 2006, Módulo 7, p. 2-4). As patentes são divididas em dois grandes grupos, ou seja, as patentes de invenção e as patentes de modelo de utilidade. De acordo com Dannemann, Ahlerf e Câmara Júnior, (2004, p.15), as Patentes de Invenção, também conhecidas como PI, protegem inventos de todos os tipos, que apresentem um conceito técnico inovador, ou seja, tenham uma atividade inventiva não obvia e seja nova. E os autores ainda completam que as patentes de Modelo de Utilidade, ou MU, propõem proteger os objetos de uso prático, que tenham sofrido algum aperfeiçoamento com um grau mais baixo de atividade inventiva. O Estado via a patente como uma forma de fixar em seu território as artes mais utilizadas e mais vendidas, uma vez que estes Estados viviam do comércio, ou seja, compra e venda de mercadorias e serviços. A primeira patente conhecida no mundo foi concedida em Veneza, no ano de 1474, quando o Estado outorgou a proteção para os Cristais de Murano, tendo em vista o modo de tratar o material, maneira de moldá-lo em formas e modelos diferentes e não vistas antes. Eles eram moldados através do fogo e as peças eram produzidas em escala (MCT/INPI, [2002, data provável], p. 9).

13 A importância das patentes era e é tão grande que A proteção comercial gerada pelas primeiras patentes respeitava um princípio de territorialidade que se mantém até os nossos dias. Se alguém quisesse se estabelecer em Veneza para produzir algo que não existia por lá, ganhava a proteção: a patente lhe garantia o direito de explorar o invento por determinado período. Esses períodos variavam de estado para estado, mas o princípio da exclusividade era o mesmo em todos eles. A garantia da propriedade industrial, embutida na patente, permitia ao fabricante investir com segurança em seu negócio, com a certeza de que não havia risco de ver sua invenção copiada por outros. Com essa garantia, o detentor da patente, ao longo da história, investiria seu capital sem riscos, aplicaria recursos em tecnologia e pesquisa, abriria empregos e movimentaria a economia do mundo. É essa garantia que a patente conserva até os nossos dias (MCT/INPI, JÚNIOR, p. 11). Em 1600, quando a Inglaterra entrou como pioneira no processo de evolução industrial, as patentes passaram a ter um significado um pouco diferente, os governantes entendiam que a patente tinha muito valor. Elas passaram a serem usadas como troca de favores, sinal de status, agradar aliados, alimentar vaidades, dentre outras coisas. Em 1622, o Rei James I concedeu a patente de fabricação de sabão na Escócia e na Inglaterra, onde o dono do monopólio comprometeu-se a dar um percentual dos lucros à fazenda real. (MCT/INPI, [2002, data provável], p. 12) Em 1623, foi criado o Estatuto dos Monopólios, que dispunha que os monopólios valeriam para as patentes que apresentassem novidade, devido a força que os burgueses tinham no desenvolvimento econômico da Inglaterra. A lei se espalhou e trazia para a economia como idéia principal, a sua finalidade original, de proteção e diferenciação dos produtos, serviços ou processos. (MCT/INPI, [2002, data provável], p.13) Os Ingleses que saíram da Inglaterra foram para a América. Eles modificaram a legislação e em 1790, produziram a segunda lei de patentes de que se tem notícia, estabelecendo que o inventor deveria descrever o seu invento de tal forma que aquele conhecimento pudesse servir à sociedade. Ou seja, ele garantia com a

14 patente a exclusividade para fabricar, mas tinha de tornar disponível sua tecnologia para que outros desenvolvessem novas criações através de uma descrição detalhada de métodos e ensaios. Findo o prazo de exclusividade previsto na patente, a invenção poderia ser explorada por outros, aperfeiçoada, num contínuo movimento de renovação (MCT/INPI, [2002, data provável], p. 13). Em 1791, a França criou sua Lei de Patentes, que apresentava a patente como um título de propriedade temporário outorgado pelo Estado, e amparado pela justiça, que autorizava o inventor ou autor a impedir terceiros, sem sua prévia autorização, de executar quaisquer atos relativos à matéria protegida, tal como fabricação, comercialização ou importação (MCT/INPI, [2002, data provável], p. 14). De acordo com estudo coordenado por Júnior (MCT/INPI, [2002, data provável], p. 14), em 1809, o Brasil foi o quarto país a criar uma lei que definia algumas regras de proteção intelectual, ficando atrás da Inglaterra, Estados Unidos e França. Esta lei ficou conhecida como Alvará de 28 de abril daquele ano, introduzido por Dom João VI, apresentando princípios aplicados nos casos de pedidos de patente, in verbis: Sendo muito conveniente que os inventores e introdutores de alguma nova máquina e invenção nas artes gozem do privilégio exclusivo, além do direito que possam ter ao favor pecuniário, que seu serviço estabelecer em benefício da indústria e das artes, ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta do Comércio; e que esta, reconhecendo-lhe a verdade e fundamento dele, lhes conceda o privilégio exclusivo por quatorze anos, ficando obrigadas a fabricá-lo depois, para que, no fim desse prazo, toda a Nação goze do fruto dessa invenção. Ordeno, outrossim, que se faça uma exata revisão dos que se acham atualmente concedidos, fazendo-se público na forma acima determinada e revogando-se todas as que por falsa alegação ou sem bem fundadas razoes obtiveram semelhantes concessões. 1 Em 1882, Dom Pedro II, regulou a Lei que em seu parágrafo 4º, do artigo 1º, dispunha de um prazo de um ano a mais do que o concedido no Alvará, conforme transcrito: 1 Vide Anexo A 4º - O privilégio exclusivo da invenção principal só vigorará até 15 anos, e o do melhoramento da invenção concedido ao seu autor, terminará ao mesmo tempo que aquele. Se durante o privilégio, a necessidade ou utilidade pública

15 exigir a vulgarização da invenção, ou o seu uso exclusivo pelo Estado, poderá ser desapropriada a patente, mediante as formalidades legais. 2 Com base nos estudos de Júnior (MCT/INPI, [2002, data provável], p. 16), a discussão sobre patentes estava atingindo uma proporção maior, onde os países começaram a perceber que não adiantava cada país ter a sua lei de propriedade intelectual, e sim procurar vencer as fronteiras e estabelecer padrões comuns à todos. Com base nisto, em 1883, foi assinado o primeiro acordo internacional conjunto de patentes, intitulado Convenção da União de Paris (CUP), que entrou realmente em vigor no ano seguinte. Na atual lei brasileira da propriedade industrial, a invenção é patenteável quando apresenta os três requisitos de patenteabilidade, dispostos em seu artigo 8º. Conforme este artigo é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. O primeiro requisito apresentado pela lei é a novidade, e para ser nova a invenção não pode ter sido realizada, apresentada, usada ou executada anteriormente, nem no Brasil nem no exterior, a invenção deve ser uma novidade absoluta. O segundo requisito é a atividade inventiva, ou seja, a invenção deve apresentar um desenvolvimento diferente do apresentado no estado da técnica 3. E por último, a patente deve ter aplicação 2 Vide Anexo B 3 Segundo o artigo 11, da Lei 9.279/96, parágrafo primeiro, o estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil e no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17. Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida: I - pelo inventor; II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados. Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento. Art. 16. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

16 industrial, o que quer dizer que ela deve ter possibilidade de utilização em qualquer ramo empresarial, sendo assim ela deve ser útil, com base na lei 9279/96, in verbis: Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica. Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria. De acordo com Barros (2007, p. 191), as Patentes de Invenção são, hoje, no Brasil, títulos de propriedade intelectual temporários que são concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) com o intuito de proibir que terceiros utilizem a invenção para obter retorno econômico pelo prazo de 20 (vinte) anos. Já no caso dos Modelos de Utilidade o prazo de vigência previsto em lei é de 15 (quinze) anos contados da data do depósito do pedido de patente. Porém, uma especificidade ocorre 1º A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil. 2º A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante. 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito. 4º Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, a tradução prevista no 2º deverá ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional. 5º No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem, será suficiente uma declaração do depositante a este respeito para substituir a tradução simples. 6º Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito, ou, se for o caso, em até 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional, dispensada a legalização consular no país de origem. 7º A falta de comprovação nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a perda da prioridade. 8º Em caso de pedido depositado com reivindicação de prioridade, o requerimento para antecipação de publicação deverá ser instruído com a comprovação da prioridade. Art. 17. O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano. 1º A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo a matéria nova introduzida. 2º O pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado. 3º O pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá servir de base a reivindicação de prioridade.

17 com as patentes, pois, a lei 9279/96 garante, em seu parágrafo único, do artigo 40, um prazo mínimo de vigência da patente, como uma maneira de compensar o exame demorado que pode ser realizado pelo INPI, in verbis: Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior. O parágrafo supra citado garante ao titular da patente de invenção que a vigência não poderá ser menor que 10 anos, e ao modelo de utilidade inferior a 7 anos, tendo em vista a patente ter o intuito de garantir a novidade do produto ou processo protegido. A Lei da Propriedade Industrial assegura ao titular da patente o direito de impedir que terceiros pratiquem qualquer ato relacionado com a patente sem que seja permitido, conforme segue: Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I - produto objeto de patente; II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo. 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente. A lei brasileira ainda apresenta o que não é patenteável por não ser considerado nem invenção nem modelo de utilidade: Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; II - concepções puramente abstratas; III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; V - programas de computador em si; VI - apresentação de informações;

18 VII - regras de jogo; VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. O titular da patente poderá permitir que terceiros utilizem a sua tecnologia por meio dos contratos de transferência ou licenciamento de tecnologia que serão objeto deste estudo, com base no artigo 61, da Lei da Propriedade Industrial que dispõe o titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração. Com base nos conceitos acima expostos, as patentes são os elementos de proteção mais importantes e interessantes para o desenvolvimento da indústria brasileira.

19 4 AS PATENTES COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA NACIONAL A Ciência, a Tecnologia e Inovação são muito importantes para o desenvolvimento econômico de um país. As inovações são o principal determinante do aumento da produtividade e da geração de oportunidades de investimento, conforme destacado por Silva e Melo, (2001, p.119). Silva e Melo, (2001, p.119) ainda defendem que uma característica central da inovação tecnológica nas economias industrializadas é a crescente incorporação do conhecimento científico, cada vez mais complexo, aos processos mais simples de geração de riqueza. É importante destacar que a geração de riqueza está diretamente ligado ao crescimento das indústrias brasileiras e para isso foi fundamental investir nas parcerias Universidade-Empresa como fonte de crescimento industrial. A patente é uma das ferramentas mais eficientes para a transferência de tecnologia. Instituições públicas e privadas de ciência e tecnologia devem, por isso, criar meios efetivos para estimular seus pesquisadores a transformar os trabalhos científicos em inventos, garantindo-lhes, com isso, maior reconhecimento do que o auferido com a simples publicação de resultados de pesquisa (CUNHA, 2001, p.5). Tigre (2006, introdução) defende que as empresas mais dinâmicas e rentáveis do mundo são justamente aquelas mais inovadoras que, em vez de competir em mercados saturados pela concorrência, criam seus próprios nichos e usufruem de monopólios temporários por meio de patentes e segredo industrial. Levando em consideração que as patentes são hoje fontes importantes para o desenvolvimento das empresas, a interação universidade-empresa tornou-se um dos

20 meios mais práticos e eficientes de disponibilizar para a sociedade os produtos, serviços e processos de maior interesse público. Silva e Melo (2001, p. 250) apresentam que a missão da empresa é produzir e gerar riqueza, ao passo que cabe primordialmente à universidade formar pessoal qualificado, particularmente por meio de uma intensa prática em atividades de pesquisa.

21 5 INFLUÊNCIA DA LEI DE INOVAÇÃO NAS PESQUISAS NO BRASIL A PARCERIA UNIVERSIDADE-EMPRESA O processo de inovação vem crescendo e sofrendo influência de fontes internas e externas em cada empresa, o que varia com o cenário nacional econômico, social e políticos de cada instituição. Tigre (2006, p. 93) completou que empresas inovadoras buscam uma combinação de diferentes fontes de tecnologias, informações e conhecimentos. As fontes são, segundo Tigre (2206, p. 93) internas de inovação aquelas que envolvem tanto as atividades explicitamente voltadas para o desenvolvimento de produtos e processos quanto a obtenção de melhorias incrementais por meio de programas de qualidade, treinamento de recursos humanos e aprendizado organizacional. As fontes externas, por sua vez, envolvem: i) a aquisição de informações codificadas, a exemplo de livros e revistas técnicas, manuais, software, vídeos etc.; ii) consultorias especializadas; iii) obtenção de licenças de fabricação de produtos; e iv) tecnologias embutidas em máquinas e equipamentos. Vale ressaltar que as empresas não podem trabalhar sozinhas e cabe ao governo incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico no país. Acontece que, com as trocas de governos, a dificuldade de promover o incentivo ao desenvolvimento de tecnologia aumenta a cada dia. Surgiu a necessidade de criação de uma lei que regulamentasse e protegesse a inovação no Brasil, levando em consideração que o Estado deveria incentivar a inovação e o desenvolvimento tecnológico com o intuito de desenvolver o país, conforme artigos 218 e 219 da Constituição de 1988: Art O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas. 1º - A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso das ciências.

22 2º - A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. 3º - O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. 4º - A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. 5º - É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. Art O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal. Com base nos estudos de Leite (2005, p. 19), um ambiente de ciência e tecnologia adequado é muito importante para estimular a inovação. Nos países desenvolvidos existe uma estratégia governamental de integração dos diferentes atores, como universidades, centros de pesquisas, empresas, governo e ONGs em busca de uma meta comum que é desenvolver a inovação no país, de modo que este seja um exportador de sua inteligência e criatividade, além de preservar a sua hegemonia. Leite (2005, p. 21) ainda complementa que o governo deve aplicar seus recursos de forma continuada para ter um sistema de fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico. Este fomento contribui para a formação de recursos humanos de alta qualificação, execução de atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) em áreas estratégicas, concessão de incentivos fiscais às empresas que investem em P&D, sistemas de patentes e marcas, regulamentação que tivessem o intuito de facilitar a preservação de direitos de propriedade industrial e que disseminassem as boas práticas para as empresas nacionais e, por fim, ainda possibilitava medidas de ordem econômica que reduzam os custos de implementação da inovação no meio produtivo e de lançamento de novos produtos. Tendo em vista toda esta promoção, o governo envidou esforços para a criação da Lei de Inovação, pois com a criação desta lei, as estratégias na área de Ciência e Tecnologia ampliaram os horizontes e disseminaram esta cultura inovadora por todos

23 os setores estratégicos viabilizando as parcerias das Instituições Científicas e Tecnológicas e as Empresas. Mattos e Guimarães (2005, p. 54) complementam que uma empresa pode estabelecer relações de parcerias entre outras organizações a fim de adquirir tecnologias. Hoje, as empresas buscam cada vez mais fontes externas para gerar novas tecnologias. O desafio que as empresas enfrentam é selecionar as melhores tecnologias a serem exploradas e desenvolvidas antes que ela entre em domínio público, o que demonstraria uma longa espera de informações importantes. Os contratos de transferência ou licenciamento de tecnologia são instrumentos utilizados para a regularização desta parceria universidade-empresa, uma vez que as instituições cientificas e tecnológicas licenciam o seu conhecimento para auxiliar no desenvolvimento da industria e facilitar que as inovações sejam disponibilizadas à sociedade. Ocorre que a integração universidade-empresa no Brasil ainda é pequena e faz com que a pesquisa não esteja vinculada ao setor produtivo e sim ao acadêmico, conforme demonstrado no gráfico abaixo: Figura 1 Onde são desenvolvidas Atividades de P&D Fonte: LEITE, 2005, p.31.

24 Leite (2005, p.31) complementa a interpretação do gráfico afirmando que A academia tem como funções básicas a difusão do conhecimento e a expansão das fronteiras da ciência. É importante a universidade se envolver na geração do saber, pois a velocidade da absolescência do conhecimento no mundo atual é muito grande, portanto, é preciso, constantemente, aprimorar e atualizar o seu acervo. Isto normalmente é feito através de seus programas de pós-graduação e pesquisa. De acordo com estudo realizado por Melo e Silva (2001, p. 107), instituições de ensino e pesquisa (universidades e institutos de pesquisa), indústria farmacêutica, indústria de insumos e equipamentos médico-hospitalares, indústria de base biotecnológica e instituições vinculadas ao sistema de saúde pública são fundamentais para o desenvolvimento de produtos que auxiliarão na melhoria na qualidade de vida da população brasileira. E, ainda, é importante lembrar que Melo e Silva, afirmam que as atividades de maior conteúdo científico e tecnológico são realizadas notadamente por instituições públicas. Segundo César (2009, p. 219), a melhoria da competitividade das pequenas empresas, através da implementação e desenvolvimento de novas tecnologias, é vital em um cenário de competitividade global, onde empreendedores buscam (re)configurar seus negócios através da criação de novos produtos e processos, melhoria das práticas de produção e gestão. Na maioria dos países desenvolvidos o processo de fortalecimento das micro e pequenas empresas dá-se através da contratação de profissionais bem formados com experiência no processo de inovação tecnológica e com a ajuda de parcerias com universidades e centros de pesquisa, onde estes profissionais atuam como fonte adicional de informações, idéias e capacidade de geração de inovação. César (2009, p. 219) completa que No Brasil, a cultura de desenvolvimento de pesquisa e inovação na empresa é ainda pouco difundida. Dados mostram que apenas 27% dos pesquisadores brasileiros estão nas empresas, enquanto 65% estão nas universidades. Nos Estados Unidos, por exemplo, cerca de 80% dos pesquisadores estão nas empresas, desenvolvendo inovações. É na empresa que a inovação é convertida em riqueza, por isso é fundamental implementar ações para facilitar o acesso das empresas às tecnologias desenvolvidas nas universidades.

25 Com a parceria entre as universidades e as empresas o licenciamento de tecnologia é o meio simples e importante de levar para o mercado as inovações desenvolvidas nas instituições científicas e tecnológicas para suprir necessidades básicas da população. Com base nos estudos de Tigre (2006, p. 101), as universidades e os centros de pesquisas representam uma fonte independente de tecnologia, já que não estão ligados a empresas produtoras de bens e serviços. Assim, algumas das limitações observadas no comércio de tecnologia entre empresas não ocorre nas relações universidade-empresa. Por exemplo, as universidades podem licenciar tecnologias novas, já que não têm interesse em explorá-las diretamente. A transferência de tecnologia, nesse caso, precisa envolver investimentos em P&D de ambas as partes, pois geralmente os projetos de novos produtos e processos saídos de universidades precisam ser adaptados às condições concretas do mercado. As parcerias entre as universidades-empresas ocorrem devido à necessidade que as empresas têm de aperfeiçoar seus processos e produtos, e também da vontade das instituições de ensino disseminar o conhecimento e o alto grau de capital intelectual. Estas parcerias acontecem por meio dos convênios, contratos de transferência e licenciamento de tecnologia, acesso ao laboratório, contrato de autorização de teste, dentre outros. Os convênios administrativos são acordos celebrados para realização de objetivos em comum (Medauar, p.226). Estes convênios podem ser realizados entre entidades e órgãos estatais de espécies diferentes e também entre entidades ou órgãos públicos e entidades privadas. Conforme o Decreto n 6.170/2007, art.1, 1, I, considera-se: I - convênio - acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de recursos financeiros de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando a execução de programa de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação.

26 Segundo DI PIETRO (2008. p ), o convênio se assemelha com o contrato no ponto de serem acordos de vontades, mas é acordo de vontades com características próprias, quais sejam, em primeiro lugar, o convênio possui interesses recíprocos; os entes conveniados têm objetivos comuns a serem realizados; observa-se a busca por um resultado comum, por exemplo, um estudo, um ato jurídico, um projeto, uma obra, um serviço técnico, uma invenção etc. ; colaboração mútua dos partícipes; o valor aplicado no convênio não perde a natureza de verba pública, devendo ser prestado contas de sua aplicação; nos convênios, as vontades se somam para alcançar interesses e resultados comuns; e por último, a não vinculação contratual, não existindo a necessidade de permanência obrigatória até o final do prazo de vigência bem como cláusulas de sanções; Outro modelo de parceria é o Acesso ao laboratório que está previsto na lei de Inovação em seu artigo 4º e parágrafo, que seguem: Art. 4º As ICT s poderão, mediante remuneração e por prazo determinado, nos termos de contrato ou convênio: I - compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações com microempresas e empresas de pequeno porte em atividades voltadas à inovação tecnológica, para a consecução de atividades de incubação, sem prejuízo de sua atividade finalística; II - permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas próprias dependências por empresas nacionais e organizações de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, desde que tal permissão não interfira diretamente na sua atividade-fim, nem com ela conflite. Parágrafo único. A permissão e o compartilhamento de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo obedecerão às prioridades, critérios e requisitos aprovados e divulgados pelo órgão máximo da ICT, observadas as respectivas disponibilidades e assegurada a igualdade de oportunidades às empresas e organizações interessadas. Os contratos de autorização para teste são aqueles celebrados entre a ICT e a empresa, onde a ICT concede a permissão para a empresa realizar estudos com o protótipo ou produto protegido por patente, para saber se a tecnologia atinge o objetivo econômico de desenvolvimento científico e tecnológico, conforme entendimento desta autora.

27 Outra modalidade de parceria que as ICT s podem celebrar com as empresas são os contratos de prestação de serviços, previstos no artigo 8º e seus parágrafos, dispostos a seguir: Art. 8º É facultado à ICT prestar a instituições públicas ou privadas serviços compatíveis com os objetivos desta Lei, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. 1º A prestação de serviços prevista no caput deste artigo dependerá de aprovação pelo órgão ou autoridade máxima da ICT. 2º O servidor, o militar ou o empregado público envolvido na prestação de serviço prevista no caput deste artigo poderá receber retribuição pecuniária, diretamente da ICT ou de instituição de apoio com que esta tenha firmado acordo, sempre sob a forma de adicional variável e desde que custeado exclusivamente com recursos arrecadados no âmbito da atividade contratada. 3º O valor do adicional variável de que trata o 2º deste artigo fica sujeito à incidência dos tributos e contribuições aplicáveis à espécie, vedada a incorporação aos vencimentos, à remuneração ou aos proventos, bem como a referência como base de cálculo para qualquer benefício, adicional ou vantagem coletiva ou pessoal. 4º O adicional variável de que trata este artigo configura-se, para os fins do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, ganho eventual. Os contratos de licenciamento e transferência de tecnologia são aqueles que, Barbosa (2006, p. 68) conceitua como contratos em que o titular do direito exclusivo autoriza terceiros interessados de uso e gozo do objeto da patente protegida. É importante diferenciar transferência e licenciamento de cessão. No caso da transferência e licenciamento, Barbosa conceituou muito bem, como sendo a autorização concedida para exploração do direito de propriedade sobre a patente. A cessão, por sua vez, é o repasse da titularidade como ato de vontade entre as partes. Uma vez que as pesquisas no Brasil estão concentradas nas universidades e as empresas estão realizando parcerias distintas para suprir as necessidades de P&D e disponibilizar os produtos e processos para a sociedade, a criação da Lei de inovação colaborou de forma significativa para o desenvolvimento econômico e tecnológico do país.