Assim se faz... Proteção da Propriedade Industrial na Alemanha. 1ª Edição

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1 Assim se faz... Proteção da Propriedade Industrial na Alemanha 1ª Edição

2 ÍNDICE 1. Introdução 2 2. Patentes Quem pode requerer a patente? O que é patenteável? Onde é possível requerer uma patente? Como é feito o exame do pedido de patente? Qual a duração de uma patente? É possível prorrogar a duração da patente? É possível terceiros anularem uma patente existente? Quais são os direitos conferidos pela patente? O que é um modelo de utilidade Marcas O que é uma marca? Quem pode apresentar um pedido de registro de uma marca? Onde podem ser apresentados pedidos de registro de marcas? O que é validado aquando do pedido de registro de uma marca? Por quanto tempo é válida uma marca? Terceiros podem solicitar a anulação de uma marca registrada? Que direitos confere uma marca? 26

3 4. Patente de Desenho O que é uma patente de desenho? Quem pode registrar um pedido de patente de desenho? O que pode ser registrado no âmbito de uma patente de desenho? O que é avaliado aquando do pedido de registro de uma patente de desenho? Por quanto tempo é válida uma patente de desenho? Terceiros podem anular uma patente de desenho registrada? Que direitos confere uma patente de desenho? O que são direitos do autor? UEXKÜLL & STOLBERG 33 Janeiro de 2011 A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha de São Paulo agradece a UEXKÜLL & STOLBERG pela parceria e patrocínio desta publicação. Publicado pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha de São Paulo.

4 2 1. INTRODUÇÃO A proteção da propriedade industrial assume uma importância crescente na vida económica que, em especial na Alemanha, está cada vez mais focada na propriedade inteletual. Todos os anos são apresentados na Alemanha aproximadamente pedidos de desenhos ou modelos nacionais, pedidos de patentes nacionais e cerca de pedidos de marcas nacionais. Quem se dedica a novos desenvolvimentos e inovações deve saber quão dispendioso é servir o mercado com novos produtos. Logo, quando terceiros se apoderam da própria ideia e contrariam eventuais vantagens competitivas do criador, o aborrecimento é grande. Contudo, não devemos esquecer que na Alemanha vigora, por norma, o princípio da liberdade de imitação, independentemente de a exploração de ideias alheias ser ou não ser moralmente aceitável. Por este motivo, existem, por exemplo, patentes que conferem ao inventor o direito exclusivo temporário para compensar através desta vantagem competitiva os custos de desenvolvimento incorridos. A patente protege as novas invenções técnicas. Confere ao seu titular um privilégio limitado no tempo e no espaço para dispor de forma exclusiva da invenção. A patente confere, portanto, ao seu titular um direito exclusivo de exploração da sua invenção, podendo este proibir a utilização comercial não autorizada da patente. A patente permite obter uma vantagem económica da invenção. Em contrapartida, o titular da patente assume também obrigações legais. Através do pedido de patente, concorda com a publicação da sua invenção. Desta forma, uma patente deve servir de referência e base a outros inventores para futuros desenvolvimentos no respectivo domínio da tecnologia. Quem adquiriu ou pretende adquirir uma boa imagem para o seu produto ou serviço, eventualmente através de campanhas de marketing dispendiosas, ficará aborrecido, se terceiros voltarem a diluir esta imagem, seja através da cópia dos produtos ou, pelo menos,

5 3 através da comercialização sob designações semelhantes. Por este motivo, existem marcas que conferem ao empresário uma proteção contra o risco de confusão. As marcas identificam os produtos e serviços de uma empresa. Podem simbolizar a qualidade de uma empresa e, tal como as patentes, são propriedade inteletual da mesma. Também o desenho de um produto constitui um dos fatores decisivos para o seu sucesso no mercado, podendo tornar-se um bem importante da sua empresa. A proteção adequada do design do seu produto pode ser assegurada através de desenho industrial, que protege as cores e a forma de um produto. Este prospecto visa descrever as medidas necessárias ao pedido de registro, nomeadamente no caso de patentes, marcas e desenhos industriais. Contudo, não substitui e não pretende substituir o aconselhamento em casos individuais por especialistas da área. 2. PATENTES 2.1. Quem pode requerer a patente? Na Alemanha, a proteção de uma invenção por patente pode ser requerida no DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt/ Instituto Alemão de Marcas e Patentes) ou no Instituto Europeu de Patentes. O direito à patente pertence ao inventor ou seus sucessores como, por exemplo, a empresa da entidade empregadora do inventor. O pedido de patente pode ser apresentado por uma pessoa singular ou coletiva. Um cidadão estrangeiro ou uma empresa estrangeira pode pedir ou adquirir uma patente na Alemanha, desde que seja nomeado um representante nacional autorizado com sede na Alemanha à data da apresentação do pedido no DPMA ou com sede num dos Estados Contratantes da Convenção sobre a Patente Europeia à

6 4 data da apresentação do pedido no Instituto Europeu de Patentes. Um representante nacional pode ser um advogado de patentes ou um advogado habilitado a exercer na Alemanha ou em caso de representação perante o Instituto Europeu de Patentes um representante habilitado para atuar perante o Instituto Europeu de Patentes ( European Patent Attorney ) ou um advogado com domicílio no território dos Estados Contratantes. Este representante nacional representa o requerente da patente perante os institutos de patentes e recebe atos dos respectivos institutos em nome do mesmo. Também em relação aos pedidos que tenham sido apresentados ao abrigo do chamado Patent Cooperation Treaty (PCT), é obrigatório nomear um representante nacional no início da fase nacional junto ao DPMA ou da fase regional junto ao Instituto Europeu de Patentes O que é patenteável? São patenteáveis as invenções que cumpram os requisitos de novidade e atividade inventiva e que sejam susceptíveis de aplicação industrial. Uma invenção é considerada nova se não tiver sido tornada acessível ao público por qualquer meio em qualquer parte do mundo, antes da data do pedido de patente. As invenções podem ser tornadas acessíveis ao público, por exemplo, por descrição escrita ou oral, tal como conferências, ou por utilização anterior, tal como a exposição numa feira. Um direito de prioridade, por exemplo, do Brasil ou dos EUA, é reconhecido na Alemanha. Em matéria de propriedade industrial (patentes, marcas, etc.) foi acordado na Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial que, em caso de apresentação de um primeiro pedido de patente num primeiro país, tal como o Brasil ou os EUA, todos os países signatários da Convenção de Paris reconhecerão durante determinados prazos (12 meses para patentes) a prioridade desse primeiro pedido também em relação a pedidos ulteriores nos seus países, desde que o conteúdo do pedido ulterior

7 5 esteja compreendido no primeiro pedido. A data de referência para a avaliação da novidade é, neste caso, a data de apresentação do primeiro pedido no Brasil ou nos EUA. Uma invenção implica atividade inventiva se, para um técnico no assunto, não resultar de uma maneira evidente do estado da técnica. O objetivo de tal requisito de proteção consiste em manter a área isenta de direitos exclusivos técnicos para o público em geral, que poderia resultar dos conhecimentos disponíveis através da atividade rotineira. Apenas são patenteáveis as invenções que sejam susceptíveis de aplicação industrial, tal como um produto novo ou processos industriais. A aplicação industrial é um requisito exigido, uma vez que a lei visa proteger os serviços profissionais e promover a indústria. Basta que seja possível algum tipo de aplicação prática da invenção. Normalmente é suficiente existir uma possibilidade, mesmo que vaga, de utilização comercial. Não é necessário que a invenção permita obter receitas. Contudo, são excluídas da patenteabilidade as invenções cuja exploração comercial seja contrária à ordem pública ou aos bons costumes. Não são patenteáveis nomeadamente os processos de clonagem de seres humanos, os processos de modificação da identidade genética germinal do ser humano, as utilizações de embriões humanos para fins industriais ou comerciais ou os processos de modificação de identidade genética dos animais. Não podem ainda ser objeto de patente as variedades vegetais ou as raças animais, assim como os processos essencialmente biológicos de obtenção de vegetais ou animais. Todavia, pode ser patenteada qualquer invenção biológica que tenha por objeto vegetais ou animais, se a sua exequibilidade técnica não se limitar a uma determinada variedade vegetal ou a uma raça animal, ou uma invenção que tenha por objeto um processo microbiológico ou um produto obtido por esses processos, desde que não se trate de uma variedade vegetal ou de uma raça animal.

8 6 Também não podem ser patenteados os métodos de tratamento cirúrgico ou terapêutico e os métodos de diagnóstico aplicados ao corpo humano. Tais métodos são considerados como não susceptíveis de aplicação industrial. Desta forma, visa-se salvaguardar a liberdade terapêutica do médico. Os produtos farmacêuticos ou equipamentos médicos destinados à utilização num método de tratamento cirúrgico ou terapêutico não são excluídos da patenteabilidade. Não podem ainda ser objeto de patente: as teorias científicas e os métodos matemáticos, as criações estéticas, os projetos, os princípios e os métodos do exercício de atividades inteletuais, assim como os programas de computadores, como tais. Os programas de computadores e as obras literárias, arquitetónicas, artísticas e científicas ou as criações estéticas beneficiam da proteção conferida pela legislação em matéria de proteção de programas de computadores e/ou pela lei dos direitos de autor. Contudo, os programas de computador não são geralmente excluídos da patenteabilidade. A jurisprudência distingue entre programas de computador de natureza técnica e programas de computador de natureza não técnica. Os programas de computador de natureza técnica patenteáveis são, por exemplo, aqueles que executam determinadas fases operacionais técnicas ou controlam, regulam ou monitorizam determinados processos técnicos Onde é possível requerer uma patente? Para requerer a proteção de uma patente na Alemanha, o requerente pode optar entre duas entidades. As patentes são concedidas pelo DPMA e pelo Instituto Europeu de Patentes (IEP). Os processos junto do DPMA e junto do Instituto Europeu de Patentes são muito semelhantes. Para adquirir uma patente, a pessoa habilitada tem de depositar a invenção num dos institutos de patentes mencionados. O pedido de patente tem de indicar ou conter o nome do requerente, um requerimento de concessão de patente,

9 7 uma ou várias reivindicações, uma descrição da invenção, um resumo e eventualmente desenhos, do que é referido nas reivindicações ou na descrição. Um pedido de patente apenas pode conter uma única invenção ou uma pluralidade de invenções, ligadas entre si de tal forma que constituem um único conceito inventivo. Um pedido de patente alemã apresentado no DPMA pode ser redigido em qualquer língua, tal como em língua portuguesa ou inglesa. Se o pedido de patente não for, contudo, redigido em língua alemã, o requerente terá de apresentar uma tradução em alemão no prazo de três meses a contar da data da apresentação do pedido. O processo de exame é realizado em língua alemã. Também os pedidos de patente europeia apresentados no Instituto Europeu de Patentes podem ser redigidos em qualquer língua. Se o pedido de patente for, contudo, redigido numa língua diferente de uma das línguas oficiais do Instituto Europeu de Patentes (alemão, inglês ou francês), o requerente terá de apresentar uma tradução numa das três línguas oficiais, no prazo de dois meses a contar da data da apresentação do pedido. A língua do pedido de patente, caso tenha sido redigido numa das três línguas oficiais, ou a língua da tradução, caso tenha sido apresentada numa língua diferente de uma das três línguas oficias, será a língua do processo junto do Instituto Europeu de Patentes. O depósito de um pedido de patente no DPMA está sujeito ao pagamento de uma taxa de depósito, bem como de eventuais taxas de reivindicações, caso o pedido inclua mais de dez reivindicações. O depósito de um pedido de patente no Instituto Europeu de Patentes também está sujeito ao pagamento de uma taxa de depósito, assim como de eventuais taxas de reivindicações, caso o pedido contenha mais de quinze reivindicações, e ainda ao pagamento de taxas adicionais por cada página, caso o pedido apresente mais de 35 páginas. Num momento posterior, são devidas ainda as taxas de designação e as taxas de pesquisa.

10 8 Deve ainda ser apresentado um pedido de exame no prazo de sete anos a contar da data do pedido no DPMA. Simultaneamente tem de ser paga uma taxa de exame. O pedido de exame deve ser apresentado no Instituto Europeu de Patentes no prazo de seis meses a contar da data de publicação do pedido, sendo, regra geral, formulado no prazo de 2 anos a contar da data de prioridade (ver supra). Também no Instituto Europeu de Patentes é devida uma taxa de exame. O pedido de patente também pode ser apresentado no âmbito de um pedido internacional de patente. O pedido internacional de patente tem de ser depositado no país de origem. Decorrido o prazo aplicável, o requerente poderá optar se pretende prosseguir para a fase nacional junto do DPMA ou para a fase regional junto do Instituto Europeu de Patentes. Caso o requerente pretenda prosseguir para a fase nacional junto do DPMA, o respetivo pedido terá de ser apresentado no DPMA, no prazo de 30 meses a contar da data de prioridade, acompanhado de uma tradução em alemão do pedido. Caso o requerente decida prosseguir para a fase regional junto do Instituto Europeu de Patentes, terá de apresentar o respetivo pedido no Instituto Europeu de Patentes, no prazo de 31 meses a contar da data de prioridade, acompanhado de uma tradução em alemão, inglês ou francês (contanto que o pedido internacional não esteja já redigido numa destas línguas) Como é feito o exame do pedido de patente? O processo junto do DPMA divide-se em duas fases. Após a entrada no Deutsches Patent- und Markenamt, o pedido de patente é submetido ao exame pela divisão de exame preliminar quanto a irregularidades de caráter formal. O instituto de patentes levanta objeções quanto às irregularidades verificadas e notifica o requerente para que proceda à sua correção ou apresente as suas observações no prazo definido. Caso as irregularidades não sejam corrigidas dentro do prazo estipulado, o pedido será recusado. Se não forem verificadas quaisquer irregularidades, se as irregularidades invocadas forem corrigidas ou as dúvidas expressas forem dissipadas, o exame formal estará concluído e o pedido de patente é submetido ao exame da

11 9 patenteabilidade, desde que tenha sido apresentado o respetivo pedido (ver supra). A entidade examinadora avalia o estado da técnica, levanta objeções quanto a eventuais irregularidades verificadas, tais como a falta de novidade ou a falta de atividade inventiva e notifica o requerente para que este apresente as suas observações no prazo estipulado. O processo de exame termina com a concessão da patente ou com a recusa do pedido. A concessão da patente é alvo de publicação. A patente produz efeitos legais a partir da data da publicação. O requerente pode interpor recurso contra decisões negativas do DPMA. Para o exame do recurso é competente o Bundespatentgericht (tribunal federal de patentes). O processo junto do Instituto Europeu de Patentes divide-se em três fases. Após a entrada no Instituto Europeu de Patentes, o pedido de patente é submetido ao exame pela divisão de exame formal quanto a irregularidades de caráter formal. O instituto de patentes levanta objeções quanto às irregularidades verificadas e notifica o requerente para que proceda à sua correção ou apresente as suas observações no prazo definido. Caso as irregularidades não sejam corrigidas dentro do prazo estipulado, o pedido será automaticamente considerado retirado. Se não forem verificadas quaisquer irregularidades, se as irregularidades invocadas forem corrigidas ou as dúvidas expressas forem dissipadas, o exame formal estará concluído. Na segunda fase, o Instituto Europeu de Patentes elabora um relatório de pesquisa sobre os atos que podem ser tomados em consideração para a avaliação da novidade e atividade inventiva. O relatório de pesquisa é publicado juntamente com um primeiro parecer da divisão de pesquisa quanto à patenteabilidade. Na terceira fase, o pedido de patente é submetido ao exame da patenteabilidade, desde que tenha sido apresentado o respetivo pedido (ver supra). A divisão de exame avalia o estado da técnica, levanta objeções quanto a eventuais irregularidades verificadas, tais como a falta de novidade ou a falta de atividade inventiva e notifica o requerente para que este apresente as suas observações no prazo estipulado. À semelhança do processo junto do DPMA, o processo

12 10 de exame termina com a concessão da patente ou com a recusa do pedido. Antes de conceder a patente, a divisão de exame comunica ao requerente o texto sobre o qual pretende conceder a patente europeia e convida-o a declarar, num prazo de três meses, o seu consentimento com o texto comunicado, a pagar as taxas de concessão e de impressão e eventualmente outras taxas de reivindicações, bem como a produzir uma tradução das reivindicações nas duas línguas oficiais do Instituto Europeu de Patentes diferentes da língua do processo. Quando todos os requisitos estiverem preenchidos, a patente europeia será concedida. A concessão da patente é alvo de publicação. A patente não produz automaticamente efeitos legais a partir da data da publicação. Em alguns Estados Contratantes da Convenção sobre a Patente Europeia, as patentes concedidas pelo Instituto Europeu de Patentes ainda têm de ser validadas. Para este efeito, alguns Estados Contratantes exigem a tradução de todo o texto da patente concedida para a língua nacional, outros exigem apenas a tradução das reivindicações concedidas, desde que esteja disponível uma versão inglesa da patente concedida. Outros Estados, tais como a Alemanha, Inglaterra e França, prescindem totalmente da tradução. O requerente pode interpor recurso contra decisões negativas do Instituto Europeu de Patentes. Para o exame do recurso são competentes as Câmaras de Recurso do Instituto Europeu de Patentes Qual a duração de uma patente? A duração da patente na Alemanha é de vinte anos contados da data do respetivo pedido, independentemente de ter sido concedida pelo DPMA ou pelo Instituto Europeu de Patentes. Contudo, é obrigatório o pagamento antecipado de taxas anuais devidas ao terceiro ano e por cada um dos anos seguintes, de modo a conservar a validade da patente. As taxas são igualmente devidas, quando a patente ainda não tenha sido concedida.

13 É possível prorrogar a duração da patente? Na Alemanha, bem como noutros países da União Europeia, é possível prorrogar a duração de uma patente por um período máximo de cinco anos através de certificados complementares de proteção para medicamentos ou produtos fitofarmacêuticos autorizados pelas autoridades alemãs. No caso de uma indicação pediátrica, a duração da patente pode mesmo ser prorrogada por um período máximo de cinco anos e meio. Para tal, é necessário apresentar o respetivo pedido no DPMA, independentemente de a patente ter sido concedida pelo DPMA ou pelo Instituto Europeu de Patentes. O pedido tem de ser apresentado no prazo de seis meses a contar da data de concessão da autorização ou da concessão da patente, consoante o prazo que terminar em último lugar. Um cidadão estrangeiro ou uma empresa estrangeira pode pedir ou adquirir um certificado complementar de proteção na Alemanha, desde que tenha sido nomeado um representante nacional autorizado com sede na Alemanha. Um representante nacional pode ser um advogado de patentes ou um advogado habilitado a exercer na Alemanha É possível terceiros anularem uma patente existente? No prazo de três meses a contar da data de publicação do fascículo da patente, qualquer pessoa pode fazer oposição a uma patente concedida pelo DPMA e no prazo de nove meses a contar da data de publicação do fascículo da patente a uma patente concedida pelo Instituto Europeu de Patentes, sendo obrigatório que cidadãos estrangeiros ou empresas estrangeiras nomeiem igualmente um representante nacional. Um representante nacional pode ser um advogado de patentes ou um advogado habilitado a exercer na

14 12 Alemanha ou em caso de representação perante o Instituto Europeu de Patentes um representante habilitado para atuar perante o Instituto Europeu de Patentes ( European Patent Attorney ) ou um advogado com domicílio no território dos Estados Contratantes. A oposição deve ser apresentada por escrito e motivada. Dentro deste prazo também é devido o pagamento de uma taxa pelo exame da oposição. A oposição apenas pode ser fundamentada nos motivos segundo os quais o objeto das reivindicações não é patenteável, por exemplo, não é de natureza técnica, não é susceptível de aplicação industrial, não é novo ou não implica atividade inventiva, a invenção não é descrita de forma suficientemente clara e completa para que um téchnico no assunto a possa executar e o objeto da patente não consta dos documentos inicialmente depositados, ou seja, foi alargado ilegalmente. A oposição a uma patente concedida pelo DPMA pode ainda ser fundamentada no motivo segundo o qual o conteúdo essencial da patente foi retirado ilicitamente ao oponente sem o seu consentimento. A divisão de oposição examina a oposição. Além do titular da patente, são ainda partes no processo os oponentes. Se for caso disso, será realizada uma audiência. No processo de oposição decide-se pela revogação da patente, pela recusa da oposição ou pela manutenção da patente em forma modificada. As partes poderão interpor recurso contra as decisões da divisão de oposição. Para o exame do recurso contra decisões das divisões de oposição do DPMA é competente o Bundespatentgericht (tribunal federal de patentes) e para o exame do recurso contra as decisões das divisões de oposição do Instituto Europeu de Patentes são competentes as câmaras de recurso do Instituto Europeu de Patentes. Expirado o prazo de oposição ou terminado um processo de oposição, poderá ainda ser interposto um recurso de anulação contra a patente concedida junto do Bundespatentgericht, sendo obrigatório que cidadãos estrangeiros ou empresas estrangeiras nomeiem

15 13 igualmente um representante nacional. Também o recurso de anulação deve ser apresentado por escrito e motivado. Tal como na oposição contra uma patente concedida pelo DPMA, um possível recurso de anulação apenas pode ser fundamentado nos motivos segundos os quais o objeto das reivindicações não é patenteável, por exemplo, não é de natureza técnica, não é susceptível de aplicação industrial, não é novo ou não implica atividade inventiva, a invenção não é descrita de forma suficientemente clara e completa para que um perito na matéria a possa executar, o objeto da patente não consta dos documentos inicialmente depositados, ou seja, foi alargado ilegalmente e o conteúdo essencial da patente foi retirado ilicitamente ao recorrente que interpõe o recurso de anulação, sem o seu consentimento. O titular da patente será notificado sobre o recurso de anulação. Caso não deduza oposição no prazo de dois meses, a patente será declarada nula; caso deduza oposição, o tribunal competente para decidir sobre o recurso de anulação é o Bundespatentgericht. Além do titular da patente (o recorrido no recurso de anulação), é ainda parte no processo o recorrente que interpõe o recurso de anulação. Se for caso disso, será realizada uma audiência. No recurso de anulação decide-se por sentença. O Bundespatentgericht pode revogar a patente, recusar o recurso de anulação ou manter a patente em forma modificada. As partes podem interpor recurso contra as decisões do Bundespatentgericht. O Tribunal competente para decidir sobre o recurso é o Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal). No recurso de anulação a parte vencida suporta as despesas do processo. Um cidadão estrangeiro ou uma empresa estrangeira são representados no processo de oposição ou de recurso de anulação por um representante nacional autorizado. Um representante nacional pode ser um advogado de patentes ou um advogado habilitado a exercer na Alemanha ou em caso de representação perante o Instituto Europeu de Patentes um representante habilitado para atuar perante o Instituto Europeu de Patentes ( European Patent Attorney ) ou um advogado.

16 Quais são os direitos conferidos pela patente? A patente confere ao seu titular o direito de impedir a terceiros, sem o seu consentimento, o fabrico, a oferta, a introdução no comércio ou a utilização de um produto objeto de patente, ou a importação ou posse do mesmo, para algum dos fins mencionados. A patente confere ainda ao seu titular o direito de utilizar um processo objeto de patente ou de oferecer a utilização desse processo. Além disso, é conferido ao titular da patente o direito de impedir a terceiros a participação em atos de contrafação cometidos por terceiros. Em caso de exploração ilícita, além do direito a omissão e eliminação do objeto de contrafação, o titular da patente tem ainda o direito a indenização e o direito de informação sobre o âmbito dos atos de contrafação, sobre os utilizadores e fornecedores e sobre o produto das vendas, bem como sobre os lucros realizados. O requerente tem direito a uma indenização a contar da data de publicação do pedido de patente. Os direitos provenientes da patente descritos anteriormente são exemplificativos, mas não abrangem atos praticados a título privado e com objetivos não comerciais, atos praticados para fins experimentais relacionados com o objeto da invenção ou com a preparação individual e extemporânea de medicamentos com base numa prescrição médica. Os direitos concedidos ao titular da patente em relação a terceiros não se tornam efetivos por si só. O interessado terá de se defender contra a violação dos seus direitos. Por ações relativas à patente possuem competência os Landgerichte (tribunais regionais alemães). Na Alemanha, existem tribunais especializados em conflitos relacionados com patentes. Deste modo, a maioria dos litígios em matéria de patentes é resolvida pelos tribunais regionais de Düsseldorf, Mannheim, Munique e Hamburgo. Durante este processo, as partes devem fazer-se representar por um advogado que recorra frequentemente a um advogado de patentes.

17 15 As partes podem recorrer das sentenças do Landgericht (tribunal regional). O respetivo Oberlandesgericht (tribunal estadual superior) competente é responsável pela decisão sobre o recurso. Também no processo contencioso em matéria de patentes, a parte vencida assume as custas do litígio O que é um modelo de utilidade? O modelo de utilidade é frequentemente denominado de pequena patente. Os requisitos de proteção do modelo de utilidade são semelhantes às da patente. Na Alemanha, através do modelo de utilidade, podem ser protegidas invenções aplicáveis a nível industrial que sejam novas ou que tenham como base uma atividade inventiva. No que respeita ao requisito de inovação, verificam-se, no entanto, diferenças em relação à patente. Nos termos da lei do modelo de utilidade, uma invenção é considerada nova se ainda não for do conhecimento no momento considerado resultante do estado da técnica. Contrariamente à lei sobre as patentes, é considerado conhecido, no entanto, somente o que estiver predeterminado por escrito ou que tenha sido já utilizado previamente na Alemanha. Ao contrário da patente, as descrições orais anteriores e as utilizações anteriores no estrangeiro, quer no Brasil, quer nos EUA, não são consideradas avanços tecnológicos. Além disso, as publicações que sejam efetuadas até 6 meses antes do pedido por parte do inventor ou do seu sucessor legal permanecem inobservadas durante a avaliação do caráter inovador. Contrariamente à lei sobre as patentes, na Alemanha, os processos não podem ser protegidos pelo modelo de utilidade. A duração da proteção dos modelos de utilidade é de, inicialmente, três anos, podendo ser prolongada até um máximo de dez anos a partir da data do pedido.

18 16 Tal como no caso da patente, é necessário efetuar um pedido ao DPMA, sendo possível a um cidadão estrangeiro ou empresa estrangeira registrar um modelo de utilidade, desde que seja indicado um representante nacional acreditado com sede na Alemanha. O representante nacional pode ser um advogado ou um advogado especializado em patentes acreditado na Alemanha. O DPMA, no pedido de registro de modelo de utilidade, avalia não os requisitos materiais para o registro, tais como a inovação e a atividade inventiva, mas sim somente requisitos formais. A avaliação material do modelo de utilidade só tem lugar no processo de infração, sendo realizada pelo Landgericht, ou no processo de anulação, por parte do DPMA. Um pedido de modelo de utilidade executado profissionalmente, por norma, é registrado num período de três meses. Um modelo de utilidade registrado pode ser novamente anulado através de um processo de anulação. O processo de anulação pode ser iniciado por qualquer pessoa através de um pedido de anulação do modelo de utilidade apresentado ao DPMA, sendo que um cidadão estrangeiro ou empresa estrangeira tem de indicar igualmente um representante nacional. Contra as decisões do DPMA, as partes podem apresentar recurso. O Bundespatentgericht decide quanto ao recurso. O efeito protetor é o mesmo da patente. Tal como com a patente, o processo contencioso sobre o modelo de utilidade tem lugar perante os Landgerichte, sendo que as partes têm de ser representadas por um advogado que recorra frequentemente também a um advogado de patentes. Em oposição ao processo contencioso em matéria de patentes, a parte acusada de infração pode, no entanto, objetar que o modelo de utilidade não é válido, faltando-lhe o caráter de inovação ou de atividade inventiva.

19 17 As partes podem recorrer das sentenças do Landgericht. O respetivo Oberlandesgericht (tribunal estadual superior) competente é responsável pela decisão sobre o recurso. Também no processo contencioso sobre o modelo de utilidade, a parte vencida assume as custas do litígio. 3. MARCAS 3.1. O que é uma marca? A marca destina-se à identificação de bens ou serviços de uma empresa. São passíveis de proteção símbolos adequados à distinção de bens ou serviços de uma empresa de outros de outras empresas. Estes podem ser, por exemplo, palavras, letras, números, imagens e ainda cores e sinais sonoros. A proteção da marca ocorre através da inscrição da marca no registro do DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt/ Instituto Alemão das Marcas e Patentes) ou no registro do Instituto de Harmonização do Mercado Interno da Comunidade Europeia (seguidamente: Instituto de Harmonização). Antes do registro, ocorre o pedido a um destes institutos. A proteção da marca pode surgir também da utilização na vida comercial, desde que a marca tenha adquirido uma certa popularidade (notoriedade) nos meios comerciais, na sequência de uma utilização intensiva. O pedido de registro da marca é a melhor forma de defender e implementar uma marca. O registro documenta claramente a origem, o titular e os bens e serviços protegidos pela marca. Adicionalmente, o pedido de registro pode ocorrer antes da utilização efetiva. É somente necessário que a utilização ocorra num período de cinco anos após o registro da marca, de modo a ser possível deduzir direitos da marca.

20 Quem pode apresentar um pedido de registro de uma marca? O pedido de registro de uma marca pode ser executado tanto por uma pessoa natural como por uma pessoa jurídica. Um cidadão estrangeiro ou uma empresa estrangeira pode apresentar um pedido de registro de uma marca na Alemanha, desde que seja indicado um representante nacional acreditado com sede na Alemanha, em caso de registro no DPMA, ou com sede num Estado-Membro da União Europeia em caso de registro no Instituto Europeu de Marcas. O representante nacional pode ser um advogado ou um advogado de patentes acreditado na Alemanha ou, em caso de representação perante o Instituto Europeu de Marcas, um representante acreditado no Instituto de Harmonização ( European Trademark Attorney ) ou um advogado estabelecido no território da União Europeia. Este representa o requerente da marca perante os institutos de marcas e recebe os documentos dos institutos em nome do requerente Onde podem ser apresentados pedidos de registro de marcas? É da escolha do requerente obter a proteção da marca na Alemanha. As marcas são emitidas pelo DPMA e pelo Instituto de Harmonização. Os processos no DPMA e no Instituto de Harmonização são muito semelhantes entre si. Para registrar uma marca, o requerente tem de efetuar o pedido de registro da marca num dos institutos referidos. O pedido de registro da marca deve conter o nome do requerente, um pedido de registro da marca, a reprodução da marca e um índice de bens e serviços pelos quais a marca deverá ser registrada. No caso de um pedido direto ao DPMA, este tem de ser efetuado em língua alemã. No caso de um pedido junto Ao Instituto de Harmonização, o requerente pode optar por uma das 22 línguas oficiais

21 19 da Comunidade Europeia, tais como, por exemplo, o português, sendo o pedido realizado na primeira língua. Adicionalmente, tem de ser indicada uma segunda língua, diferente da primeira e uma das cinco línguas de trabalho do Instituto de Harmonização, ou seja, castelhano, alemão, inglês, francês ou italiano. Com o pedido apresentado ao DPMA ou ao Instituto de Harmonização, é necessário pagar uma taxa de registro, bem como, eventualmente, taxas de classificação, se o pedido de registro abranger mais de 3 classes de bens ou serviços. No âmbito de um registro internacional, o pedido pode também suceder segundo o Acordo de Madrid, no caso de uma marca alemã, ou segundo o protocolo relativo ao Acordo de Madrid, no caso de uma marca europeia. O requerente tem a possibilidade de decidir efetuar o registro da marca no DPMA ou no Instituto de Harmonização. Este pedido de registro internacional tem de ser emitido no país de origem, que, por sua vez, tem de fazer parte do Acordo de Madrid ou do protocolo relativo ao Acordo de Madrid. Os Estados Unidos da América são, por exemplo, um Estado Contratante do protocolo relativo ao Acordo de Madrid. O Brasil, no entanto, (ainda) não é um Estado Contratante do Acordo de Madrid ou do protocolo relativo ao Acordo de Madrid. Por conseguinte, a possibilidade de usufruir de um registro internacional não se aplica a pedidos provenientes do Brasil enquanto este não for membro do Acordo de Madrid ou do protocolo relativo ao Acordo de Madrid O que é avaliado quando do pedido de registro de uma marca? O processo no DPMA divide-se em duas fases. Depois da entrada no DPMA, o pedido de registro da marca é analisado quanto a objeções formais. O Instituto das Patentes apresenta as objeções detectadas e notifica o requerente, impondo um prazo, para a resolução das mesmas ou para cumprir. Se as objeções não forem resolvidas dentro do prazo, o pedido de registro é cancelado. Se não forem apresenta-

22 20 das objeções, as objeções indicadas forem resolvidas ou as dúvidas expressas dissipadas, a avaliação formal conclui-se e o pedido de registro da marca é avaliado com base nos chamados motivos absolutos de recusa. Os motivos absolutos de recusa podem ser, a título de exemplo, a inexistência de caráter distintivo, dados descritivos que devam permanecer livres para o público geral, risco evidente de confusão ou a violação dos bons costumes ou da ordem pública. A seção ou divisão de marcas poderá apresentar a existência de motivos absolutos de recusa e notificar o requerente, impondo um prazo, para cumprir. O processo de avaliação termina com o registro da marca ou com a rejeição do pedido de registro. O registro da marca é publicado. Com a publicação do registro, surgem os efeitos legais da marca. O requerente pode opor-se às decisões negativas do DPMA. O Bundespatentgericht (tribunal federal de patentes) é responsável pela avaliação do recurso. Posteriormente ao registro da marca, os titulares de marcas anteriores têm a possibilidade de apresentar uma oposição contra o registro. Por norma, uma oposição pode ser levada a cabo se se suspeitar de risco de confusão com a própria marca apresentada ou registrada, mesmo no caso de uma marca comunitária ou RI. A oposição tem de ser apresentada por escrito ao DPMA, sendo que cidadãos estrangeiros ou empresas estrangeiras têm de indicar igualmente um representante nacional. O representante nacional pode ser um advogado ou um advogado de patentes acreditado na Alemanha. Durante este período, é necessário ainda pagar uma taxa para a avaliação da oposição. O processo de oposição perante o DPMA termina com uma decisão, com a qual a marca impugnada é anulada, total ou parcialmente, ou com a qual a oposição é rejeitada. Contra decisões do DPMA, as partes podem apresentar recurso. O Bundespatentgericht (tribunal federal de patentes) é responsável pela avaliação do recurso. O processo no Instituto de Harmonização divide-se, igualmente, em duas fases. Também o Instituto de Harmonização avalia o pedido

23 21 de registro, primeiramente, quanto a objeções formais e, posteriormente, quanto aos chamados motivos absolutos de recusa (ver acima). A divisão de marcas poderá apresentar a existência de objeções legais ou de motivos absolutos de recusa e notificar o requerente, impondo um prazo, para cumprir. O processo de avaliação termina com a aprovação da marca comunitária ou com a rejeição do pedido de registro. Depois da aprovação da marca comunitária, o pedido de registro é publicado. Não obstante a publicação do pedido de registro, a marca comunitária não está ainda registrada. O requerente pode opor-se às decisões negativas do Instituto de Harmonização. Pela análise do recurso são responsáveis as Câmaras de Recurso do Instituto de Harmonização, sendo que o requerente pode apresentar recurso no Tribunal da União Europeia contra as decisões das Câmaras de Recurso. Após a publicação do pedido de registro da marca comunitária, os titulares de marcas anteriores, tal como no processo no DPMA, têm a possibilidade de apresentar uma oposição contra o pedido de registro, sendo que cidadãos estrangeiros ou empresas estrangeiras têm de indicar igualmente um representante nacional. O representante nacional pode ser um representante acreditado no Instituto Europeu de Harmonização ( European Trademark Attorney ) ou um advogado estabelecido no território da União Europeia. A oposição tem de ser apresentada por escrito e dentro de um prazo de três meses após a publicação do pedido de registro. Durante este período, é necessário ainda pagar uma taxa para a avaliação da oposição. A divisão de oposições do Instituto de Harmonização funciona nas cinco línguas oficiais (castelhano, alemão, inglês, francês e italiano). A oposição apenas pode ser apresentada numa destas línguas. Neste processo, terá de se tratar de uma das duas línguas em que o requerente apresentou a marca comunitária e das línguas

24 22 que estão indicadas na publicação do pedido de registro da marca no Boletim de Marcas Comunitárias. Esta língua é válida para todo o processo de oposição. Se a oposição for apresentada em uma das línguas do Instituto de Harmonização, nomeadamente castelhano, alemão, inglês, francês ou italiano, que não coincida com a do pedido de registro de marca comunitária contestado, o oponente tem um mês para apresentar uma tradução na língua correspondente. Este prazo tem início depois de expirado o prazo para a oposição. Depois da notificação da oposição ao requerente da marca, inicia-se a chamada fase, de dois meses, de cooling off, durante a qual as partes tem a possibilidade de resolver o conflito amigavelmente. Se, durante a fase de cooling off, as partes chegarem a um acordo amigável, com o qual a oposição termina, não se segue qualquer decisão e cada uma das partes terá de suportar as suas próprias despesas. Depois da fase de cooling off, o Instituto de Harmonização avalia a oposição. O processo de oposição perante o Instituto de Harmonização termina com uma decisão, com a qual a marca impugnada é anulada, total ou parcialmente, ou com a qual a oposição é rejeitada. Contra decisões da divisão de oposições do Instituto de Harmonização, as partes podem apresentar recurso. Pela análise do recurso são responsáveis as Câmaras de Recurso do Instituto de Harmonização, sendo que os requerentes podem apresentar recurso no Tribunal da União Europeia contra as decisões das Câmaras de Recurso. No processo de oposição, a parte vencida assume as despesas do processo. Portanto, juntamente com a decisão sobre o motivo, o Instituto decide ainda sobre as despesas. Se não for declarada qualquer oposição ao registro da marca comunitária ou o processo de oposição no Instituto de Harmonização tiver decorrido favoravelmente para o titular da marca, a marca é inscrita no registro. O registro da marca é publicado. Com a publicação do registro, surgem os efeitos legais da marca.

25 Por quanto tempo é válida uma marca? O período de proteção de uma marca alemã e de uma marca europeia é de dez anos a partir da data do registro. Posteriormente, este tempo de proteção pode ser prolongado ilimitadamente em períodos de dez anos. Ao prolongamento do período de proteção da marca aplica-se uma taxa. De modo a que uma marca alemã ou uma marca comunitária permaneça válida, esta tem de ser utilizada amplamente para os bens e serviços pelos quais está registrada. O dever de utilização da marca inicia-se cinco anos após a data do registro ou, no caso de marcas alemãs, após a conclusão do processo de oposição. Além disso, a utilização da marca não pode ser interrompida por um período de tempo superior a cinco anos. Se não for utilizada dentro dos períodos de tempo relevantes, a marca prescreve; não é anulada automaticamente. Se a utilização de uma marca anulada for retomada, a proteção da marca é também retomada. Neste período de tempo, os direitos intermediários de terceiros permanecem, no entanto Terceiros podem solicitar a anulação de uma marca registrada? Uma marca alemã pode ser anulada por nulidade ou prescrição. O pedido de anulação por nulidade com base em motivos absolutos de recusa tem de ser apresentado por escrito ao DPMA num período de dez anos após o registro da marca, sendo que cidadãos estrangeiros ou empresas estrangeiras têm de indicar igualmente um representante nacional. O representante nacional pode ser um advogado ou um advogado de patentes acreditado na Alemanha. O titular da marca é informado do pedido de anulação. Se este não se opuser num período de dois meses, a marca é anulada; se se verificar oposição, o processo de anulação é levado a cabo no DPMA. Se for conseguida a anulação pelo processo, a marca é eliminada do registro.

26 24 Contra decisões do DPMA, as partes podem apresentar recurso. O Bundespatentgericht é responsável pela avaliação do recurso. Os titulares de direitos de marcas anteriores podem também pedir a anulação devido à existência de direitos anteriores. O processo de anulação é levado a cabo nos Landgerichte. Durante este processo, as partes devem fazer-se representar por um advogado que, ocasionalmente, solicite a assistência de um advogado especializado em patentes. As partes podem recorrer das sentenças do Landgericht. O respetivo Oberlandesgericht (tribunal estadual superior) competente é responsável pela decisão sobre o recurso. A parte vencida assume as custas do litígio. Terceiros têm também a possibilidade de pedir a anulação do registro de uma marca devido a prescrição, se a marca não tiver sido utilizada num período de cinco anos após o registro (ver acima). Podem apresentar uma ação de anulação por prescrição nos tribunais ordinários ou, em primeiro lugar, um pedido de anulação no DPMA. O titular da marca é informado do pedido de anulação. Se este não se opuser num período de dois meses, a marca é anulada; se se verificar oposição, o requerente prosseguir com o pedido perante os Landgerichte. Durante este processo, as partes devem fazer-se representar por um advogado que, ocasionalmente, solicite a assistência de um advogado especializado em patentes. Uma marca comunitária pode igualmente ser anulada por nulidade ou prescrição. O pedido de anulação só é admissível, se a marca comunitária estiver registrada. Pode ser apresentado um pedido de declaração de nulidade por parte de terceiros com base em motivos absolutos de recusa (ver acima) ou no fato de a marca comunitária registrada poder ser confundida com um direito de marca anterior do requerente. Para tal, cidadãos estrangeiros ou empresas estrangeiras terão de indicar um representante nacional. O representante nacional pode ser um

27 25 representante acreditado no Instituto Europeu de Harmonização ( European Trademark Attorney ) ou um advogado estabelecido no território da União Europeia. Pode ser apresentado um pedido de prescrição por parte de terceiros, se a marca comunitária não tiver sido amplamente utilizada na União Europeia durante um período de cinco anos após o registro ou de cinco anos consecutivos e não existirem motivos justos para a não utilização, se a marca comunitária, na sequência do comportamento ou da inatividade do seu titular na vida comercial, se tiver transformado na designação usual no comércio do bem ou serviço para que foi registrada ou se a marca, no seguimento da sua utilização pelo titular, for propícia a induzir o público em erro. Para tal, cidadãos estrangeiros ou empresas estrangeiras terão de indicar um representante nacional. O representante nacional pode ser um representante acreditado no Instituto Europeu de Harmonização ( European Trademark Attorney ) ou um advogado estabelecido no território da União Europeia. Se for apresentado um pedido de nulidade ou prescrição no Instituto de Harmonização, este avalia os motivos expostos. O processo de anulação perante o Instituto de Harmonização termina com uma decisão, com a qual a marca impugnada é anulada, total ou parcialmente, ou com a qual o pedido de anulação é rejeitado. Contra decisões da divisão de oposições do Instituto de Harmonização, as partes podem apresentar recurso. Pela análise do recurso são responsáveis as Câmaras de Recurso do Instituto de Harmonização, sendo que os requerentes podem apresentar recurso no Tribunal da União Europeia contra as decisões das Câmaras de Recurso. A parte vencida assume as custas do litígio. Os tribunais dos Estados-Membros da União Europeia podem igualmente declarar uma marca comunitária como prescrita ou nula, se tal for apresentando, no âmbito de um pedido reconvencional, num processo de infração baseado numa marca comunitária.

28 Que direitos confere uma marca? Com o registro da marca, o titular adquire o direito exclusivo a utilizar a marca para os bens e/ou serviços protegidos. O titular da marca pode exigir indenizações ao infrator do seu direito sobre a marca, entre outras, por negligência, direito de informação e por danos. Os direitos concedidos ao titular da marca em relação a terceiros não se tornam efetivos por si só. O interessado terá de se defender contra a violação dos seus direitos. Por ações relativas à patente ocorridas na Alemanha são responsáveis os Landgerichte. Na Alemanha, existem tribunais especializados em conflitos relacionados com marcas. Deste modo, muitos dos litígios relativos a marcas são resolvidos pelos tribunais regionais de Hamburgo, Colónia, Mannheim, Berlim, Nuremberg e Braunschweig. Durante este processo, as partes devem fazer-se representar por um advogado que recorra frequentemente a um advogado de patentes. As partes podem recorrer das sentenças do Landgericht. O respetivo Oberlandesgericht competente é responsável pela decisão sobre o recurso. Também no processo contencioso em matéria de marcas, a parte vencida assume as custas do litígio. Para combater o comércio ilegal de produtos, é possível apresentar um pedido de apreensão na fronteira às autoridades aduaneiras alemãs. No caso de uma marca comunitária, é necessário efetuar um pedido válido para toda a Europa. As autoridades aduaneiras podem reter mercadorias suspeitas por um período de dez dias úteis. O requerente é informado da apreensão e poderá inspecionar a mercadoria retida. Durante o período de dez dias úteis, o requerente pode tomar medidas legais contra o proprietário ou fornecedor (ver acima) ou iniciar um procedimento de anulação simplificado, de forma que os plágios introduzidos possam ser anulados sem necessidade de recurso a medidas legais.

29 27 4. PATENTE DE DESENHO 4.1. O que é uma patente de desenho? A patente de desenho protege a concepção de modelos tridimensionais, tais como mobiliário, automóveis ou brinquedos, e modelos bidimensionais, como, por exemplo, tecidos, papéis de parede, logotipos, gráficos ou ícones Quem pode registrar um pedido de patente de desenho? O pedido de proteção de um desenho industrial sob a forma de uma patente de desenho pode ser realizado, na Alemanha, no DPMA ou no Instituto de Harmonização do Mercado Interno da Comunidade Europeia (seguidamente: Instituto de Harmonização). Podem apresentar o pedido os criadores do desenho ou os seus sucessores legais, por exemplo, a empresa do empregador do desenhista. O pedido de obtenção de uma patente de desenho pode ser executado tanto por uma pessoa natural como por uma pessoa jurídica. Um cidadão estrangeiro ou uma empresa estrangeira pode apresentar um pedido de registro de uma patente de desenho na Alemanha, desde que seja indicado um representante nacional acreditado com sede na Alemanha, em caso de registro no DPMA, ou com sede na União Europeia em caso de registro no Instituto de Harmonização. O representante nacional pode ser um advogado ou um advogado especialista em patentes acreditado na Alemanha ou, em caso de representação perante o Instituto de Harmonização, um representante acreditado no Instituto de Harmonização ( European Design Attorney ) ou um advogado estabelecido no território da União Europeia. Este representa o requerente perante os institutos e recebe os documentos dos institutos em nome do requerente.