EDITORIAL. Newsletter 43 APPITI Propriedade Intelectual e Tecnologias de Informação

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1 Newsletter 43 APPITI 2010 Propriedade Intelectual e Tecnologias de Informação 2 O dispositivo electrónico de matrícula e o sistema de cobrança nas SCUT 3-4 ISO 10668: Nova norma internacional para avaliação de marcas 4-5 O impacto da proposta de lei da televisão no código da publicidade 6-7 A protecção conferida pelo registo de desenhos ou modelos comunitários 8 Jurisprudência do supremo tribunal de justiça 9-11 Legislação / Jurisprudência Nacional e Comunitária EDITORIAL Bem-vindos à Aware anual da área de prática de Propriedade Intelectual e Tecnologias de Informação. Numa época em que a segurança relativa a dados pessoais e informação confidencial se encontra na ordem do dia, revisitar a clássica discussão protecção dos dados pessoais versus segurança pública e privada, torna-se imperativo. Assim, a Comissão Europeia anunciou recentemente o início do processo que culminará na muito desejada revisão da Directiva 95/46/CE (relativa à protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados). Entre as várias medidas propostas encontram-se o reforço dos direitos dos titulares dos dados pessoais, a revisão das regras referentes à politica criminal europeia, o aumento dos níveis de protecção dos dados pessoais transferidos para fora da União Europeia e sobretudo um reforço das regras inerentes à fiscalização da efectiva aplicação e cumprimento das normas de protecção de dados pessoais, por parte dos estados membros da UE. Trata-se, sem dúvida, de uma excelente noticia para todos os cidadãos europeus, que ficam a aguardar, agora, o resultado desta tão esperada revisão da Directiva 95/46/CE. Boa leitura! Leonor Chastre

2 O DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE MATRÍCULA E O SISTEMA DE COBRANÇA NAS SCUT A introdução de portagens nas SCUT entrou em vigor no passado dia 15 de Outubro e as novas regras de pagamento daí decorrentes têm levantado dúvidas e questões, mormente no que diz respeito à privacidade dos utilizadores. Em Portugal, a Constituição e a lei garantem a protecção dos dados pessoais de todos os cidadãos. A primeira proposta de lei que previa a inclusão obrigatória de um Chip na matrícula, em 2009, foi chumbada pela Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD). Mais recentemente, as portarias que regulam a introdução de portagens nas SCUT foram publicadas no dia 7 de Outubro, apesar da falta das autorizações necessárias para que as concessionárias tenham acesso às bases de dados relativas aos proprietários dos veículos equipados com o Dispositivo electrónico de Matrícula (DEM). As deslocações em automóvel nas SCUT ficarão assim registadas numa base de dados, o que cria ainda uma situação diferenciada, na medida em que apenas quem tiver um DEM poderá usufruir dos benefícios dados ao utilizador regular. O actual regime tem ainda levantado dúvidas e dificuldades acrescidas aos estrangeiros que se deslocam a Portugal de automóvel, pelo que já foi apresentada uma queixa à Comissão Europeia e Parlamento Europeu pela Confederação de Empresários da Galiza, que sustenta que o actual regime colide com o Princípio da Liberdade de Circulação no mercado europeu. Filipa Iglésias Na verdade, o chip de matrícula não é obrigatório podendo os utilizadores recorrer a quatro instrumentos de pagamento de portagens em SCUT: utilização do dispositivo electrónico de matrícula (DEM/ Chip), utilização do dispositivo Via Verde, utilização de dispositivo temporário e o pós pagamento. No entanto, quanto aos meios de pagamento alternativos, previstos nos artigos 16º e 17º do Decreto-Lei n.º 67-A/2010, de 14 de Junho, a CNPD considera que nem o sistema de pré-pagamento nem o sistema de pós-pagamento, nos termos em que estão regulados, garantem o anonimato do utente, na medida em que implicam sempre a sua identificação. No entender da comissão, o DEM está sempre associado a uma matrícula e esta, por sua vez, a um proprietário, pelo que não há neste caso uma identificação directa, mas também não há anonimato. Além de ser incomportável a um utilizador regular das SCUT recorrer a um meio alternativo, que obriga a deslocações antecipadas a uma estação dos CTT/Payshop, ou ao pós pagamento num prazo de 5 dias úteis (mais oneroso), só poderão beneficiar do regime de isenções nas primeiras dez utilizações mensais e descontos de 15 por cento nas seguintes, os utilizadores que tiverem um DEM. 2

3 ISO 10668: 2010 NOVA NORMA INTERNACIONAL PARA AVALIAÇÃO DE MARCAS A International Organization for Standardization (ISO) publicou em Setembro deste ano uma norma que estabelece um standard internacional para avaliação de marcas a ISO 10668:2010. Esta nova norma ISO vem contribuir significativamente para a eficiência nas transacções pois permite uma maior fiabilidade no resultado da avaliação de uma marca, através da determinação de melhores práticas e minimização de riscos. A avaliação exacta do portfolio de marcas das empresas é frequentemente descurada. Para compreender a importância da avaliação de uma marca, deve ter-se em consideração que a avaliação não é importante apenas no caso da compra ou venda da marca, mas permite também uma apreciação mais exacta da performance geral da empresa. Contudo, verifica-se frequentemente que a mesma marca é avaliada através de diferentes métodos o que leva a resultados bastante díspares, o que cria um estado de insegurança para os investidores e accionistas, corpos directivos e partes envolvidas nas transacções em que o valor a atribuir às marcas assume uma importância significativa. A nova norma ISO contém um procedimento fiável para determinar o valor de uma marca pois, para além dos aspectos económicos, tem também em conta aspectos legais e de marketing relativos à marca, detalhando métodos para elaboração do relatório final, de modo a assegurar a total transparência do mesmo. A ISO não certifica empresas que oferecem serviços de avaliação de marcas nem as conclusões dos relatórios de avaliação de marcas, mas sumariza os aspectos essenciais a ter em conta, as melhores práticas a adoptar e o trabalho a ser desenvolvido em qualquer avaliação de marcas. Sendo um padrão internacional, a adopção da ISO como método de avaliação de marcas não é obrigatório. Contudo, se a avaliação de uma marca é realizada sem ter em consideração os procedimentos previstos nesta ISO, deverá ser dada uma justificação satisfatória para a adopção de outros métodos. De acordo com a pesquisa efectuada junto do Instituto Português da Qualidade, esta norma não foi ainda convertida em NP (Norma Portuguesa). Contudo, a ISO pode ser desde já adoptada pelas empresas portuguesas como um guia internacional de boas práticas que assegura transparência e credibilidade no processo de avaliação de marcas. A ISO inclui aspectos que fazem desta norma um guia essencial para avaliações de marcas, nomeadamente para efeitos de: gestão estratégica e planeamento, transacções, relatórios e controle interno, incluindo apresentação de contas e relatórios financeiros; insolvência; planeamento fiscal; resolução de litígios; corporate finance e constituição de créditos; licenças, fusões; orçamentos internos de marcas e marketing, análise de portfolio de marcas e expansão para outros países. No que respeita ao seu conteúdo, a ISO distingue três tipos de análises que deverão ser efectuadas no processo de avaliação de uma marca: análise legal, comportamental e financeira. O primeiro requisito é definir quais os bens intangíveis que deverão ser incluídos no processo de avaliação da marca: nomes, termos, símbolos, imagens, desenhos, nomes de domínio ou outros direitos de propriedade intelectual relacionados que se destinam a assinalar os produtos ou serviços, e que criam uma imagem distintiva, com capacidade para gerar proveitos económicos para o negócio. Em consequência, para efeitos de uma correcta avaliação da marca, será essencial obter aconselhamento jurídico especializado, de modo a determinar o âmbito da protecção legal atribuído à marca, mediante a identificação dos direitos de propriedade intelectual que a protegem, a legitimidade do titular desses direitos, bem como quaisquer aspectos legais relevantes que possam influenciar o valor da marca (licenças, penhores, penhoras, oposições, acções judiciais de anulação, ou outros direitos legalmente protegidos de terceiros sobre a marca). (continuação na página seguinte) 3

4 ISO 10668: 2010 NOVA NORMA INTERNACIONAL PARA AVALIAÇÃO DE MARCAS (CONTINUAÇÃO) O IMPACTO DA PROPOSTA DE LEI DA TELEVISÃO NO CÓDIGO DA PUBLICIDADE O segundo requisito consiste numa análise comportamental dos consumidores. O relatório de avaliação da marca deverá identificar e estimar os hábitos de consumo em cada território, produto e segmento de consumo em que a marca é comercializada. É portanto necessário ter em consideração a percepção, atributos, grau de conhecimento, atitude e lealdade dos consumidores sobre a marca de modo a projectar futuras vendas, rendimentos e riscos. O terceiro requisito incide sobre a análise financeira. Nos termos da ISO 10668, existem três abordagens diferentes para proceder à análise financeira da marca: mercado, custo e lucro. A Proposta de Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a Pedido, foi aprovada a 8 de Junho de 2010 pelo Conselho de Ministros e pretende transpor para o ordenamento jurídico nacional a Directiva n.º 2007/65/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Dezembro (Directiva Serviços de Comunicação Social Audiovisual ), procedendo à primeira alteração à Lei da Televisão aprovada pela Lei n.º 27/2007, de 30 de Junho, e à 12.ª alteração ao Código da Publicidade aprovado pelo Decreto-Lei n.º 330/90, de 22 de Outubro. Com a aprovação desta proposta, o Código da Publicidade sai relativamente prejudicado, na parte mais importante do seu objecto. Com efeito, a mais penetrante e lucrativa forma de actividade publicitária, a publicidade televisiva, será captada, em regra, pelo novo diploma que se passará a chamar Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a Pedido, restando ao Código da Publicidade um papel secundário, o que, ainda que de forma não clara, parece ser referido na própria Proposta. A determinação do valor financeiro através do lucro é recomendada porque toma como referência os proveitos económicos previsíveis durante o período remanescente de vida económica da marca. Em suma, a ISO conjuga a análise legal, de marketing e financeira, assegura a credibilidade da avaliação de uma marca e exige a conjugação de esforços entre um advogado especializado na área de propriedade intelectual e especialistas nas áreas de marketing e financeira. João Gonçalves Assunção Com esta Proposta visa-se ainda regulamentar a denominada técnica publicitária de Colocação do Produto ou Product Placement, ou seja a comunicação comercial audiovisual que consiste na inclusão ou referência a um bem ou serviço, ou à respectiva marca comercial, num programa, a troco de pagamento ou retribuição similar. De acordo com o artigo 41.º-A da Proposta a colocação de produto só é permitida em obras cinematográficas, filmes e séries concebidas para serviços de programas televisivos ou serviços audiovisuais a pedido, programas sobre desporto e programas de entretenimento ligeiro, sendo proibida a colocação de produto em programas infantis. Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 41.º- A da Proposta, optou-se por permitir que nos programas que contenham colocação de produto e que não sejam próprios (isto é, produzidos ou encomendados pelo próprio operador de televisão ou pelo operador de serviços audiovisuais a pedido) não tenha que haver identificação da existência desse tipo de publicidade. (continuação na página seguinte) 4 2

5 O IMPACTO DA PROPOSTA DE LEI DA TELEVISÃO NO CÓDIGO DA PUBLICIDADE (CONTINUAÇÃO) Ainda que de um ponto de vista prático se possa entender a vantagem da solução, não significará isto que o legislador está a admitir a possibilidade de ser divulgada publicidade não identificada, em desconformidade com o princípio da identificabilidade ínsito no artigo 8.º do Código da Publicidade, e no próprio artigo 40º-A da Proposta? Mais, ao autonomizar a figura da colocação de produto face ao patrocínio e ao regulamentála apenas no âmbito da presente Proposta, não resulta claro que regime se aplicará à colocação de produto fora do âmbito da futura Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a Pedido. Idêntica questão se colocará para figura das ajudas à produção definida na proposta como a comunicação comercial audiovisual que consiste na inclusão ou referência a um bem ou serviço num programa, a título gratuito. Da conjugação do artigo 2.º, n.º 1, alínea b) com o disposto nos números 7 a 10 do Artigo 41.º-A, da Proposta parece resultar que a ajuda à produção deverá ser considerada uma modalidade de colocação de produto quando os bens ou serviços fornecidos para efeito de ajudas materiais à produção e/ou prémios tiverem um valor significativo. Contudo, a definição da alínea b) do n.º 1 do artigo 2.º parece não espelhar claramente este entendimento, já que não é feita, na definição, qualquer distinção em função do valor (significativo ou não significativo) das ajudas. Em suma, a definição não engloba a dupla situação que se desenvolve nos n.ºs 7 a 10 do artigo 41.º-A, consoante a alegada ajuda seja feita a título oneroso ou gratuito. Finalmente e quanto ao conceito de patrocínio constante da Proposta, é de salientar que na esteira da definição da Directiva, o patrocínio parece corresponder a uma contribuição para o financiamento e não, como consta da Proposta, a uma comunicação comercial audiovisual. Além disso, a Directiva identifica os programas de actualidades como uma categoria de programas que não devem ser patrocinados, o que não consta da Proposta. Mais, da Proposta parece resultar a possibilidade de patrocínio de programas infantis mas a impossibilidade de colocação de produto e de ajudas à produção relativamente a esses mesmos programas (artigo 41.º-A, n.ºs 2 e 7), o que poderá ser considerado, de certa forma, ambíguo. No seu conjunto, a Proposta não transpõe nem adopta convenientemente diversos conceitos constantes da Directiva, permitindo divergências entre o regime nacional e o regime europeu e adoptando por vezes uma redacção pouco clara no que diz respeito às regras relacionadas com publicidade e respectiva inserção. Elisa Pereira 5 2

6 A PROTECÇÃO CONFERIDA PELO REGISTO DE DESENHOS OU MODELOS COMUNITÁRIOS O QUE É UM DESENHO OU MODELO? Em termos legais, o desenho ou modelo consiste na aparência da totalidade ou de uma parte de um produto resultante das suas características, nomeadamente, das linhas, contornos, cores, forma, textura e/ou materiais do próprio produto e/ou da sua ornamentação. O desenho, enquanto realidade jurídica em si mesma, é totalmente distinto dos logótipos ou marcas, representando uma realidade jurídica autónoma. ÂMBITO DA PROTECÇÃO CONFERIDA O desenho ou modelo comunitário, consiste na protecção jurídica conferida à aparência, da totalidade ou de uma parte de um produto, resultante das suas características, na medida em que seja novo e possua carácter singular, no momento em que o registo é solicitado. O desenho ou modelo Comunitário, confere um direito de protecção, válido e oponível a terceiros em todos os 27 Estados-Membros da União Europeia. De notar que um UCD sendo caracterizado pela Lei Comunitária como um direito exclusivo, pode ser registado até 12 meses após ter sido divulgado ao público. De igual modo, um UCD pode ser objecto de compra e venda ou licenciado a um terceiro, não obstante estarmos na presença de um direito não registado, ele é ainda assim objecto de protecção jurídica. (iii) ESCOPO DE PROTECÇÃO Os titulares de um RCD têm o direito exclusivo de usar e retirar partido económico do desenho ou modelo registado e, bem assim, de impedir qualquer terceiro de usar esse mesmo desenho ou modelo em todo o espaço da Comunidade Europeia. A expressão utilização abrange, quer, o fabrico, quer a oferta do produto, bem como a respectiva colocação no mercado, importação, exportação ou mesmo a utilização de um produto em que esse desenho ou modelo esteja incorporado. (i) RCD VS. UCD O Regulamento Comunitário que disciplina os Desenhos e Modelos Comunitários, Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Concelho de 12 de Dezembro de 2001, com as alterações introduzidas pelo Regulamento No 1891/2006 de 18 de Dezembro 2006, estabelece uma importante distinção entre duas categorias autónomas de direitos, os RCD Registered Community Designs, e os UCD Unregistered Community Designs. (ii) DURAÇÃO Um RCD ou, também designado por Desenho ou Modelo Comunitário Registado, é inicialmente válido por um período de 5 anos, a contar da data do pedido de registo, podendo ser renovado a cada 5 anos, por iguais períodos, até ao limite máximo de 25 anos. Pelo contrário, um UCD ou também designado por Desenho ou Modelo Comunitário não Registado, é inicialmente válido por período de apenas 3 anos, a contar da data em que o desenho foi tornado público no espaço da União Europeia, sendo que após o término desse período de 3 anos, não existe qualquer extensão da protecção conferida pelo Regulamento Comunitário. Um dos aspectos mais relevantes da protecção conferida pelo registo comunitário, consiste no facto do RCD estar protegido contra desenhos ou modelos similares, mesmo quando estes tenham sido criados e desenvolvidos por terceiros de boa-fé. De forma diversa, os UCD apenas conferem ao seu titular, o direito de impedir o uso comercial de um desenho ou modelo similar por parte de terceiros que tenham sido objecto de cópia por terceiros de má-fé. O que a verificar-se, acarreta grandes dificuldades ao nível da prova. Com efeito, um titular de um UCD, que venha a verificar à posteriori que o seu desenho ou modelo se encontra a ser objecto de cópia por terceiro, terá que provar que esse terceiro procedeu à imitação ou cópia do seu desenho ou modelo de má-fé, o que na esmagadora maioria dos casos será extremamente difícil. (continuação na página seguinte) 6 2

7 A PROTECÇÃO CONFERIDA PELO REGISTO DE DESENHOS OU MODELOS COMUNITÁRIOS (CONTINUAÇÃO) O QUE PODE SER PROTEGIDO? De acordo com o estabelecido no artigo 4.º do supra referido Regulamento Comunitário, por forma a poderem ser objecto de registo os desenhos ou modelos têm obrigatoriamente que reunir dois requisitos: (i) novidade e (ii) ter carácter singular. Um desenho ou modelo será considerado novo, no caso dos UCD, quando nenhum desenho ou modelo idêntico, tiver sido divulgado ao público antes da data da sua divulgação. De modo diverso, no caso dos RCD, estes serão considerados como novos, quando nenhum desenho ou modelo idêntico tenha sido divulgado ao público antes da data de depósito do pedido de registo do desenho ou modelo para o qual é reivindicada protecção. Quanto ao carácter singular, o mesmo será determinado com base no critério da impressão global. Assim, com base neste critério um modelo ou desenho será considerado como sendo singular quando, a impressão global que suscita no utilizador informado, diferir da impressão global suscitada nesse mesmo utilizador, na data da divulgação ao público, no caso dos UCD; e, no caso dos RCD, na data do depósito do pedido de registo. UM MODELO OU DESENHO NÃO É O MESMO QUE UMA PATENTE? A resposta é claramente negativa. A Patente enquanto direito de propriedade industrial, visa proteger uma função, operação, ou a construção de uma nova criação, sendo elemento determinante a existência de carácter inventivo e aplicação industrial. Ou seja, a Patente tem de conter algo inventivo, não compreendido no estado da técnica e que visa solucionar um determinado problema industrial/técnico. Quando se fala em desenho ou modelo, estamos tão-somente a proteger a aparência do produto, não estando abrangida pela protecção a função do modelo ou do desenho. José Tavares Varanda 7

8 JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA É interessante notar que, em duas recentes decisões, o Supremo Tribunal de Justiça se julgou obrigado a aplicar o conceito de concorrência desleal, em áreas tão diferentes como as do design e das marcas de prestígio. Concorrência desleal e design No seu acórdão de 17 de Junho de 2010, disponível em aquele Supremo Tribunal debruçou-se sobre uma alegada imitação de moldes de cadeiras de estádio. Tratava-se, na verdade, de um modelo ( design ) não-registado: o chamado modelo Tejo. A cópia servil e não autorizada desse modelo, a ter-se verificado, não podia aparentemente ser qualificada como infracção de um direito de propriedade industrial. Com efeito, esse direito não existiria sem o respectivo registo. Tal conduta, porém, seria contrária às normas e costumes honestos, enquadrando-se no artº 317 do C.P.I. (concorrência desleal). Foi esta a linha de raciocínio seguida no aludido acórdão, embora se tenha decidido que afinal não se tinha verificado cópia ou imitação servil, já que ficou por demonstrar a suposta originalidade do modelo Tejo. De um modo geral, a decisão parece-nos correcta, na medida em que, intencionalmente ou não, as partes interessadas omitiram qualquer alusão ao direito comunitário eventualmente aplicável. Tendo a petição inicial sido apresentada em Março de 2003, já então estavam em vigor os Regulamentos(CE) Nºs. 40/94 e 6/02, mais recentemente alterados pelo Regulamento(CE) Nº1891/06. Isto significa que os próprios modelos não registados já beneficiavam em Portugal de uma relativa protecção, dada a aplicação directa e imediata de tais diplomas na nossa ordem jurídica. É evidente que a decisão final seria idêntica, por faltarem os requisitos necessários à protecção dos modelos não registados. Devemos, porém, tomar sempre em consideração as normas europeias aplicáveis ao design, corrigindo a tendência do nosso C.P.I. para ignorar a anterior publicação do Regulamento(CE)Nº40/94. Além do mais, é de notar o profundo conhecimento do regime jurídico dos desenhos e modelos comunitários, registados e não registados, que ressalta do acórdão do mesmo Supremo Tribunal de 13 de Julho último, relativo ao modelo de sola Jinfa. Concorrência desleal e marca de prestígio Em outro acórdão, também, do passado dia 13 de Julho, o Supremo Tribunal de Justiça pronunciou-se sobre a eventual confusão entre o nome de um edifício ( Dolce Vita ) e uma marca semelhante, alegadamente famosa. Além da hipótese de concorrência desleal, o Supremo discutiu a aplicabilidade in casu do regime excepcional das marcas de prestígio. Dada a sua extensão e complexidade, fica para uma próxima ocasião a análise deste importante acórdão. João Veiga Gomes Pedro Fontes 8 2

9 LEGISLAÇÃO NACIONAL E COMUNITÁRIA Direito de autor e direitos conexos A Portaria n.º 656/2010, de 28 de Julho de 2010 aprovou a tabela de custos de exames periciais nas áreas do direito de autor e dos direitos conexos a realizar por peritos designados pelo inspector-geral das Actividades Culturais que não sejam trabalhadores dos serviços e organismos do Ministério da Cultura. Propriedade Industrial Foi aprovada em 4 de Agosto de 2010 a Lei n.º 17/2010, de 4 de Agosto, que procedeu à alteração do regime jurídico do exercício da actividade de agente da propriedade industrial, nomeadamente ao Decreto-Lei n.º 15/95, de 24 de Janeiro. Através da Portaria n.º 479/2010, de 12 de Julho, foram aprovadas novas taxas relativas a actos e serviços prestados no âmbito da propriedade industrial. Protecção de Dados A Comissão Europeia aprovou, através da Decisão da Comissão, de 5 de Fevereiro de 2010, as cláusulas contratuais-tipo aplicáveis à transferência de dados pessoais para subcontratantes estabelecidos em países terceiros nos termos da Directiva 95/46/ CE do Parlamento Europeu e do Conselho, revogando a anterior Decisão nesta matéria (Decisão 2002/16/CE). Contrafacção e Pirataria Foi criado, através da Portaria n.º 882/2010, de , o Grupo Anti-Contrafacção, composto pelas entidades Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica, Direcção -Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, Guarda Nacional Republicana, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P., Polícia Judiciária, Polícia de Segurança Pública, destinando-se a desenvolver acções conjuntas para a prevenção e repressão da contrafacção. Sociedade da Informação Foi publicada em Diário da República, no dia 16 de Agosto de 2010, a Portaria 694/2010 que alterou a Portaria nº 469/2009, de 6 de Maio, que estabelece os termos das condições técnicas e de segurança em que se processa a comunicação electrónica para efeitos da transmissão de dados de tráfego e de localização relativos a pessoas singulares e a pessoas colectivas, bem como dos dados conexos necessários para identificar o assinante ou o utilizador registado, tendo revogado ainda a Portaria nº 131/2010, de 2 de Março. O Regulamento (UE) n.º 821/2010 da Comissão, de 17 de Setembro de 2010, que aplica o Regulamento (CE) n.º 808/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas comunitárias sobre a sociedade da informação, veio determinar os dados a fornecer para a elaboração das estatísticas referidas nos artigos 3.º e 4.º desse regulamento e os respectivos prazos de transmissão. 9

10 JURISPRUDÊNCIA Registo do desenho ou modelo comunitário (Ac. Supremo Tribunal de Justiça) O registo de um modelo comunitário confere ao titular o direito ao seu uso exclusivo, obstando a que um terceiro o utilize sem o seu consentimento. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 13 de Julho de 2010 Ao invés do que sucede com legislações estrangeiras, em Portugal não existem definidos quaisquer critérios, sequer quantitativos, para aferir se uma marca é ou não de prestígio no universo dos consumidores. O prestígio das marcas ou dos produtos não é um bem imaterial imutável, os negócios têm as suas contingências, tal como as marcas, sobretudo em tempos em que a crise financeira e económica atingem os consumidores e muitas empresas à dimensão mundial. A marca Dolce Vita, que designa Centros Comerciais, pese embora os grandes investimentos nestes realizados, a sua dimensão e publicidade maciça de que são objecto, não é marca de prestígio, sendo antes uma marca notória, pelo que quanto a ela vale o princípio da especialidade, daí considerar-se que a nominação do e- difício da Autora com o mesmo nome não exprime uso da marca das Rés, temos de concluir que não existe risco de associação ou confusão e logo não há ilicitude. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 6 de Julho de 2010 O risco de associação é recortado juridicamente como uma modalidade do risco de confusão, o que implica que aquele não é uma nova figura, mas, apenas, uma perspectiva de abordagem mais ampla do mesmo e único fenómeno de imitação de marca sujeito às mesmas limitações legais incluindo o requisito da identidade ou afinidade dos produtos ou serviços. Se entre as marcas «SIC Televisão» e «SIC Iluminação» não há o mínimo de afinidade, nem identidade entre os produtos e serviços prestados, não existe imitação, por não se verificar o risco de associação. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 28 de Setembro de 2010 A denominação social que tem como elemento preponderante o vocábulo da marca registada com prioridade, sem que esta lhe tivesse dado autorização para o efeito, viola, assim, os direitos de propriedade industrial desta. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 29 de Abril de 2010 Para que um facto (ilícito) possa ser considerado contrafacção devem concorrer, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) alguém proceder a uma utilização fraudulenta; b) arrogar-se como sendo sua obra alheia; c) que seja mera reprodução de obra alheia; d) que essa reprodução seja tão semelhante que não tenha individualidade própria. Resulta do n.º 1 do art. 196.º do CDADC que, desde que cada uma das obras possua individualidade própria, a semelhança entre duas obras não constitui contrafacção. O critério da individualidade, no exacto sentido de criatividade, prevalece sobre a semelhança objectiva. Decisivo para determinar a contrafacção é nada se acrescentar à criação alheia a que se recorreu. (continuação na página seguinte) 10

11 JURISPRUDÊNCIA (CONTINUAÇÃO) Por outro lado, se a titularidade originária da propriedade intelectual de um guião pertencia a um terceiro (em exclusivo) e, só após a celebração de escritura pública, o conteúdo patrimonial do referido direito foi transmitido ao recorrente, este não adquiriu, por força da transmissão operada, a qualidade de autor ou de co-autor da obra, pois que não a criou, tornando-se, única e exclusivamente, o titular do conteúdo patrimonial de um direito sobre a obra. O autor ou criador intelectual do guião (terceiro) manteve (e mantém) os direitos morais sobre essa obra. Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 6 de Julho de 2010 (Processo C-428/08) O artigo 9. o da Directiva 98/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Julho de 1998, relativa à protecção jurídica das invenções biotecnológicas, deve ser interpretado no sentido de que não confere a protecção dos direitos de patente em circunstâncias como as do litígio no processo principal, em que o produto patenteado está contido na farinha de soja, na qual não e- xerce a função para a qual foi patenteado, mas tendo previamente exercido a função na planta de soja, da qual essa farinha é um produto derivado, ou em que poderia eventualmente vir a exercer novamente essa função, depois de ter sido extraído da farinha e introduzido numa célula de um organismo vivo. Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia (Segunda Secção), de 3 de Junho de 2010 O artigo 21.º, n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 874/2004 da Comissão, de 28 de Abril de 2004, que estabelece as regras de política de interesse público relativas à implementação e às funções do domínio de topo.eu, e os princípios que regem o registo, deve ser interpretado no sentido de que a má fé pode ser demonstrada por circunstâncias diferentes das enumeradas nas alíneas a) a e) desta disposição. Para apreciar se existe um comportamento de má fé na acepção do artigo 21.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 874/2004, lido em conjugação com o n.º 3 do mesmo artigo, o órgão jurisdicional nacional deve levar em consideração todos os factores relevantes próprios do caso em apreço, nomeadamente as condições em que o registo da marca foi obtido e as condições em que o nome de domínio de topo.eu foi registado. No que se refere às condições em que o registo da marca foi obtido, o órgão jurisdicional nacional deve levar em consideração, em particular: i) a intenção de não utilizar a marca no mercado para o qual a protecção foi requerida; ii) a apresentação da marca; iii) o facto de ter registado um número elevado de outras marcas correspondentes a denominações genéricas, e iv) o facto de ter registado a marca pouco tempo antes do início do registo por etapas de nomes de domínio de topo.eu. No que se refere às condições nas quais o nome de domínio de topo.eu foi registado, o órgão jurisdicional nacional deve levar em consideração, em particular: i) a utilização abusiva de caracteres especiais ou pontuação, na acepção do artigo 11.º do Regulamento n. 874/2004, para efeitos de aplicação das regras de transcrição previstas neste artigo; ii) o registo durante a primeira fase do registo por etapas previsto neste regulamento com base numa marca obtida em circunstâncias como as do processo principal, e iii) o facto de ter apresentado um número elevado de pedidos de registo de nomes de domínio correspondentes a denominações genéricas. Esta Aware contém informação e opiniões de carácter geral, não substituindo o recurso a aconselhamento jurídico para a resolução de casos concretos. Para esclarecimentos adicionais contacte Visite o nosso site ABREU ADVOGADOS 2010 ( * ) LISBOA* SEDE PORTO * MADEIRA * Av. das Forças Armadas, º Rua S. João de Brito, 605 E - 4º Rua Dr. Brito da Câmara, Lisboa, Portugal Porto Funchal Tel.: (+351) Tel.: (+351) Tel.: (+351) Fax.: (+351) Fax.: (+351) Fax.: (+351) LISBOA PORTO MADEIRA 2 ANGOLA (EM PARCERIA) MOÇAMBIQUE (EM PARCERIA)

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