CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL G. FEDERICO MANCINI apresentadas em 2 de Dezembro de 1987 *

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1 CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL G. FEDERICO MANCINI apresentadas em 2 de Dezembro de 1987 * Senhor Presidente, Senbores Juízes, 1. Por acórdão de 12 de Dezembro de 1985 a Câmara dos Lordes vem perguntar a título prejudicial se algumas disposições britânicas sobre patentes são compatíveis com os princípios do Tratado CEE em matéria de livre circulação de mercadorias. Examinemos, antes de mais, a legislação em causa. Em 1 de Junho de 1978 entrou em vigor no Reino Unido o Patents Act de 1977, que revogou a precedente lei de Conformando-se com a Convenção Europeia sobre patentes, a nova lei aumentou de dezasseis para vinte anos o período de validade dos direitos exclusivos. O prazo inicial das «old existing patents» ficou inalterado. Pelo contrário, às «new existing patents», isto é, às patentes que em 1 de Junho de 1978 tinham ainda cinco ou mais anos de validade, foi concedida, a título transitório, uma prorrogação de quatro anos. Contudo, no início do período de quatro anos, foi aposta oficialmente no registo e nos certificados correspondentes a menção «licença obrigatória». O efeito desta menção pode ser resumido como se segue. Nos termos da alínea a) do n. 3 do artigo 46. da referida lei, a partir do momento em que a menção é efectuada «qualquer pessoa pode legalmente obter uma licença... nas condições que podem ser estabelecidas por acordo ou, na falta dele, pelo Comptroller, a pedido do titular da patente ou da pessoa que pede a licença». Além disso, segundo a alínea c), «quando num processo por violação da patente (que não tenha sido cometida por importação) o réu se comprometer a obter uma licença nas condições citadas não pode contra ele ser emitida qualquer ordem ou proibição e o montante dos danos que deve ressarcir não pode ultrapassar o dobro do que deveria pagar enquanto concessionário da licença, se ela lhe tivesse sido concedida nas mesmas condições antes do início da violação». No decurso do processo principal, Lord Diplock esclareceu o alcance e o sentido da norma, com particular incidência no poder que ela atribui ao Comptroller. A decisão deste afirmou tem apenas os efeitos que produziria um contrato de licença e «limita-se a tornar lícitas actividades... que, se levadas a cabo sem autorização do titular da patente, deveriam considerar-se ilícitas» (ver (1986) 1 WLR 51, p. 61, relativamente ao processo Beecham Group PLC/Gist-Brocades NV). Este esclarecimento, contudo, não tem em consideração os termos que, na alínea c), figuram entre parêntesis. Com base neles, o infractor britânico que importe de outro Estado um bem cuja patente estiver onerada por uma licença obrigatória é objecto de tratamento diferente do previsto para o infractor que fabricar o mesmo produto no Reino Unido e aí o comercialize. * Língua do processo: inglês. 1261

2 CONCLUSÕES DO SR. MANCINI PROCESSO 434/85 Mais precisamente, a partir do momento em que este se comprometa a pedir uma «licença de direito», pode prosseguir a sua actividade ilícita até à adopção da autorização administrativa; pelo contrário, pode ser bloqueada a importação ao infractor importador mesmo antes de ela ter início e mesmo que ele tenha pedido a licença. O infractor importador será além disso obrigado a pagar uma indemnização cujo montante, ao contrário do infractor produtor, não está sujeito a qualquer limite. distribui na Grã-Bretanha medicamentos genéricos: ou seja produtos adquiridos por grosso e revendidos a retalho com o nome comercial ou, mais frequentemente, com a denominação da sua composição química. Dado que os distribuidores não levam a cabo actividades de investigação, tais medicamentos são normalmente comercializados a um preço mais baixo do que é praticado pelas empresas detentoras das patentes respectivas. 2. Vejamos os factos. Em 15 de Setembro de 1967, o laboratório farmacêutico Allen & Hanburys Ltd uma filial da Glaxo Operations UK Ltd que, por sua vez, pertence à multinacional Glaxo Holdings PLC patenteou, nos termos do Patents Act de 1949, o «Salbutamol», um preparado químico particularmente eficaz na terapia da asma. O medicamento é produzido pela mesma empresa e, na Grã-Bretanha, é sempre aquela que o comercializa com a marca «Ventolin». No resto da Comunidade, no entanto, ele é tutelado mediante patentes paralelas de que são titulares diversas sociedades do grupo, que, além disso, igualmente o vendem. É o que se passa também na Itália. Recordo, contudo, que até há alguns anos, a legislação deste Estado não concedia patentes sobre invenções farmacêuticas. Portanto, o Salbutamol que se podia encontrar nas farmácias italianas não era apenas produzido pela Allen & Hanburys Ltd e comercializado pela Glaxo: também o produziam e vendiam obviamente sem autorização do fabricante britânico outras empresas. A Generics (UK) Ltd (seguidamente «Generics»), filial de uma sociedade panamiana, Ora, em Novembro de 1983 ou seja, após o exclusivo do Salbutamol ter sido prorrogado nos termos do Patents Act de 1977 a Generics pediu à Allen & Hanburys uma licença obrigatória para poder importar da Italia o produto aí produzido sem autorização do inventor. O pedido não foi satisfeito e a Generics dirigiu-se ao Comptroller (2 de Agosto de 1984); mas, um pouco mais tarde, e ainda antes de essa autoridade se pronunciar, comunicou à Allen & Hanburys a sua intenção de proceder à imediata importação do medicamento. A titular da patente agiu em justiça e o distribuidor interpôs contra a proibição judicial contra si obtida pela titular da patente um recurso que subiu à Câmara dos Lordes. Como referi inicialmente, esta aplicou o último parágrafo do artigo 177. apresentando quatro questões que resumirei nos seguintes termos: «1) Os artigos 30. e 36. do Tratado CEE impedem o titular de uma patente sujeita, com base na legislação de um Estado-membro, a um regime de "licença obrigatória", de obter das autoridades nacionais competentes uma ordem que proíba a importação de outro Estado- -membro de produtos em violação da patente, embora a mesma legislção não permita a adopção de medidas contra uma pessoa que viole a mesma patente 1262

3 mediante actividades diferentes da importação? 2) Em virtude das citadas normas comunitárias as autoridades nacionais que emitem uma "licença obrigatória" estão sempre obrigadas a nela abranger uma cláusula que admita a importação a partir de outro Estado-membro? 3) Eventualmente de que forma pode influir na resposta às questões precedentes a circunstância de os produtos importados serem produtos farmacêuticos e provirem de um Estado-membro cuja legislação não permite serem patenteados? 4) Se as respostas às três primeiras questões implicam que os artigos 30. e 36. do Tratado não permitem que se impeça a referida importação, se mesmo assim pode ser concedida uma proibição com base na jurisprudência do Tribunal de Justiça e, em particular, com base nos princípios que este Tribunal formulou em sede de concorrência desleal e de tutela dos consumidores?» 3. No decurso do processo perante este Tribunal apresentaram observações escritas e intervieram na audiência as partes no processo principal, o Reino Unido e a Comissão das Comunidades Europeias. artigo 36. do Tratado. Com efeito, e embora não controle totalmente a sua exclusividade, o inventor conserva o poder de agir relativamente a um concessionário que não respeite as condições da concessão. Do ponto de vista comunitário, por outro lado, é sabido que segundo a jurisprudência do' Tribunal o titular de uma patente só pode ser privado do direito de se opor à importação dos produtos patenteados se eles tiverem sido comercializados com a sua autorização no país de exportação (acórdãos de 31 de Outubro de 1974, processo 15/74, Centrafarm/Sterling Drug, Recueil, p. 1147; de 22 de Junho de 1976, processo 119/75, Terrapin/Terranova, Recueil, p. 1039; e de 14 de Julho de 1981, processo 187/80, Merck/Stephar & Exler, Recueil, p. 2063). Ora, não é certamente esse o caso em apreço. A circunstância de em Itália o Salbutamol não poder ser objecto de patente tornava, de facto, infrutuoso para a Allen & Hanburys autorizar a sua comercialização; a empresa tinha portanto o direito de se opor a que ele fosse importado na Grã- -Bretanha. Pode-se dizer em definitivo que a faculdade atribuida ao Comptroller e aos juizes nacionais de suspenderem a importação numa situação deste tipo tem como finalidade realizar o necessário equilíbrio entre dois valores igualmente importantes: o interesse público a que obedece a emissão de uma licença obrigatória e a tutela que tem, apesar disso, de garantir-se ao titular de uma patente cujos direitos de propriedade não estejam ainda esgotados pelo ordenamento comunitário. Das duas exposições emergem substancialmente duas teses. Segundo a primeira, formulada pela Allen & Hanburys e pelo Governo de Londres, uma patente a que seja aposta a menção «licença obrigatória» continua a ser um direito de propriedade industrial, por isso mesmo tutelável com base no Segundo a Comissão e a Generics, pelo contrário, o titular da patente a que tiver sido aposta a menção «licença obrigatória» não pode impedir a exploração da invenção por parte de terceiros, podendo simplesmente receber do concessionário uma justa compensação. Assim sendo, e com base no 1263

4 CONCLUSÕES DO SR. MANCINI PROCESSO 434/85 acórdão Merck, citado, a derrogação à livre circulação das mercadorias prevista pelo artigo 36. por motivos de tutela da propriedade industrial não pode aplicar-se no caso presente. Por outro lado, uma ordem que proíba a importação de Salbutamol no Reino Unido é seguramente excessiva relativamente à exigência de salvaguarda dos direitos inerentes a uma patente assim desqualificada. São evidentes as conclusões que decorrem das duas teses. Para os apoiantes da segunda, a proibição de importação não é compatível com o direito comunitário. Ela é, pelo contrário, legítima, na opinião de Allen & Hanburys e do Governo britânico. Acrescento no entanto que estes não se apoiam apenas no argumento que referi (na impossibilidade jurídica de patentear o medicamento na Itália), mas invocam também algumas das «exigências imperativas» reconhecidas por este Tribunal no quadro de uma longa e bem conhecida jurisprudência: aquela proibição seria justificada pela necessidade de tutelar bens e valores como a saúde pública, a lealdade das transacções comerciais e os direitos dos consumidores. 4. Como é sabido, as disposições do Tratado relativas à livre circulação das mercadorias e, em particular, o artigo 30., impedem as restrições à importação e as medidas de efeito equivalente, ou seja, todas as disposições nacionais susceptíveis de afectar, directa ou indirectamente, em acto ou em potência, as trocas intracomunitárias. Não menos sabido é que o artigo 36. admite a licitude dessas restrições e medidas quando elas sejam justificadas por determinados motivos, entre os quais a tutela da propriedade industrial e comercial. Do contexto e particularmente da segunda frase desta norma resulta todavia que «se o Tratado não influe sobre a existência dos direitos atribuídos pelas leis de um Estado- -membro em matéria de propriedade industrial e comercial, é possível, em determinadas circunstâncias, que as proibições delas constantes incidam sobre o exercício dos referidos direitos. Enquanto norma de carácter excepcional relativamente a um dos princípios fundamentais do mercado comum, o artigo 36. só admite, com efeito, derrogações à livre circulação das mercadorias na medida em que elas sejam indispensáveis à tutela dos direitos que constituem o objecto específico da propriedade industrial» (acórdão Terrapin/Terranova, citado, n. 5, sublinhado meu). É no entanto pacífico que os limites ou as proibições estabelecidas pelas normas nacionais «não devem constituir nem uma discriminação arbitrária, nem qualquer restrição dissimulada» (artigo 36., infine). Dito isto, parece-me que o problema principal deste caso não consiste em perguntarmo-nos qual seja para o direito comunitário o efectivo conteúdo de uma patente desqualificada pela menção «licença obrigatória» e se perante ela ainda é de aplicar a primeira parte do artigo 36., mas em averiguar se o regime em causa é abrangido pela última frase dessa norma: isto é, se a proibição de importação a que é subordinada a emissão da licença configura por si uma discriminação arbitrária ou uma restrição dissimulada. Recordo a este propósito que, com base na lei de de 1977, no período de prorrogação de uma «new existing patents», qualquer pessoa, quer produza ou importe o bem protegido, pode obter uma licença e que, segundo Lord Diplock, o direito assim atribuído tem por finalidade «tornar licitas as actividades (que, de outra forma, seriam consideradas) ilícitas». Vimos também que esta situação de igualdade não existe em caso de violação da patente: aqui, de facto, a autoridade competente não tem o poder de ordenar ao infractor que produz no inte- 1264

5 rior do país a suspensão da sua actividade ilícita, ao passo que pode tomar medidas inibitórias de análoga eficácia contra o infractor importador. Convidado pelo Tribunal a explicar os motivos desta disparidade, o Governo de Londres disse-nos que o infractor produtor pode sempre obter uma licença obrigatória e assim pôr fim à actividade ilícita. Este resultado é portanto «inevitável»; e visto que o atraso na concessão da licença é devido não «a um direito do titular da patente de impedir a concessão», mas «à falta de acordo entre as partes», seria errado conceder ao titular da patente uma medida inibitória enquanto o processo de concessão da licença ainda está pendente. No caso do infractor importador acrescenta o Reino Unido pode, pelo contrário, ser oportuno condicionar a licença a uma proibição de importação. Tal medida, contudo, apenas será tomada em circunstâncias excepcionais e em particular quando a «indemnização dos danos não seja um remédio adequado». Aqui, de facto, «subtrair ao titular da patente a possibilidade de obter uma ordem provisória significaria conceder aos importadores um período de imunidade», com o risco de o mercado ser invadido por produtos fabricados em infracção da patente e, por isso, com consequências irreparáveis se mais tarde se chegar à conclusão que a importação deve ser proibida. Não é lícito portanto afirmar que o artigo 46., n. 3, alínea c) prossegue fins proteccionistas; como precisamente demonstra o caso em apreço, ele apenas pretende defender o titular da patente de actividades de concorrência desleal. A resposta é hábil, mas não basta para eliminar as contradições que se escondem no fundo da norma. De facto, goste-se ou não se goste, subordinando a concessão da licença a uma ordem de suspensão da importação, acaba por se violar (ou por enfraquecer de forma determinante) a sua natureza de direito subjectivo e, assim, por excluir que o requerente possa de futuro legalizar a sua situação. Sabemos que em presença de uma patente caducada, mas prorrogada ex lege, «qualquer pessoa, e portanto também o importador, pode obter, legalmente, uma licença» e que, entre outros efeitos, essa concessão tem por efeito sanar as eventuais violações anteriormente cometidas pelo seu beneficiário. Mas há mais. Considerado sob o ponto de vista do titular de uma patente prorrogada, a explicação do Governo britânico implica que, relativamente ao infractor importador, essa pessoa continua a gozar dos direitos próprios dos titulares de uma patente plenamente válida e não esgotada. Ora, um resultado deste género não apenas está em contradição com a letra e com o espírito do artigo 46., mas, no plano do direito comunitário, constitui francamente uma medida de carácter discriminatório. Esse gozo pleno, de facto, é justificado pela circunstância de o ilícito contra o qual se reage consistir na importação de bens provenientes de outro Estado-membro. Pode além disso observar-se que a medida em análise está bem longe de cumprir a condição colocada pelo acórdão Terrapin/Terranova, citado. A razão é evidente. Como afirma o Governo britânico, o titular da patente deve conseguir um «remédio adequado» mesmo em caso de infracção mediante importação: ora bem, impedi-la significa excluir qualquer possibilidade de o importador gozar da invenção e assim pagar ao titular a compensação e a indemnização que lhe caberiam por lei. E difícil, parece- -me, imaginar uma derrogação menos «in- 1265

6 CONCLUSÕES DO SR. MANCINI PROCESSO 434/85 dispensável» ou até mesmo menos idónea do que esta para tutelar a propriedade industrial sob a forma de uma patente prorrogada. patentear o produto no país de exportação; b) em exigências de carácter imperativo tais como a tutela da lealdade das transacções comerciais e a defesa dos consumidores. Em definitivo, existem motivos suficientes para concluir que a faculdade de proibir as importações atribuída ao Comptroller e aos juizes nacionais tem um obstáculo insuperável na letra do artigo 36. e na interpretação que dela é dada pelo Tribunal. 5. A luz das observações que expendi até aqui o problema posto pela segunda questão é de fácil solução. Se durante a prorrogação de uma «new existing patent» «qualquer pessoa» tem direito a usufruir pela forma que considerar mais oportuna da invenção respectiva, é óbvio que, independentemente da hipótese de infracção, as autoridades nacionais não podem aplicar à concessão da licença modalidades susceptíveis de incidir sobre a importação de bens de outro Estado-membro. Além de privar do direito de usufruir apenas os importadores, tais modalidades acabam por atingir unicamente os produtos provenientes do resto da Comunidade; elas traduzem-se portanto numa restrição ao comércio intracomunitário e, como tal, violam a proibição constante do artigo 30. do Tratado. Adquirida esta conclusão, caberá às referidas autoridades determinar em concreto os meios mais adequados para garantir que a concessão da licença ocorra por formas compatíveis com o direito comunitário. A terceira e quarta questões são dirigidas no sentido de estabelecer se, prescindindo da derrogação relativa à tutela da propriedade industrial, a medida em causa pode ser justificada com base: a) na impossibilidade de A resposta não pode ser senão negativa. Relativamente à alínea a) é incontestável que, no momento da sua invenção, o Salbutamol não podia ser patenteado em Itália. Este dado, contudo, não implica a necessidade de averiguar se no caso em análise se aplica o princípio comunitário relativo ao esgotamento dos direitos exclusivos. O nosso problema é oposto: diz respeito à situação de um indivíduo que, com base na legislação do seu Estado, pretende usufruir de uma determinada invenção graças a um documento a «licença obrigatória» cuja concessão aquela lei garante invito domino, ou seja, contra o consentimento do titular da patente. Dito de outra forma, a circunstância de o Salbutamol ser produzido em Itália sem autorização da Allen & Hanburys é irrelevante relativamente à posição de quem, como a Generics, tem ainda assim o direito de obter uma licença para a sua exploração. Finalmente, e no que diz respeito à possibilidade de invocar algumas exigências imperativas, é suficiente salientar que, segundo a jurisprudência constante deste Tribunal, estas devem ser ditadas por motivos de interesse geral; afirmá-las como derrogações ao artigo 30. é portanto possível apenas se o regime interno disciplinar aplicar de forma uniforme o comércio dos produtos nacionais e importados e não tiver efeitos proteccionistas (acórdãos de 17 de Junho de 1981, processo 113/80, Comissão/Irlanda, Recueil, p. 1625, n. 11; e de 6 de Novembro de 1984, processo 177/83, Kohl/Ringelhan e Rennet, Recueil, p. 3651, n. 14). Ora, como se viu até ao momento, neste nosso caso as referidas condições não existem. 1266

7 6. Com base nas considerações que precedem, sugiro que se responda como se segue às questões colocadas pela Câmara dos Lordes por acórdão de 12 de Dezembro de 1985 no processo instaurado por Allen & Hanburys Ltd contra Generics (UK) Ltd: «1) Os artigos 30. e 36. do Tratado CEE devem ser interpretados no sentido de que as proibições deles constantes se aplicam a um regime nacional pelo qual se garanta ao titular de uma patente com a menção "licença obrigatória" a obtenção das autoridades competentes do seu Estado uma ordem provisória que proíba a importação de um produto fabricado sem o seu consentimento, enquanto uma decisão análoga não poderia ser tomada contra o infractor que actuasse no interior do Estado. 2) As citadas normas comunitárias impedem que as autoridades nacionais competentes para a concessão de uma licença obrigatória incluam nesse acto modalidades susceptíveis de impedir a importação de produtos de outros Estados- -membros. E irrelevante que os produtos em questão sejam produtos farmacêuticos que não podem ser objecto de patente no Estado-membro de exportação. 3) As exigências imperativas relativas à lealdade das transacções comerciais e à defesa dos consumidores apenas permitem derrogar a proibição constante do artigo 30. do Tratado CEE quando se trate de regimes nacionais que regulem o comércio dos produtos internos e dos produtos importados de modo uniforme e não tenham efeitos proteccionistas.» 1267