PATENTES CURSO INTERMEDIÁRIO. Pesquisador em Propriedade Industrial Chefe-Substituto Divisão de Biologia Molecular - DIRPA

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1 PATENTES CURSO INTERMEDIÁRIO RIO Alexandre Godinho, Ph.D Pesquisador em Propriedade Industrial Divisão de Farmácia I - DIRPA Rodrigo Ferraro, Ph.D Pesquisador em Propriedade Industrial Chefe-Substituto Divisão de Biologia Molecular - DIRPA Curso Intermediário de Capacitação em Propriedade Industrial 11 e 15 de Junho de 2012 Juiz de Fora - MG 1

2 Patente Conceito - um título de propriedade outorgado pelo Estado. Objeto - descreve e reivindica uma invenção (ou modelo de utilidade), conforme condições determinadas em lei. Função - confere ao proprietário um direito limitado no tempo e no espaço, para explorar a invenção (ou modelo de utilidade) reivindicada. 2

3 Patente A patente permite que terceiros sejam excluídos de atos relativos à matéria protegida. O titular tem o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar: produto objeto de patente processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo. 3

4 Patente: Vantagens Econômicas Posição fortalecida no mercado; Maiores possibilidades de retorno de investimentos; Possibilidade de vender ou licenciar a invenção; Instrumento legal de ação contra contrafatores; A patente estimula a concorrência a desenvolver novas tecnologias ou aperfeiçoar as existentes. 4

5 Tipos de Proteção e Vigência Patente de Invenção (PI) - Vigência - 20 anos Patente de Modelo de Utilidade (MU) - Vigência - 15 anos Certificado de Adição (C(n)) Acompanha a vigência do pedido principal. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos, para invenção, e 7 (sete) anos, para modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvadas questões judiciais ou força maior. 5

6 Patente de Invenção (PI) Concepção resultante do exercício de capacidade de criação do homem, que represente uma solução para um problema técnico específico, dentro de um determinado campo tecnológico. Exemplo - Telefone Avanço Tecnológico Graham Bell (US ) Western Electric (sistema de disco 1921) Western Electric (discagem por tom 1964) 6

7 Nova forma ou disposição conferida em objeto que se preste a um trabalho ou uso prático visando melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Modelo de Utilidade (MU) Praticidade Comodidade Eficiência Exemplo - Telefone Dispositivo para prender o chip 7

8 Certificado de Adição Arts. 76 e 77 Proteção para o depositante do pedido ou titular da patente para aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção; É um acessório da patente; Mesmo conceito inventivo; Pode ser destituído de atividade inventiva; Mesma vigência do pedido principal. 8

9 Certificado de Adição Arts. 76 e 77 Exemplo - 1 Pedido principal: Aparelho clareador dentário que visa otimizar o processo de clareamento dos dentes e minimizar os traumas, através de um arranjo de fontes de luz responsáveis pela catalisação. Utilização simultânea de diodos emissores de luzes (LEDs) azuis com fontes adicionais que emitem luz infravermelha. Certificado de adição: Pode ser acionado em blocos isolados. 9

10 Arts. 76 e 77 Certificado de Adição Exemplo - 2 Pedido principal: (21) PI (22) 07/02/2003 (51) F26B 3/02 (54) Circuito de gás para queimador Decisão: Deferido RPI 1933 (22/01/2008) 10

11 Arts. 76 e 77 Certificado de Adição Exemplo - 2 (21) C (22) 06/08/2004 (51) F26B3/02 (54) Circuito de gás para queimador (61) PI , de 07/02/2003 Em análise. (21) C (22) 21/12/2004 (51) F26B3/02 (54) Circuito de gás para queimador (61) PI , de 07/02/2003 Em análise. 11

12 Arts. 76 e 77 Certificado de Adição Exemplo - 3 Pedido principal: (11) PI (22) 06/07/2001 (51) F04B47/00 (54) Extintor de ar em bombas hidráulicas Carta Patente: RPI 1798, de 21/06/

13 Arts. 76 e 77 Certificado de Adição Exemplo - 3 (11) C (22) 05/04/2002 (51) F04B47/00 (54) Bomba centrífuga extintora (61) Número original PI /07/2001 Decisão: Indeferido pelo Art. 76 da LPI. (11) C (22) 28/06/2006 (51) F04B47/00 (54) Extintor de ar em bombas hidráulicas (61) Número original PI /07/2001 Em análise. 13

14 Arts. 8º e 9º Requisitos para a concessão Invenção Novidade Atividade Inventiva Aplicação Industrial Modelo de Utilidade Novidade Ato Inventivo Melhoria funcional Aplicação Industrial 14

15 Requisitos para a concessão Novidade Art. 11 da LPI A Invenção e o Modelo de Utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. 15

16 Estado da Técnica Art. 11 1º - LPI Tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvados: Novidade período de graça (Art. 12); prioridade (Art. 16); prioridade interna (Art. 17). 16

17 Novidade Estado da Técnica Art. 11 2º - LPI Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente. 17

18 Novidade Período de Graça Art. 12 da LPI Problema Publicação de artigos em revistas; Apresentação em congressos; Defesa de tese. 12 meses Anterior ao depósito do pedido de patente (ou da prioridade reivindicada) Alguns países não reconhecem o período de graça 18

19 Novidade Período de Graça PERÍODO 12 meses 6 meses Não possuem Argentina Alemanha* Chile Austrália China EP Brasil Coréia do Sul Inglaterra Canadá Japão Suíça Índia Rússia Noruega Malásia México Portugal US * Somente para Modelo de Utilidade 19

20 Novidade Prioridade Art. 16 da LPI Terá assegurado ao pedido de Patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, o direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos. 20

21 Novidade Prioridade Art. 16 da LPI A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito e deverá ser comprovada por documento hábil da origem; Se não comprovada por ocasião do depósito esta comprovação deverá ocorrer em até 180 dias a partir do mesmo; A falta de comprovação nos prazos estabelecidos acarretará na perda da prioridade. 21

22 Convenção da União de Paris (CUP) Prioridade Unionista O direito de prioridade tem por objeto assegurar que, com base em um primeiro pedido de patente depositado regularmente em um dos países signatários, o solicitante poderá, durante o período de 12 (doze) meses (para PI e MU) ou de 6 (seis) meses (para DI), solicitar proteção para o mesmo invento, em qualquer um dos demais países signatários. 22

23 Convenção da União de Paris (CUP) Tratamento nacional Os nacionais de cada um dos países membros gozam, em todos os outros países membros da união, da mesma proteção, vantagens e direitos concedidos pela legislação do país a seus nacionais. 23

24 Convenção da União de Paris (CUP) Independência de patentes As patentes concedidas a pedidos depositados nos países contratantes da União, são independentes das patentes correspondentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, quer sejam ou não signatários da CUP. 24

25 Convenção da União de Paris (CUP) Princípio da territorialidade A proteção patentária conferida pelo Estado tem validade somente dentro dos limites territoriais do país que concede a patente. 25

26 Novidade Prioridade Interna Art. 17 da LPI Terá assegurado ao pedido de Patente de Invenção (PI) ou Modelo de Utilidade (MU) sem reivindicação de prioridade e não publicado, o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria, não se estendendo à matéria nova introduzida; Só poderá ser requerida pelo depositante do primeiro pedido; Prazo de 1 ano a partir da data de depósito; O pedido base é definitivamente arquivado. 26

27 ESTADO DA TÉCNICA T pedido depositado em 02/09/2004 Estado da Técnica: Documentos publicados até 01/09/2004 Linha do tempo Período de Graça Prioridade Unionista Prioridade Interna em 02/09/2003 pedido depositado em 02/09/2004 Estado da Técnica: Documentos publicados até 01/09/2003 Não será considerado Estado da Técnica. Linha do tempo 27

28 Requisitos para a concessão Atividade Inventiva/Ato Inventivo Invenção Art. 13 da LPI Uma invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do Estado da Técnica. Modelo de Utilidade Art. 14 da LPI O Modelo de Utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do Estado da Técnica. 28

29 Atividade Inventiva/Ato Inventivo O Técnico no Assunto Capacidade Nível de conhecimento deve ser o comum, suficiente para utilizar o conhecimento profissional sobre o assunto; O conhecimento pode ser teórico ou prático; O nível do conhecimento está intimamente ligado à natureza técnica da invenção. 29

30 Requisitos para a concessão (MU) Melhoria Funcional Considera-se melhoria funcional a introdução em um objeto, de uma forma ou disposição que acarrete comodidade ou praticidade ou eficiência à sua utilização e/ou obtenção. 30

31 Requisitos para a concessão Art. 15 da LPI Aplicação Industrial Uma invenção é considerada suscetível de aplicação industrial se o seu objeto for passível ou capaz de ser fabricado ou utilizado em qualquer tipo / gênero de indústria. Inclui: Indústrias agrícolas; Indústrias extrativas; Indústrias de produtos manufaturados ou naturais. 31

32 Condições para obtenção de uma patente 32

33 Suficiência Descritiva Art. 24 da LPI O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução. Atenção ao redigir o pedido de patente 33

34 Suficiência Descritiva Art. 24 da LPI Parágrafo único: no caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional. 34

35 Unidade de Invenção (PI) Art. 22 da LPI O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo. 35

36 Reivindicações: Unidade de Invenção (PI) Exemplo 1- Carro caracterizado por um novo motor. 2- Carro caracterizado por um novo mecanismo de freios. Situação 1: Desenvolvimento de um novo motor e de um novo mecanismo de freios. As duas invenções resolvem problemas técnicos diferentes. Não existe Unidade de Invenção. Motor X Mecanismo de freios 36

37 Situação 2: Unidade de Invenção (PI) Exemplo O desenvolvimento de um novo motor mais potente leva ao desenvolvimento de um novo mecanismo de freios capaz de frear o carro equipado com este motor. Neste caso as novas características resolvem um único problema técnico. Existe Unidade de Invenção. Reivindicação: 1- Carro caracterizado por um novo motor e um novo mecanismo de freios. Motor Mecanismo de freios 37

38 Unidade de Invenção (PI) Exemplo Escova de dente (PI) Ponta limpadora elevada Cerdas polidoras macias Cerdas Multifuncionais 38

39 Patente Escova de Dente Colgate

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42 Falta de Unidade de Invenção Característica principal Ponta limpadora elevada, cerdas polidoras macias e cerdas multifuncionais Limpador de língua e bochecha Cabo antideslizante, emborrachado, com apoio para os dedos e angulado Efeitos técnicos atingidos Limpeza dos dentes, áreas interdentais e da linha da gengiva, evitando cáries e doenças periodontais Massageia, ajuda a remover até 96% mais bactérias causadoras de mau hálito Melhor apoio e sensação de segurança ao escovar, melhor controle da escova e maior alcance 42

43 Unidade TécnicoT cnico-funcional e corporal (MU) Art. 23 da LPI O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto. 43

44 Elemento complementar de uso opcional Define um elemento complementar de uso opcional que não altera a utilização da caixa em si. 44

45 Variante construtiva O modelo principal prevê bandeja dotada de abertura para acomodar e fixar uma quentinha. Neste caso, a variante construtiva é a previsão de mais de uma abertura para acomodar e fixar, além da quentinha, potes de salada, sobremesa e/ou suco. 45

46 Forma tridimensional secundária e decorrente da montagem de uma estrutura inicial planificada, sendo esta característica essencial; Na reivindicação principal é definida a forma planificada. Na reivindicação dependente é definida a forma tridimensional. 46

47 Unidade TécnicoT cnico-funcional e corporal (MU) Exemplo A reivindicação principal define uma aba (4) que impede que o ferro deslize sobre um botão (FIG 1). 47

48 Unidade TécnicoT cnico-funcional e corporal (MU) Uma reivindicação dependente envolvendo uma aba (4a) que não se estende ao longo de todo o ferro, mas ainda assim cumpre o mesmo objetivo proposto, apresenta unidade técnicofuncional. Entretanto, uma reivindicação dependente que trata da previsão de um dispositivo de conexão para um fio desconectável não apresenta unidade técnico-funcional, porque não se destina ao mesmo objetivo. 48

49 Pedido Dividido Arts. 26 e 27 da LPI O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, até o final do exame, de ofício ou a requerimento do depositante, desde que: façam referência específica ao pedido original, e não excedam à matéria revelada no pedido original; terão a data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o caso. 49

50 Pedido Dividido Arts. 26 e 27 da LPI Se, durante o exame técnico, o pedido for considerado pelo examinador como contendo mais de uma invenção ou mais de um modelo de utilidade, ele será notificado para adequação. 50

51 Dispositivo da Lei Característica Pedido Principal Prazo Certificado de Adição (Arts. 76 e 77) Aperfeiçoamento; Pode não ter atividade inventiva; Não amplia a vigência da patente A qualquer tempo Pedido Dividido (Art. 26) O pedido poderá ser dividido, pelo depositante ou por sugestão do INPI Carece de unidade de invenção Final do exame em 1 a instância Prioridade Interna (Art. 17) PI ou MU originalmente depositado no Brasil Arquivado definitivamente 1 ano Prioridade Unionista (Art. 16) Depósito de pedido correspondente de país membro Pedido de origem de país membro 1 ano Período de graça (Art. 12) Salvaguarda temporária da novidade 1 ano 51

52 Matéria Não Patenteável 52

53 Não são consideradas Invenções ou Modelos de Utilidade Art. 10 da LPI I. Descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; II. Concepções puramente abstratas; III. Esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; 53

54 Não são consideradas Invenções ou Modelos de Utilidade Art. 10 da LPI IV. As obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; V. Programas de computador em si; VI. Apresentação de informações; 54

55 Não são consideradas Invenções ou Modelos de Utilidade Art. 10 da LPI VII. Regras de jogo; VIII. Técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e IX. O todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. 55

56 Não é patenteável Art. 18 da LPI I. O que for contra a moral e os bons costumes, segurança, ordem e saúde públicas; II. Matérias relativas à transformação do núcleo atômico; III. O todo ou parte de seres vivos, exceto microorganismos transgênicos. 56

57 Não é patenteável Art. 18 da LPI Parágrafo único Para os fins desta lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais. 57

58 Titularidade 58

59 Quem pode depositar um pedido de patente? Qualquer Pessoa Física ou Jurídica pode depositar um Pedido de Patente 59

60 Qualificando Inventor/Depositante/Titular INVENTOR / CRIADOR é a pessoa física que encontrou uma solução nova a um problema, mediante um ato criativo e não por simples dedução lógica. DEPOSITANTE é o requerente do pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade. TITULAR é o proprietário da invenção ou do modelo de utilidade, isto é, aquele em nome do qual a patente é concedida e possui o direito de excluir terceiros de sua exploração. 60

61 Titularidade Art. 6 o da LPI A obtenção da patente é um direito do autor da invenção, desde que atenda às condições estabelecidas na Lei de Propriedade Industrial. 61

62 Titularidade Art. 6 o, 2 o da LPI o próprio autor da invenção; herdeiros ou sucessores do autor; cessionários; outros (determinados por lei ou por contrato de trabalho/prestação de serviços). 62

63 Titularidade Art. 6 o, 3 o da LPI Múltiplos inventores A patente poderá ser requerida por todos ou qualquer deles mediante nomeação e qualificação dos demais inventores co-autoria ou co-propriedade em patentes; Lei de Inovação (Lei , de 02/12/2004)! 63

64 Titularidade Art. 6 o, 1 o da LPI Presunção de legitimidade Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente. Documentos comprobatórios de titularidade somente serão exigidos quando a legitimidade do depositante for questionada. 64

65 Titularidade Art. 6 o, 1 o da LPI Legitimidade Se o requerente for ilegítimo, a patente poderá ser declarada nula ou ter a sua propriedade reivindicada pelo legítimo detentor dos direitos através de ação judicial. 65

66 Titularidade Art. 6 o, 4 o da LPI Nomeação e Qualificação do Inventor O inventor deve ser nomeado e qualificado. Entretanto, o inventor pode optar pela não-divulgação de seu nome no ato do requerimento do pedido de patente. Envelope lacrado: Documento do depositante nomeando e qualificando o inventor; Declaração do inventor solicitando a não-divulgação de sua nomeação. 66

67 Titularidade Art. 6 o, 4 o da LPI Nomeação e Qualificação do Inventor Neste caso, o nome do inventor é omitido: em quaisquer publicações oficiais do INPI; em cópias do processo fornecidas a terceiros; no pedido publicado; na carta-patente. Terceiros, com legítimo interesse, podem obter essa informação através do INPI. Compromisso, sob as penas da lei, de não divulgar essa informação além do necessário. 67

68 Titularidade A QUESTÃO DO ANONIMATO O anonimato inventores. não afeta o direito subjetivo dos O anonimato, entretanto, não pode atingir o requerente, e posterior titular da carta-patente. Este deve ser devidamente identificado e qualificado. Se o inventor optar pela não divulgação, deverá solicitar no requerimento inicial formulário 1.01 item 7 Ato Normativo nº 130/97. 68

69 Titularidade Art. 7 o da LPI Dois ou mais autores independentes O direito de obter patente será assegurado, aquele que provar o depósito mais antigo, independente das datas de invenção ou criação. Princípio do First to File Obs.: Estados Unidos da América First to Invent (primeiro a inventar) 69

70 PATENTES: Dos direitos e da exclusão do direito 70

71 Direitos conferidos ao titular da patente Direitos Garantidos Exclusividade de Exploração; Direito de utilizar a patente como suporte para Ações Judiciais; Cessão (venda) ou Licença Voluntária (aluguel). 71

72 Direitos conferidos ao titular da patente Art. 42 da LPI Exclusividade - Excluir terceiros de: Produzir; Usar; Colocar à venda; Vender; Importar produto ou processo patenteado. 72

73 Direitos conferidos ao titular da patente Existência do Direito Espaço - Princípio da Territorialidade; Tempo Vigência; Expectativa de direito entre o depósito e a concessão - Publicação legal ou notificação do depositante - Art. 44; Objeto - Reivindicações interpretadas com base no relatório descritivo, nos desenhos e/ou na listagem de seqüências - Art

74 Direitos conferidos ao titular da patente Art. 44 da LPI Indenização por exploração indevida da patente Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre as datas da publicação do pedido e da concessão da patente. 74

75 Da Exclusão dos Direitos Art. 43 da LPI Limitações legais ao direito Atos praticados em caráter privado e sem finalidade comercial; Atos praticados a título experimental; Preparação de medicamento (farmácia de manipulação); Exaustão de direitos nacional; Usuário anterior, Art. 45; Licença compulsória, Arts. 68 a

76 Da Exclusão dos Direitos Art. 45 da LPI Do Usuário Anterior A pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente ou do registro de desenho industrial explorava seu objeto no país será assegurado o direito de continuar a exploração sem ônus. 76

77 Da patente de defesa nacional Art. 75 da LPI Depósito originário do Brasil; Processado em caráter sigiloso; Pedido encaminhado para o órgão do Poder Executivo competente para manifestação no prazo de 60 dias; É vedado o depósito no exterior, bem como qualquer divulgação, salvo expressa autorização; A exploração e cessão do pedido ou da patente estão condicionadas à prévia autorização do órgão competente; É assegurada indenização sempre que houver restrição dos direitos do depositante ou do titular. 77

78 Obrigações do Titular Uso regular e num determinado prazo, sob pena de: Licença compulsória (após 3 anos da concessão); Caducidade após 2 anos da concessão da primeira licença compulsória (Art. 80 da LPI); OBS: São formas de restrição ao direito, medidas de salvaguarda. 78

79 Obrigações do Titular Exploração do objeto patenteado Pagamento das anuidades; Atendimento às necessidades de mercado. 79

80 CESSÃO X LICENÇA Cessão de Patentes Contrato em que o Titular transfere o direito de exclusividade como um todo. Licença de Patentes É uma autorização concedida para exploração do direito. 80

81 CESSÃO DE PATENTES Art. 58 da LPI O Pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente. 81

82 CESSÃO DE PATENTES A Cessão, total ou parcial, é sempre relativa ao pedido ou a patente como um todo; Não há possibilidade de ser transferida apenas uma parte das reivindicações; Na cessão parcial, o cessionário adquire uma fração dos direitos sobre o objeto de TODAS as reivindicações. 82

83 DAS LICENÇAS A licença é uma autorização para exploração da patente, assim como do pedido de patente, após a sua publicação e requerido o exame. A licença pode ter prazo determinado e geralmente é remunerada. Se existem patentes em vários países, a licença tem que se referir a cada uma destas patentes nacionais. A concessão em um país não implica em licença parcial; O Licenciado está legitimado para agir em defesa da patente, assistindo o Titular da Patente numa ação, propondo a ação no caso de inércia do Titular. 83

84 MODALIDADE DE LICENÇA A DE PATENTE Simples O licenciador pode continuar explorando direta ou indiretamente o objeto de Patente. Exclusiva Implica em renúncia do direito de exploração por parte do licenciador. 84

85 LICENÇA Art. 63 da LPI A Questão do Aperfeiçoamento Previsão contratual de comunicação dos aperfeiçoamentos, com o cuidado da confidencialidade; O aperfeiçoamento pertence a quem o fizer; Direito de preferência ao licenciamento do aperfeiçoamento a outra parte. 85

86 MODALIDADE DE LICENÇA A DE PATENTE Licenças Parciais Autorização da exploração de parte do direito. Limitações territoriais, limitações relativas à aplicação (produto, processo), limitações quanto à exploração (fabricação, vendas). Ex: Exclusividade de fabricação de uma máquina, mas não tem direito sobre o uso do processo realizado por ela. 86

87 OBRIGAÇÃO DAS PARTES Titular de Patente Garantia da realização técnica da invenção ou modelo de utilidade (não há garantia do valor comercial e do rendimento). Licenciado Obrigação de explorar a invenção; Exploração quantitativa e qualitativa; Pagamento dos royalties; Proibição do sub-licenciamento, salvo disposição em contrário. 87

88 OFERTA DE LICENÇA O titular da patente solicita ao INPI que coloque em oferta; O INPI publica a oferta; Arts. 64 a 67 da LPI A patente em oferta terá sua anuidade reduzida à metade no período entre a publicação da oferta até a concessão da 1ª licença exclusiva ou não; Após a concessão da licença, o concessionário deverá iniciar a exploração da patente dentro de 1 ano. Caso isso não aconteça o titular poderá requerer o cancelamento da licença. 88

89 LICENÇA A COMPULSÓRIA Não exploração do objeto no território nacional; Insuficiência de Exploração; Exercício Abusivo; Arts. 68 a 74 da LPI Abuso de Poder econômico; Dependência de outras Patentes; Emergência Nacional ou Interesse Público (poder público). Requerida por pessoa com legítimo interesse, com capacidade técnica e econômica para explorar, indicando condições oferecidas ao titular. 89

90 INVENÇÃO E MODELO DE UTILIDADE REALIZADO POR EMPREGADO E PRESTADOR DE SERVIÇO 90

91 INVENÇÃO E MODELO DE UTILIDADE REALIZADO POR EMPREGADO E PRESTADOR DE SERVIÇO Arts. 88 a 93 da LPI Criações do empregador; Criações do empregado; Criações de propriedade comum; Aplicações às entidades públicas; Assegurada premiação. Equiparação Para: Autônomo, Estagiário, Empresa 91

92 INVENÇÃO E MODELO DE UTILIDADE REALIZADO POR EMPREGADO E PRESTADOR DE SERVIÇO Arts. 88 a 93 da LPI De quem é a Titularidade dessas Invenções ou Modelos de Utilidade? Do empregador Do empregado Propriedade Comum 92

93 INVENÇÃO E MODELO DE UTILIDADE REALIZADO POR EMPREGADO E PRESTADOR DE SERVIÇO Art. 88 da LPI As Invenções ou Modelos de Utilidade Pertencem: AO EMPREGADOR Cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais o empregado foi contratado. Essas invenções são conhecidas como Invenções de Serviço 93

94 INVENÇÃO E MODELO DE UTILIDADE REALIZADO POR EMPREGADO E PRESTADOR DE SERVIÇO Art. 88, 1º da LPI Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado; A retribuição do empregado já está incluída no valor de seu salário. Art. 88, 2º da LPI Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do vinculo empregatício. 94

95 INVENÇÃO E MODELO DE UTILIDADE REALIZADO POR EMPREGADO E PRESTADOR DE SERVIÇO Art. 90 da LPI As Invenções ou Modelos de Utilidade Pertencem: AO EMPREGADO Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamento do empregador. Essas invenções são conhecidas como Invenções Livres 95

96 INVENÇÃO E MODELO DE UTILIDADE REALIZADO POR EMPREGADO E PRESTADOR DE SERVIÇO Invenções Livres A Atividade realizada pelo empregado é totalmente independente, não fazendo parte do seu contrato de trabalho; No caso de licenças há pagamento de royalties; Se o empregador explorar o invento indevidamente, existirá contrafação; O empregado poderá notificar o empregador da concretização do invento, bem como as circunstâncias em que foi realizado, evitando possíveis futuros litígios. 96

97 INVENÇÃO E MODELO DE UTILIDADE REALIZADO POR EMPREGADO E PRESTADOR DE SERVIÇO PROPRIEDADE COMUM EMPREGADOR E EMPREGADO A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário. (Art. 91 da LPI 9.279/96) Características das Universidades, Centros de Pesquisas e Institutos de Tecnologia. Essas invenções são aquelas conhecidas como Invenções Mistas. 97

98 INVENÇÃO E MODELO DE UTILIDADE REALIZADO POR EMPREGADO E PRESTADOR DE SERVIÇO A atividade desvinculada do contrato de trabalho do empregado, não recebendo, regularmente, o mesmo, qualquer remuneração para isso; Invento realizado por iniciativa do empregado (contribuição pessoal do empregado) e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador; Art. 91 da LPI Invenções Mistas Havendo mais de um empregado-inventor, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário; O empregador tem direito exclusivo de licença de exploração e é assegurado ao empregado a justa remuneração. 98

99 INVENÇÃO E MODELO DE UTILIDADE REALIZADO POR EMPREGADO E PRESTADOR DE SERVIÇO Art. 89 da LPI e Parágrafo único A Questão da Premiação Nesse artigo é salientado que o empregador pode premiar o empregado que desenvolve uma nova invenção ou um aperfeiçoamento de uma invenção patenteada através da participação nos ganhos econômicos adquiridos da exploração da invenção. O Parágrafo único ressalta que tal prêmio não deve ser considerado como promoção ou aumento salarial. 99

100 INVENÇÃO E MODELO DE UTILIDADE REALIZADO POR EMPREGADO E PRESTADOR DE SERVIÇO Art. 92 da LPI Todas as situações assinaladas relativas aos direitos do empregador e empregado se aplicam: Ao trabalhador autônomo; Ao estagiário e a empresa contratante; Empresas contratantes e contratadas. 100

101 INVENÇÃO E MODELO DE UTILIDADE REALIZADO POR EMPREGADO E PRESTADOR DE SERVIÇO Art. 93 da LPI Salienta que todas as disposições desse capítulo, se aplicam, no que couber às entidades da Administração Pública direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal. - Parágrafo Único. Na hipótese do Artigo 88 da LPI 9.279/96 o inventor terá direito à premiação de acordo com o estatuto ou regimento interno das entidades acima assinaladas. 101

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