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1 Curso Avançado ado em Propriedade Intelectual Transferência de Tecnologia

2 Apresentação Este curso tem como objetivo apresentar uma introdução à transferência de tecnologia no Brasil. O objetivo é apresentar de forma simples os conceitos elementares referentes ao tema, o papel do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) na averbação de contratos de transferência de tecnologia, as categorias contratuais, a estrutura de um contrato de transferência de tecnologia e o processo de averbação de um contrato no INPI. 2

3 Roteiro Conceitos elementares Mercado de tecnologia industrial Panorama do Sistema Nacional de Inovação no Brasil Coordenação de Contratos de Transferência de Tecnologia (CGTEC) Estrutura de um contrato de Transferência de Tecnologia Modalidades contratuais Efeitos da averbação Marco legal Panorama da Transferência de Tecnologia 3

4 CONCEITOS ELEMENTARES

5 Tecnologia industrial Conceito de tecnologia industrial Conjunto de conhecimentos, informações e técnicas destinados à produção e comercialização de bens e serviços. Compreende também m as funções de metrologia, normalização, regulamentação técnica, t avaliação de conformidade e tecnologias de gestão da qualidade. 5

6 Tecnologia como um Ativo Definição de Ativos Bens econômicos, com a propriedade de manter ou ampliar a riqueza, possuindo capacidade de produzir valor para seus proprietários. rios. 6

7 Conceito de Ativos Os Ativos Tangíveis: Bens materiais (quadros e jóia j ), Bens de capital (máquinas e equipamentos) e Infra-estrutura (instalações, casas) Os Ativos Intangíveis: Bens imateriais (não corporificados) que podem auferir ganhos monetários ao seu titular (proprietário) rio) 7

8 A Propriedade Intelectual como um Ativo Intangível Direitos Autorais: São direitos concedidos aos autores de obras intelectuais como Obras Artísticas, Artigos Científicos, Livros, Programas de Computador (softwares), Circuitos integrados; Propriedade industrial: São direitos concedidos ao titular de tecnologias industriais e marcas 8

9 Tecnologia industrial Importância da tecnologia industrial Empresas: aumento de produtividade e competitividade Sociedade: crescimento, desenvolvimento e sustentabilidade econômica 9

10 Formas da Tecnologia Industrial Patentes Desenho Industrial (DI) Segredo industrial (know( how) Serviços de Assistência TécnicaT Marcas Franquia empresarial 10

11 Meios de acesso à Tecnologia industrial Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) Atividade interna à firma, contratação de serviços ou Cooperação tecnológica Bens de capital Tecnologia corporificada na forma de máquinas m e equipamentos 11

12 Meios de acesso à Tecnologia industrial Contratos de tecnologia Processo através s do qual um conjunto de conhecimentos, habilidades e procedimentos aplicáveis aos problemas da produção são transferidos, por transação de caráter econômico, de uma organização a outra, ampliando a capacidade de inovação da organização receptora 12

13 Formas de transferência de tecnologia Contrato de cessão Transferência de titularidade do direito de propriedade intelectual Contrato de licenciamento licenciamento Uso do Direito de Propriedade Intelectual de forma exclusiva ou não Contrato de Transferência de Tecnologia Fornecimento de informações não amparadas por direitos de propriedade industrial e Serviços de Assistência TécnicaT 13

14 MERCADO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL

15 Considerações sobre a oferta de tecnologia industrial Processo de difusão tecnológica Refere-se à incorporação e à adoção sistemática tica da tecnologia pela sociedade, quer seja pelo aprendizado, imitação e promoção de melhorias continuas da tecnologia, possibilitando a inovação tecnológica radical e incremental, aumento de performance de processos e produtos (Rogers,, 1983; Thirtle & Ruttan,, 1987; Biggs,, 1990; Bell & Pavitt,, 1992) 15

16 Considerações sobre a oferta de tecnologia industrial Natureza da tecnologia tecnologias críticas e de segurança a nacional Maturidade da tecnologia processos consolidados 16

17 Agentes do mercado de tecnologia industrial Empresas O desenvolvimento e a aquisição de tecnologia por parte das empresas dependem das suas características (tamanho, setor de atividade e natureza do capital) Estado Políticas PúblicasP Financiadores (CNPq, CAPES, FAPs,, FINEP, BNDES) Reguladores (INPI, Receita Federal, Banco Central e CADE) Policy Makers (ABDI, CGEE, MCT, MDIC, MEC) 17

18 Abrangência dos mercados de tecnologia industrial Mercado interno Universidades e Institutos de Ciência e Tecnologia são tradicionalmente responsáveis pela produção de conhecimento científico e tecnológico básico b e aplicado 18

19 Abrangência dos mercados de tecnologia industrial Mercados internacionais Importante participap articipação das empresas multinacionais na transferência e desenvolvimento da tecnologia Acordos internacionais - OMC/TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio) 19

20 Papel do Estado no mercado de tecnologia industrial Falhas do mercado Restrições à apropriação dos esforços os de desenvolvimento tecnológico (transbordamento). Compreende o fundamento econômico da chamada Pirataria (consumo não exclusivo e baixo custo relativo de reprodução). 20

21 Papel do Estado no mercado de tecnologia industrial Leis e Regulamentos Direito de Propriedade Intelectual, Direito de Propriedade Industrial, Direito de Defesa da concorrência, Legislação Tributária. ria. Políticas públicasp Políticas científicas e tecnológicas, Política industrial, Política de comércio exterior, Política de Transferência de tecnologia 21

22 PANORAMA DO SISTEMA NACIONAL DE INOVAÇÃO NO BRASIL

23 Perfil da demanda tecnológica Empresas de capital estrangeiro Adaptação de tecnologia da matriz Articulação do processo inovativo com a matriz. Empresas estatais Importantes produtores de tecnologia Articulação com universidades e institutos de pesquisas Investimento em P&D atrelado às s decisões do Estado 23

24 Perfil da demanda tecnológica Empresas nacionais Transferência de tecnologias consolidadas Baixa capacidade de desenvolvimento interno de tecnologia Interface limitada com Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs( ICTs) ) e Universidades 24

25 DIRETORIA DE CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E OUTROS REGISTROS (DIRTEC)

26 Competências (Decreto nº n 5.147/04) I analisar e decidir quanto à averbação de contratos, na forma da Lei nº n 9.279, de 1996; II analisar e decidir sobre registro de indicações geográficas, de desenhos industriais e registros de tecnologias especiais atribuídos ao INPI, incluindo registros de programa de computador; 26

27 Competências (Decreto nº n 5.147/04) III - participar das atividades articuladas entre INPI e outros órgãos, empresas e entidades com vistas à maior participação de brasileiros nos sistemas de produção da propriedade intelectual. 27

28 Organograma 28

29 Serviços de apoio à aquisição de tecnologia - Ato Normativo nº n 135/1997 A Diretoria de Transferência de Tecnologia prestará o serviço o de apoio à aquisição de tecnologia, com objetivo de assessorar as empresas brasileiras interessadas em adquirir tecnologia ou obter licenciamento, no Brasil e/ou no exterior, nas seguintes áreas entre outras: 29

30 Serviços de apoio à aquisição de tecnologia - Ato Normativo nº n 135/1997 Na área tecnológica: elaborando e colocando à disposição do governo dos interessados, estudos e relatórios rios relativos às s contratações de tecnologia ocorridas nos diversos setores industriais e de serviços, com base nas averbações levadas a efeito pelo INPI, visando dar subsídios à formulação de políticos setoriais e governamentais especificas; 30

31 Serviços de apoio à aquisição de tecnologia - Ato Normativo nº n 135/1997 Na área contratual: colocando à disposição das empresas domiciliadas no Brasil, dados e aconselhamentos de técnicos t habilitados e com larga experiência na análise de contratos, objetivando subsidiar a negociação economia de tecnologia a ser contratada; colhendo dados e estatísticas sticas quanto à forma de negociação e os preços médios m praticados em contratos de licenciamento e de transferência de tecnologia em setores específicos, nos mercados nacional e internacional, colocando-os os à disposição dos interessados. 31

32 Fluxograma: do pedido de averbação à expedição do certificado 32

33 Prazos para a decisão A decisão (consulta respondida, averbação, exigência técnica t formulada, indeferimento ou arquivamento) será proferida no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do protocolo na Diretoria, conforme parágrafo único do artigo 211 da Lei nº n 9.279/96. De acordo com a Resolução INPI nº n 94/03, tal prazo será contado a partir da data de aceitabilidade do pedido de registro na Diretoria. 33

34 O contrato de Transferência de Tecnologia Definição É o comprometimento entre as partes envolvidas, formalizado em um documento onde estejam explicitadas as condições econômicas da transação e os aspectos de caráter técnico. t

35 ESTRUTURA DE UM CONTRATO 35

36 Partes Identificação das Partes Licenciante e Licenciada; Franqueador e Franqueada; Cedente e Cessionária; Domicílio das partes Ambas no Brasil; Uma parte no Brasil e a outra no exterior; Ambas no exterior; São permitidos mais de um cedente e mais de uma cessionária 36

37 Considerações Não é obrigatória ria nem estritamente necessária; Esclarecimento da intenção dos contratantes e antecipação dos principais aspectos antecedentes. 37

38 Definições Recomendável quando a contratação é entre partes de países com línguas l distintas; Definições devem se referir às principais matérias contratuais; Glossário dos termos a serem utilizados. 38

39 Objeto Definição do escopo da transferência de tecnologia no contrato; Especificação dos números n de identificação das patentes, desenhos industriais e marcas e/ou pedidos; Abrangência do direito: exclusividade ou não- exclusividade; Sublicença (somente no caso de licenciamento não-exclusivo): explicitar as condições de sublicenciamento; Observação: o escopo detalhado pode estar em anexo ao contrato. 39

40 Território rio O território rio de aplicação da licença a ou do know how deve estar definido com precisão, relacionando com os direitos de fabricar, usar e vender; Velada restrições à exportação para outros países pode prejudicar a empresa no acesso a nichos de mercado. 40

41 Confidencialidade Prevenção de uma eventual utilização por parte da cessionária de informações relacionadas ao contrato, mas não integrantes do objeto de contratação, informações essas adquiridas no transcorrer do processo de negociação ou de transferência dos conhecimentos; Determinação de um horizonte temporal da confidencialidade; Recomendação de 5 anos após s o término t do contrato. 41

42 Pagamentos / remuneração Remunerações e as formas de pagamento são estabelecidas de acordo com a negociação contratual, devendo ser levados em conta os níveis n de preços praticados nacional e internacionalmente em contratações similares. Tipo de remuneração Valor fixo Percentual de vendas líquidas l de cada produto objeto da contratação Preço o fixo por produto fabricado 42

43 Assistência técnicat Alguns contratos prevêem a prestação de assistência técnica t pelo cedente para facilitar a absorção da informação pela cessionária ou para resolver algum problema de produção; Nesses casos, é necessária a definição dos serviços, explicitando o custo do homem/hora ou dia por técnico t e prazo de execução. 43

44 Prazo Prazo máximo m concedido pelos direitos de propriedade industrial (patentes, marcas e desenho industrial) e franquia; Prazo máximo m de 5 anos com possibilidade de prorrogação por mais 5 anos desde que justificado e demonstrado o avanço o tecnológico (fornecimento de tecnologia e serviços de assistência técnica t e científica); Não pode ter prazo indeterminado; Identificar o início e o término t do contrato; 44

45 Lei aplicável Partes brasileiras Lei aplicável e o foro são do próprio prio país. Partes em países distintos Lei aplicável, em tese, é a do país s onde será explorada os direitos de propriedade industrial; Prática bastante comum, o cedente estipula a lei de seu país, mas ocorrendo alguma infração aos termos contratuais por parte do licenciado, quase que certamente os tribunais serão do país s deste último e, conseqüentemente, entemente, será também m aplicada sua própria pria legislação específica. 45

46 Arbitragem No caso de contrato entre partes de distintos países, tem sido bastante utilizado o sistema de decisão arbitral, em geral cabendo a cada uma das partes nomear cada qual o seu árbitro e designar, em conjunto, um terceiro. No caso de segredo de negócio, por exemplo, a arbitragem é aconselhável. Legislação brasileira não permite a arbitragem quando a parte é uma entidade governamental. 46

47 Termos de Garantia Não são adequadas cláusulas que não prevêem a garantia do objeto contratual (tecnologia transferida) pela cedente. 47

48 Aperfeiçoamentos Caso haja aperfeiçoamento de produtos e/ou processos em decorrência da contratação, pertencerá a quem o fizer, conforme art. 63 da lei 9279/1996. Caberá à parte que promoveu os aperfeiçoamentos a tramitação dos direitos de propriedade industrial no INPI. 48

49 MODALIDADES CONTRATUAIS 49

50 Lei de Propriedade Industrial - Lei nº n 9279/96 LICENCIAMENTO DE DIREITOS: EP EXPLORAÇÃO DE PATENTE EDI EXPLORAÇÃO DE DESENHO INDUSTRIAL UM USO DE MARCA AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS: FT SAT FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA FRANQUIA (FRA) 50

51 Exploração de Patentes (EP) ou Desenho Industrial (EDI) e Uso de Marcas (UM) EP: Contratos de cessão (transferência de titularidade) e contratos de licenciamento de patente concedida ou de pedido de patente depositado no INPI são passíveis de averbação. EDI: Contratos de cessão e contratos de licenciamento de registro de desenho industrial concedido ou pedido de desenho industrial depositado no INPI são passíveis de averbação. UM: Contratos de cessão e contratos de licenciamento de registro de marcas concedido ou pedido de registro de marca registrado no INPI são passíveis de averbação. 51

52 Contratos de EP, EDI e UM Objeto Determinação dos direitos conferidos, definindo o escopo da transferência de tecnologia no contrato; Descrição das patentes e/ou pedidos; dos desenhos industriais e/ou pedidos; dos registros de marcas e/ou pedidos; Identificação de seus números n de identificação e títulos, tulos, bem como a situação legal.» Escopo detalhado pode estar em anexo ao contrato, desde que referenciado. Relação entre os direitos depositado ou registrados no INPI com o objeto contratual. 52

53 Contratos de EP, EDI e UM Exclusividade Explicita a exclusividade para fabricar, usar e vender produtos relacionados com o objeto da contratação; Explicita a exclusividade no licenciamento das patentes, desenhos industriais, marcas e/ou pedidos; Não-exclusividade Explicita a não-exclusividade para fabricar, usar e vender produtos relacionados com o objeto da contratação; Explicita a não-exclusividade no licenciamento das patentes, desenhos industriais, marcas e/ou pedidos. 53

54 Contratos de EP, EDI e UM Sublicença Somente no caso de licenciamento não- exclusivo; Esclarecer se a empresa cessionária tem ou não o direito de sublicenciar a terceiros;» Caso positivo, estabelecer as condições do sublicenciamento. 54

55 Contratos de EP, EDI e UM Prazo EP: Prazo máximo m averbado pela validade dos direitos das patentes; EDI: Prazo máximo m concedido pelos direitos de Desenho Industrial e prorrogação por três qüinqq inqüênios; UM: Prazo máximo m concedidos pela vigência da marca no INPI; e possibilidade de renovação, dependendo da situação regular da marca no INPI e do interesse das partes. 55

56 Contratos de EP, EDI e UM Pagamentos / remuneração Título gratuito (NIHIL) Percentual de vendas líquidas l dos produtos do objeto da contratação» Partes sem vinculação acionária direta e indireta» Obrigatório rio para partes com vinculação acionaria direta e indireta Percentual máximo definido pelo limite da dedutibilidade fiscal definido pela Portaria 436/1958 do Ministério da Fazenda. No caso de Uso de Marcas, limita-se a 1% das vendas líquidas dos produtos, amparados pela marca. 56

57 Contratos de EP, EDI e UM Pedido de patente, de registro de DI ou de registro de marca não podem ser remunerados Expectativa de direito Concedidos a Carta Patente ou o Registro de DI referente ao pedido, a remuneração retroage a data do protocolo do contrato no INPI. No caso de Uso de marcas, a averbação com direito de pagamento é suspenso até a publicação do registro da Marca na RPI. Pedido de Patente, DI ou marca, e/ou Cartas Patentes ou Registro de DI ou marca em situação irregular (falta de pagamento de anuidade, sub-júdice dice,, divergência de titularidade) 57 não são passíveis de averbação.

58 Fornecimento de Tecnologia (FT) Contratos que objetivam a aquisição de conhecimentos e de técnicas t não amparados por direitos de propriedade industrial, destinados à produção de bens industriais e/ou disponibilização de serviços; 58

59 Contratos de FT Objeto Explicitar e dimensionar ou detalhar o conjunto de dados e informações técnicas t relativas à tecnologia a ser transferida; Indicação perfeita dos produtos/serviços os que serão fabricados ou realizados, bem como o setor industrial em que será aplicado a tecnologia; 59

60 Contratos de FT Prazo Prazo máximo m de 5 anos com possibilidade de prorrogação desde que justificado e apresentado as inovações de processos e/ou produtos ao longo dos 5 primeiros anos e/ou demonstrando os diferenciais tecnológicos dos cinco primeiros anos em relação aos cinco próximos anos; 60

61 Contratos de FT Pagamentos / remuneração Título gratuito (NIHIL) Valor fixo» Partes sem vinculação acionária direta e indireta Percentual de vendas líquidas l dos produtos do objeto da contratação» Partes sem vinculação acionária direta e indireta» Obrigatório rio para partes com vinculação acionária direta e indireta Percentual máximo definido pelo limite da dedutibilidade fiscal definido pela Portaria 436/1958 do Ministério da Fazenda 61

62 Assistência técnicat Contratos de FT Alguns contratos prevêem a prestação de assistência técnica pelo cedente para facilitar a absorção da informação pela cessionária ou para resolver algum problema de produção; Necessário a definição dos serviços, explicitando a remuneração;» Caso as partes tenham vinculação acionária direta ou indireta, o somatório do percentual de vendas líquidas l com o valor da assistência técnica t não deverá ultrapassar o limite da dedutibilidade fiscal estipulado pela Portaria 436/1958 do Ministério da Fazenda.» Determinação da remuneração por especialista em taxa/hora ou taxa/dia 62

63 Serviços de Assistência Técnica e Científica (SAT) Definição Contratos e/ou faturas que estipulam as condições de obtenção de serviços referentes às s técnicas, t métodos m de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados. São passíveis de registro no INPI serviços relacionados à atividade fim da empresa, assim como os serviços prestados em equipamentos e/ou máquinas no exterior, quando acompanhados por técnico brasileiro e/ou gerarem qualquer tipo de documento, como por exemplo, relatório; rio; 63

64 Serviços de Assistência Técnica e Científica (SAT) Definição Serviços contratos para atender uma terceira empresa deverão ser comprovados a participação da cessionária na realização dos serviços; Passagem aérea, a alojamento e alimentação não são passíveis de averbação; 64

65 Serviços dispensados de averbação Agenciamento de compras, incluindo serviços de logística (suporte ao embarque, tarefas administrativas relacionadas à liberação alfandegária etc.); Beneficiamento de produtos; Homologação e certificação de qualidade de produtos brasileiros, visando à exportação; Consultoria na área financeira; Consultoria na área comercial; Consultoria na área jurídica; Consultoria visando participação em licitação; Estudos de viabilidade econômica; 65

66 Serviços dispensados d de averbação Serviços de "marketing"; Serviços realizados no exterior sem a presença a de técnicos da empresa brasileira e, que não gerem quaisquer documentos e/ou relatórios; rios; Serviços de manutenção de software sem a vinda de técnicos ao Brasil, prestados, por exemplo, através s de "help-desk"; Licença a de uso de software sem o fornecimento de documentação completa em especial o códigoc digo-fonte comentado, conforme art. 11, da lei no 9609/98; Aquisição de cópia c única de software; Distribuição de software. 66

67 Contrato de SAT Objeto Descrição detalhada dos serviços objetos da contratação; Determinação do número n de profissionais da cedente envolvido em cada serviço; Determinação da qualificação de profissionais da cedente envolvido em cada serviço; Determinação da participação da cessionária na realização dos serviços da cedente; Determinação da qualificação dos profissionais da cessionária envolvidas nos serviços da cedente. 67

68 Contrato de SATS Localidade da realização dos serviços No exterior, identificação da participação de profissionais da cessionária nos serviços ou envio de relatório rio ou documentação com descrição dos serviços realizados; Na planta brasileira, identificação facultativa da participação de profissionais da cessionária nos serviços. 68

69 Contrato de SAT Pagamentos / remuneração Valor fixo» Determinação da remuneração por especialista em taxa/hora ou taxa/dia» Caso as partes tenham vinculação acionária direta ou indireta, o somatório do percentual de vendas líquidas l de outras modalidades contratual jáj averbadas no INPI não deverá ultrapassar o limite da dedutibilidade fiscal definido pela Portaria 436/1958 do Ministério da Fazenda. 69

70 Contrato de SAT Prazo Determinar o período de realização dos serviços; 70

71 Faturas Objeto Descrição detalhada dos serviços objetos da contratação; Determinação do número n de profissionais da cedente envolvido em cada serviço; Determinação da quantidade de dias ou horas despendidas para a realização de cada serviço objeto da fatura; Determinação da qualificação de profissionais da cedente envolvido em cada serviço; 71

72 Faturas Pagamentos / remuneração Valor fixo Prazo» Determinação da remuneração por profissionais em taxa/hora ou taxa/dia Apresentar a data da emissão da fatura; Período de realização dos serviços. 72

73 Franquia (FRA) Contratos que se destinam à concessão temporária ria de direitos que envolvam uso de registro de marcas e/ou pedido de registro de marca, e/ou carta patente e/ou pedido de patente, prestação de serviços de assistência técnica, fornecimento de know how combinadamente ou não, com qualquer outra modalidade de transferência de tecnologia necessária à consecução de seu objetivo de negócio. 73

74 Franquia Caracterização completa do pedido ou da marca registrada envolvida na franquia e a apresentação da circular de oferta ou declaração de recebimento da circular. Franqueador é a empresa detentora do registro de marca e/ou pedido, da carta patente e/ou pedido, que idealiza, formata e concede a franquia do negócio ao franqueado. O franqueado é uma pessoa física f ou jurídica, que adere à rede de franquia no sistema de franchising 74

75 Franquia Franqueado investe recursos em seu próprio prio negócio, o qual será operado com a marca do franqueador e de acordo com todos os padrões estabelecidos e supervisionados por ele. Essência do franchising está na parceria. Franqueador, assim, oferece ao franqueado a possibilidade de ingressar em uma rede integrada de comercialização; 75

76 Franquia Franqueado tem a seu dispor uma administração, um marketing e uma publicidade única, passando assim a ocupar um status superior; Franqueado tem como limite de expansão o limite geográfico do mercado que foi negociado; Investimentos do franqueado são regulamentados pela sua relação com o franqueador, a quem pode caber o direito de impedir ou possibilitar a sua expansão; 76

77 Franquia Franqueado pode estar obrigado a adquirir certos insumos, de produção ou de serviços do franqueador; Preços são estipulados pelo franqueador; Nenhum espírito inovador deve caber ao franqueado e, do ponto de vista do franqueador, o melhor é aquele que não tente aperfeiçoar. 77

78 Contratos de Franquia Objeto Descrição detalhada dos serviços/produtos objetos da contratação da franquia; Determinação da localização geográfica do objeto contratual da franquia; Determinação dos direitos conferidos, definindo o escopo da transferência de tecnologia no contrato;» Identificação de seus números n de identificação e títulos t tulos de propriedade industrial (patentes e marcas), bem como a situação legal; 78

79 Exclusividade Contratos de Franquia Explicita a exclusividade para fabricar, usar e vender os produtos e/ou serviços relacionados com o objeto da contratação; Explicita a exclusividade no licenciamento dos direitos de propriedade industrial (marcas e/ou patentes) e da franquia; Não-exclusividade Explicita a não-exclusividade para fabricar, usar e vender produtos e/ou serviços relacionados com o objeto da contratação; Explicita a não-exclusividade no licenciamento dos direitos de propriedade industrial (marca e, patentes) e da franquia. 79

80 Contratos de Franquia Subfranqueamento Esclarecer se a empresa cessionária tem ou não o direito de sublicenciar a franquia a terceiros;» Caso positivo, estabelecer as condições do subfranqueamento. 80

81 Contratos de Franquia Prazo Prazo máximo m concedido pelos direitos de propriedade industrial (patentes e marcas e/ou pedidos) Possibilidade de prorrogação da vigência contratual desde que as marcas e patentes e/ou pedidos estejam em situação regular no INPI. 81

82 Contratos de Franquia Pagamentos / remuneração Taxa inicial da contratação Valor fixo» Partes sem vinculação acionária direta e indireta Percentual de vendas líquidas l dos produtos do objeto da contratação» Partes sem vinculação acionária direta e indireta» Obrigatório rio para partes com vinculação acionaria direta e indireta Percentual máximo definido pelo limite da dedutibilidade fiscal definido pela portaria 436/1958 do ministério da fazenda 82

83 Contratos de Franquia Pedido de patente e/ou pedido de registro de marcas pode ser remunerado; Pedido de patente e/ou pedido de registro de marca e cartas patentes e/ou registro de marcas em situação irregular (falta de pagamento de anuidade, sub-júdice dice, divergência de titularidade) não são passiveis de averbação; No caso de partes sem vinculação acionária direta e indireta, será taxado o imposto de renda sobre a remuneração excedente, caso esta seja maior que os percentuais de vendas líquidas l determinado pela Portaria 436/1958 do Ministério da Fazenda. 83

84 Contratos com mais de uma modalidade contratual Contratos podem ter mais de uma modalidade contratual Pagamento da retribuição por modalidade contratual requerida no contrato 84

85 EFEITOS DA AVERBAÇÃO 85

86 Terceiros Averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação na Revista de Propriedade Industrial (artigos 62, 121, 140 e 211 da Lei nº n 9.279/1996) 86

87 Pagamentos ao exterior Legitimar, conforme a Lei n.º 4.131/1962, os pagamentos para o exterior decorrentes da contratação. Por delegação do Banco Central do Brasil (Circular BACEN nº n 2.816/1998), a aprovação do registro de operações de transferência de tecnologia e ou franquia se dará após s manifestação do INPI; 87

88 Dedução fiscal Autorizar a dedutibilidade fiscal, por delegação de competência da Receita Federal e posteriormente por competência legal (decreto nº n 3.000/1999), das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, a título t tulo de royalties pela exploração ou cessão de patentes, pelo uso ou cessão de marcas, bem como a título t tulo de remuneração que envolva transferência de tecnologia (aquisição de know-how e prestação de serviços de assistência técnica t e científica) e franquia. 88

89 Importância da averbação Gerar bancos de dados sobre o mercado de tecnologia; Estabelecer pesquisas setoriais; Gerenciar o desenvolvimento tecnológico; Possibilitar formulação de política de transferência de tecnologia; Possibilitar acompanhamento dos dispêndios nacionais em Ciência, Tecnologia e Inovação. 89

90 MARCO LEGAL 90

91 Marco legal Portaria 436/1958 do Ministério da Fazenda Definição dos percentuais de dedutibilidade fiscal por setor produtivo. Lei 4131/1962 Condições de remessa de royalties para exterior. Lei 8383/1991 Alteração da legislação do imposto de renda para royalties de transferência de tecnologia. Lei 8955/ Lei de franquia Normaliza o registro da franquia. 91

92 Marco Legal Lei 8884/1994 Disposição sobre a prevenção e a repressão às s infrações contra a ordem econômica; Configuração do CADE Lei 9279/1996 Lei de Propriedade Industrial Contratos relacionados à transferência de tecnologia» Averbação/ registro direitos perante terceiros» Estipula prazo para respostas as informações complementares aos processos. 92

93 Marco Legal Ato normativo 135/1997 Estipula as condições de averbação; Serviços disponibilizados pela Coordenadoria Geral de Contratos de Tecnologia. 93

94 Marco legal internacional TRIPS 94

95 PANORAMA DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DADOS ESTATÍSTICOS STICOS 95

96 Número de Certificados de Averbação por categoria contratual /2006 ANO UM EP FT SAT FRA OUT TOTAL

97 Número de Certificados de Averbação segundo os principais setores de atividade /2006 SETORES (IBGE) Produtos Químicos Coque, Refino de Petróleo Metalúrgica Básica Veículos Automotores Serviços Industriais Máquinas e Equipamentos Demais Setores Total Fonte: Dirtec/INPI 97

98 Número de Certificados de Averbação por unidade da federação ESTADOS SP RJ MG PR BA ES RS AM SC PE Outros ETG TOTAL Fonte: DIRTEC/INPI 98

99 Número de certificados de Averbação segundo os principais países fornecedores de tecnologia PAÍSES ALEMANHA BRASIL CANADÁ ESPANHA ESTADOS UNIDOS FRANÇA ITÁLIA JAPÃO REINO UNIDO SUIÇA DEMAIS PAÍSES TOTAL Fonte: Dirtec/INPI 99

100 Principais importadores de tecnologia, segundo os pagamentos de royalties e licenças Economias US$ milhões Em % do Total União Européia (25) ,8 Extra-UE (25) ,3 EUA ,6 Japão ,5 Cingapura ,2 Canada ,9 China ,8 Coréia ,3 Australia ,4 Tailândia ,2 Russia ,1 Brasil ,0 Malásia ,0 Hong Kong ,9 África do Sul ,8 Total ,0 Fonte: OMC 100

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