Des. Carlos Eduardo da Fonseca Passos

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1 TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº APELANTE: BARATÃO MÁQUINAS DE COSTURA LTDA-ME APELADA: TAVARES PINTO DISTRIBUIDORA LTDA. RELATOR: DES. CARLOS EDUARDO DA FONSECA PASSOS DOMÍNIO NA INTERNET. MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Direito de uso exclusivo no território nacional no mesmo ramo de atividade (art. 124, inciso X c/c art. 129, caput, da Lei nº 9.279/96). Domínio na rede mundial de computadores. Direito adquirido por aquele que primeiramente realizar o registro (art. 1º, da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P). Harmonização desta regra com as normas que vedam a concorrência desleal. Empresas atuantes no mesmo ramo e na mesma região metropolitana. Propósito de captação da clientela da concorrente evidenciado. Prevalência do direito de propriedade da marca sobre a precedência de registro do domínio com as mesmas expressões daquela. Dano material demonstrado. Dano moral. Possibilidade de a pessoa jurídica vir a sofrê-lo. Dano à honra externa. Ocorrência. Recurso a que se nega seguimento. DECISÃO Trata-se de ação proposta por Tavares Pinto Distribuidora Ltda. em face de A Baratão Máquinas de Costura Ltda-ME. A demandante alega ser titular dos registros das marcas Milmak e Milspecial, respectivamente, desde 1997 e Salienta que, ao tentar registrar o nome de domínio correspondente àquelas marcas, descobriu que a empresa ré havia registrado os domínios e

2 Destaca que os registros foram feitos pela demandada apenas um mês depois do realizado pela demandante no INPI, o que demonstra a má-fé da ré e sua intenção de captar os clientes da autora, já que ambas as partes pertencem ao mesmo ramo empresarial. Aduz que o uso daqueles domínios pela ré causa confusão entre os clientes da demandante, induzindo-os a erro, e viola seu direito às marcas Milmak e Milspecial. Pede a condenação da ré à abstenção do uso daquelas marcas ou qualquer outra expressão semelhante, a promoção da transferência do nome de domínio para a demandante, a modificação de sua razão social para qualquer outra que não utilize expressão igual ou semelhante à marca da autora, e a indenizar a demandante pelos danos material e moral sofridos. Em resposta, a ré argui ilegitimidade ativa. No mérito, sustenta a aplicação do artigo 5º, incisos II e LV, da Constituição da República. Afirma que a empresa Mil Mak Comércio de Máquinas Ltda. foi aberta em 19/10/07 e extinta em 12/02/09, não havendo prova de que a autora seja sua sucessora, pertença ao mesmo grupo ou sua sócia. Assevera que não houve revalidação do registro das marcas um ano antes do vencimento do prazo de vigência, conforme determina a Lei nº 9.276/96. Ressalta que não há prova do pagamento das taxas nem de que a autora utiliza as marcas constantemente. Impugna os pedidos indenizatórios. A sentença julgou procedente a pretensão para determinar que a ré se abstenha de utilizar as marcas Milmak e Milspecial ou qualquer outra expressão semelhante como nome de domínio ou razão social, cancelando o registro do domínio no Registro.com, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; condenar a demandada a modificar sua razão social para qualquer outra que não utilize expressão igual ou semelhante às marcas da autora; condenar a ré a transferir os nomes de domínio e para a titularidade da demandante, bem como ao pagamento de indenização pelo dano material sofrido, cujo montante deverá ser apurado em liquidação por arbitramento, e de indenização por dano moral na importância de R$ ,00. Inconformada com a sentença, a demandada recorre, pugna reforma e reedita nas razões de apelo o que deduziu na contestação. Ressalta que não restou demonstrada a ocorrência de danos. Eventualmente, requer a redução do quantum indenizatório. 2

3 Contrarrazões às fls. 154/177. É o relatório. A tese recursal é manifestamente improcedente e contrasta com jurisprudência predominante deste Tribunal. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, não só porque a questão é de mérito e pelo fato, já nele adentrando, de que os documentos de fls. 93/97 demonstram que houve cessão dos direitos sobre as marcas objeto da lide da antiga detentora para a demandante. Cumpre assentar alguns conceitos de marca e de domínio na rede mundial de computadores. O art. 122, da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), dispõe como suscetíveis de registro os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. O art. 123, inciso I, do mesmo diploma legal, considera marca de produto ou serviço, aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa. produto ou serviço. Marca é, portanto, sinal de identificação da origem do Ao titular da marca é assegurado seu uso exclusivo no território nacional no ramo de atividade especificado no registro (art. 124, X, combinado com art. 129, caput, da Lei nº 9.279/96). De outro giro, domínio na rede mundial de computadores é o nome que serve para identificar os endereços dos computadores na internet. Ainda não há legislação específica sobre o tema. A matéria é tratada por regulamentos editados pelo Comitê Gestor da Internet do Brasil, criado pela Portaria Interministerial nº 147/95, alterada pelo Decreto nº 4.829/03. Referido Comitê aprovou a Resolução CGI.br/RES/2008/008/P, a qual dispõe sobre os procedimentos para registro de nomes de domínio, estabelecendo como regra que aquele que registrar primeiro o nome de domínio adquire o direito a seu uso exclusivo, verbis: 3

4 Art. 1º - Um nome de domínio disponível para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as exigências para o registro do mesmo, conforme as condições descritas nesta Resolução. O parágrafo único desse artigo, por sua vez, harmoniza aquela regra com as normas que vedam a concorrência desleal, nos seguintes termos: Parágrafo único - Constitui-se em obrigação e responsabilidade exclusivas do requerente a escolha adequada do nome do domínio a que ele se candidata. O requerente declarar-se-á ciente de que não poderá ser escolhido nome que desrespeite a legislação em vigor, que induza terceiros a erro, que viole direitos de terceiros, que represente conceitos predefinidos na rede Internet, que represente palavras de baixo calão ou abusivas, que simbolize siglas de Estados, Ministérios, ou que incida em outras vedações que porventura venham a ser definidas pelo CGI.br. Desta forma, àquele que primeiro registrar o nome de um domínio no órgão competente, desde que o nome escolhido não acarrete concorrência desleal nem induza terceiros a erro, fica assegurado o uso de tal domínio. In casu, o documento de fls. 33 comprova que a marca Milmak foi registrada no INPI em nome de Mil Mak Comércio e Representações de Máquinas Ltda. em 04/11/1997, mais de dez anos, portanto, antes do registro do domínio com mesmo nome feito pela apelante (fls. 47). O documento de fls. 36, por sua vez, demonstra que a apelada pediu o registro da marca Milspecial em 28/01/08, tendo sido este concedido em 29/06/10. 4

5 Assim, desde 28/01/08 a apelada tem direito de precedência ao registro, o que significa dizer que tem direito de propriedade (art. 129, caput e 1º, da Lei nº 9.279/96) e, consequentemente, uso e gozo do nome depositado. Diante disso, em 09/05/08, quando ocorreu o registro na internet do domínio com o nome Milspecial, embora a apelada não fosse proprietária da marca, já detinha o direito de precedência ao registro, o qual lhe garantia o direito de precedência à utilização do nome. De outro giro, verifica-se que as marcas Milmak e Milspecial são conhecidas no ramo de máquinas de costura no âmbito territorial da região metropolitana do Rio e Grande Rio (fls. 60/65). Contudo, não podem ser consideradas marcas de alto renome nem tampouco notoriamente conhecidas, nos termos dos arts. 125 e 126, respectivamente, da Lei nº 9.275/96, características que garantiriam a seu detentor o uso exclusivo em todo território nacional em relação a todos os ramos de atividade. Logo, outros empresários que queiram utilizar os nomes Milmak e Milspecial, desde que em outro ramo de atividade, podem fazê-lo. Ocorre que tanto a apelante quanto a apelada têm como objeto social a exploração do ramo de comércio, indústria e manutenção de máquinas de costura industriais e domésticas, dentro da mesma área territorial, qual seja, a mesma região metropolitana (fls. 81 e 38). Assim, verifica-se que ambas as empresas atuam no mesmo ramo de atividade, motivo por que o registro dos domínios com as exatas expressões dos nomes identificadores utilizados pela apelada violou o art. 124, X, combinado com art. 129, caput, da Lei nº 9.279/96, bem como o art. 1º, parágrafo único, da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P do Comitê Gestor da Internet do Brasil. Com efeito, a utilização daqueles domínios é capaz de induzir terceiros a erro e configura concorrência desleal, na medida em que os interessados em adquirir as máquinas das marcas da apelada, ao procurálas pelo nome na internet, são redirecionados para o site da apelante, que oferece produtos similares. 5

6 Comprovado que a apelante tinha conhecimento da utilização dos nomes pela apelada, o registro dos domínios com as mesmas expressões, configura propósito daquela captar a clientela da concorrente, por meio da utilização do prestígio de suas marcas. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal, verbis: Apelação cível. Ação de indenização. Redirecionamento de domínio na internet por outra empresa que não a sua titular, a qual comercializa produtos idênticos. Empresa autora que informou às rés que já detinha o registro da marca. Improcedente a alegação de que o registro não garante exclusividade quando ainda estiver sendo apreciada exigência formulada pelo instituto nacional de propriedade industrial. Caráter incontroverso da utilização da marca na internet, configurado em contranotificação extrajudicial encaminhada pela primeira ré à autora. Adjudicação definitiva do domínio em favor da autora recursos das duas primeiras apelantes desprovidos e provido parcialmente o da terceira apelante. ( Des. Fabio Dutra - Julgamento: 30/04/ Primeira Câmara Cível) Apelação cível. Propriedade industrial. Marcas e logotipos. Inexistência de registro. Proteção dada aos depositantes. Art. 130, III da Lei 9.279/96. Anterioridade do depósito da autora da marca Control Test integrante da denominação empresarial Control Test Engenharia Ltda. Nome empresarial da ré Controltest Assessoria Em Equipamentos Ltda. Possibilidade de confusão. Logotipos com as letras c t, em círculo e as marcas 6

7 Controltest e Control Test, em maiúsculo, diferenciando a da ré por vir acompanhada da expressão em letras minúsculas de assessoria em equipamentos Ltda. As semelhanças fonéticas e gráficas podem induzir o consumidor em confusão quanto à origem dos produtos de um mesmo segmento mercadológico. O nome de domínio Control Test registrado pela ré, em separado idêntico à marca da autora, e diverso da própria marca da ré e denominação empresarial que utilizada a expressão em conjunto, Controltest, traduz-se em conflito marcário com os nomes de domínio. Prevalece a jurisprudência no sentido de terem os domains que respeitar os direitos marcário. Reforma-se a sentença de improcedência para condenar-se a ré à abstenção do uso da expressão Control Test quer junto ou separado, em sua denominação empresarial, marca, logotipo, propaganda e nome de domínio. Danos materiais não demonstrados. Dano moral pela presunção de diluição da marca exposta na internet que abrange o estado em que se situa a autora. Não se tratando de empresas de grande porte, sendo a autora beneficiária da justiça gratuita, o dano deve se adequar às condições das partes, fixando-se o valor em quantia condizente ao princípio da razoabilidade. Provimento parcial do recurso. ( Des. Helena Cândida Lisboa Gaede - Julgamento: 12/06/ Decima Oitava Câmara Cível) Desta forma, configurada a ilicitude do registro dos domínios efetivado pela apelante, emerge o dever de indenizar a apelada pelos danos sofridos. 7

8 De outra parte, caracteriza-se o dano material, especialmente pela referência da sentença ao art. 210, da Lei n º 9729/96, na forma de calcular a indenização: benefícios auferidos pelo autor da violação e a remuneração a ser paga ao titular do direito violado pela concessão da licença, que lhe permitisse legalmente explorar o bem. De outro turno, no que tange ao dano moral, cediço que a pessoa jurídica pode sofrê-lo no que concerne a sua honra externa, matéria, a propósito, pacificada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (verbete n 227, de sua Súmula). Nesse caso, a caracterização do dano moral pressupõe efetiva mácula à sua imagem ou honra externa, o que restou demonstrado. De fato, a utilização das marcas da demandante como domínio da internet com a finalidade de captar seus clientes, configura ipso facto situação de violação à honra objetiva da apelada, porquanto confunde os interessados em adquirir seus produtos, prejudicando sua reputação e vulgarizando sua marca perante terceiros. Passa-se, então, ao exame do quantum indenizatório. Como cediço, a fixação da indenização por aquele dano orienta-se pelo princípio da razoabilidade, em especial, no exame do caso concreto, circunstância em que ao juiz não se impõe padrão rígido de atuação, conferindo-se a ele ampla liberdade. Nesses termos, devem ser observadas as circunstâncias do caso concreto, a extensão das lesões causadas e a vedação do enriquecimento sem causa. Sopesadas tais variáveis, afigura-se razoável a fixação da verba compensatória em R$ ,00. Ante o exposto, na forma do art. 557, do CPC, nego seguimento ao recurso. Rio de Janeiro, 20 de maio de DES. CARLOS EDUARDO DA FONSECA PASSOS Relator