internacionalizar temáticas de comércio internacional Protecção de Marcas e Desenhos ou Modelos

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1 internacionalizar temáticas de comércio internacional Protecção de Marcas e Desenhos ou Modelos Abril de 2012

2 Índice 1. Propriedade Industrial 3 2. A Marca 4 Conceito de Marca 4 Protecção da Marca 5 Registo Nacional 6 Registo Comunitário 10 Registo Internacional Desenhos ou Modelos 19 Conceito de Desenho ou Modelo 19 Protecção dos Desenhos ou Modelos 20 Registo Nacional 21 Protecção Comunitária 25 Protecção Internacional Anexos: 37 I Coordenadas das Entidades Intervenientes 38 II Modos de Pagamento: 39 IHMI 39 OMPI 39 III Protecção de Desenhos ou Modelos Custos Indicativos: 40 Custos Nacionais 40 Custos Comunitários 41 IV Resumo dos Esquemas de Protecção para os Desenhos ou Modelos 42 2

3 1. A Propriedade Industrial Quando falamos em Propriedade Industrial, referimo-nos às invenções e às criações estéticas com aplicação industrial e aos sinais distintivos de comércio, factores distintivos, quer da empresa, quer do produto. A protecção da Propriedade Industrial que, conjuntamente com os Direitos de Autor, formam a Propriedade Intelectual, confere protecção aos resultados do investimento na área de inovação, tanto de carácter tecnológico, como de carácter comercial. A noção da sua importância crescente está ligada às características da actual fase do desenvolvimento económico (a globalização), em que a preponderância dos ganhos locais de produtividade, associados ao ritmo e à intensidade de utilização dos factores, é substituída pela dos factores de competitividade não custo, assentes na Informação, no Conhecimento e na Diferenciação. Na acepção actual de internacionalização ser competitivo tem mais a ver com a forma como se pode satisfazer a procura, do que com decisões endógenas sobre a oferta. O reconhecimento, por parte do consumidor, dos atributos específicos da oferta e a luta contra a pirataria e a contrafacção, são elementos decisivos no actual panorama do Comércio Internacional. Neste contexto, a Propriedade Industrial passa a ser um factor decisivo da concorrência e a sua protecção, uma das principais preocupações das entidades reguladoras do Comércio Internacional. Protecção Objecto da Protecção A Ter em Conta Marca (identificação da oferta) Desenho ou Modelo (identificação do produto) Patente (processo de produção) Protege o carácter específico de um símbolo, relativamente a outros símbolos usados para os mesmos serviços ou produtos O carácter singular e a novidade de um produto são as características distintivas a proteger. A protecção incide sobre a aparência do produto Focado na função, produção ou na construção de uma nova criação. Para poder ser objecto de uma Patente, uma função deve ser nova, mas deverá ter uma aplicação industrial e estar descrita de tal forma que possibilite a um profissional a reprodução do processo. O mesmo produto (por exemplo uma embalagem) poderá ter uma protecção global sinal distintivo ou/e identificador, novidade e singularidade. Deverá ser sempre tomada em conta a sincronização dos pedidos de registo, de forma a preservar os requisitos de cada uma das protecções. No caso de se desejar para o mesmo produto a protecção quer da aparência, quer da função, é necessário tomar atenção à sincronização dos pedidos de registo, de forma a não fazer perigar o carácter de novidade, requisito essencial para a protecção sobre a forma de Patente e de Desenho ou Modelo. 3

4 2. A Marca Conceito de Marca A Marca é um sinal ou conjunto de sinais distintivos de produtos ou serviços, susceptíveis de representação gráfica. Poderá ser composta por letra(s), palavra(s) marca nominativa, por figuras marca figurativa ou por ambas marca mista. Ainda é possível registar como marca, sons, representáveis graficamente em pentagrama, marca sonora e formas tridimensionais marca tridimensional. Existem dois grandes tipos de marcas: Marcas colectivas (de associação ou de certificação) o registo da marca colectiva confere ao seu titular o direito de disciplinar a comercialização dos respectivos produtos, nas condições estabelecidas na Lei, nos Estatutos ou nos Regulamentos internos. As marcas colectivas podem ainda ser: Marca de associação é um sinal determinado, pertencente a uma associação de pessoas singulares ou colectivas, cujos membros o usam, ou têm intenção de usar, para produtos ou serviços relacionados com o objecto da associação. Marca de certificação é um sinal determinado, pertencente a uma pessoa colectiva que controla os produtos ou os serviços, ou estabelece normas a que estes devem obedecer. Este sinal serve para utilização nos produtos ou serviços submetidos àquele controlo, ou para aqueles relativamente aos quais as normas foram estabelecidas. Marca de produtos e serviços é um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, que permitem a diferenciação de atributos de produtos e/ou serviços da mesma natureza, por parte do consumidor/utilizador, e a sua associação a uma empresa. Também as frases publicitárias para os produtos ou serviços a que respeitem podem constituir marca, desde que possuam carácter distintivo, independentemente da sua protecção pelo Direito de Autor. Resumindo, as marcas de produtos e serviços funcionam como: Sinais identificadores da origem dos produtos e serviços. Sinais de garantia da manutenção dos atributos dos produtos ou serviços reconhecidos pelos consumidores. Sinais de comunicação, que funcionam como suporte da promoção e da publicidade. De agora em diante, quando falarmos de Marcas, reportamo-nos apenas às Marcas de Produtos e Serviços. 4

5 Protecção da Marca As marcas são Propriedade Industrial, protegida pelos direitos da Propriedade Intelectual. Os direitos emergentes das marcas podem ser objecto de transmissão, total ou parcial, a título oneroso ou a título gratuito. A classificação utilizada para os produtos e serviços no âmbito das marcas é a Classificação de Nice, disponibilizada nos Sites das Entidades Competentes, nomeadamento no do Instituto Nacional de Propriedade Industrial INPI, Entidade Competente Nacional. A efectivação do direito ao uso exclusivo de uma marca é conferida através do seu registo. O registo confere o direito de propriedade e uso exclusivo da marca para os produtos e serviços a que se destina, impedindo a terceiros a utilização, sem o consentimento do proprietário, da marca ou de qualquer outro sinal, susceptível de induzir terceiros em erro ou confusão, para os mesmos produtos ou serviços, ou para produtos ou serviços afins. Conforme a abrangência territorial, podemos classificar as marcas e respectivos registos em: Registos nacionais: marca nacional com um âmbito territorial circunscrito ao território do país onde é efectuado o registo. Registo comunitário: marca comunitária tendo como âmbito territorial todos os países da Comunidade Europeia. Registo internacional: cujo âmbito territorial tem como limite os países do Acordo e/ou Protocolo de Madrid. Cada um destes tipos de marca oferece uma protecção diferente, pelo que a sua escolha deverá ser adaptada às necessidades económicas de cada empresa. Estes três tipos de marca não se excluem, antes são complementares, podendo uma empresa, de acordo com as suas necessidades objectivas, evoluir de um tipo de protecção para outro, mais alargado. Portugal é membro da Organização Mundial de Comércio (O.M.C.) e da Convenção da União de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial (C.U.P.), pelo que os portugueses e os residentes em Portugal gozam do direito de prioridade que confere a faculdade de pedir a protecção da sua marca em qualquer Estado-membro destas duas Organizações, dentro de um prazo de 6 meses, a contar da data do pedido nacional, sem ser afectado por qualquer facto ocorrido nesse período. Para usufruir do direito de prioridade em relação a um pedido efectuado junto do INPI, a empresa terá que o reivindicar nos pedidos apresentados noutros países, indicando o número e a data do pedido no país de origem. 5

6 Registo Nacional Uma marca é susceptível de uma pluralidade de registos nacionais. Em Portugal, a Entidade Competente é o INPI Instituto Nacional de Propriedade Industrial (vidé ponto 4.). Através do seu Site, o INPI disponibiliza toda a informação e os formulários necessários para o efeito. É conveniente a consulta do Guia do Requerente, no qual estão indicados todos os trâmites e quesitos necessários para o registo. Além do INPI, a empresa pode ainda consultar os Agentes Oficiais da Propriedade Industrial (AOPI), mandatários oficialmente reconhecidos pelo INPI, e ainda os GAPI Gabinetes de Apoio à Promoção da Propriedade Industrial, localizados junto de entidades ligadas a associações industriais, comerciais e empresariais, a universidades e a centros tecnológicos. Pode obter informações sobre os AOPI no Boletim da Propriedade Industrial ou no Site do INPI, disponibilizando ainda este último, informações sobre a localização dos GAPI. Procedimento Prévio Não Obrigatório Embora sem carácter obrigatório, é de toda a conveniência solicitar, junto do INPI, uma pesquisa de anterioridade, a qual, consiste na averiguação da existência, no INPI, de alguma marca igual ou semelhante àquela que o requerente quer registar. É aconselhavel alargar a pesquisa aos nomes de estabelecimento registados, já que, um terceiro pode opor-se ao registo de uma marca que colida com o seu nome de estabelecimento. Os interessa poderão ainda fazer uma pesquisa na Base de Dados on-line do INPI. Esta abrange as marcas nacionais e as internacionais, mas ainda não tem disponível informação sobre as marcas comunitárias. Pedido de Registo O pedido do registo deve ser apresentado pessoalmente, junto do Serviço de Atendimento do INPI, ou enviado pelo correio para a mesma morada, recomendando-se o envio registado com aviso de recepção. Pode ser apresentado pelo próprio interessado, se for domiciliado ou residente em Portugal, por Agente Oficial da Propriedade Industrial, ou por advogado constituído, e deve ser acompanhado: Dos Formulários, preenchidos de Pedido de Registo de Sinais Distintivos do Comércio (M1), e Folha de Continuação (M2), disponibilizados pelo INPI. De uma representação gráfica da marca para publicação, se o sinal a proteger não for apenas nominativo. Do pagamento das taxas de pedido. 6

7 Pode ainda ter de apresentar documentos comprovativos de declarações inscritas no pedido, como por exemplo, a autorização de utilização de elementos que figuram no sinal da marca. Um pedido de registo só pode conter uma marca, a qual, porém, pode ser destinada a mais do que um produto ou serviço. Ao indicar o(s) produto(s) ou serviço(s) em relação aos quais a marca foi criada, a empresa deve descrevê-lo(s) e ordená-lo(s) segundo a Classificação Internacional de Nice. Custos As taxas a pagar nos diversos actos, são publicadas no Diário da Republica 2ª série, e têm um período de vigência anual. A tabela é disponibilizada no Site do INPI (Marcas Documentação) e a sua liquidação deverá ser acompanhada dos formulários disponibilizados no mesmo Site. Os pagamentos podem ser efectuados: Em numerário. Por cheque ou vale postal. Por via electrónica ( ou homebanking). Se utilizar a via electrónica, o requerente tem direito a uma percentagem de desconto da ordem dos 30% nos pedidos de registo (pagamento obrigatóriamente efectuado até três dias após entrega do pedido), e dos 10% de desconto nos restantes actos. Tramitação Recepção do pedido: neste acto, é atribuído um número e registada a data e hora de entrada (que coincide com a data de apresentação do pedido, se este for apresentado regularmente, com todos os documentos exigidos). É o cartão de identidade do pedido, a partir do qual, se estabelecem as prioridades relativamente a pedidos formulados por terceiros. De notar que o requerente que utilize uma marca num período de seis meses imediatamente anteriores ao pedido de registo pode invocar direito de prioridade sobre a marca. Publicação do pedido no Boletim de Propriedade Industrial: desta publicação constam o número e data do pedido, a identificação do requerente, incluindo morada e nacionalidade, a reprodução da marca e, caso seja pertinente, a descrição das suas características específicas e, finalmente, a(s) classe(s) de Nice abrangidas, bem como a enumeração dos correspondentes produtos e/ou serviços. Com esta publicação, inicia-se a protecção da marca perante terceiros. Oposição: durante dois meses após a publicação, o pedido de registo pode ser objecto de reclamação de terceiros. O requerente tem dois meses, após a notificação da contestação, para contestar a reclamação. 7

8 Por pedido de qualquer dos interessados, os prazos anteriores podem ser ampliados em mais um mês. O prazo da derrogação pode ser dobrado, a pedido de qualquer dos interessados, desde que com um motivo justificativo aceite. O processo pode ser suspenso por um período não superior a quatro meses, a pedido de qualquer um dos interessados, ou por acordo das partes. Decisão: após o exame do pedido, por parte do INPI, tendo em conta as eventuais contestações, a verificação da conformidade e o cumprimento processual (incluindo o pagamento das taxas devidas), o INPI decidirá pela: Concessão prazo de doze meses, após publicação do pedido. Recusa provisória caso existam objecções por parte do INPI, o requerente é notificado para responder, no prazo de dois meses, porrogável por mais dois meses, a seu pedido. O alargamento do prazo só poderá ser concedido se devidamente justificado e caso não colida com interesses de terceiros. Se a resposta do requerente não alterar as objecções iniciais, a recusa provisória passa a definitiva. Caso contrário, o registo é concedido, no prazo de dois meses. Recusa definitiva se o requerente não responder à notificação referida no ponto anterior, ou se a sua resposta não for considerada satisfatória, o pedido é objecto de despacho de indeferimento definitivo. Este indeferimento pode ser total ou, quando os motivos para a recusa do registo da marca incidam apenas em alguns dos produtos ou serviços para os quais o registo foi pedido, parcial, abarcando somente esses bens ou serviços. As decisões do INPI são publicadas no Boletim de Propriedade Industrial e comunicadas, por ofício, às partes interessadas. Recurso: o requerente e o reclamante, e ainda quem seja directa e efectivamente prejudicado pela decisão anterior, podem, no prazo de dois meses a contar da data da publicação do despacho no Boletim da Propriedade Industrial (ou de certidão eventualmente emitida, se esta for anterior), interpor recurso para o Tribunal do Comércio de Lisboa. Concessão do registo e emissão do título respectivo: o título é emitido no prazo de um mês, após concluído o prazo de recurso, ou, se tiver havido recurso, depois de conhecida a decisão judicial ou arbitral definitiva. Para a concessão do registo é exigido que já tenha sido efectuado o pagamento da respectiva taxa, juntamente com a do título. Este só é entregue ao titular, ou ao seu mandatário, após pagamento e contra recibo. Validade O registo da marca é válido por um período de 10 anos, renováveis por igual período. O processo de renovação deverá ser efectuado nos últimos seis meses em que vigora o registo. 8

9 No período intermédio, ou seja, cada 5 anos após o registo ou a data da sua renovação, para assegurar a validade do registo da marca, é necessário entregar junto do INPI uma Declaração de Intenção de Uso (DIU). Para entregar esta declaração o titular tem um período de doze meses, com início seis meses antes da data em que perfaz os cinco anos e terminando seis meses após essa data. Vigilância no Mercado Cabe ao titular verificar se, dentro do território nacional, ninguém utiliza a sua marca, sem o seu consentimento, no exercício de actividades económicas. Caso seja considerado pertinente, o INPI poderá realizar peritagens para averiguar das eventuais semelhanças das marcas. Se existir uma utilização indevida da marca por terceiros, o titular pode apresentar queixa junto da Inspecção-Geral das Actividades Económicas (IGAE) ou da Brigada Fiscal da GNR ou dos Tribunais competentes, cabendo a estes a decisão final. A punição prevista para quem indevidamente utilize uma marca registada, ou as suas partes mais características, varia entre 3 anos de prisão a uma multa até 360 dias. De notar que, a partir da publicação do pedido de registo da Marca no Boletim Oficial da Propriedade Industrial (ou mesmo antes, perante os que tenham sido notificados do pedido), a marca goza de protecção provisória. Esta protecção confere o direito de, no caso de uso indevido da marca por terceiros, instaurar procedimentos judiciais, ficando as respectivas sentenças dependentes da concessão ou recusa definitiva do registo. Marca na Hora (MNH) No contexto do Simplex, foi criada uma bolsa de marcas disponíveis, previamente registadas a favor do Estado, e que podem ser adquiridas em simultâneo com a constituição de uma Empresa na Hora, no momento da criação de uma empresa on-line, ou independentemente da constituição da sociedade. A aquisição pode ser efectuada através: Dos diversos balcões de Empresa na Hora custo de 200,00 + taxa de 44,00 por cada classe adicional. Do Site custo de 100,00 + taxa de 44,00 por cada classe adicional. A bolsa de marcas disponíveis, que abrangem as classes e os produtos em que o registo das marcas é mais solicitado, pode ser consultada nos postos de atendimento da Empresa na Hora ou em: 9

10 No Simplex 2007 foram incluídas uma série de medidas que simplificaram e permitiram encurtar o processo de registo das marcas. Registo Comunitário A Marca Comunitária é uma marca única, cuja abrangência é o território da União Europeia. Pode ser utilizada como marca de fabrico, marca comercial ou marca de serviços. A unicidade da marca não impede os contratos de licenciamento com cobertura parcial do território da UE e/ou sem regime de exclusividade. Qualquer pessoa ou entidade que tenha a nacionalidade, o domicílio, a sede ou um estabelecimento com uso efectivo num país membro da União Europeia, num país que tenha assinado a Convenção de Paris (Protecção da Propriedade Industrial) ou o acordo TRIP (Protecção da Propriedade Intelectual), pode ter acesso à marca comunitária. Podem ainda ter acesso, pessoas ou entidades terceiras, desde que o seu país de origem conceda condições de reciprocidade. A Entidade Competente é o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas desenhos e modelos) IHMI ou OHMI, que é um organismo comunitário autónomo (vidé ponto 4.). As línguas oficiais do IHMI são o espanhol, o alemão, o inglês, o francês e o italiano. Todas as traduções do processo são efectuadas a título gratuito pelo IHMI. Pedido de Registo O pedido de registo é efectuado em impressos próprios disponibilizados pelo IHMI, e pode ser feito directamente ao IHMI por via postal, telex ou E-filing (Internet), ou através dos Institutos Nacionais (INPI, para Portugal). Estes Institutos têm um prazo de duas semanas para remeter o pedido ao IHMI. No caso de apresentação directa ao IHMI, esta poderá ser feita, para além do próprio, por qualquer mandatário devidamente acreditado pelo Instituto. O pedido deverá obrigatoriamente ser efectuado em dois idiomas, um dos quais deverá ser um dos idiomas oficiais do IHMI e, o outro, qualquer dos idiomas comunitários. O depósito do pedido dá lugar ao pagamento de uma taxa de depósito e, eventualmente, a taxas de classificação (mais de três classes abrangidas). Estas taxas têm que ser liquidadas no prazo de um mês, após a formalização do pedido. 10

11 Custos Todas as taxas são liquidadas directamente ao IHMI em euros, podendo ser utilizada uma das seguintes vias: electrónica, transferência bancária ou através do débito automático de conta corrente junto do IHMI (vidé ponto 4.). O montante das taxas a pagar pode ser consultado, directamente, através do Site - Com a apresentação do pedido, o pagamento deverá ser efectuado no prazo de um mês após a entrega do processo, a fim de que a data do pedido coincida com a data de entrega (o IHMI não envia o pedido de pagamento). Quando do registo, a respectiva taxa deverá ser liquidada após notificação do IHMI. Caso se deseje a confirmação da recepção do pagamento, esta deverá ser requerida ao Departamento de Finanças. Tramitação Recepção do pedido: neste acto é registada a data de entrada, a qual coincide com a data de apresentação do pedido, mesmo que este seja apresentado junto das entidades locais. Para atribuição da data é, no entanto, necessário que o pedido seja devidamente apresentado, acompanhado de todos os documentos exigidos. Esta data é imediatamente atribuída com a recepção do pedido, mas fica sob reserva, até à liquidação das taxas devidas dentro do prazo estipulado. Fase de pesquisa e análise prévia: O IHMI efectua obrigatoriamente uma pesquisa de antiguidade da marca, dentro do universo das marcas comunitárias registadas junto desse Instituto. A pesquisa em cada um dos Estados-Membros só será efectuada a solicitação do requerente, sendo a taxa devida de 192,00. Caso o resultado da análise do pedido e das pesquisas efectuadas não implique a rejeição do pedido, passa-se à fase seguinte. Publicação do pedido no Boletim de Marcas Comunitárias da IHMI: esta publicação é feita em todas as línguas da União Europeia e só poderá ser efectuada, um mês a contar da data em que foi oficiado ao requerente os resultados da pesquisa de anterioridade. Com esta publicação, inicia-se a protecção da marca perante terceiros. Oposição: no prazo de três meses após publicação do pedido, um terceiro que se sinta lesado poderá apresentar uma reclamação, baseada, por exemplo, em: Marcas comunitárias anteriores. Marcas nacionais registadas e marcas internacionais em vigor na UE. 11

12 Marcas anteriores de facto ou de uso e qualquer outro sinal anterior não registado, mas utilizado na vida comercial ou dos negócios, desde que, a legislação do Estado da União em que tal se verifica, confira ao titular o direito de proibir a sua utilização noutra marca mais recente. Os direitos de anterioridade não podem ser invocados se os seus titulares não puderem fazer prova do uso efectivo da marca nos cinco anos precedentes. Decisão: o pedido é examinado pelo IHMI e, tendo em conta as eventuais contestações, a verificação da conformidade do pedido e o cumprimento processual, incluindo o pagamento das taxas devidas, a concessão será emitida e a marca registada (prazo de três meses após publicação). As decisões do INHI são publicadas no Boletim de Marcas Comunitárias. Recurso: o requerente e o reclamante, e ainda quem seja directa e efectivamente prejudicado pela decisão, podem interpor recurso junto da Câmara de Recursos do IHMI, organismo com carácter quase jurídico e independente da direcção do IHMI (os seus membros são nomeados pelo Conselho da UE). O recurso implica o pagamento de uma taxa. As decisões da Câmara podem ainda ser contestadas junto do Tribunal de 1ª instância ou junto do Tribunal de Justiça da Comunidade, que funciona no Luxemburgo. Validade A duração dos direitos resultantes do registo de uma marca comunitária é de dez anos, a partir do pedido de registo, renováveis por igual período de tempo. O pedido de renovação, deverá ser apresentado no semestre imediatamente anterior ao fim do prazo de vigência do registo inicial, ou da última renovação. Este prazo pode ser extensivo aos seis meses posteriores ao fim da vigência, caso em que nesse período deverão ser liquidadas as taxas devidas, acompanhadas de uma sobretaxa. A renovação tem início no dia seguinte ao fim da anterior vigência, e é registada. Renúncia A marca comunitária pode ser objecto, por parte do seu detentor, de uma renúncia total ou parcial. Neste caso, incide apenas sobre parte dos produtos ou serviços para que foi registada. Em certos casos, pode o requerente ainda pedir a sua transformação em marca nacional. Nulidade Pode ser declarada a nulidade, a pedido e após exame do IHMI, quando: 12

13 Durante os cinco anos seguintes ao registo, ou no período de cinco anos, a marca não tiver sido objecto de utilização séria na Comunidade. Neste caso, basta provar o seu uso efectivo num dos países comunitários. Por motivo de actividade ou inactividade do seu titular, a marca se tiver transformado na designação comercial usual de um produto ou um serviço para que foi registada. A marca puder induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, da qualidade ou da proveniência geográfica desses produtos ou serviços. O titular da marca tiver deixado de satisfazer as condições que permitam aspirar à qualidade de titular de marca comunitária. O reclamante seja titular de um direito anterior sobre a marca num dos países da UE e não tendo utilizado o direito de oposição, requeira a nulidade desde que a contestação seja efectuada num período inferior aos primeiros cinco anos de utilização da marca no território comunitário em que o reclamante usufrua o direito de antiguidade. Tribunais de Marcas da União Europeia Compete a cada Estado-Membro designar, no respectivo território, um número limitado de órgãos jurisdicionais nacionais de primeira e segunda instância, com competência exclusiva para julgar todas as acções de contrafacção e decidir sobre os pedidos de extinção ou de nulidade da marca comunitária. Os tribunais competentes para julgar um processo de contrafacção são os tribunais do país em que a contrafacção teve lugar, ou os tribunais do país do eventual infractor. A escolha é feita por quem interpõe a acção. As decisões destes tribunais podem ser executadas noutros Estados comunitários, fazendo recurso ao processo simplificado de execução (Convenção de Bruxelas de 1968). Adesão da UE ao Protocolo de Madrid A partir de 1 de Outubro de 2004, os requerentes e titulares de marcas comunitárias, podem solicitar a protecção internacional das respectivas marcas, apresentando um pedido internacional ao abrigo do Protocolo de Madrid. O objectivo é permitir às empresas obter, mediante o depósito de um pedido único, a protecção da respectiva marca, não só no território da UE, enquanto marca comunitária, mas também nos países que são partes no Protocolo de Madrid. 13

14 Por outro lado, os titulares de registos internacionais, ao abrigo deste Protocolo, podem igualmente pedir a protecção das suas marcas através do sistema da marca comunitária. Registo Internacional O registo internacional, é um sistema de registo emanado do Acordo de Madrid e do Protocolo de Madrid que possibilita, através de um único processo, o registo simultâneo da marca em múltiplos países aderentes. As grandes vantagens deste registo, residem na simplificação de procedimentos e no facto das taxas a pagar serem bastante inferiores às que resultariam de se proceder a múltiplos registos. O conjunto dos países signatários do Acordo de Madrid e/ou do Protocolo de Madrid, constituem a União de Madrid, que é uma União específica, inserida na Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial. Portugal é signatário da União de Madrid e a Comunidade Europeia é signatária apenas do Protocolo de Madrid. O processo de adesão dos países ao Acordo e/ou ao Protocolo não é fechado, pelo que é conveniente a consulta do Site da OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual) (ROMARIN disponibilização em CD-ROM ou Madrid Express on line) para se obter a lista actualizada dos países e/ou entidades aderentes. O registo internacional, na sua constituição, está ligado ao registo da marca num país/organização aderente e é gerido pelo Bureau International de L Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle OMPI (Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual), com sede em Genebra (vidé ponto 4.). Os idiomas oficiais da OMPI são o inglês, o francês e o espanhol. Uma marca não pode aceder ao registo internacional, se não estiver previamente registada junto de um Instituto Nacional de um dos países/organismos signatários (para Portugal, o INPI ou o IHMI). O interlocutor (para se efectuar um registo internacional) é sempre o Instituto nacional de origem da marca. Condições de Acesso Para que qualquer pessoa física ou jurídica possa proceder ao pedido de registo internacional, é necessário ter nacionalidade, domicílio, sede ou estabelecimento com uso efectivo num país membro da União de Madrid e, simultaneamente, ter procedido ao registo da marca num país membro da União de Madrid ou, ao pedido de registo num país aderente ao Protocolo de Madrid, se o pedido de registo internacional for efectuado exclusivamente ao abrigo deste Protocolo. Abrangência Territorial O registo internacional é feito para o conjunto de países enumerados no pedido. Como o registo, na sua constituição, está ligado ao registo nacional de uma marca, os países que podem ser abrangidos, variam conforme o tipo de adesão à União de Madrid do país/organização em que a marca foi originalmente registada. 14

15 Pedido de Registo Internacional O pedido de registo internacional de uma marca, efectuado ao abrigo do Acordo Madrid, deve basear-se no registo efectuado no Instituto Nacional de origem ou no pedido de registo, caso o pedido seja efectuado no âmbito do Protocolo. No caso nacional, o depositante do pedido deve estar domiciliado ou estabelecido em Portugal ou ter nacionalidade portuguesa. O pedido de registo internacional deve ser feito à OMPI, através do INPI (Portugal), utilizando os formulários nacionais M1 e M2 e os formulários internacionais, MM1 (Acordo de Madrid) redigido em francês, MM2 (Protocolo) ou MM3 (Acordo e Protocolo), devendo estes últimos, ser apresentados em inglês, francês ou espanhol. O Instituto de Origem, pode limitar a opção do solicitante a apenas um ou dois desses idiomas, ou, ainda, permitir que o titular do pedido escolha um, entre qualquer dos três idiomas possíveis. Dos elementos a mencionar, destacamos, a título exemplificativo, os seguintes: Enumeração dos países em que se deseja proteger a marca. Reprodução da marca (que deve ser idêntica à reprodução contida no registo ou pedido de base). Lista dos produtos e serviços para os quais se reivindica a protecção, classificados de acordo com a Classificação de Nice. Os pedidos internacionais podem ainda conter reivindicações de prioridade, seja com base no pedido de registo apresentado junto à Administração de Origem, seja com base num pedido anterior apresentado junto à Administração de um outro país membro da Convenção de Paris ou da Organização Mundial do Comércio. Quando o pedido internacional cumpre as condições requeridas, a marca é então registada no Registo Internacional e publicada na Gazeta. A OMPI notifica as partes contratantes designadas (países onde tenha sido requerida a protecção da marca). Processo Especial de Registo (INPI) Caso o interessado no registo internacional não tenha ainda um registo ou um pedido de registo efectuado junto do INPI, pode requerer o processo especial de registo, que lhe confere a possibilidade de beneficiar, no registo internacional, da prioridade de seis meses. Este processo especial beneficia de um procedimento mais célere, sendo o pedido publicado, logo que possível, no Boletim da Propriedade Industrial, em secção especial, e o prazo de reclamação reduzido de dois para um mês. Estando este mecanismo apenas previsto para quem realmente pretenda efectuar um registo internacional, o registo obtido através do processo especial fica dependente da formalização atempada do pedido internacional. 15

16 Taxas e Formas de Pagamento As Taxas internacionais, que devem ser pagas em cheque emitido à ordem de Bureau International de L'Ompi, em Genève, e entregue no INPI juntamente com o pedido, compreendem: Taxa de base: valor em francos suíços e variável em função da utilização ou não de cores. Taxa de designação: valor em francos suíços, por cada país designado. Taxas relativas às classes: para além de 3 classes abrangidas, deverá ser paga uma quantia em francos suíços por cada classe adicional. A taxa de tratamento nacional deve ser liquidada directamente ao INPI, em numerário, cheque ou vale postal. O pagamento por Multibanco é possível no Serviço de Atendimento do INPI. Apreciação do Pedido Por País Quando o pedido internacional cumpre as condições requeridas, a marca é então registada no Registo Internacional e publicada na Gazeta. A partir desta data a protecção em cada um dos países é igual à que a marca teria se tivesse sido objecto de registo nacional. Análise do pedido: a OMPI notifica as partes contratantes designadas. A Entidade Competente de cada um dos países analisa o pedido por via nacional, e tem o direito de declarar que não concede protecção à marca solicitada em seu território (recusa provisória). Os prazos de resposta são em regra de 12 meses (Acordo) ou até 18 meses (com possibilidade de dilatação do prazo, se a recusa tiver por base uma oposição), quando o registo for baseado no Protocolo. Recusa provisória: o processo decorre em cada país de per si e deve ser notificada à OMPI, pelas Administrações de Marcas das partes contratantes, dentro do prazo especificado no Acordo ou no Protocolo. As recusas provisórias são inscritas no Registo Internacional e publicadas na Gazeta, e uma cópia é enviada ao titular do registo internacional. Os procedimentos que se seguem à recusa como, por exemplo, a revisão, o recurso ou a contestação à oposição são tratados directamente entre o titular do registo internacional e a Administração da parte contratante que proferiu a recusa, sem nenhuma participação do OMPI, embora seja obrigatório a informação a este Organismo, após a conclusão do processo. Informação obrigatória à OMPI: após a conclusão do processo de recusa provisória, a Administração do país em causa deverá enviar uma declaração à OMPI, informando se a recusa provisória foi confirmada ou retirada (total ou parcialmente). Esta declaração também é registada no Registo Internacional e publicada na Gazeta. 16

17 Concessão do Registo No caso de não existir contestação, dentro dos prazos estabelecidos, ou de a OMPI ter sido notificada da conclusão favorável de um processo de recusa provisória, ou ainda, porque uma Administração que não encontrou motivos para recusar a protecção, emitiu uma declaração de concessão de protecção da marca antes do fim do prazo aplicável para a recusa, é emitida, pelo OMPI, um declaração de concessão do registo. Esta declaração é registada no Registo Internacional, publicada na Gazeta e, uma cópia é enviada ao titular do registo internacional. Um registo internacional equivale a um conjunto de registos nacionais. Ainda que se trate de um registo único, a protecção à marca deste tipo de registo pode ser recusada, limitada ou ainda, objecto de renúncia em relação a uma ou várias das partes contratantes designadas (países). Qualquer acção por infracção de um registo internacional deve correr separadamente no território de cada uma das partes contratantes. Validade O registo internacional da marca é válido por um período de 10 anos, renováveis por igual período, mediante o pedido de renovação e o pagamento das respectivas taxas. Seis meses antes de findar o prazo, a OMPI envia um aviso ao titular da marca. A renovação do registo pode ser feita parcialmente no tocante aos países abrangidos, mas não pode implicar qualquer alteração relativamente à marca. Dependência do Registo Nacional Inicial Durante os primeiros cinco anos, o registo internacional fica dependente do registo nacional de base, tendo qualquer alteração na validade deste registo (ou pedido de registo) repercussões no registo internacional. A Administração de Origem é obrigada a notificar a OMPI dos factos e decisões relacionados com a cessação de efeitos ou recusa do registo do pedido de base e, nestes casos, solicitar cancelamento (na forma devida) do registo internacional. O cancelamento é então publicado na Gazeta e notificado às partes contratantes designadas. No caso do pedido de registo internacional ter sido efectuado com base no Protocolo, existe a possibilidade de, num período de três meses a partir do cancelamento do registo de base, o titular do registo internacional apresentar um novo pedido de registo junto à Administração de uma das partes contratantes designadas no âmbito do Protocolo. Este novo pedido terá como data de depósito a data do registo internacional ou, dependendo do caso, a data da designação posterior da parte contratante em questão. 17

18 Após cinco anos do registo internacional inicial, este passa a ser independente do registo ou pedido de registo de base e substitui um registo nacional ou regional para a mesma marca e para os mesmos produtos e serviços nela contidos que esteja registada em cada um dos países incluídos no registo internacional. Alterações ao Registo Internacional Estas alterações, que nunca podem coincidir com o processo de renovação do registo, consistem em: Mudança de titular. Invalidação (por falta de utilização, por exemplo) em relação a uma ou várias das partes contratantes designadas. Ampliação do âmbito geográfico de protecção da marca, através de designação posterior, pelo titular de um registo internacional. São ainda passíveis de inscrição no Registo Internacional: A limitação da lista de produtos e serviços em relação a todas ou algumas das partes contratantes designadas. A renúncia em relação a algumas das partes contratantes designadas para todos os produtos e serviços. O cancelamento do registo internacional em relação a todas as partes contratantes designadas para todos ou alguns dos produtos ou serviços; A licença outorgada para todas ou algumas das partes contratantes designadas, e para todos ou alguns dos produtos e serviços. As informações relacionadas com as modificações, com o cancelamento e com as licenças, são publicadas na Gazeta e as partes contratantes designadas são notificadas. 18

19 3. Desenhos ou Modelos Conceito de Desenho ou Modelo Podemos definir Desenho ou Modelo, como a aparência exterior do produto (total ou parcial), permitindo a sua identificação através dos seus sinais distintivos características das linhas, contornos, cores, forma, textura e materiais, e/ou a respectiva ornamentação. Entende-se por produto qualquer artigo industrial ou artesanal, incluindo as embalagens, os símbolos gráficos, os elementos de apresentação e os caracteres topográficos. Os programas de computador estão excluídos da protecção dada como Desenho ou Modelo, mas esta protecção abrange os produtos compostos de várias peças que podem ser desmontadas e montadas. Para poder ser objecto de protecção, o Desenho ou Modelo, deverá ser novo e possuir carácter singular, ou seja, deverá ser evidente, aos olhos de terceiros, que o produto é diferente de qualquer outro pré existente. Concretizando: Novidade: um Desenho ou Modelo é considerado novo, se nenhum idêntico tiver sido divulgado ao público ou registado anteriormente. Carácter singular: a impressão global produzida num utilizador atento, deverá diferir da causada por outro Desenho ou Modelo já divulgado anteriormente ao público. Estes dois atributos, assentam na não divulgação prévia do Desenho ou Modelo. Nesta asserção, a divulgação consiste em levar ao conhecimento público o Desenho ou Modelo, de forma a que, com carácter de razoabilidade, os meios especializados do sector em que se inserem deles tenham conhecimento, através da publicação, publicidade, exposição em algum certame, comercialização, etc. As únicas excepções permitidas estão relacionadas com um período de carência dos doze meses, imediatamente anteriores ao pedido de registo, nos quais é permitida a divulgação através de catálogos ou outra publicidade, a apresentação em feiras (terá que ter um certificado de exposição, no caso de reivindicação de prioridade) ou, ainda, a participação em exposições oficiais, tendo neste caso apenas seis meses para apresentar o pedido de registo. Sendo a capacidade de identificação do produto o que está em causa, considera-se como novo e com carácter singular o objecto/s resultante de uma combinação de elementos já conhecidos (ou já usados), desde que o resultado obtido lhe confira um aspecto diferenciável. No entanto, desde que o requerente seja o mesmo, poderão ser registados autonomamente os Desenhos ou Modelos que difiram, em pormenores sem importância, dos já objecto de protecção. 19

20 Os Desenhos ou Modelos que incidem sobre produtos consubstanciados em sistemas modulares (produtos compostos por várias peças que permitem vários tipos de montagens, como, por exemplo, jogos de construção, elementos de mobiliário compostos por vários objectos com formas múltiplas de encaixe, etc.) são susceptíveis de protecção. O mesmo não acontece quanto a produtos integrados em sistemas complexos (por exemplo, componentes para automóveis), com excepção dos que continuam visíveis depois de incorporados, desde que obedeçam aos quesitos gerais novidade e singularidade. Neste caso, a protecção não é extensível aos actos de conservação, manutenção e reparação. A classificação usada para os Desenhos ou Modelos nos países aderentes ao Acordo de Haia (OMPI) e pelo IHMI é a Classificação de Locarno. Protecção dos Desenhos ou Modelos O Desenho tem vindo a assumir um papel cada vez mais decisivo no âmbito da comercialização dos produtos. Sendo o processo de criação dependente da complexidade do próprio produto, cada vez mais este processo implica investimentos avultados que é necessário acautelar. A decisão de proteger um Desenho ou Modelo, e o grau escolhido para a sua protecção, depende de factores múltiplos, entre os quais podemos referir: evitar a cópia por terceiros, garantir um período de avanço em relação à concorrência, valor do investimento, características intrínsecas do Desenho, tais como a importância do aspecto exterior do produto na sua identificação ou reconhecimento, a facilidade de cópia, ou ainda, o seu grau de inovação. Embora se possa recorrer a instrumentos jurídicos de protecção baseados no das marcas tridimensionais, na lei de direitos de autor, ou ainda invocando a concorrência desleal, só através dos instrumentos legais de protecção específica do Desenho ou Modelo registo junto das Entidades Competentes, se pode atingir um grau de eficácia satisfatório.a protecção oferecida pelo registo, necessariamente de âmbito territorial, confere ao seu titular o direito exclusivo de uso do desenho ou modelo e a capacidade de proibir a sua utilização e exploração por terceiros. O reconhecimento da importância do design levou a que existam várias tentativas para que a sua protecção extravase os territórios nacionais, quer instituindo um regime de protecção unificado para determinado espaço territorial (é o caso da União Europeia), quer facilitando o processo para uma abrangência simultânea de vários espaços territoriais (caso dos países aderentes ao tratado de Haia). 20

21 Registo Nacional O registo de Desenhos ou Modelos em Portugal confere uma protecção circunscrita ao território nacional e pode ser objecto de venda, transmissão, licença, penhora, arresto, dado em penhor, ou de qualquer outro tipo de transmissão de propriedade. Todos os formulários e respectivas instruções estão disponíveis no Site do INPI Instituto Nacional para a Propriedade Industrial que é a Entidade Competente em Portugal para o registo nacional (vidé ponto 4.). Titularidade do Registo O direito à titularidade do registo, pertence ao criador(es) ou à empresa, sempre que as criações forem executadas por trabalhadores das mesmas, quer a actividade criativa esteja ou não incluída nas suas funções. O pedido de registo pode ser apresentado pelo interessado, desde que domiciliado em Portugal, por Agente Oficial da Propriedade Industrial (consultar site INPI vide ponto 4.) ou por advogado constituído. Registo Prévio Este tipo de protecção é dirigido para aqueles ramos de actividade em que normalmente se elabora uma colecção, que deverá ser divulgada, mas que depois só parcialmente será produzida e comercializada. Este regime especial foi criado especificamente para a Indústria Têxtil e do Vestuário, e poderá vir a ser, posteriormente, alargado a outros ramos de actividade. O pedido de protecção prévia concretiza-se, apresentando o formulário DesMod4 e as respectivas reproduções (até um máximo de 100) que são depositadas junto de entidades tecnológicas idóneas com quem o INPI celebrou Protocolos. Até ao momento, a única entidade nestas condições é o CITEVE Centro Tecnológico da Indústria do Têxtil e Vestuário (vidé ponto 4.). O pedido deve ser acompanhado das taxas devidas. O CITEVE valida o pedido de protecção prévia junto do INPI, no prazo de 15 dias. A protecção prévia tem um prazo máximo de vigência de seis meses, a partir da data de entrada do pedido no INPI. Dentro deste prazo, poderá ser solicitada a conversão do pedido de protecção prévia em pedido de registo do Desenho ou Modelo correspondente, quer utilizando a via nacional junto do INPI, quer a via comunitária, junto do IHMI (ver Registo Comunitário). Se o beneficiário de um pedido de protecção prévia pretender intervir num processo administrativo contra a concessão de outro registo, ou interpor uma acção judicial, é obrigatória a conversão do pedido de protecção prévia em pedido de registo de Desenho ou Modelo, com exame. 21

22 Tipo de Pedido Um pedido de registo contendo um único Desenho ou Modelo, designa-se de pedido simples. Um pedido múltiplo é aquele que inclui vários Desenhos ou Modelos. Para um pedido deste último tipo ser aceite, é necessário que todos eles tenham as mesmas características distintivas preponderantes, de modo a constituir um conjunto de objectos relacionados entre si, quanto à sua finalidade ou aplicação. O limite do número de Desenhos ou Modelos a incluir num pedido múltiplo é de dez. Cada um dos Desenhos ou Modelos incluídos no mesmo pedido ou registo múltiplo pode ser separado pedido divisionário, ou transmitido independentemente dos restantes. Tramitação Pedido de registo: é dirigido ao INPI, e pode ser feito, utilizando os formulários DesMod1 e DesMod2, disponibilizados pelo INPI (consultar Site do INPI vidé ponto 4.), através de: Entrega directa nos Serviços de Atendimento do INPI. Envio por correio para os Serviços de Atendimento do INPI (recomenda-se c/aviso de recepção). Por via electrónica (consultar Site do INPI vidé ponto 4.). Direito de prioridade: o INPI, quando da recepção do pedido, atribui-lhe um número e regista a data, a qual, estabelece a "prioridade" do Desenho ou Modelo. Esta data só é atribuída após o pedido de registo estar completo, incluindo o pagamento da respectiva taxa. O "direito de prioridade" confere a faculdade de pedir a protecção do seu Desenho ou Modelo em qualquer Estado-Membro da Organização Mundial de Comércio ou da Convenção da União de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial, dentro de um prazo de 6 meses, a contar da data do pedido nacional, sem ser afectado por qualquer facto ocorrido nesse período. Este direito de prioridade é recíproco. Sendo Portugal membro destas duas Organizações, os portugueses, e os residentes em Portugal, gozam do denominado direito de prioridade. Para fazer prova, o INPI emitirá, a pedido, um "documento de prioridade", com cópia autenticada do pedido e um certificado da data da sua apresentação. Exame de forma: no prazo máximo de um mês após a recepção do pedido, o INPI procede ao exame relativamente à forma verificação do cumprimento de todas as exigências formais desde o preenchimento dos formulários, aos documentos a apresentar, e ao pagamento das taxas devidas. Caso sejam detectadas irregularidades, o requerente é notificado e tem o prazo de 1 mês para as corrigir. Caso não exista resposta por parte do requerente, ou as irregularidades persistam, o pedido é recusado e a recusa será publicada no Boletim da Propriedade Industrial. 22

23 Protecção provisória: se o pedido for considerado regular, inicia-se o processo de protecção provisória, com a publicação do pedido no Boletim da Propriedade Industrial, no prazo de seis meses após entrada do pedido de registo. O direito à titularidade do registo é oponível, mas as sentenças relativas às acções propostas com base na protecção provisória só podem ser proferidas após a concessão ou recusa do registo. Esta publicação poderá ser adiada por um período máximo de 30 meses após a data do pedido de registo, a solicitação do requerente ou, automaticamente, desde que conste do pedido de registo (caso contrário, a sua aceitação depende de decisão casuística do INPI). O INPI publicará, no prazo de quatro meses a contar da data do pedido de registo, no Boletim da Propriedade Industrial, o aviso do pedido de adiamento da publicação. A pedido do interessado, e mediante o pagamento da respectiva taxa, o período solicitado poderá ser encurtado. Se for apresentado pedido de exame de novidade pelo requerente ou por terceiros, o pedido de adiamento fica sem efeito. Oposição: podem ser apresentadas reclamações no prazo de dois meses após a publicação do pedido no Boletim da Propriedade Industrial. O requerente tem um prazo de dois meses, a partir da data da notificação da mesma, para contestar a reclamação. Qualquer um destes prazos pode, a pedido do interessado, ser prorrogado por mais um mês, e, ainda, por mais um segundo mês, desde que justificado por motivos atendíveis. O estudo do processo pode ainda ser suspenso, por um período não superior a quatro meses, a requerimento do interessado e com acordo da parte contrária. Registo provisório: se não houver oposição, e se não tiver sido requerido exame de novidade, o registo é concedido provisoriamente. O título de registo provisório será entregue ao requerente, um mês após ter sido efectuado o pagamento da taxa relativa ao título provisório. A validade do título provisório cessa logo que seja requerido exame de novidade do Desenho ou Modelo objecto desse registo. Caso o requerente queira intentar acções judiciais para defesa dos direitos que o registo provisório confere, deve requerer obrigatoriamente o exame de novidade. Exame de novidade: o exame de novidade é obrigatório para a concessão do título de registo definitivo. Este exame pode ser requerido, quer pelo requerente, quer por outro interessado. Este pedido, caso não conste no pedido de registo inicial, deverá ser feito durante a vigência do registo provisório. A taxa respectiva deverá ser paga pelo requerente. 23