A.B.A.P.I. Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial

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1 GRUPO DE TRABALHO DE MARCAS ABAPI - Sub-Grupo 1 Assunto: MARCA DE ALTO RENOME Resolução INPI/107/2013 RELATÓRIO DE 08 DE SETEMBRO DE 2015 Coordenadores: Rafael Atab e Rosane Tavares. Relator: Pedro Tavares. Demais Membros do SG1: Paula Chamoun, Renata Lisboa e Virginia Ferreira. Colaboradora: Maitê Cecilia Fabbri Moro 1. Das Considerações Iniciais A Lei da Propriedade Industrial (LPI) - Lei de incorporou vários dispositivos da Convenção de Paris e o teor de muitos pareceres normativos e não normativos do INPI à legislação ordinária. Contudo, se por um lado a nova LPI facilitou em muito o nosso trabalho, por outro a substituição do registro das marcas notórias, previsto no artigo 67 do antigo Código da Propriedade Industrial/1971, pela proteção especial das marcas de alto renome, conferida pelo sintético e genérico Artigo 125 da LPI, gerou diversas discussões sobre a forma de concessão dessa especial proteção em todos os ramos de atividade, retardando e dificultando sobremaneira a eficácia da proteção a tais marcas. Entre 1997 e 2004, inexistindo regulamentação específica editada pelo INPI e diante da extinção dos registros de marcas notórias, alguns titulares de marcas de alto renome recorreram ao Judiciário, objetivando obter o reconhecimento do alto renome na Justiça Federal, em ações movidas exclusivamente contra o INPI. Outros titulares moveram ações visando uma declaração incidental do alto renome em casos de violação de marca ou de nulidade de um registro. Operou-se, assim, naquele momento, um deslocamento da discussão sobre a forma e os requisitos para a declaração de alto renome para o Poder Judiciário, causado pela ausência de uma regulamentação e um procedimento administrativo no INPI que garantisse a aplicabilidade do art. 125 da LPI. Diante da prolação de algumas decisões pelo Poder Judiciário, o INPI decidiu discutir as bases de uma normativa interna para o reconhecimento do alto renome que facilitasse a defesa administrativa e judicial destas marcas, mas considerasse o alto renome como uma situação meramente de fato. 1

2 Em novembro de 2002, o INPI convidou a ABPI e a ABAPI a manifestarem-se sobre algumas questões de ordem prática, tais como: (a) o INPI deveria manter um cadastro, disponível ao público, com as decisões administrativas e judiciais que reconhecessem o alto renome?; (b) o INPI poderia reconhecer o alto renome de ofício?; e (c) o INPI deveria considerar todos os dados trazidos pelo titular quando do exame de oposições e nulidades administrativas?; e propôs lista exemplificativa que contemplava informações relativas a vendas, faturamento e propaganda dos produtos/serviços cobertos pela marca envolvida, pesquisas de opinião e declaração prévia de notoriedade. Em 27 de janeiro de 2004, o INPI publicou a Resolução nº 110/2004, que regulamentou o procedimento para o reconhecimento da condição de alto renome de uma marca, estabelecendo que o exame do alto renome se daria exclusivamente quando da análise de Oposições e Nulidades Administrativas fundamentadas no artigo 125 da LPI, mediante a comprovação dos fatos alegados e do alto renome pela apresentação de vários documentos, criando a anotação por 5 anos no sistema de marcas do INPI e a consequente dispensa de nova comprovação em sede de novas impugnações administrativas durante os 05 anos de vigência da anotação. Entretanto, não deixava claro como deveriam proceder os titulares para a renovação do reconhecimento do alto renome. A Resolução nº 110/2004 foi revogada pela Resolução nº 121/2005, que trouxe algumas novidades como a definição de marca de alto renome e a nomeação de Comissão Especial no INPI para a análise e o processamento dos pedidos de reconhecimento do alto renome, mantendo o exame e reconhecimento do alto renome apenas nos casos de interposição de oposições e nulidades administrativas. Ocorre que um procedimento autônomo para o reconhecimento da condição de alto renome, com existência própria e desvinculada de impugnações administrativas, mostrava-se necessário, até mesmo para garantir o direito de exame do pedido de reconhecimento do alto renome para aquelas marcas que não possuíam casos concretos para apresentar impugnações administrativas. Em 2012, o INPI enviou às Associações de PI (ABAPI, ABPI e ASPI) uma nova proposta admitindo e prevendo a adoção de um processo autônomo específico, que deveria detalhar o procedimento de exame pela Comissão Especial e contemplar a possibilidade de impugnação por terceiros com legítimo interesse, assim como garantir o exame dos pedidos de reconhecimento já protocolados (através de impugnações administrativas) na forma prevista nas resoluções anteriores. 2

3 A Resolução nº 121/2005 foi renumerada pela Resolução INPI/PR nº 023/2013, que a revogou, tendo esta última sido revogada pela Resolução nº 107/2013, ora em vigor e que é objeto desse estudo. A Resolução nº 107/2013, ora em discussão pelo GTM da ABAPI, além de finalmente instituir o procedimento autônomo e ampliar o prazo de anotação da condição do alto renome para 10 anos, dentre outros, condicionou o reconhecimento à comprovação pelo titular de 3 (três) quesitos fundamentais, cumulativamente, a saber: (i) o reconhecimento do signo de sua titularidade por ampla parcela do público em geral; (ii) a qualidade, reputação e prestígio que o público associa à marca e aos produtos e serviços por ela assinalados, preferencialmente por meio de pesquisas de mercado; e (iii) o grau de distintividade e exclusividade do sinal marcário (Artigo 3º da Resolução nº 107/2013). Perto de completar 2 anos, a Resolução nº 107/2013 e as decisões proferidas pelo INPI, a partir de 2014, sob a égide desta nova Resolução foram objeto do presente estudo. Como verificar-se-á pelas questões a seguir deduzidas, ao sentir do GTM da ABAPI, a Resolução nº 107/2013 ainda contém pontos que demandam esclarecimento, revisão e aperfeiçoamento, a saber: (1) submissão indevida do reconhecimento do alto renome à reanálise da distintividade do sinal e reiterada negativa do reconhecimento do significado secundário da marca; (2) indevido juízo de qualidade dos produtos ou serviços envolvidos; (3) confusão conceitual: exclusividade x unicidade; (4) excessivo rigor quanto às provas exigidas para o reconhecimento da notoriedade das marcas. 2. Dos Questionamentos Analisados pelo Grupo de Trabalho de Marcas Q1 - Quanto ao item I do art. 3º da resolução: o que seria um reconhecimento da marca por ampla parcela do público? Há precedentes quanto a percentuais de conhecimento? É relevante a extensão geográfica desse conhecimento? Q2 - Quanto ao inciso II do art. 3º da resolução: a qualidade, a reputação e o prestígio são elementos fundamentais ao Alto Renome? 3

4 Q3 - Quanto ao requisito da distintividade (art. 3º, III da resolução): as demais provas requeridas, principalmente o amplo grau de conhecimento e reconhecimento da marca, já seriam provas da distintividade? O alto renome gera a distintividade? Q4 Quanto ao requisito da exclusividade (art. 3º, III da resolução): qual o conceito de exclusividade que o INPI vem utilizando? A Resolução do INPI está usando o conceito de exclusividade como sendo o de unicidade? Como isso deveria ser interpretado? Q5 Deve o INPI publicar o requerimento de declaração de alto renome para ciência de terceiros? Q6 Quando poderá ser requerida a renovação do reconhecimento do Alto Renome? Somente após o término do prazo de vigência de reconhecimento do alto renome? Antes do término do prazo de vigência do alto renome? Sugerir alguma alteração ou esclarecimento. Q7 Quais os efeitos da caducidade do registro sobre o alto renome declarado? E da caducidade parcial? Q8 Deve haver um mecanismo de caducidade do reconhecimento de alto renome antes do prazo de 10 anos ou a necessidade de novo requerimento a cada dez anos se faz suficiente ao controle dessa situação fática? 3. Da Análise das Questões Suscitadas Q1 - Quanto ao item I do art. 3º da resolução: o que seria um reconhecimento da marca por ampla parcela do público? Há precedentes quanto a percentuais de conhecimento? É relevante a extensão geográfica desse conhecimento? Resposta: Para que uma marca faça jus ao reconhecimento de alto renome não é possível que ela seja conhecida apenas em um determinado segmento de mercado ou apenas em uma região do Brasil. Neste sentido, a resolução deixou claro que a pesquisa de mercado será um meio de prova importante para a análise do requisito previsto no inciso I do art. 3º. Não temos ciência de precedentes quanto a percentuais de conhecimento envolvendo marcas de alto renome. No antigo regime do CPI/71, parte da doutrina defendia a necessidade de comprovação de um conhecimento quase absoluto da população brasileira para aferição da notoriedade, remetendo a índices considerados particularmente excessivos, como 80% da população. Entretanto, o Poder Judiciário teve a oportunidade de rechaçar o excessivo rigor de tal parâmetro, como no caso da 4

5 marca KELLOGG S (que atingiu 54% de conhecimento do público), no qual se afastou a necessidade de conhecimento por parte de 70% da população 1. Logo, entendemos que um alto percentual de conhecimento deve ser considerado um forte indício (quanto mais alto, mais inegável o renome da marca), mas deve-se ter um bom senso na avaliação dessas pesquisas. Não se deve simplesmente considerar ou estabelecer um percentual fixo mínimo, mas analisar todo o contexto no qual a marca está inserida (tipo de produto assinalado, público direcionado, longevidade de uso, tradição no mercado, etc.) para que se possa avaliar o real impacto da marca e o seu grau de conhecimento e reconhecimento por grande parte da população brasileira. Destacamos que o inciso I do art. 3º faz referência ao conhecimento da marca, sendo irrelevante a forma como a ampla parcela do público em geral tomou conhecimento do sinal. Ou seja, não é essencial que uma parte (ou a maior parte) da população consuma os produtos/serviços assinalados pela marca de alto renome, como no caso das marcas que são direcionadas a consumidores de alto poder aquisitivo 2. Assim sendo, o GTM entende que a noção de reconhecimento da marca por ampla parcela do público em geral deve ser apreciada caso-a-caso e que o examinador deve flexibilizar a análise do percentual de reconhecimento, tendo em vista a natureza dos produtos ou serviços envolvidos, o público-alvo e as circunstâncias de consumo. Q2 - Quanto ao inciso II do art. 3º da resolução: a qualidade, a reputação e o prestígio são elementos fundamentais ao Alto Renome? 1 1 PROPRIEDADE INDUSTRIAL MARCA NOTORIEDADE - REGISTRO I) Na verificação de notoriedade, não há necessidade que seja absoluta. A marca não precisa ser conhecida indistintamente por todos, por todas as categorias sociais, em todas as regiões do país, sem distinção do nível sócio-econômico de seus habitantes. Se assim fosse, o conceito de notoriedade compreenderia meia dúzia de marcas. II) Exigir 70% de conhecimento da marca é praticamente exigir conhecimento absoluto dela. Esse é um índice irreal, que terminaria por anular qualquer interesse em regular a notoriedade, uma vez que não teria sentido preocupar-se o legislador e a lei com oferecimento de garantia excepcional à meia dúzia de casos. III) Recurso improvido. (TRF da 2ª Região. Apelação Cível nº Relator: Des. Castro Aguiar. 23 de abril de 1996) 2 O fato de a revista da autora ser destinado a um público formado pelas classes A e B não seria capaz, por si só, de afetar-lhe a notoriedade, se existente. Lembre-se de que a MERCEDES-BENZ, a PORSCHE, a VERSACE, a CHANEL, entre outras, são marcas direcionadas a público consumidor de alto poder aquisitivo, e nem por isso a seletividade de consumo lhes subtrai a notoriedade. Daí o conceito, na doutrina, de que existe a notoriedade (hoje chamada de alto renome) quando a marca é conhecida do público consumidor em geral, independentemente de seus produtos serem consumidos por esse público. Em outras palavras, a notoriedade decorre do conhecimento da marca, e não do consumo dos produtos que ela distingue. Esse conhecimento, conforme é cediço, deve ser comum a pessoas de todas as classes, independentemente de estarem inseridas no mesmo segmento mercadológico relacionado ao produto. (TRF da 2ª Região. Apelação Cível nº Relator: Juíza Federal Convocada Márcia Helena Nunes em auxílio à Des. Federal Maria Helena Cisne. 25 de janeiro de 2006) 5

6 Resposta: Apesar de o requisito do inciso II do art. 3º existir desde a resolução 121/05, nunca houve uma definição do que é qualidade, reputação e prestígio da marca e de qual a sua importância na análise do alto renome. Entendemos que o requisito em questão deve estar mais relacionado ao fato de que a marca de alto renome extrapola a função ordinária da marca comum, na medida em que gera, no espírito do consumidor, uma expectativa de características determinadas (relativas à marca famosa) em relação aos produtos ou serviços de outros segmentos de mercado. O importante é que a marca esteja vinculada a valores e que esses valores, bons ou ruins, criem sua identidade. Ou seja, se transferidas para outros segmentos, esses mesmos valores serão reconhecidos. Logo, o GTM entende que não cabe ao examinador do reconhecimento do alto renome realizar um juízo de valor quanto à qualidade do produto/serviço designado pela marca, conforme esclarece Luís M. Couto Gonçalves in Função Distintiva da Marca, Almedina, p , a saber: Este último aspecto não significa que os produtos ou serviços, em si mesmos, devam ter uma excepcional ou, sequer, boa qualidade objetiva. Não é da qualidade dos produtos ou serviços que se trata, mas sim do particular significado que a marca representa junto ao consumidor médio em ordem à satisfação, bem sucedida de determinadas necessidades concretas. Concordamos com o posicionamento de que o produto/serviço identificado por marca de alto renome não precisa necessariamente ser o melhor do mercado, mas deve ser detentor de características capazes de serem identificadas pelo consumidor. Vejamos, ainda, a lição de Luiz Leonardos in Marcas de alto renome. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, nº 11, p , mar./jun. 1994: Tem-se aí, portanto, a idéia de que a marca de alto renome deve suscitar uma relação de qualidade dos produtos ou serviços a que se refira, sem necessidade, porém, que se trate de qualidade excepcional, bastando que seja ela capaz de atender à imagem dela feita pelos consumidores. Pelas mesmas razões acima expostas, o GTM entende que a condição de alto renome não se relaciona necessariamente com o requisito prestígio, já que o reconhecimento decorre da expectativa do consumidor quanto a características específicas da marca. Desta forma, o examinador não deve considerar o prestígio como uma condição essencial ao reconhecimento do alto renome da marca. 6

7 Q3- Quanto ao requisito da distintividade (art. 3º, III da resolução): as demais provas requeridas, principalmente o amplo grau de conhecimento e reconhecimento da marca, já seriam provas da distintividade? O alto renome gera a distintividade? Resposta: A distintividade, ainda que adquirida, é condição sine qua non para a concessão do registro de marca. Assim, sendo a concessão do registro condição para o reconhecimento do alto renome, entendemos como inadequada a reanálise da distintividade do sinal quando da análise do alto renome de uma marca. A rigor, a distintividade só deve ser considerada na medida em que afete ou não o conhecimento da marca, mas não pode afetar o direito adquirido do titular sobre o registro, pois o pedido é de reconhecimento do alto renome (ou seja, do maior conhecimento da marca) e não de registro do sinal como marca (o qual já fora concedido). Para a averiguação do alto renome, entendemos que o INPI deve analisar se a marca extrapolou à sua função básica de identificar determinado produto ou serviço. Assim, entendemos que a marca de alto renome difere-se das demais pela identidade que desenvolve perante o público consumidor. Neste passo, entendemos como devida a prova de reconhecimento da marca, onde se avalia se há ou não identidade reconhecida pelo consumidor e se esta extrapola ou não os limites dos produtos ou serviços identificados. Se cria ou não expectativa de características em eventual produto ou serviço a ser identificado. Portanto, entendemos que o alto renome gera identidade e distintividade da marca. Em tempo, segundo Aurélio: Distintivo - Coisa que distingue; emblema, insígnia. Identidade - O aspecto coletivo de um conjunto de características pelas quais algo é definitivamente reconhecível, ou conhecido. Para aclarar a questão, sugerimos a inserção da seguinte observação em possível alteração da resolução, a criação de um item específico no Manual de Exame de Marcas ou, alternativamente, a inclusão de esclarecimento dentre as perguntas disponibilizadas no site do INPI: A proteção de que trata esta resolução/a Resolução 107/2013 não afeta o direito adquirido nem retira do patrimônio comum o direito ao uso de expressão dicionarizada - que componha a marca de alto renome em sua real acepção. Logo, não há necessidade de apostilamento ou qualquer ressalva na decisão que reconhece o alto renome de uma marca, ainda que seja ela composta por expressão 7

8 genérica, descritiva, comum ou vulgar relativamente a um determinado segmento de mercado específico. Ressalte-se que a presença de elementos desta natureza no conjunto da marca não tem função identificadora, mas apenas de definir ou nomear os produtos/serviços envolvidos, ainda que o registro tenha sido concedido com ressalvas. Outrossim, entendemos que a simples prova do alto renome confirma e traz os elementos que comprovam a distintividade da marca, ainda que seja ela originalmente formada por elementos comuns ou vulgares, demonstrando ter adquirido a distintividade pelo fenômeno do significado secundário, motivo pelo qual não cabe ao examinador reapreciar a distintividade da marca para efeitos de reconhecimento do alto renome, não sendo lícito e jurídico o indeferimento do reconhecimento do alto renome em decorrência da apreciação da distintividade da marca, notadamente em relação a atividades e classes diferentes, se estiverem presentes os requisitos de alto grau de conhecimento da marca. Na realidade, o maior e principal foco do exame administrativo ou judicial para se concluir pela presença, ou não, do alto renome de uma marca deve recair sobre as seguintes questões que, na realidade, são os principais objetivos da proteção conferida pelo artigo 125 da LPI: a) A marca tem amplo grau de conhecimento por grande parte da população brasileira e seu conhecimento extrapolou sua atividade primígena e original?; b) A utilização dessa marca por terceiros, em atividades e classes diferentes, poderá gerar uma associação (com a marca que está pleiteando o reconhecimento do alto renome) que resulte, para o terceiro, situação de aproveitamento parasitário do renome da marca ou situação de enriquecimento ilícito? c) O registro e o uso da marca por terceiros, em atividades e classes diferentes, poderá gerar situação de diluição do poder distintivo e do poder de venda da marca que está pleiteando o reconhecimento do alto renome? Q4 Quanto ao requisito da exclusividade (art. 3º, III da resolução): qual o conceito de exclusividade que o INPI vem utilizando? A Resolução do INPI está usando o conceito de exclusividade como sendo o de unicidade? Como isso deveria ser interpretado? Resposta: O INPI está usando o conceito de exclusividade como sendo o de unicidade e, portanto, deveria alterar o termo exclusividade empregado no art. 3º, III da resolução. 8

9 A unicidade de uma marca está relacionada ao fato de o consumidor, ao se deparar com a mesma, fazer imediata referência ao produto ou serviço que ela designa ou, até mesmo, ao próprio titular da marca. Este posicionamento possui respaldo, por exemplo, na lição de Carlos Henrique Fróes 3 : Realmente, é marca de alto renome, num país, aquela que, ante sua simples menção, o consumidor, qualquer que seja o seu nível, identifica, imediatamente, o produto ou serviço que ela distingue. A marca de alto renome não se define, nem é preciso provar a sua existência: sente-se a sua presença. Com relação a marcas pré-existentes, entendemos que o alto renome pode ser declarado mesmo na hipótese de já existirem registros para a mesma marca em outros ramos de atividade. De fato, não poderá ser exigida unicidade ou exclusividade, notadamente em relação a registros de marcas concedidas em outras classes e ramos de atividade. 4 A prova do Alto Renome demonstra, por si, que os registros anteriores não interferiram na construção dessa condição de alto renome de uma marca, sem que isto afete o direito adquirido. Gabriel Leonardos compara a hipótese à uma festa animada: quem está de fora (i.e. quem quer passar a usar ou quer registrar marca idêntica) quer entrar e não consegue, e quem está dentro (i.e. quem já usa ou já registrou marca idêntica) não quer (nem precisa) sair 5. Ademais, o próprio INPI já reconheceu, sob o regime da Marca Notória, a evidência fática de que duas marcas, ainda que idênticas, podem alcançar grau de renome suficiente a merecer essa proteção especial, como ocorreu no caso da marca FIAT (reg. nº ) e FIAT LUX (reg. nº ). 3 FRÓES, Carlos Henrique apud RODRIGUES, Maria Alice Castro. Marca de Alto Renome. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, nº 72, p. 8, set./out Antonio Ferro Ricci refere-se ao histórico normal e a vida de uma marca para justificar essa posição. Sustenta que, quando do início do uso da marca no mercado, é normal que o signo não goze da condição de alto renome, uma vez que este fenômeno decorre do uso reiterado e contínuo da marca, bem como de vultosos investimentos por parte do seu titular. Portanto, num primeiro momento, em razão da aplicação do princípio da especialidade, configurará uma situação normal a existência de marcas idênticas depositadas ou registradas em outros ramos de atividade. Assim, quando a marca alcançar o status de alto renome, se apresentará como uma situação igualmente normal a préexistência de registros para a mesma marca designando produtos ou serviços diversos, sem que isso possa interferir no reconhecimento do alto renome. Conclui, então, que não seria razoável exigir-se a inexistência de marcas idênticas ou semelhantes registradas em outros ramos de atividade ( - acesso em 11/08/2015) acesso em 11/08/

10 De igual forma, o antigo Tribunal Federal de Recursos reconheceu, na vigência da legislação anterior, a notoriedade da marca PHILIPS, distintiva de aparelhos elétricos e eletrônicos, apesar da existência de registros da marca PHILLIPS, para identificar bicicletas e dentifrícios, em nome de titulares diferentes (Diário Oficial de ). Em suma, entendemos que a exclusividade/unicidade deve ser tratada como um elemento que tende a reforçar o pedido de alto renome de uma marca, mas não como um requisito imprescindível ao reconhecimento do alto renome. Por fim, além de discordarmos que a exclusividade/unicidade seja requisito ou condição essencial ao reconhecimento do Alto Renome, entendemos ser ainda mais equivocado o levantamento de eventuais pedidos de registro pendentes para a aferição dessa possível exclusividade/unicidade. Q5 Deve o INPI publicar o requerimento de declaração de alto renome para ciência de terceiros? Resposta: Entendemos que o INPI deveria publicar o requerimento de declaração de alto renome para ciência de terceiros na seção sobre marcas de alto renome da RPI, além de disponibilizar tal informação em seu site (a exemplo do que é feito com IGs tabelas com IGs solicitadas e concedidas). Em nossa opinião, é importante que os depositantes tenham acesso a essa informação quando da realização de buscas de anterioridade. O fato de existir um pedido de reconhecimento de alto renome pendente pode alterar a estratégia de titulares com relação à adoção de novas marcas. Q6 Quando poderá ser requerida a renovação do reconhecimento do Alto Renome? Somente após o término do prazo de vigência de reconhecimento do alto renome? Antes do término do prazo de vigência do alto renome? Resposta: Na palestra promovida pela ABAPI em 12/11/2014, a Dra. Silvia Rodrigues esclareceu que não há prazo para apresentar novo pedido de Reconhecimento do Alto Renome após o período de vigência da anotação anterior. O novo Manual de Marcas prevê que o novo pedido também poderá ocorrer a partir do último ano de vigência. No entanto, não é o que consta da redação do artigo 9º da resolução, que condiciona ao fim do prazo de vigência ( Findo o prazo previsto no parágrafo único do art. 8º... ). Assim sendo, a bem da segurança jurídica, entendemos que o INPI deve alterar a redação do artigo 9º, de modo a substituir a expressão findo prazo... para a partir do último ano do prazo previsto..., dirimindo, assim, eventuais dúvidas dos usuários e dos examinadores. 10

11 Q7 Quais os efeitos da caducidade do registro sobre o alto renome declarado? E da caducidade parcial? Resposta: Com relação à caducidade parcial, entendemos que não há qualquer efeito, uma vez que não é condição para o alto renome o uso em todos os ramos de atividade e a resolução é clara de que a ressalva da validade da anotação está vinculada à extinção do registro objeto do reconhecimento, o que não se opera neste caso. Quanto à caducidade, considerando que esta extingue o registro objeto do reconhecimento e que a declaração de alto renome é acessória ao registro, entendemos que extinto o registro por caducidade, extinta estará a declaração acessória. Q8 Deve haver um mecanismo de caducidade do reconhecimento de alto renome antes do prazo de 10 anos ou a necessidade de novo requerimento a cada dez anos se faz suficiente ao controle dessa situação fática? Resposta: Entendemos que a necessidade de novo requerimento a cada 10 anos se faz suficiente ao controle dessa situação fática. Assim, o GTM entende que a nova resolução acertadamente aumentou a anotação de 5 para 10 anos. 4. Das Conclusões 1. O Alto Renome não exige reconhecimento por maioria absoluta do público, mas apenas por parcela significativa desse, devendo ser considerados a natureza dos produtos ou serviços envolvidos, o público-alvo, as circunstâncias de consumo, bem como outros elementos fáticos na análise dos resultados da pesquisa. 2. O Alto Renome não exige a demonstração de prestígio perante o público consumidor. O INPI não deve realizar juízo de valor em relação à qualidade ou reputação da marca. Basta que o consumidor seja capaz de reconhecer determinadas características associadas à marca, de acordo com o seu posicionamento no mercado. 3. Não cabe ao INPI reexaminar a distintividade de uma marca já registrada no âmbito de um pedido de reconhecimento de Alto Renome. O fato de determinada marca ter, em determinado segmento, natureza comum ou vulgar, não impede o reconhecimento do Alto Renome. Ademais, a prova do Alto Renome reflete, mesmo para marcas não intrinsecamente distintivas, a aquisição da distintividade pelo significado secundário alcançado. 11

12 4. O termo exclusividade está sendo equivocadamente utilizado na Resolução nº 107/2013 em lugar de unicidade. O termo exclusividade não parece ser o termo técnico e jurídico adequado para ser inserido naquele contexto da Resolução nº 107/2013, muito menos como um requisito. Seja como for, o GTM concluiu que nem a exclusividade e nem a unicidade são requisitos necessários e exigíveis para o reconhecimento do Alto Renome, já que seu reconhecimento não afeta, em princípio, direitos adquiridos por terceiros de boa-fé. De fato, o alto renome é circunstância fática que está diretamente atrelada a um determinado sinal (marca) de um determinado titular. Presentes os principais requisitos, o titular desse sinal tem o direito de ter o alto renome reconhecido independentemente de existirem registros de marcas idênticas ou semelhantes concedidos anteriormente para terceiros. 5. O requerimento de Alto Renome deve ser publicado para ciência de terceiros, na medida em que pode afetar direitos de terceiros e impactar resultado de buscas. 6. Deve ser dada a possibilidade de se buscar nova proteção antes do fim do prazo de Anotação anterior, à exemplo do disposto no novo Manual de Marcas, pelo que se sugere, então, a correspondente alteração da Resolução. 5. Das Sugestões de Alteração Normativa Revisão ou exclusão da redação do item b do Artigo 3º. da Resolução 107/2013. Exclusão da redação do item c do Artigo 3º. da Resolução 107/2013. Inclusão de um item específico no Manual Marcas com o seguinte esclarecimento: A proteção de que trata esta resolução/a Resolução 107/2013 não afeta o direito adquirido nem retira do patrimônio comum o direito ao uso de expressão dicionarizada - que componha a marca de alto renome em sua real acepção. Inclusão de um 6º no art. 2º da Resolução 107/2013, de seguinte teor: O requerimento de que trata esta resolução será publicado para ciência de terceiros antes de seu exame. 12

13 Alteração do art. 9º da Resolução 107/2013, nos seguintes termos: A partir do último ano do prazo previsto no único do art. 8º, e para que continue gozando do reconhecimento previsto no art. 125 da LPI, o titular da marca deverá encaminhar o INPI novo requerimento de reconhecimento do alto renome da marca em questão, nos moldes da presente resolução. Rio de Janeiro, 08 de Setembro de 2015 Pedro Tavares Rafael Atab Rosane Rego Relator Coordenador Coordenadora 13