COMISSÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DA OAB/MS - CARTILHA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL PROPRIEDADE INDUSTRIAL: MARCAS E PATENTES 1

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2 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL Seccional de Mato Grosso do Sul Presidente Leonardo Avelino Duarte Vice-Presidente Júlio César Souza Rodrigues Secretária-Geral Rachel de Paula Magrini Sanches Secretária-Adjunta Luciana Azambuja Tesoureiro André LuiS Xavier Machado Comissão de Propriedade Intelectual PRESIDENTE Emmanuel Olegário Macedo OAB/MS VICE-PRESIDENTE Bruno Barbosa Araújo OAB/MS SECRETÁRIO-GERAL João Luiz Rosa Marques OAB/MS MEMBROS Thiago Moraes Marsiglia OAB/MS Felipe Simões Pessoa OAB/MS Davi O. Portocarrero Naveira OAB/MS JÚLIO CESAR DIAS DE ALMEIDA - OAB/MS FLÁVIA GREGHI DE CARVALHO - OAB/MS COMISSÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DA OAB/MS - CARTILHA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL PROPRIEDADE INDUSTRIAL: MARCAS E PATENTES

3 ÍNDICE Apresentaçâo A propriedade intelectual Marcas Tipos de sinais que podem ser utilizados como marcas Tipos de marcas existentes Funções das marcas Proteção das marcas Tipos de proteção assegurados por uma marca Procedimentos para registro de uma Marca Tempo de proteção de uma marca Extensão da proteção das marcas As marcas notoriamente conhecidas Nomes de domínio x marcas Vantagens de se proteger uma marca Patentes Características dos inventos para serem passíveis de patente Proteção de um invento Como é conferida uma patente Direitos conferidos por uma patente Âmbito da proteção das patentes Necessidade de proteção dos inventos por patentes Fontes COMISSÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DA OAB/MS - CARTILHA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL PROPRIEDADE INDUSTRIAL: MARCAS E PATENTES 3

4 APRESENTAÇÃO A presente cartilha foi desenvolvida pelo desejo da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso do Sul, em informar e conscientizar a sociedade da importância do tema Propriedade Intelectual na atualidade, bem como também, informar as razões pelas quais é considerada importante ativo econômico e cultural na atualidade, tendo sido elaborada com base nos estudos já realizados pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Não se pretende desta forma esgotar o tema em questão, pois se trata apenas de uma cartilha, contemplando apenas as mais conhecidas das propriedades industriais, quais sejam, as marcas e as patentes, sendo que os outros temas compreendidos na matéria serão objetos de novas publicações da OAB/MS, por intermédio da sua recém instituída Comissão de Propriedade Intelectual. Leonardo Avelino Duarte Presidente da OAB/MS Ordem dos Advogados do Brasil Seccional em Mato Grosso do Sul Emmanuel Olegário Macedo Presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB/MS 4 COMISSÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DA OAB/MS - CARTILHA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL PROPRIEDADE INDUSTRIAL: MARCAS E PATENTES

5 A PROPRIEDADE INTELECTUAL Desde o início da história da humanidade, a raça humana vem se utilizando da criatividade, da imaginação e da inovação para expressar seus pensamentos e solucionar eventuais problemas. Neste sentido, verifica-se pela história que constantemente a humanidade foi inovando à medida que novas tecnologias eram criadas e trabalhos científicos, literários e artísticos vinham ao mundo, merecendo desta forma sua devida proteção. Atualmente, toda essa proteção é regulada pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), ligada a Organização das Nações Unidas (ONU) e gestora de mais de 20 tratados internacionais sobre o tema, que visam regular, proteger, adequar e padronizar toda matéria relativa ao mesmo ao redor do mundo. As criações intelectuais protegidas por referido sistema são as seguintes, classificadas por seus ramos: 01. Os Direitos do Autor: as obras literárias, artísticas e científicas. 02. As Propriedades Industriais: as invenções; as descobertas científicas; o design industrial; as marcas, nomes e denominações comerciais; a proteção contra a concorrência desleal. 03. Os Direitos Conexos: as interpretações artísticas e execuções, fonogramas e transmissões por radiodifusão. Passamos adiante a abordar alguns aspectos relativos as marcas e as patentes, incluído no ramo especifico da Propriedade Industrial, regulada pela Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, tendo como órgão competente o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), e no âmbito internacional pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). COMISSÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DA OAB/MS - CARTILHA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL PROPRIEDADE INDUSTRIAL: MARCAS E PATENTES 5

6 1. MARCAS A marca é um sinal distintivo que é utilizado para identificar certos serviços e bens como produzidos ou procedentes de uma específica pessoa ou empresa. Visa promover a distinção desses produtos e serviços de outros, similares, produzidos por terceiros. No âmbito nacional, temos como exemplo as marcas GILLETTE identificando produtos ligados a aparelhos de barbear e GOL que identifica a empresa no seguimento de serviços aéreos. 1.1 Tipos de sinais que podem ser utilizados como marcas As marcas podem se consistir em palavras, combinações de palavras, de letras e abreviaturas, podendo ainda se consistir de desenhos. Podem ainda indicar combinações de ambos os sinais, com cores e outros elementos. O critério principal é que a marca seja distintiva, ou seja, ela precisa claramente distinguir um produto ou serviço de outro já existente no mercado, com intuito único de firmá-lo no mercado. 1.2 Tipos de marcas existentes Marcas de Produtos são marcas utilizadas distinguir produtos de outros idênticos, semelhantes ou afins. Marcas de Serviços são marcas utilizadas distinguir serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins. Marcas Coletivas são marcas utilizadas para distinguir produtos ou serviços produzidos ou ofertados por membros de uma associação. Marcas de Certificação são marcas utilizadas para distinguir bens ou serviços que cumprem com uma série de requisitos e que foram certificados como tal. 1.3 Funções das Marcas As marcas exercem diferentes funções. Dentre as principais, pode-se destacar: auxiliar os consumidores a identificar e a distinguir produtos e serviços; permitir às empresas diferenciarem seus produtos; ser um instrumento de marketing e a base para a construção da imagem e da reputação dos produtos ou serviços; 6 COMISSÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DA OAB/MS - CARTILHA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL PROPRIEDADE INDUSTRIAL: MARCAS E PATENTES

7 permitir o seu licenciamento e constituir fonte direta de faturamento através da cobrança de royalties; ser um componente crucial dos ativos empresariais; estimular as empresas a investir na manutenção ou na melhora da qualidade dos seus produtos; e poder ser úteis para a obtenção de recursos financeiros. 1.4 Proteção das Marcas A melhor e mais eficiente forma de conferir proteção a uma marca é registrá-la, e sendo os direitos territoriais, as mesmas necessitam de serem registradas em cada um dos países os quais se pretende tê-las asseguradas. No Brasil este registro deve ser feito perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), órgão federal competente para a tramitação de todos os processos administrativos referentes a registros de marca. A proteção conferida a uma marca é limitada a produtos e serviços específicos, com exceções as marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas, que possuem proteção em todas as classes. Desta forma, uma marca pode ser utilizada por mais de uma empresa em território nacional, desde que em classes diferentes de produtos e serviços. O registro, contudo, não é a única forma de se proteger uma marca: marcas não registradas também são protegidas em diversos países, mas através de proteções menos confiáveis. 1.5 Tipos de proteção assegurados por uma Marca. Direito exclusivo de utilizar a marca para identificar seus produtos ou serviços; - Direito de impedir que terceiros venham a usar e promover a mesma marca ou marca similar para os mesmos ou similares produtos e serviços; - Direito de autorizar terceiros a usá-la, através de contratos de franquia ou de licenciamento) em troca de pagamento. 1.6 Procedimentos para registro de uma Marca Primeiramente deve protocolar requerimento de registro de marca junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Referido pedido COMISSÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DA OAB/MS - CARTILHA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL PROPRIEDADE INDUSTRIAL: MARCAS E PATENTES 7

8 deve conter uma clara reprodução do sinal que pretende se registrar, incluindo todas as formas, cores ou atributos tridimensionais, alem de conter uma lista dos bens ou serviços para os quais a marca será utilizada. Para ser passível de registro, um sinal deve conter algumas condições para ser protegido como uma marca, como, ser distintivo (o consumidor precisa distingui-lo de outro particular. O mesmo não pode induzir um consumidor ao erro, quanto à natureza ou à qualidade do produto, não podendo também ser contrário à ordem ou à moral pública. Como último requisito, não estar o mesmo já registrado. Todas as características, bem como procedimentos a serem adotados, são previstos na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula a matéria em âmbito nacional. 1.7 Tempo de proteção de uma Marca Conforme determina a legislação pátria, a o tempo de proteção de uma marca é de 10 (dez) anos, podendo o mesmo ser renovado indefinidamente através de pagamento das taxas devidas no órgão oficial. 1.8 Extensão da proteção das Marcas A maioria dos países possuem mecanismos de registro e proteção de suas marcas regulados pelo próprio governo, sendo que os efeitos da proteção são limitados ao país correspondente. A Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) administra um sistema internacional de registro de marcas, regulado por dois tratados internacionais, que possibilita ao detentor do registro da marca em seu pais correspondente tenha sua marca protegida também em outros países signatários dos tratados em questão. 1.9 As Marcas notoriamente conhecidas As marcas notoriamente conhecidas são aquelas que gozam com grande notoriedade no seu setor específico do público do país no qual a proteção é pretendida e gozam de proteção mais forte do que as demais marcas. Elas podem ser protegidas mesmo se não estão registradas naquele território e podem ser protegidas contra marcas similares com potencial de causar confusão mesmo em relação a produtos ou serviços diversos, enquanto que uma marca comum teria proteção limitada àquela mesma categoria de produtos ou serviços. 8 COMISSÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DA OAB/MS - CARTILHA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL PROPRIEDADE INDUSTRIAL: MARCAS E PATENTES

9 Como exemplo temos a marca COCA-COLA, que mesmo sendo uma marca que se refere a bebidas, é conhecida em todo mundo, não podendo terceiro pleitear a proteção contra a utilização da marca em outros bens Nomes de domínio x Marcas Os nomes de domínios são endereços na Internet utilizados para se localizar websites. Em algumas ocasiões os nomes de domínio podem ser constituídos por uma marca. Nesse caso, pode ocorrer que a pessoa que fez o registro tenha o feito de má-fé, eis que não é o titular da marca sob a qual o nome de domínio foi registrado. Essa atividade é muitas vezes referida como cybersquatting ou ciber-ocupação. A legislação e as diversas decisões de tribunais nacionais consideram infração a marca o seu registro por outra empresa ou pessoa como nome de domínio. Se isso ocorrer, a pessoa que escolheu a marca de terceiro como um nome de domínio poderá não apenas ter que transferir ou cancelar o nome de domínio, como também pagar indenizações ou pesadas multas Vantagens de se proteger uma Marca Primeiramente a mesma confere aos empreendedores uma alternativa contra práticas desleais de concorrentes, que pretendam causar confusão na mente dos consumidores, levando-os a acreditar que estariam adquirindo produtos ou serviços do legítimo titular da marca, quando, de fato, eles estão adquirindo uma imitação, que pode ser de qualidade bastante inferior. O legítimo titular poderia, então, sofrer perda potencial de consumidores, bem como prejudicar sua reputação. Como conseqüência disto, visa proteger os consumidores dessas práticas comerciais enganosas e desleais. Outro grande e forte argumento, que vem tomando força, é que uma marca é o único ativo contabilizado que representa os investimentos realizados na construção da imagem dos produtos e da empresa. Quando, por exemplo, uma empresa é vendida, ou quando ocorre fusão entre empresas, a avaliação das marcas se torna uma questão importante. O valor de mercado das empresas pode depender essencialmente do valor de suas marcas. COMISSÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DA OAB/MS - CARTILHA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL PROPRIEDADE INDUSTRIAL: MARCAS E PATENTES 9

10 2. PATENTES A patente é um direito relacionado a um invento, que pode ser tanto um produto como um processo, que revoluciona o modo de fazer algo, ou oferece uma nova e inventiva solução técnica a um problema. Elas são classificadas em dois tipos: Patente de Invenção (PI) Produtos ou processos eu atendam aos requisitos de atividade inventiva, novidade e aplicação industrial. Sua validade é de 20 anos a partir da data do depósito; Modelo de Utilidade (UM) Objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. 2.1 Características dos inventos para serem passíveis de Patente Em geral, um invento deve preencher às seguintes condições para ser protegido por uma patente: Necessidade de ser novo, ou seja, deve demonstrar algumas novas características que não sejam conhecidas no corpo dos conhecimentos existentes (chamado estado da técnica ) no seu campo técnico; não pode ser evidente ou envolver algo que possa ser deduzido por uma pessoa com conhecimento médio naquele campo técnico (atividade inventiva); deve ter um uso prático ou capacidade de aplicação industrial; finalmente, o invento deve constituir o que se denomina matéria patenteável nos termos da lei aplicável. Em muitos países, teorias científicas, métodos matemáticos, variedades vegetais ou animais, descobertas de substâncias naturais, métodos comerciais ou métodos para tratamento médico (em oposição a produtos médicos) não são considerados matéria patenteável. 2.2 Proteção de um invento O mais comum e eficiente meio de proteger um invento é obter uma patente. As patentes são conferidas pelo escritório de patentes do país em que se deseja proteger o invento, no Brasil elas são conferidas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Direitos paten- 10 COMISSÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DA OAB/MS - CARTILHA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL PROPRIEDADE INDUSTRIAL: MARCAS E PATENTES

11 tários são conferidos em troca da revelação completa da tecnologia pelo inventor ao público, através do pedido de patente. Outro meio de obter proteção é manter a tecnologia secreta e recorrer aos denominados segredos comerciais. A proteção aos segredos comerciais permite a preservação da natureza confidencial da informação contra a revelação indevida e contra o uso por pessoas não autorizadas. 2.3 Como é conferida uma patente O primeiro passo em proteger uma patente é o preenchimento de um pedido de patente. O pedido de patente geralmente contém o título do invento e uma breve descrição do campo técnico no qual se situa o invento, bem como os inventos antecedentes e uma descrição do invento atual de um modo suficientemente claro, permitindo que seja avaliado e reproduzido por uma pessoa com conhecimento médio naquele tema. Essas descrições são usualmente acompanhadas por materiais visuais, como desenhos, planos ou diagramas para melhor descrever o invento. O pedido também contém várias reivindicações, ou seja, informações que determinam a extensão da proteção conferida pela patente. Em geral, compete aos tribunais impor medidas necessárias para tornar efetivos os direitos patentários, podendo, em muitos sistemas, interromper violações a patentes. Da mesma forma, os tribunais também podem declarar uma patente nula tendo em vista questionamentos procedentes de uma terceira parte. 2.4 Direitos conferidos por uma Patente O titular de uma patente pode, em princípio, excluir terceiros de fabricar, utilizar, oferecer à venda, importar ou vender o invento sem o seu consentimento, no território coberto pela patente. Mais ainda, o titular de uma patente pode dar permissão, ou licenciar, para terceiros utilizarem a patente em termos mutuamente acordados. O titular pode, também, vender os direitos sobre o invento a qualquer pessoa, que então se tornará o novo titular da patente. 2.5 Âmbito da proteção das Patentes A patente, no Brasil, é conferida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Os efeitos dessa atribuição são, contudo, limitados ao país COMISSÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DA OAB/MS - CARTILHA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL PROPRIEDADE INDUSTRIAL: MARCAS E PATENTES 11

12 respectivo. As patentes também podem ser conferidas por um escritório regional que atue em nome de diversos países, como o European Patent Office (EPO) e o African Regional Industrial Property Organization (ARIPO). Neste sistema, o escritório regional aceita pedidos de patentes regionais, ou confere patentes regionais, que têm os mesmos efeitos dos pedidos encaminhados ou patentes conferidas nos estados-membros da região. Cabe porem aos tribunais, de cada jurisdição assegurar os direitos sobre as patentes em cada país. O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), administrado pela OMPI, é um acordo para cooperação internacional no campo das patentes. Trata-se, em grande medida, de um tratado para a racionalização e a cooperação quanto aos pedidos, buscas e exames de pedidos de patentes, bem como para a disseminação das informações técnicas neles contidas. O PCT não prevê a concessão de patentes internacionais : a tarefa e a responsabilidade para a concessão de patentes mantêm-se exclusivamente nas mãos dos escritórios mencionados no parágrafo acima. 2.6 Necessidade de proteção dos Inventos por Patentes Patentes criam incentivos a indivíduos possibilitando que obtenham reconhecimento por sua criatividade e recompensa material por seus inventos com aproveitamento comercial. Esses incentivos acabam por estimular a inovação, o que assegura que a qualidade da vida humana seja continuamente melhorada. Por outro lado, titulares de patentes são obrigados, em troca da proteção patentária, a revelar publicamente todas as informações quanto ao seu invento. Esse sempre crescente corpo de conhecimento público promove mais criatividade e inovação por parte de pesquisadores e inovadores futuros. FONTES Site do INPI na Internet: Site da OMPI na Internet: Curso DL-101, da OMPI, capítulo sobre Marcas e Patentes. Apostila da OMPI: What is Intellectual Property. 12 COMISSÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DA OAB/MS - CARTILHA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL PROPRIEDADE INDUSTRIAL: MARCAS E PATENTES

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